Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 декабря 2021 г. по делу N СИП-991/2021 Суд отменил решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение о государственной регистрации товарного знака и обязал Роспатент зарегистрировать товарный знак, поскольку заявитель устранил обстоятельство, послужившее основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 декабря 2021 г. по делу N СИП-991/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 29 декабря 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 30 декабря 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей - Силаева Р.В., Голофаева В.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Плесовой А.В.,

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Программные системы" (ул. Восточная, д. 160А, пом. 17/27, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 620100, ОГРН 1196658005917) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 22.06.2021 об отказе в удовлетворении возражения на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2019756892.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Программные системы" - Коростелева К.В. (по доверенности от 20.09.2021);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Нагога С.В. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-675/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Программные системы" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 22.06.2021 об отказе в удовлетворении возражения на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2019756892.

В судебном заседании представитель общества поддержал уточненные в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, требования.

Роспатент против удовлетворения заявленных требований не возражал.

При разрешении спора суд исходит из следующего.

Как следует из материалов дела, 09.11.2019 общество обратилось в Роспатент с заявкой N 2019756892 на регистрацию обозначения "" в качестве товарного знака в отношении указанных в перечне заявки товаров и услуг 9, 35, 38, 42, 45-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Решением административного органа от 22.12.2020 заявленное обозначение зарегистрировано в качестве знака обслуживания в отношении всех заявленных услуг 35-го класса МКТУ и в отношении части заявленных услуг 42-го класса МКТУ. В регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 9-го класса МКТУ, а также услуг 38-го, 45-го классов МКТУ и части услуг 42-го класса МКТУ отказано.

При принятии такого решения Роспатент исходил из вывода о сходстве заявленного обозначения до степени смешения с:

товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 682381 (приоритет от 20.03.2017), зарегистрированным в отношении однородных услуг 42-го класса МКТУ;

товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 127391 (приоритет от 17.06.1993), зарегистрированным в отношении услуг 42-го класса МКТУ;

знаком "COLIBRIA" по международной регистрации N 754281 (конвенционный приоритет от 14.07.2000), зарегистрированным в отношении услуг 38-го класса МКТУ.

Не согласившись с указанным ненормативным правовым актом, общество обратилось в административный орган с возражением, в обоснование которого указало на то, что между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 127391 достигнута предварительная договоренность об исключении из перечня государственной регистрации названного обозначения услуги 42-го класса МКТУ "составление программ для вычислительных машин".

Учитывая указанное обстоятельство, заявитель просил зарегистрировать спорное обозначение в отношении поименованных в заявке товаров 9-го класса МКТУ "программы для компьютеров; программы операционные для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; не включенное в другие классы программное обеспечение, с помощью которого посетители Интернет-сайта могут общаться с администрацией (владельцем) сайта; не включенное в другие классы программное обеспечение, предназначенное для сбора, анализа и предоставления информации о рекламе и ее эффективности" и услуг 42-го класса МКТУ "инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; составление программ для компьютеров".

С учетом необходимости завершения процесса переговоров с представителем правообладателя товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 127391 и необходимости регистрации соответствующих изменений в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Государственный реестр) общество ходатайствовало о переносе заседания коллегии палаты по патентным спорам на более поздний срок. Однако данное ходатайство Роспатент оставил без удовлетворения.

При рассмотрении возражения Роспатент установил, что товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 682381 и знак "COLIBRIA" по международной регистрации N 754281 зарегистрированы в отношении услуг 38-го и 42-го классов МКТУ, не являющихся однородными товарам 9-го класса МКТУ и услугам 42-го класса МКТУ, в отношении которых заявителем испрашивается правовая охрана спорного обозначения. С учетом данного обстоятельства административный орган не проводил анализ заявленного и двух противопоставленных обозначений на предмет степени их сходства.

Наряду с этим Роспатент установил, что противопоставленный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 127391 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в том числе в отношении услуг 42-го класса МКТУ "конструкторские работы для строительства; составление программ для вычислительных машин; типографское дело".

По результатам сравнительного анализа спорного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 127391 административный орган сделал вывод о том, что они являются сходными по фонетическому и графическому признакам и ассоциируются друг с другом в целом.

Исходя из того что услуги 42-го класса МКТУ "конструкторские работы для строительства, составление программ для вычислительных машин, типографское дело", в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 127391, а также товары 9-го класса МКТУ "программы для компьютеров; программы операционные для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; не включенное в другие классы программное обеспечение, с помощью которого посетители Интернет-сайта могут общаться с администрацией (владельцем) сайта; не включенное в другие классы программное обеспечение, предназначенное для сбора, анализа и предоставления информации о рекламе и ее эффективности" и услуги 42-го класса МКТУ "инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; составление программ для компьютеров", в отношении которых обществом испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, относятся к деятельности в сфере программирования (процесс создания программ), могут оказываться одним и тем же лицом, в отношении одного и того же круга потребителей, Роспатент пришел к заключению о том, что они являются однородными.

С учетом высокой степени сходства сравниваемых обозначений и однородности соответствующих товаров и услуг административный орган заключил, что обозначение по заявке N 2019756892 и товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 127391 являются сходными до степени смешения.

При таких обстоятельствах Роспатент не усмотрел оснований для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака и отказал в удовлетворении возражения заинтересованного лица.

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением, в котором, ссылаясь на факт внесения изменений в Государственный реестр в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 127391 как на обстоятельство, устраняющее противопоставление этого средства индивидуализации обозначению по заявке N 2019756892, просило обязать Роспатент зарегистрировать спорное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 9-го класса МКТУ, а также услуг 35-го и 42-го классов МКТУ.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Под ненормативным актом, который в соответствии со статьей 13 ГК РФ и статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть оспорен и признан судом недействительным, понимается документ властно-распорядительного характера, вынесенный уполномоченным органом, содержащий обязательные предписания, распоряжения, нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы юридического лица и влекущий неблагоприятные юридические последствия.

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), содержит отказ в удовлетворении поданного возражения заявителя в государственной регистрации товарного знака и затрагивает его права и законные интересы.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения и принятие решения по результатам его рассмотрения, входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своей компетенции.

Согласно пункту 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и пункту 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя;

2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Как указано в пункте 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе" (далее - постановление от 18.07.2014 N 50), с учетом принципов диспозитивности и добровольности примирения при рассмотрении дела арбитражным судом результатом примирения могут быть и иные соглашения между отдельными лицами, если такие соглашения фактически приводят к урегулированию спора, и при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на том основании, что правовая охрана товарному знаку предоставлена с нарушением требований гражданского законодательства в связи с отсутствием согласия органа либо лица, согласие которого требуется в случаях, предусмотренных пунктами 2, 4 и 6, подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, судам необходимо учитывать, что если указанное согласие соответствующего лица (в том числе привлеченного к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора) получено в ходе рассмотрения спора судом, в том числе путем заключения соглашения между стороной спора и этим лицом, такое согласие (соглашение) не может быть квалифицировано судом как мировое соглашение, поскольку заключено не между сторонами судебного спора.

Вместе с тем данное согласие (соглашение) является применительно к положениям статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации результатом примирения стороны по делу и лица, согласие которого на предоставление правовой охраны товарному знаку необходимо в соответствии с требованиями гражданского законодательства.

Такое согласие (соглашение) является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и для обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

При этом согласно сложившемуся в правоприменительной практике подходу факт исключения из перечня государственной регистрации противопоставленного средства индивидуализации товаров (услуг), являющихся однородными товарам (услугам), в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, подлежит учету в качестве основания для применения положений пункта 33 постановления от 18.07.2014 N 50.

Аналогичная правовая позиция нашла отражение в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.07.2021 по делу N СИП-666/2020.

Пунктом 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должно содержаться в том числе, указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Как разъяснено в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

Отменяя решение Роспатента, суд вправе в случае признания установленными фактических обстоятельств, требующихся для вынесения соответствующего решения, обязать Роспатент выдать патент, предоставить правовую охрану товарному знаку, наименованию места происхождения товара или предоставить исключительное право на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, восстановить или аннулировать патент, восстановить или прекратить правовую охрану товарного знака, наименования места происхождения товара, аннулировать запись в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации и все свидетельства об исключительном праве на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.

Судебная коллегия обращает внимание на то, что в судебном заседании, состоявшемся 29.12.2021, представитель общества подтвердил отказ от ранее изложенного довода о допущенном административным органом существенном нарушении процедуры рассмотрения возражения. С учетом изложенного, разрешая вопрос о подлежащей применению восстановительной мере, судебная коллегия не учитывает обстоятельства административной процедуры рассмотрения возражения заявителя как способные повлиять на содержание решения суда.

Таким образом, поскольку после принятия оспариваемого решения устранено обстоятельство, послужившее единственным основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанных обществом товаров и услуг, а также ввиду того что в рассматриваемом случае суд не установил наличие существенных нарушений процедуры рассмотрения возражения, которые могут быть устранены только при его повторном рассмотрении, в качестве восстановительной меры Суд по интеллектуальным правам считает возможным избрать возложение на административный орган обязанности зарегистрировать обозначение о заявке N 2019756892 в качестве товарного знака в отношении товаров 9-го класса МКТУ "программы для компьютеров; программы операционные для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; не включенное в другие классы программное обеспечение, с помощью которого посетители Интернет-сайта могут общаться с администрацией (владельцем) сайта; не включенное в другие классы программное обеспечение, предназначенное для сбора, анализа и предоставления информации о рекламе и ее эффективности" и услуг 42-го класса МКТУ "инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; составление программ для компьютеров".

С учетом разъяснений, содержащихся в абзаце шестом пункта 33 Постановления от 18.07.2014 N 50, в рассматриваемом случае судебные расходы по делу применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на лицо, получившее согласие после принятия оспариваемого решения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Таким образом, поскольку правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 127391 прекращена в отношении услуги 42-го класса МКТУ "составление программ для вычислительных машин" 06.09.2021, то есть после вынесения оспариваемого решения Роспатента, судебные расходы по уплате государственной пошлины применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в данном случае относятся судом на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.06.2021 об отказе в удовлетворении возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.12.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2019756892 отменить.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности зарегистрировать товарный знак по заявке N 2019756892 в отношении товаров 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "программы для компьютеров; программы операционные для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; не включенное в другие классы программное обеспечение, с помощью которого посетители Интернет-сайта могут общаться с администрацией (владельцем) сайта; не включенное в другие классы программное обеспечение, предназначенное для сбора, анализа и предоставления информации о рекламе и ее эффективности" и услуг 42-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; составление программ для компьютеров".

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Р.В. Силаев

Судья

В.В. Голофаев