Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 января 2022 г. по делу N СИП-713/2021 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления им правовой охраны товарному знаку, поскольку Роспатент в оспариваемом решении неправомерно не разрешил вопрос о "сильных" и "слабых" элементах спорного обозначения для проверки его соответствия требованиям законодательства

Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 января 2022 г. по делу N СИП-713/2021

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 апреля 2022 г. N С01-157/2022 по делу N СИП-713/2021 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 12 января 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 17 января 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Лапшиной И.В., Сидорской Ю.М.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Постниковым Р.А. рассмотрел в открытом судебном заседании заявления общества с ограниченной ответственностью "Хот Тоур" (Кронштадтский бульвар, д. 6, корп. 3, эт. 7, оф. 33, Москва, 125212, ОГРН 1187746041999) и общества с ограниченной ответственностью "Томское туристическое агентство" (ул. Герцена, д. 10, офис 29, г. Томск, ОГРН 1117017013332) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 13.05.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения от 05.10.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 659107.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Хот Тоур" - адвокат Яновский Ю.В. (по доверенности от 16.12.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Казача А.С. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-660/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Томское туристическое агентство" - Зиатдинова Р.Р. (по доверенности от 05.08.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Хот Тоур" (далее - общество "Хот Тоур") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 13.05.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения от 05.10.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 659107 (далее - товарный знак N 659107).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Томское туристическое агентство" (далее - общество "Томское туристическое агентство").

В Суд по интеллектуальным правам также обратилось общество "Томское туристическое агентство" с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 13.05.2021. Делу присвоен номер N СИП-835/2021.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 11.10.2021 дела N СИП-713/2021 и СИП-835/2021 объединены в одно производство с присвоением номера СИП-713/2020.

Роспатент направил в суд отзывы на заявления, в которых указал, что доводы заявителей являются необоснованными и не соответствуют нормам действующего законодательства в области правовой охраны товарных знаков, а оспариваемое решение принято в полном соответствии с нормами действующего законодательства и основания для его отмены отсутствуют.

В суд через систему "Мой Арбитр" 28.12.2021 от общества "Хот Тоур" поступили письменные пояснения, которые суд приобщил к материалам дела в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель общества "Хот Тоур" поддержал доводы своего заявления, возражал против требований общества "Томское туристическое агентство".

Представитель общества "Томское туристическое агентство" поддержал доводы своего заявления, возражал против требований общества "Хот Тоур".

Представитель Роспатента против удовлетворения заявленных требований обществ "Хот Тоур" и "Томское туристическое агентство" возражал.

Как следует из материалов дела, общество "Томское туристическое агентство" является правообладателем товарного знака "" N 659107, зарегистрированного по заявке N 2017713937 с приоритетом от 11.04.2017 в отношении широкого перечня товаров 16-го класса, а также услуг 35, 39, 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ).

В Роспатент 05.10.2020 поступило возражение общества "Хот Тоур" против предоставления правовой охраны товарному знаку N 659107, мотивированное его несоответствием подпункту 3 пункта 1 и подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В обоснование своего возражения общество "Хот Тоур" сослалось на то, что между ним и обществом "Томское туристическое агентство" имеется спор относительно использования при осуществлении предпринимательской деятельности обозначения "ХОТТУР" о нарушении обществом "Хот Тоур" прав на товарный знак и доменное имя.

Общество "Хот Тоур" указало, что входящий в состав спорного товарного знака словесный элемент "ХОТТУР" состоит из двух слов, значение которых хорошо известно российскому потребителю: "хот" (транслитерация английского слова "hot" - горячий, горящий, при этом слово "горячий" в русском языке соответствует синониму "актуальный"), "тур" (заимствованное слово в русском языке, ассоциируется с туристической деятельностью), а словосочетание английских слов "хот тур" означает "горячий/горящий тур", является идиомой, распространенным и общеупотребимым в сфере оказания туристических услуг выражением, которое имеет значение "тур (путевка) актуальный к реализации прямо сейчас, использование которого не требует отлагательства", при этом изобразительная часть товарного знака подчеркивает семантику словесного элемента.

По мнению общества "Хот Тоур" используемое в спорном товарном знаке слово (словосочетание) указывает на вид и свойство услуги в сфере туристической деятельности, устойчиво употребляется в данной сфере как на английском языке (латинскими буквами или в транслитерации буквами русского алфавита), так и в переводе на русский язык в аналогичном значении. При этом то обстоятельство, что обозначение "ХОТТУР" образовано от английского словосочетания "hot tour" и означает в переводе на русский язык - "горящий тур" и его аналог "горячий тур" в значении "тур с близкой датой вылета, имеющий мало шансов быть проданным по ранее объявленной стоимости" подтверждается соответствующим заключением специалиста, а также усматривается из решения Роспатента по заявке N 2018717119, подготовленного по результатам экспертизы обозначения "HOT TOUR", поданного на регистрацию в качестве товарного знака общества "Хот Тоур".

Общество "Хот Тоур" указало, что решениями Роспатента по заявкам N 2018717119 (обозначение "HOT TOUR") и N 2018717122 (обозначение "ХОТ ТУР") указанные словесные обозначения признаны сходными до степени смешения со спорным товарным знаком со словесным элементом "ХОТТУР", следовательно, эти элементы являются эквивалентами друг друга и характеризуют услугу в области туристической деятельности.

Общество "Хот Тоур" сослалось на то, что сам правообладатель спорного товарного знака при продвижении оказываемых услуг позиционирует себя в качестве "агентства горящих туров", чем подтверждается определенная семантика слова "ХОТТУР".

С точки зрения общества "Хот Тоур" словосочетание "ХОТТУР" не обладает различительной способность в результате его широкого и длительного использования разными участниками рынка туристических услуг, состоит только из элементов, характеризующих услуги определенного вида и их свойства, занимает доминирующее положение, поэтому предоставление правовой охраны данному обозначению в составе товарного знака в отношении части услуг 35, 39, 43-го классов МКТУ (относящихся к туристической деятельности) недопустимо и нарушает права других лиц, в частности, лица, подавшего возражение, и аффилированных с ним компаний - общество "Хот Тур", Москва и ТОО "HOT TOUR", Казахстан.

Общество "Хот Тоур" указало, что поскольку словосочетание "ХОТТУР" является устойчивым, характеризует вид и свойство услуг в сфере туристической деятельности, его использование в отношении товаров и услуг, не относящихся к указанной деятельности, способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара или услуги.

В указанной связи общество "Хот Тоур" сослалось на то, что действия общества "Томское туристическое агентство" по регистрации спорного товарного знака являются недобросовестными и составляют злоупотребление правом.

На основании изложенного, общество "Хот Тоур" просило признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 659107 недействительным в отношении всех товаров 16-го класса, и услуг 35, 39, 43-го классов МКТУ. В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы (копии):

- Выписки из ЕГРЮЛ относительно общества "Хот Тоур" и общества "Томское туристическое агентство";

- Справка о государственной регистрации юридического лица от 11.09.2019;

- Распечатка старицы сайта Комитета по статистике Республики Казахстан;

- Заявка на государственную регистрацию от 11.04.2017;

- Сведения о товарном знаке N 659107;

- Сведения по заявке на регистрацию товарного знака N 2017713937 с приоритетом от 11.04.2017;

- Претензия от 31.10.2018;

- Исковое заявление от 07.12.2018;

- Уведомление от 07.02.2018;

- Письмо патентного поверенного Шиловой М.А. от 19.03.2018;

- Сведения о заявке N 2018717119 на регистрацию товарного знака "" с приоритетом от 25.04.2018;

- Уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке N 2018717119 требования законодательства от 20.12.2018;

- Решение об отказе от 26.08.2019 по заявке N 2018717119;

- Сведения по заявке N 2018717122 на регистрацию товарного знака с приоритетом от 25.04.2018;

- Копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке N 2018717122 требованиям законодательства от 07.12.2018;

- Протокол осмотра доказательств от 12.09.2019 информационного ресурса сайта https://hottur.ru;

- Протокол осмотра доказательств от 12.09.2019 информационного ресурса https://nic.ru со ссылкой на https://hottur.ru;

- Заключение специалиста N 278-э/2019 от 16.09.2019;

- Распечатка страницы сайта translate.academic.ru/hot/en/ru/, перевод слова "hot";

- Распечатка страницы сайта syn_ru.academic.ru/530, синонимы слова "горячий";

- Распечатка страницы сайта https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/16546, толкование слова "хот-дог";

- Распечатка скриншота страницы сайта travelbelka.ru;

- Распечатка скриншота страницы сайта ru.pirates.travel;

- Распечатка скриншота страницы сайта tourforyou.ru;

- Распечатка скриншота страницы сайта tripvariator.ru;

- Претензия от 14.01.2019.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент приял решение от 27.01.2020, которым в удовлетворении возражения общества "Хот Тоур" отказано, правовая охрана товарного знака N 659107 оставлена в силе.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2020 по делу N СИП-432/2020, оставленным без изменения постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2021 по тому же делу, решение Роспатента от 27.01.2020 признано недействительным, на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть возражения общества "Хот Тоур" против предоставления правовой охраны товарному знаку N 659107.

Решением Роспатента от 13.05.2021 (далее - оспариваемое решение), принятым по результатам повторного рассмотрения возражения общества "Хот Тоур", указанное возражение удовлетворено, предоставление правовой охраны товарному знаку N 659107 признано недействительным частично, в отношении услуг 35-го класса "абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; регистрация данных и письменных сообщений; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая" МКТУ, услуг 39 класса "аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда складов; аренда тракторов; буксирование; буксирование в случае повреждения транспортных средств; бутилирование / услуга розлива в бутылки; водораспределение; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; запуск спутников для третьих лиц; информация о движении; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика транспортная; операции спасательные [транспорт]; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка и хранение отходов; перевозка мебели; перевозка на лихтерах; перевозка при переезде; перевозка ценностей под охраной; перевозки баржами; перевозки санитарные; переноска грузов; подъем затонувших судов; пополнение банкоматов наличными деньгами; посредничество при фрахтовании; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных костюмов; прокат гоночных машин; прокат двигателей для летательных аппаратов; прокат железнодорожного состава; прокат инвалидных кресел; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат морозильных камер; прокат навигационных систем; прокат рефрижераторов; прокат электрических винных шкафов; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; распределение электроэнергии; распределение энергии; расфасовка товаров; сбор вторсырья [транспорт]; служба ледокольная; служба лоцманская; снабжение питьевой водой; транспортировка трубопроводная; упаковка товаров; управление шлюзами; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги по спасанию имущества; услуги по спасанию судов; услуги по упаковке подарков; услуги спасательные подводные; франкирование корреспонденции; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов" услуг 43 класса МКТУ "дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; ясли детские" с указанием словесного элемента "ХОТТУР" в качестве неохраняемого для товаров 16-го класса МКТУ "альманахи; брошюры; буклеты; газеты; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; книги; продукция печатная; проспекты" МКТУ и остальных услуг 35, 36, 43-го классов МКТУ.

Не согласившись с решением Роспатента от 11.03.2021 (далее - оспариваемое решение), общество "Хот Тоур" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением, в котором просит признать недействительным оспариваемое решение и признать недействительным предоставление правовой охраны спорному товарному знаку полностью.

Заявленные требования общества "Хот Тоур" мотивированы тем, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует подпункту 3 пункта 1, подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 и статье 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Доводы заявления общества "Хот Тоур" сводятся к тому, что являются ошибочными выводы Роспатента о фантазийном характере словесного элемента "хоттур" по отношению к части товаров 16-го класса МКТУ и о сохранении правовой охраны на товарный знак за исключением словесного элемента "хоттур".

Общество "Хот Тоур" указывает, что словесный элемент "хоттур" является доминирующим (сильным) элементом комбинированного товарного знака по свидетельству N 659107, следовательно, данный словесный элемент не может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого, а предоставление правовой охраны товарному знаку подлежит признанию недействительной в целом.

Кроме того, общество "Хот Тоур" ссылается на то, что резолютивная часть решения коллегии Палаты по патентным спорам, оглашенная в заседании Палаты по патентным спорам, не соответствует содержанию резолютивной части, изложенной в письменном заключении коллегии Палаты по патентным спорам, приложенному к решению Роспатента от 13.05.2021.

Общество "Томское туристическое агентство" также не согласилось с решением Роспатента от 11.03.2021, обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением, в котором просит оспариваемое решение признать недействительным, правовую охрану спорного товарного знака оставить в силе.

По мнению общества "Томское туристическое агентство" оспариваемое решение не соответствует положениям пунктов 1, 3 статьи 1483 ГК РФ и нарушает права и законные интересы заявителя.

Общество "Томское туристическое агентство" считает необоснованным вывод Роспатента об описательном характере словесного элемента "хоттур", полагает, что вывод Роспатента об отсутствии в материалах дела документов, подтверждающих наличие у спорного товарного знака приобретенной различительной способности в результате деятельности правообладателя является необоснованным и основан на неполном исследовании доказательств представленных правообладателем.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлениях, отзывах на них, письменных пояснениях, заслушав правовые позиции представителей заявителей, Роспатента, коллегия судей приходит к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на обращение с заявлениями об оспаривании решения Роспатента Фирмой соблюден, что лица, участвующие в деле не оспаривают.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятие по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака (11.04.2017) законодательством, применимым для оценки охраноспособности спорного товарного знака, является ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи ГК РФ и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи ГК РФ" имеется в виду "подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ"

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Исходя из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 статьи 1483 ГК РФ, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 ГК РФ, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Заинтересованность общества "Хот Тоур" в подаче возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку установлена в оспариваемом решении Роспатента, что лицами участвующими в деле не оспаривается.

При принятии оспариваемого решения Роспатент исходил из того, что сорный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит изобразительный элемент в виде солнца и пальм на фоне прямоугольника желто-оранжевого цвета, а также словесный элемент "Хоттур" в оригинальной графической манере.

При рассмотрении доводов общества "Хот Тоур" о том, что слово "Хоттур" для части услуг 35, 39, 43-го классов МКТУ, относящихся к туристической деятельности не обладает различительной способностью, является описательным элементом, при этом данный неохраноспособный элемент занимает доминирующее положение в товарном знаке, Роспатент исходил из того, что в решении Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2021 по делу N СИП-432/2020 указано, что определяющим фактором для установления семантического значения словесного обозначения является не точность отображения русскоязычного или иностранного текста буквами соответствующего алфавита по правилам транслитерации, а его восприятие российскими потребителями. Кроме того, в указанном решении Суд по интеллектуальным правам сделал вывод о семантическом значении словосочетания "hot tour" / "хот тур" как "горящий тур", сформировавшемся в восприятии российского потребителя в связи с практикой использования словосочетания в сфере туризма. При этом обозначение "хот тур" является транслитерацией английского словосочетания "hot tour" и воспринимается в значении "туры горящих путевок". Смысловое значение анализируемого обозначения в ряде случаев можно определять с учетом значения обозначения, являющегося его транслитерацией (постановление пленума Суда по интеллектуальным правам от 21.06.2018 по делу N СИП-715/2017).

Кроме того в решении Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2021 по делу N СИП-432/2020 указано на необходимость учитывать ранее сделанные Роспатентом выводы при экспертизе обозначений "HOT TOUR" и "ХОТ ТУР" по заявкам общества "Хот Тоур" N 2018717119, N 2018717122, N 2019724745, на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации услуг 35, 39, 41, 43, 45-го классов МКТУ. Исходя из решений Роспатента по указанным заявкам, словесный элемент "hot tour" ("hot" - горячий, горящий; "tour" - тур, поездка, путешествие) является общепринятым обозначением тура по сниженной цене и используется различными лицами, указывает на свойство услуг, относящихся к туристической деятельности. Представляя собой термин в области туристической деятельности обозначения "хот тур" и "hot tour" указывают на назначение части услуг 35, 39-го классов МКТУ, в результате чего не подлежат правовой охране на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. Для иных услуг, 35, 39, 43-го классов МКТУ, не связанных с туристической деятельностью, обозначение "хот тур" не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения таких услуг в соответствии с положениями пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. При этом Роспатент установил сходство до степени смешения между обозначением "ХОТ ТУР" по заявке N 2019724745 и оспариваемым товарным знаком по свидетельству N 659107 в отношении однородных услуг 35, 39, 43-го классов МКТУ, включающим словесный элемент "Хоттур".

При этом Суд по интеллектуальным правам в решении от 10.02.2021 по делу N СИП-432/2020, установил в оспариваемом комбинированном товарном знаке по свидетельству N 659107 словесный элемент "Хоттур" занимает центральное положение, выполнен достаточно крупным по отношению к размеру обозначения буквами, поэтому именно с него начинается осмотр обозначения. Изобразительный же элемент оспариваемого товарного знака, представляющий собой стилизованное изображение небольшого островка с двумя пальмами на фоне диска солнца, не является оригинальным, так как такое обозначение обычно используется для иллюстрирования стран с жарким климатом, пляжным отдыхом.

Кроме того, в решении Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2021 по делу N СИП-432/2020 отклонены доводы общества "Хот Тоур" о злоупотреблении обществом "Томское туристическое агентство" правом при регистрации спорного товарного знака.

При повторном рассмотрении возражения с учетом решения Суда по интеллектуальным правам Роспатент посчитал, что входящий в состав спорного товарного знака словесный элемент "Хоттур", совпадающий по смыслу с обозначениями "хот тур" / "hot tour", для части услуг 35, 39, 43-го классов МКТУ спорного товарного знака воспринимается в качестве описательного обозначения для туристического бизнеса, который связан как непосредственно с организацией путешествий, транспортировкой путешественников, размещением их в местах временного проживания, а также с продвижением услуг в области туризма.

Как следует из оспариваемого решения Роспатент пришел к выводу о том, что словесный элемент "Хоттур" является неохраноспособным на основании требований пункта 1 статьи 1483 ГК РФ для следующих услуг:

- для услуг 35-го класса "агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш / реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; управление гостиничным бизнесом; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги рекламные "оплата за клик" / услуги PPC" МКТУ;

- для услуг 39-го класса "авиаперевозки; аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда летательных аппаратов; аренда мест для стоянки автотранспорта; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; информация по вопросам перевозок; организация круизов; организация путешествий; перевозка в бронированном транспорте; перевозка на паромах; перевозка путешественников; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; перевозки трамвайные; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; предоставление информации в области маршрутов движения; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат железнодорожного состава; прокат инвалидных кресел; прокат лошадей; прокат транспортных средств; сопровождение путешественников; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги водного прогулочного транспорта; услуги каршеринга; услуги такси; услуги транспортные; услуги транспортные для туристических поездок; фрахтование" МКТУ;

- для услуг 43-го класса "агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат палаток; прокат передвижных строений; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов" МКТУ.

При этом Роспатент указал, что одним из вариантов продвижения услуг в туристической области является издание различной информационной литературы для путешественников, что связано с производством товаров 16-го класса МКТУ "альманахи; брошюры; буклеты; газеты; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; книги; продукция печатная; проспекты", на основании чего пришел к выводу о том что, в отношении указанных товаров 16-го класса МКТУ обозначение "Хоттур" спорного товарного знака также является описательным и вызывает ассоциации с деятельностью в области туризма по продаже "горящих туров", следовательно, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

В отношении иных товаров 16-го класса МКТУ, относящихся к канцелярским товарам, товарам для обучения, а также продукции для художников, Роспатент пришел к выводу о том, что спорный товарный знак воспринимается в качестве фантазийного.

Таким образом, Роспатент в оспариваемом решении пришел к выводу о том, что словесный элемент "Хоттур" спорного товарного знака подлежит указанию в качестве неохраноспособного элемента для приведенных выше услуг 35, 39, 43-го классов, а также части товаров 16-го класса МКТУ.

При этом Роспатент указал, что слово "Хоттур" выполнено оригинальным шрифтом и входит в состав комбинированного товарного знака, где также присутствует изобразительный элемент.

При этом Роспатент исходил из того, что из решения Суда по интеллектуальным правам, напрямую не следует вывод о доминировании словесного элемента в составе оспариваемого товарного знака, как и вывод о неохраноспособности изобразительного элемента, и указал в оспариваемом решении на отсутствие оснований для применения абзаца 6 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и признания недействительным правовой охраны товарного знака в отношении вышеуказанных товаров 16-го класса и услуг 35, 39, 43-го классов МКТУ в связи наличием в его составе доминирующего неохраноспособного элемента.

Относительно иных услуг 35, 39, 43-го классов МКТУ, не имеющих отношения к туристическому бизнесу, Роспатент указал на наличие оснований для вывода о несоответствии спорного товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку входящий в его состав словесный элемент "Хоттур" способен ввести потребителя в заблуждение относительно назначения этих услуг, а именно:

- услуг 35-го класса "абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; регистрация данных и письменных сообщений; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая" МКТУ;

- услуг 39-го класса "аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда складов; аренда тракторов; буксирование; буксирование в случае повреждения транспортных средств; бутилирование / услуга розлива в бутылки; водораспределение; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; запуск спутников для третьих лиц; информация о движении; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика транспортная; операции спасательные [транспорт]; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка и хранение отходов; перевозка мебели; перевозка на лихтерах; перевозка при переезде; перевозка ценностей под охраной; перевозки баржами; перевозки санитарные; переноска грузов; подъем затонувших судов; пополнение банкоматов наличными деньгами; посредничество при фрахтовании; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных костюмов; прокат гоночных машин; прокат двигателей для летательных аппаратов; прокат железнодорожного состава; прокат инвалидных кресел; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат морозильных камер; прокат навигационных систем; прокат рефрижераторов; прокат электрических винных шкафов; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; распределение электроэнергии; распределение энергии; расфасовка товаров; сбор вторсырья [транспорт]; служба ледокольная; служба лоцманская; снабжение питьевой водой; транспортировка трубопроводная; упаковка товаров; управление шлюзами; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги по спасанию имущества; услуги по спасанию судов; услуги по упаковке подарков; услуги спасательные подводные; франкирование корреспонденции; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов" МКТУ;

- услуг 43-го класса "дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; ясли детские" МКТУ.

Судебная коллегия рассмотрела доводы общества "Томское туристическое агентство" о том, что вывод Роспатента об отсутствии доказательств наличия у обозначения приобретенной различительной способности в результате деятельности правообладателя основан на неполном исследовании представленных документов, и отклоняет их ввиду следующего.

При оценке доводы правообладателя о наличии у спорного товарного знака приобретенной различительной способности, Роспатент проанализировал представленные обществом "Томское туристическое агентство" архивные копии сайта hottur-online.ru, бухгалтерскую справку, платежные поручения за размещение рекламных материалов за 2016 год, договоры о реализации туристических продуктов от 25.01.2017, от 05.07.2016, от 22.07.2016, от 20.01.2016, от 31.01.2016, от 05.11.2015, от 28.11.2015, от 24.10.2015, от 10.08.2015, заключенных правообладателем, статистические данные посещаемости сайта hottur-online.ru, скриншот сайта правообладателя hottur.ru и правомерно установил отсутствие оснований для подобных выводов. При этом судебная коллегия считает обоснованными выводы Роспатента о том, что подавляющее количество представленных материалов не свидетельствуют об использовании спорного товарного знака правообладателем как на дату приоритета знака, так и в последующее время, а также о восприятии потребителем слова "Хоттур" в качестве средства индивидуализации общества "Томское туристическое агентство", а не в качестве описательного обозначения.

В частности Роспатент обоснованно установил, что представленные архивные копии сайта hottur-online.ru свидетельствуют о том, что спорный товарный знак размещен в Интернете 19.05.2017, т.е. позднее даты приоритета - 11.04.2017, из указанных выше платежных поручений за размещение рекламных материалов за 2016 год за рекламные услуги и из представленной бухгалтерской справке о затратах на рекламу за 2014 - 2016 годы не усматривается, какого рода реклама оплачивалась правообладателем в 2016 году.

Судебная коллегия соглашается и с выводом Роспатента о том, что в представленных договорах о реализации туристических продуктов от 25.01.2017, от 05.07.2016, от 22.07.2016, от 20.01.2016, от 31.01.2016, от 05.11.2015, от 28.11.2015, от 24.10.2015, от 10.08.2015 спорный товарный знак не указан, а статистические данные посещения сайта hottur-online.ru за 26.11.2014 - 26.11.2015 не свидетельствуют об информированности потребителя относительно используемого правообладателем товарного знака, тем более, что согласно архивным данным он стал использоваться только с 19.05.2017.

Относительно сведений о дальнейшем использовании товарного знака по свидетельству N 659107 на сайте правообладателя, Роспатент указал, что они не позволяют прийти к выводу об ассоциировании обозначения "Хоттур" исключительно с обществом "Томское туристическое агентство" и его восприятии в качестве средства индивидуализации этого лица, учитывая вывод Суда по интеллектуальным правам об отсутствии различительной способности этого обозначения в сфере туризма.

Учитывая изложенное, Роспатент правомерно отклонил представленные обществом "Томское туристическое агентство" документы.

Рассмотрев доводы общества "Томское туристическое агентство" о необоснованности выводов Роспатента об описательном характере словесного элемента "хоттур", судебная коллегия отклоняет их, поскольку они представляют собой переоценку фактов, установленных Судом по интеллектуальным правам по делу N СИП-432/2020, и не свидетельствуют о неправомерности выводов Роспатента.

В решении Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2020 по делу N СИП-432/2020 указано на недопустимость необоснованного применения противоположных правовых позиций при решении Роспатентом спорного словесного элемента "Хоттур" и словесного элемента "Хот Тур" по заявкам на регистрацию N 2019724745, N 2018717122 и "Hot Tour" по заявке N 2018717119 которое, согласно решениям Роспатента по указанным заявкам, имеют значение "горячий (горящий) тур", то есть тур по сниженной цене (термин в области туристической деятельности).

С учетом выводов решения Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2020 по делу N СИП-432/2020 Роспатент при повторном рассмотрении возражения пришел к правомерному выводу о том, что входящий в состав спорного товарного знака словесный элемент "Хоттур", совпадающий по смыслу с обозначениями "хот тур" / "hot tour", для части услуг 35, 39, 43-го классов МКТУ спорного товарного знака по свидетельству N 659107 воспринимается в качестве описательного обозначения для туристического бизнеса, который связан как непосредственно с организацией путешествий, транспортировкой путешественников, размещением их в местах временного проживания, а также с продвижением услуг в области туризма.

Судебная коллегия согласна с выводом Роспатента о том, что поименованные выше услуги 35, 39, 43-го классов МКТУ, для которых обозначение признано ложным, не связаны с туристической деятельностью.

Поскольку Роспатент правомерно установил, что словесный элемент "Хоттур" при восприятии его потребителями имеет значение "горячий (горящий) тур", то есть тур по сниженной цене (термин в области туристической деятельности), а поименованные выше услуги 35, 39, 43-го классов МКТУ, для которых обозначение признано ложным, не связаны с туристической деятельностью, то вывод Роспатента в указанной части соответствует пункту 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку обозначение будет вводить потребителей в заблуждение, ложно указывая на деятельность, которую оно индивидуализирует.

Роспатент в оспариваемом решении сделал вывод о том, что словесный элемент "Хоттур" воспринимается в качестве описательного обозначения для туристического бизнеса, который связан как непосредственно с организацией путешествий, транспортировкой путешественников, размещением их в местах временного проживания, а также с продвижением услуг в области туризма. При этом к таким услугам Роспатент отнес следующие:

- услуги 35-го класса "агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш / реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; управление гостиничным бизнесом; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги рекламные "оплата за клик" / услуги PPC" МКТУ;

- 39-го класс МКТУ - авиаперевозки; аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда летательных аппаратов; аренда мест для стоянки автотранспорта; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; информация по вопросам перевозок; организация круизов; организация путешествий; перевозка в бронированном транспорте; перевозка на паромах; перевозка путешественников; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; перевозки трамвайные; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; предоставление информации в области маршрутов движения; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат железнодорожного состава; прокат инвалидных кресел; прокат лошадей; прокат транспортных средств; сопровождение путешественников; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги водного прогулочного транспорта; услуги каршеринга; услуги такси; услуги транспортные; услуги транспортные для туристических поездок; фрахтование;

- 43-го класс МКТУ - агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат палаток; прокат передвижных строений; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов.

Согласно резолютивной части оспариваемого решения предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 659107 признано недействительным частично в отношении услуг 35-го класса "абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; регистрация данных и письменных сообщений; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая" МКТУ, 39-го класса "аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда складов; аренда тракторов; буксирование; буксирование в случае повреждения транспортных средств; бутилирование / услуга розлива в бутылки; водораспределение; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; запуск спутников для третьих лиц; информация о движении; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика транспортная; операции спасательные [транспорт]; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка и хранение отходов; перевозка мебели; перевозка на лихтерах; перевозка при переезде; перевозка ценностей под охраной; перевозки баржами; перевозки санитарные; переноска грузов; подъем затонувших судов; пополнение банкоматов наличными деньгами; посредничество при фрахтовании; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных костюмов; прокат гоночных машин; прокат двигателей для летательных аппаратов; прокат железнодорожного состава; прокат инвалидных кресел; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат морозильных камер; прокат навигационных систем; прокат рефрижераторов; прокат электрических винных шкафов; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; распределение электроэнергии; распределение энергии; расфасовка товаров; сбор вторсырья [транспорт]; служба ледокольная; служба лоцманская; снабжение питьевой водой; транспортировка трубопроводная; упаковка товаров; управление шлюзами; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги по спасанию имущества; услуги по спасанию судов; услуги по упаковке подарков; услуги спасательные подводные; франкирование корреспонденции; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов" МКТУ, 43-го класса "дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; ясли детские" с указанием словесного элемента "ХОТТУР" в качестве неохраняемого для товаров 16 класса МКТУ "альманахи; брошюры; буклеты; газеты; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; книги; продукция печатная; проспекты" и остальных услуг 35, 36, 43-го классов МКТУ".

Вместе с тем судебная коллегия считает неправомерными выводы Роспатента о сохранении правовой охраны обозначения с указанием элемента "Хоттур" в качестве неохраняемого для товаров 16-го класса "альманахи; брошюры; буклеты; газеты; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; книги; продукция печатная; проспекты" МКТУ и остальных услуг 35, 36, 43-го классов МКТУ (приведенные выше товары и услуги, для которых элемент "Хоттур" воспринимается в качестве описательного).

Указанные выводы Роспатента не соответствуют сущности товарного знака, установленной в статье статьи 1477 ГК РФ ввиду следующего.

Положения пункта 1 статьи 1483 и Правил подразумевают разделение товарного знака на элементы для целей проверки охраноспособности обозначения, в том виде, в котором оно заявлено. При этом по результатам экспертизы обозначения элементы, которым не может быть предоставлена правовая охрана, могут быть с согласия будущего правообладателя включены в обозначение в качестве неохраняемых.

Вместе с тем, согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1483 ГК РФ правила о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Таким образом, для зарегистрированного товарного знака действующее законодательство предусматривает правовую охрану как единого объекта в отношении тех или иных товаров и услуг.

В указанной связи, Роспатент с учетом положений статьи 1477 ГК РФ и пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не имел правовых оснований для выделения из спорного товарного знака неохраняемого элемента с сохранением для товарного знака правовой охраны в отношении одних товаров и/или услуг, в отношении остальных товаров и/или услуг указывать этот элемент как охраняемый, а должен был сделать вывод об охраноспособность или неохраноспособности товарного знака в целом для тех или иных товаров и услуг, на основании определения того, для каких услуг товарный знак в целом, а не его словесный элемент "Хоттур" является описательным, а для каких - фантазийным.

Кроме того, судебная коллегия считает выводы оспариваемого решения не соответствующими подпункту 6 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ ввиду следующего.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Здесь и далее по тексту вместо "подпункту 6 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ" имеется в виду "абзацу 6 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ"

Отклоняя доводы общества "Хот Тоур" о том, что заявленному обозначению в целом не может быть предоставлена правовая охрана в отношении при веденных выше товаров и услуг, связанных с туристической деятельностью, ввиду доминирования спорном знаке неохраняемого элемента, Роспатент указал только, что из решения Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2020 по делу N СИП-432/2020 такой вывод напрямую не следует, как и вывод о неохраноспособности изобразительного элемента.

Вместе с тем, в решении Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2020 по делу N СИП-432/2020 прямо указано, что словесный элемент спорного знака "Хоттур" занимает центральное положение, выполнен достаточно крупным по отношению к размеру обозначения буквами, поэтому именно с него начинается осмотр обозначения, а изобразительный элемент оспариваемого товарного знака, представляющий собой стилизованное изображение небольшого островка с двумя пальмами на фоне диска солнца, не является оригинальным, так как такое обозначение обычно используется для иллюстрирования стран с жарким климатом, пляжным отдыхом (страницы 18-19 решения).

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

В указанной связи судебная коллегия считает, что Роспатент в оспариваемом решении неправомерно не разрешил вопрос о "сильных" и "слабых" элементах спорного обозначения для проверки его соответствия подпункту 6 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Указание в решении Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2020 по делу N СИП-432/2020 на то, что судне предопределяет выводы Роспатента по итогам повторного рассмотрения возражения (страница 27 решения) не исключает приведение мотивов, по которым компетентный орган не меняет существо своего вывода, а напротив - подразумевает с его стороны обоснованный анализ.

При таких обстоятельствах доводы возражения общества "Хот Тоур" о несоответствии обозначения подпункту 6 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ нельзя считать рассмотренными.

В указанной связи не соответствует методологии подпункта 6 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и является преждевременным вывод Роспатента об отсутствии в составе спорного товарного знака доминирующего неохраноспособного элемента в отношении вышеуказанных товаров и услуг 16, 35, 39, 43-го классов МКТУ.

Рассмотрев доводы, изложенные в отзыве Роспатента, судебная коллегия считает, что они соответствуют доводам оспариваемого решения, выводы которого суд признает ошибочными в вышеназванной части, и не содержат сведений, подтверждающих соответствие решения указанным нормам права.

Принимая во внимание вышеизложенное, Суд по интеллектуальным правам полагает, что решение Роспатента от 13.05.2021, принятое по результатам рассмотрения возражения от 05.10.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 659107, не соответствует статье 1477 ГК РФ и пункту 1 статьи 1483 ГК РФ, нарушает права и законные интересы общества "Хот Тоур" в сфере предпринимательской деятельности. При этом суд приходит к выводу о том, что Роспатент как орган, осуществляющий публичные полномочия, не доказал законность и обоснованность принятого им решения.

На основании вышеизложенного Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что Роспатент при рассмотрении возражения общества "Хот Тоур" не дал оценку всем существенным обстоятельствам дела и доводам заявителя. Данное обстоятельство могло повлечь принятие Роспатентом незаконного решения по результатам рассмотрения возражения, и не может быть устранено на стадии последующего судебного контроля.

В соответствии с частями 2 и 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает 34 решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

В резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должны содержаться, в том числе, указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Согласно разъяснениям, приведенным в абзаце втором пункта 136 Постановление N 10, при рассмотрении судом дел об оспаривании решений Роспатента следует учитывать, что нарушения Роспатентом, федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

В пункте 138 Постановление N 10 отмечено, что если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на Роспатент и подлежат взысканию с последнего в пользу общества "Хот Тоур".

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Хот Тоур" удовлетворить.

Требования общества с ограниченной ответственностью "Томское туристическое агентство" оставить без удовлетворения.

Признать решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.05.2021, принятое по результатам рассмотрения возражения от 05.10.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 659107 недействительным как не соответствующее статье 1477 и пункту 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью "Хот Тоур" от 05.10.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 659107.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу общества с ограниченной ответственностью "Хот Тоур" 3 000 (Три тысячи) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Ю.М. Сидорская