Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 апреля 2022 г. N С01-157/2022 по делу N СИП-713/2021 Суд оставил без изменения вынесенное ранее решение суда первой инстанции о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку административный орган не разрешил вопрос о доминирующих элементах спорного обозначения

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 апреля 2022 г. N С01-157/2022 по делу N СИП-713/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 25 апреля 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 29 апреля 2022 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Химичева В.А., Четвертаковой Е.С., Рассомагиной Н.Л. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Хот Тоур" (бул. Кронштадтский, д. 6, корп. 3, этаж 7, оф. 33, Москва, 125212, ОГРН 1187746041999) на решение Суда по интеллектуальным правам от 17.01.2022 по делу N СИП-713/2021

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Хот Тоур" и общества с ограниченной ответственностью "Томское туристическое агентство" (просп. Фрунзе, д. 25, оф. 203, г. Томск, г.о. город Томск, 634029, ОГРН 1117017013332) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 13.05.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения от 05.10.2019 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 659107.

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Хот Тоур" - Яновский Ю.В. (по доверенности от 16.12.2020).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Хот Тоур" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 13.05.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения от 05.10.2019 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 659107.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Томское туристическое агентство" (далее - туристическое агентство).

В Суд по интеллектуальным правам также обратилось туристическое агентство с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 13.05.2021. Делу присвоен номер СИП-835/2021.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 11.10.2021 дела N СИП-713/2021 и N СИП-835/2021 объединены в одно производство с присвоением номера СИП-713/2021.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 17.01.2022 требования общества удовлетворены: решение Роспатента от 13.05.2021 признано недействительным как не соответствующее нормам статьи 1477 и пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Кроме того, на административный орган возложена обязанность повторно рассмотреть возражение общества против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 659107.

Требования туристического агентства оставлены без удовлетворения.

Общество обратилось в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит изменить решение суда первой инстанции в части восстановительной меры и возложить на административный орган обязанность внести в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации запись о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 659107.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явился представитель общества.

Роспатент и туристическое агентство, надлежащим образом извещенные об арбитражном процессе по делу, о месте и времени судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель общества поддержал доводы кассационной жалобы, просил ее удовлетворить.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, туристическое агентство является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 659107, зарегистрированного по заявке N 2017713937 с приоритетом от 11.04.2017 в отношении широкого перечня товаров 16-го класса и услуг 35, 39, 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В Роспатент 05.10.2019 поступило возражение общества против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 659107, мотивированное его несоответствием требованиям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

По результатам рассмотрения возражения административный орган принял решение от 27.01.2020, которым отказал в удовлетворении возражения общества, оставил в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 659107.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2020 по делу N СИП-432/2020, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2021, решение Роспатента от 27.01.2020 признано недействительным, на административный орган возложена обязанность повторно рассмотреть возражение общества против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 659107.

При повторном рассмотрении возражения Роспатент установил, что входящий в состав спорного товарного знака словесный элемент "Хоттур" для части услуг 35, 39, 43-го классов МКТУ воспринимается в качестве описательного обозначения для туристического бизнеса, а следовательно, данный элемент является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

К таким услугам административный орган отнес следующие позиции:

услуги 35-го класса МКТУ "агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш / реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; управление гостиничным бизнесом; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги рекламные "оплата за клик" / услуги PPC";

услуги 39-го класса МКТУ "авиаперевозки; аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда летательных аппаратов; аренда мест для стоянки автотранспорта; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; информация по вопросам перевозок; организация круизов; организация путешествий; перевозка в бронированном транспорте; перевозка на паромах; перевозка путешественников; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; перевозки трамвайные; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; предоставление информации в области маршрутов движения; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат железнодорожного состава; прокат инвалидных кресел; прокат лошадей; прокат транспортных средств; сопровождение путешественников; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги водного прогулочного транспорта; услуги каршеринга; услуги такси; услуги транспортные; услуги транспортные для туристических поездок; фрахтование";

услуги 43-го класса МКТУ "агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат палаток; прокат передвижных строений; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов".

Как отметил Роспатент, одним из вариантов продвижения услуг в туристической области является издание различной информационной литературы для путешественников, что связано с производством товаров 16-го класса МКТУ "альманахи; брошюры; буклеты; газеты; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; книги; продукция печатная; проспекты". В отношении перечисленных товаров 16-го класса МКТУ обозначение "Хоттур" также является описательным и вызывает ассоциации с деятельностью в области туризма по продаже "горящих туров", следовательно, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

В отношении иных товаров 16-го класса МКТУ, относящихся к канцелярским товарам, к товарам для обучения, а также к продукции для художников, спорный товарный знак воспринимается в качестве фантазийного.

С учетом изложенного Роспатент пришел к выводу: описательный характер словесного элемента "Хоттур" свидетельствует о том, что данный элемент подлежит указанию в качестве неохраняемого для приведенных выше услуг 35, 39, 43-го классов МКТУ, а также части товаров 16-го класса МКТУ.

Для иных не связанных с туристической деятельностью услуг 35, 39, 43-го классов МКТУ обозначение "Хоттур", по мнению административного органа, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение в отношении назначения таких услуг в соответствии с положениями пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Решением Роспатента от 13.05.2021 предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 659107:

1) признано недействительным в отношении услуг 35-го класса МКТУ "абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; регистрация данных и письменных сообщений; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая"; услуг 39-го класса МКТУ "аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда складов; аренда тракторов; буксирование; буксирование в случае повреждения транспортных средств; бутилирование / услуга розлива в бутылки; водораспределение; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; запуск спутников для третьих лиц; информация о движении; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика транспортная; операции спасательные [транспорт]; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка и хранение отходов; перевозка мебели; перевозка на лихтерах; перевозка при переезде; перевозка ценностей под охраной; перевозки баржами; перевозки санитарные; переноска грузов; подъем затонувших судов; пополнение банкоматов наличными деньгами; посредничество при фрахтовании; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных костюмов; прокат гоночных машин; прокат двигателей для летательных аппаратов; прокат железнодорожного состава; прокат инвалидных кресел; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат морозильных камер; прокат навигационных систем; прокат рефрижераторов; прокат электрических винных шкафов; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; распределение электроэнергии; распределение энергии; расфасовка товаров; сбор вторсырья [транспорт]; служба ледокольная; служба лоцманская; снабжение питьевой водой; транспортировка трубопроводная; упаковка товаров; управление шлюзами; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги по спасанию имущества; услуги по спасанию судов; услуги по упаковке подарков; услуги спасательные подводные; франкирование корреспонденции; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов"; услуг 43 класса МКТУ "дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; ясли детские";

2) изменено с указанием словесного элемента "Хоттур" в качестве неохраняемого для товаров 16-го класса МКТУ "альманахи; брошюры; буклеты; газеты; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; книги; продукция печатная; проспекты" и остальных услуг 35, 36, 43-го классов МКТУ.

Не согласившись с решением Роспатента от 13.05.2021, общество и туристическое агентство обратились в Суд по интеллектуальным правам с заявлениями по настоящему делу.

Общество просило признать это решение недействительным, а также признать недействительным предоставление правовой охраны спорному товарному знаку полностью.

Туристическое агентство просило признать решение административного органа недействительным, восстановить правовую охрану спорного товарного знака.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Суд первой инстанции отметил, что заинтересованность общества в подаче возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, установленная административным органом и лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Суд первой инстанции подтвердил вывод Роспатента о недоказанности туристическим агентством факта приобретения спорным товарным знаком различительной способности в результате его использования правообладателем.

Суд первой инстанции признал недостаточно обоснованным вывод административного органа о возможности сохранения правовой охраны спорного товарного знака с указанием элемента "Хоттур" в качестве неохраняемого для товаров 16-го класса МКТУ "альманахи; брошюры; буклеты; газеты; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; книги; продукция печатная; проспекты" и услуг 35, 36, 43-го классов МКТУ, для которых данный элемент воспринимается как описательный.

Суд первой инстанции пришел к заключению о том, что Роспатент не разрешил вопрос о доминирующих элементах спорного обозначения при проверке соответствия его регистрации с дискламацией элемента "Хоттур" абзацу шестому пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и, как следствие, о соответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 данного Кодекса.

На основании вышеизложенного суд первой инстанции констатировал, что при рассмотрении возражения административный орган не дал оценку всем существенным обстоятельствам дела и доводам общества. Это обстоятельство, по утверждению суда первой инстанции, могло повлечь принятие Роспатентом незаконного решения по результатам рассмотрения возражения и не может быть устранено на стадии судебного обжалования.

Суд первой инстанции пришел к выводу о необходимости возложения на административный орган обязанности повторно рассмотреть возражение.

Требования туристического агентства оставлены без удовлетворения.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о полномочиях административного органа на принятие оспариваемого решения, а также о применимом законодательстве, включающем ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482.

Заявитель кассационной жалобы не оспаривает вывод суда первой инстанции о соответствии оспариваемого ненормативного правового акта требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Общество также не опровергает итоговый вывод суда первой инстанции о недействительности оспариваемого ненормативного правового акта ввиду его несоответствия требованиям статьи 1477 и пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции президиум Суда по интеллектуальным правам не проверяет.

В кассационной жалобе оспаривается лишь вывод суда первой инстанции в части выбора восстановительной меры нарушенных прав общества.

Общество полагает, что обжалуемый судебный акт в части возложения на Роспатент обязанности повторно рассмотреть возражение против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку не соответствует положениям пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснениям, изложенным в пункте 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

Общество отмечает, что суд принимает решение о возложении на Роспатент обязанности по повторному рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку в случае, если административный орган допустил существенные нарушения процедуры принятия решения или имеются иные обстоятельства, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования.

По мнению общества, в обжалуемом судебном акте суд первой инстанции не указал на наличие существенных нарушений Роспатентом процедуры рассмотрения возражения или на наличие каких-либо иных нарушений.

Общество обращает внимание на то, что суд первой инстанции сделал однозначный вывод о неправомерности сохранения правовой охраны спорного товарного знака с дискламацией словесного элемента "Хоттур" для соответствующей части товаров и услуг. Изложенный вывод суда первой инстанции обоснован неправильным применением Роспатентом норм материального права и не требует какой-либо дополнительной проверки или установления дополнительных фактических обстоятельств.

По утверждению общества, вывод суда первой инстанции о том, что административный орган не разрешил вопрос о "сильных" и "слабых" элементах спорного товарного знака не соответствует установленным судом обстоятельствам. В решении Роспатента от 13.05.2021 дана оценка всем доводам подателя возражения о невозможности сохранения правовой охраны спорного товарного знака с дискламацией доминирующего элемента "Хоттур".

Заявитель кассационной жалобы отмечает, что выводы административного органа о соотношении словесного и изобразительного элементов спорного товарного знака, изложенные в решении Роспатента от 13.05.2021, сформированы с учетом всех доводов общества. Данные выводы являются неверными и противоречат решению Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2020 по делу N СИП-432/2020.

По мнению общества, при повторном рассмотрении возражения административный орган проигнорировал выводы обязательного для него решения Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2020 по делу N СИП-432/2020.

Заявитель кассационной жалобы акцентирует внимание на том, что каждое повторное рассмотрение Роспатентом возражения не гарантирует восстановление нарушенных прав общества, а лишь влечет затягивание решения этого вопроса.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав объяснения представителя общества, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к следующим выводам.

В силу пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, помимо указания на признание оспариваемого акта недействительным, должна содержаться обязанность органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

По смыслу положений пункта 5 части 3 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, признав оспариваемый ненормативный правовой акт недействительным, в резолютивной части решения суд должен указать на обязанность соответствующих органов (должностных лиц), осуществляющих публичные полномочия, совершить определенные действия, принять решения или иным образом устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленный судом срок.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "пункта 5 части 3 статьи 201" имеется в виду "пункта 3 части 5 статьи 201"

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд в силу части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 этого Кодекса указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Отменяя решение Роспатента, суд также вправе в случае признания установленными фактических обстоятельств, требующихся для вынесения соответствующего решения, обязать Роспатент выдать патент, предоставить правовую охрану товарному знаку, наименованию места происхождения товара или предоставить исключительное право на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, восстановить или аннулировать патент, восстановить или прекратить правовую охрану товарного знака, наименования места происхождения товара, аннулировать запись в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации и все свидетельства об исключительном праве на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.

Позиция общества о неправильном выборе судом первой инстанции восстановительной меры основана на том, что в оспариваемом решении Роспатент дал оценку всем доводам подателя возражения и установил все фактические обстоятельства, требующиеся для вынесения соответствующего судебного решения.

Между тем общество не учитывает следующее.

Как усматривается из обжалуемого судебного акта, суд первой инстанции установил невыполнение Роспатентом при повторном рассмотрении возражения общества указаний, содержащихся в решении Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2020 по делу N СИП-432/2020, касающихся определения доминирующих элементов спорного товарного знака.

Вопреки мнению подателя кассационной жалобы, из решения Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2020 по делу N СИП-432/2020 не следует, что суд первой инстанции установил доминирующий характер элемент "Хоттур". В рамках указанного решения суд признал неверными выводы административного органа о равнозначности элементов спорного товарного знака и высказал правовые суждения, с учетом которых обязал Роспатент определить доминирующий элемент спорного товарного знака.

В рамках настоящего дела суд первой инстанции установил, что Роспатент не выполнил это указание.

Вопреки доводам кассационной жалобы, и по настоящему делу суд первой инстанции не сформулировал свое мнение по вопросу о том, какой элемент спорного товарного знака является доминирующим.

Суд первой инстанции отметил следующее.

При определении доминирующего элемента Роспатент не принял во внимание названное решение суда, из которого следует, что при определении доминирующего элемента с учетом методологически верных подходов нужно учесть: словесный элемент спорного знака "Хоттур" занимает центральное положение, выполнен достаточно крупным по отношению к размеру обозначения буквами, поэтому именно с него начинается осмотр обозначения, а изобразительный элемент оспариваемого товарного знака, представляющий собой стилизованное изображение небольшого островка с двумя пальмами на фоне диска солнца, не является оригинальным, так как такое обозначение обычно используется для иллюстрирования стран с жарким климатом, с пляжным отдыхом.

Свой собственный вывод из перечисленных обстоятельств суд первой инстанции не сделал.

С учетом этого при определении в качестве восстановительной меры нарушенных прав общества возложение на Роспатент обязанности повторно рассмотреть возражение суд первой инстанции исходил из того, что административный орган не разрешил вопрос о доминирующих элементах спорного обозначения.

Таким образом, суд первой инстанции установил наличие обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования оспариваемого ненормативного правового акта (абзац второй пункта 136 Постановления N 10). Соответственно, суд первой инстанции не признал установленными фактические обстоятельства, требующиеся для вынесения соответствующего судебного решения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что суд не проверяет охраноспособность обозначения как такового, а с учетом положений главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверяет то, как охраноспособность этого обозначения проверил Роспатент.

Поскольку Роспатент не выполнил содержащиеся в решении Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2020 по делу N СИП-432/2020 обязательные для него указания, что правильно было установлено судом первой инстанции, суд не должен был, подменяя собой административный орган, осуществлять самостоятельный анализ спорного обозначения.

Вопреки доводам заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции признал ошибочными суждения административного органа в отношении значимости данного словесного элемента в товарном знаке, однако вывод о том, что такой элемент является доминирующим, не сделал, возложив такую обязанность на Роспатент.

Кроме того, общество не принимает во внимание следующее: вывод о том, является ли словесный элемент "Хоттур" в спорном обозначении доминирующим или нет, определяет и результаты дальнейшей проверки охраноспособности спорного обозначения (для конкретных товаров и услуг), что также входит в исключительную компетенцию Роспатента.

Заявитель кассационной жалобы не учитывает, что для ряда товаров словесный элемент "Хоттур" признан фантазийным.

В подобной ситуации судьба спорного товарного знака подлежит определению не только в зависимости от выводов административного органа о возможности/невозможности сохранения его правовой охраны с дискламацией словесного элемента, но и от воли правообладателя (в частности о выделении заявки в части товаров, для которых спорный словесный элемент является фантазийным с сохранением для словесного элемента правовой охраны в отношении части товаров, о дискламации такого элемента как для товаров, в отношении которых этот элемент признан описательным, так и для тех, в отношении которых он является фантазийным).

Как разъяснено в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, т.е. иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 названного Кодекса), не допускается.

С учетом изложенного основания для отмены либо изменения обжалуемого судебного акта отсутствуют; кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы относятся на ее заявителя в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Излишне уплаченная обществом при подаче кассационной жалобы государственная пошлина в размере 1 500 рублей подлежит возврату указанному лицу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 17.01.2022 по делу N СИП-713/2021 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Хот Тоур" - без удовлетворения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Хот Тоур" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 24.01.2022 N 1 при подаче кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

Е.С. Четвертакова

Н.Л. Рассомагина