Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 января 2022 г. N С01-1634/2021 по делу N СИП-964/2020 Суд отменил решение Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, и обязал ответчика повторно рассмотреть это возражение, поскольку правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил письмо-согласие на государственную регистрацию спорного товарного знака

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 января 2022 г. N С01-1634/2021 по делу N СИП-964/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 17 января 2022 г.

Полный текст постановления изготовлен 24 января 2022 г.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Рассомагиной Н.Л., Четвертаковой Е.С.;

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кузьминой А.И. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица Bahlsen GmbH&Co. KG ( 11, 30163 Hannover, Deutschland) на решение Суда по интеллектуальным правам от 25.06.2021 по делу N СИП-964/2020

по заявлению иностранного лица Bahlsen GmbH&Co. KG о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 13.08.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации N 1402713 в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Bahlsen GmbH&Co. KG - Струц Т.В. (по доверенности от 22.06.2021 N 0534);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Талянский Ю.С. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-669/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Bahlsen GmbH&Co. KG (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 13.08.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение от 05.07.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации N 1402713 в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.06.2021 требования компании оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, компания указывает на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, на нарушение норм процессуального права, на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит отменить решение от 25.06.2021 и направить дело на новое рассмотрение.

Роспатент представил письменные объяснения на кассационную жалобу, в которых не согласился с изложенными в ней доводами, считая обжалуемое решение суда законным и обоснованным.

Определением президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.11.2021 судебное разбирательство по рассмотрению кассационной жалобы отложено на 17.01.2022, поскольку после принятия обжалуемого решения правообладатель противопоставленного товарного знака обратился в административный орган с заявлением о сокращении перечня товаров, для которых зарегистрирован этот товарный знак, путем исключения всех рубрик, кроме товаров 30-го класса МКТУ "чай, напитки на основе чая, настои нелекарственные, чай холодный, чай-глясе".

От компании 12.01.2022 в президиум Суда по интеллектуальным правам поступили письменные объяснения и доказательства внесения изменений в противопоставленный товарный знак, в связи с чем заявитель кассационной жалобы полагает, что препятствия для предоставления правовой охраны спорному товарному знаку на территории Российской Федерации устранены, и просит возложить на Роспатент обязанность по совершению соответствующих действий в отношении части товаров 30-го класса МКТУ.

Представитель компании явился в судебное заседание.

Представитель Роспатента принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Представитель компании настаивал на удовлетворении кассационной жалобы, просил отменить решение суда первой инстанции и направить возражение на повторное рассмотрение в административный орган.

Представитель Роспатента возражал против доводов кассационной жалобы, считал решение первой инстанции законным и обоснованным и вместе с тем подтвердил сокращение перечня товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, с 22.08.2018 компания является правообладателем комбинированного товарного знака "" по международной регистрации N 1402713, правовая охрана которому предоставлена в отношении следующих товаров и услуг:

29-го класса МКТУ "meats; fish, not live; poultry, not live; game, not live; meat extracts; frozen fruits; fruit, preserved; dried fruit; fruit, stewed; frozen vegetables; vegetables, preserved; vegetables, dried; vegetables, cooked; jellies for food; jams; compotes; eggs; milk; milk products; oils for food; edible fats; potato snacks; raisins; dried nuts; roasted nuts; salted nuts; spiced nuts; dried fruit products; fat-containing mixtures for bread slices; yoghurt; dairy products and dairy substitutes" ("мясо; рыба, не живая; птица, не живая; дичь, не живая; мясные экстракты; замороженные фрукты; фрукты, консервированные; сухофрукты; фрукты, тушеные; замороженные овощи; овощи, консервированные; овощи, сушеные; овощи, приготовленные; желе для пищевых продуктов; джемы; компоты; яйца; молоко; молочные продукты; масла для пищевых продуктов; пищевые жиры; картофельные закуски; изюм; сушеные орехи; жареные орехи; соленые орехи; пряные орехи; сухофруктовые продукты; жиросодержащие смеси для ломтиков хлеба; йогурт; молочные продукты и заменители молочных продуктов");

30-го класса МКТУ "coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; artificial coffee; flour; cereal preparations; bread; pastries; chocolate confectionery containing pralines; snack foods consisting principally of confectionery; chocolate for confectionery and bread; non-medicated confectionery in jelly form; chocolate candies; flour confectionery; prepared desserts [confectionery]; confectionery items coated with chocolate; candy coated confections; truffles [confectionery]; edible ices; honey; golden syrup; yeast; baking powder; salt; mustard; vinegar; sauces [condiments]; spices; ice for refreshment; biscuits; aperitif biscuits; rolled wafers [biscuits]; cakes; chocolate; chocolate based products; candy bars; chocolates; bonbons made of sugar; sweetmeats [candy]; marzipan; extruded food products made of wheat; extruded food products made of rice; extruded food products made of maize; popcorn; waffles" ("кофе; чай; какао; сахар; рис; тапиока; саго; искусственный кофе; мука; зерновые продукты; хлеб; выпечка; шоколадные кондитерские изделия, содержащие пралине; закуски, состоящие в основном из кондитерских изделий; шоколад для кондитерских изделий и хлеба; немедикаментозные кондитерские изделия в форме желе; шоколадные конфеты; мучные кондитерские изделия; готовые десерты [кондитерские изделия]; кондитерские изделия, покрытые шоколадом; кондитерские изделия, покрытые конфетами; трюфели [кондитерские изделия]; съедобное мороженое; мед; золотистый сироп; дрожжи; разрыхлитель; соль; горчица; уксус; соусы [приправы]; специи; лед для освежения; печенье; печенье для аперитива; рулонные вафли [печенье]; пирожные; шоколад; изделия на основе шоколада; шоколадные батончики; шоколадные конфеты; конфеты из сахара; сладости [конфеты]; марципан; экструдированные пищевые продукты из пшеницы; экструдированные пищевые продукты из риса; экструдированные пищевые продукты из кукурузы; попкорн; вафли");

41-го класса МКТУ "entertainment services; sporting activities; cultural activities" ("развлекательные услуги; спортивные мероприятия; культурные мероприятия").

Компания обратилась с заявлением о расширении на территорию Российской Федерации правовой охраны спорного товарного знака только в отношении товаров 30-го класса МКТУ.

Решением Роспатента от 05.07.2019 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации спорному товарному знаку со ссылкой на предварительный отказ от 18.12.2018, в котором указано на несоответствие этого знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Спорному товарному знаку был противопоставлен комбинированный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 387618, зарегистрированный 24.08.2009 с датой приоритета 05.02.2008 в отношении широкого перечня товаров 30-го класса МКТУ.

На основании договора отчуждения исключительного права (переход права зарегистрирован 17.05.2021 N РД0363087) правообладателем противопоставленного товарного знака является иностранное лицо Sun Generation Ltd.

Не согласившись с решением от 05.07.2019, компания обратилась с возражением, в котором привела следующие доводы:

между сравниваемыми товарными знаками имеются существенные различия по графическому признаку (использованы различные оттенки цветов и цветовых сочетаний, словесные элементы написаны оригинальными шрифтами, части элементов имеют разное пространственное положение по отношению друг к другу), в связи с чем эти товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление;

сильным элементом спорного товарного знака является стилизованное изображение змеи в сочетании с геометрическими фигурами, в противопоставленном товарном знаке - буквосочетание "ТЕТ";

компания является правообладателем товарного знака "" по международной регистрации N 524521 с приоритетом от 22.06.1988, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 30-го класса МКТУ "хлебобулочные и кондитерские изделия, соленые и сырные бисквиты, вафли, печенье, торты, сухари, специи, хлеб и медовые пряники, крекеры; шоколад, изделия из шоколада, пралине, конфеты, сахар, кондитерские сладости, марципаны; попкорн; продукты из пшеницы, риса и кукурузы, произведенные методом экструзии; зерновые продукты и зерновые палочки для еды с добавлением сахара и/или меда и/или какао и/или фруктов и/или шоколада и/или орехов; мюсли, а именно продукты преимущественно состоящие из зерновых хлопьев и сухофруктов". Спорный товарный знак является "развитием обозначения, которому уже предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака";

наличие у компании исключительного права на старший товарный знак исключает возможность противопоставления спорному обозначению товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387618;

правовая охрана на территории Российской Федерации может быть предоставлена спорному товарному знаку при наличии письменного согласия правообладателя противопоставленного товарного знака;

компания является старейшим немецким производителем печенья премиум-класса и лидером на рынке Германии, а правообладатель противопоставленного товарного знака использует его для обозначения чая, что исключает вероятность смешения средств индивидуализации в глазах потребителя.

По результатам рассмотрения возражения решением Роспатента от 13.08.2020 отказано в его удовлетворении, решение от 05.07.2019 оставлено в силе.

Административный орган повторно проанализировал спорный и противопоставленный товарные знаки, сравнил их и пришел к выводу о том, что наличие в каждом из них основного индивидуализирующего словесного элемента "ТЕТ" способно вызвать одинаковые ассоциации, которые потребитель будет воспринимать как фантазийные. Выполнение указанного словесного элемента стандартным шрифтом заглавными буквами латинского или русского алфавита графически сближает эти товарные знаки.

Роспатент установил сходство между сравниваемыми товарными знаками по фонетическому, семантическому и графическому критериям.

Сопоставив товары 30-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации спорному товарному знаку, с товарами этого же класса МКТУ, для маркировки которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, административный орган констатировал идентичность ряда позиций и однородность остальных рубрик, поскольку они соотносятся как род-вид, имеют один круг потребителей и каналы сбыта.

С учетом изложенного Роспатент пришел к выводу о наличии вероятности смешения спорного и противопоставленного товарных знаков.

Доводы компании о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 524521 и о различиях в видах деятельности правообладателей спорного и противопоставленного товарных знаков административный орган отклонил как не влияющие на вывод о вероятности смешения сравниваемых товарных знаков.

Не согласившись с выводами Роспатента, положенными в основу решения от 13.08.2020, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании ненормативного правового акта недействительным.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого решения.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

При проверке законности оспариваемого ненормативного правового акта суд первой инстанции руководствовался статьей 6.quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, пунктами 41, 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), принял во внимание разъяснения, содержащиеся в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 10).

Суд первой инстанции счел, что оспариваемый ненормативный правовой акт принят административным органом в пределах предоставленных ему полномочий и исходя из доводов, изложенных в возражении, а также с соблюдением методологии оценки заявленного обозначения.

Как следует из обжалуемого решения суда первой инстанции, Роспатент верно определил законодательство для оценки возможности предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации спорному товарному знаку и надлежащим образом исследовал представленные в материалы административного дела доказательства.

Самостоятельно проанализировав спорный и противопоставленный товарные знаки, суд первой инстанции пришел к выводу о тождественности входящих в их состав словесных элементов, занимающих доминирующее положение в композиции каждого товарного знака, о высокой степени сходства указанных товарных знаков при сравнении по фонетическому критерию и об определенной степени сходства - по графическому критерию. При этом суд первой инстанции отметил несостоятельность выводов административного органа о выполнении словесных элементов стандартным шрифтом, но счел, что наличие незначительных графических отличий не свидетельствует об отсутствии сходства при зрительном восприятии.

Признав фантазийными словесные элементы сравниваемых товарных знаков, суд первой инстанции не проводил их анализ по семантическому признаку.

Сопоставив товары 30-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы спорный и противопоставленный товарные знаки, суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента о высокой степени их однородности и обратил внимание на то, что компания не оспаривает этот вывод.

Таким образом, суд первой инстанции признал обоснованным вывод о том, что предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации спорному товарному знаку в отношении товаров 30-го класса МКТУ будет противоречить требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, в связи с чем не усмотрел оснований для признания оспариваемого ненормативного правового акта недействительным и отказал компании в удовлетворении требований.

Доводы компании о том, что она является правообладателем "старшего" товарного знака по международной регистрации N 524521, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 30-го класса МКТУ ранее даты приоритета противопоставленного товарного знака, суд первой инстанции отклонил, указав на то, что старший товарный знак "представляет собой совершенно иное обозначение, его доминирующим элементом является словесный элемент "BAHLSEN".

В отношении аргументов компании об известности ее продукции суд первой инстанции отметил, что они "не нивелируют правильный вывод административного органа о сходстве" спорного и противопоставленного товарных знаков.

Иные доводы компании суд первой инстанции признал носящими производный характер от приведенных выше и счел, что они не свидетельствуют о незаконности оспариваемого решения Роспатента.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 этого Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на принятие оспариваемого ненормативного правового акта, о применимом законодательстве и об однородности товаров 30-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы спорный и противопоставленный товарные знаки.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

В кассационной жалобе компания приводит следующие доводы:

суд первой инстанции неправильно применил нормы материального права, в частности положения подпункта 1 пункта С статьи 6.quinquies Парижской конвенции, подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, Правил N 482, а также не учел пункт 7.1.2.4 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 N 128, и необоснованно признал правомерными выводы административного органа о сходстве спорного и противопоставленного товарных знаков;

признавая словесный элемент "ТЕТ" "доминирующим элементом" сравниваемых товарных знаков, суд первой инстанции не оценивал иные элементы этих средств индивидуализации, значимость изобразительных элементов, занимающих "более 50% площади комбинированного обозначения";

при анализе по графическому критерию выход о сходстве товарных знаков был сделан только исходя из сравнения словесных элементов, тогда как имеющиеся изобразительные элементы и иные "графические отличия" влияют на восприятие спорного и противопоставленного товарных знаков в целом, в результате чего они производят на потребителя совершенно различное общее впечатление;

суд первой инстанции нарушил методологию сравнения товарных знаков, так как не сопоставил их по семантическому критерию;

суд первой инстанции проигнорировал положения подпункта 1 пункта С статьи 6.quinquies Парижской конвенции и не учел длительный период использования спорного товарного знака и обозначения "ТЕТ" (с 1904 года) на товарах компании, наличие стойкой ассоциации у потребителя между этим товарным знаком и товарами компании, известность указанных товаров на российском рынке;

вывод суда первой инстанции о "доминирующем характере словесного элемента "BAHLSEN" в товарном знаке по международной регистрации N 524521" является неправомерным и именно этот вывод привел к неправильному применению положений Парижской конвенции.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

В силу положений статьи 6.quinquies Парижской конвенции каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах, к которым применяется данная Конвенция, и охраняется таким, как он есть.

Согласно пункту 1 статьи 1499 ГК РФ экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы; в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7 статьи 1483 этого Кодекса и устанавливается приоритет товарного знака.

В соответствии с международными договорами Российской Федерации по результатам экспертизы товарного знака Роспатент принимает решение о предоставлении правовой охраны или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации (пункт 2 статьи 1499 ГК РФ).

Подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ установлено, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака для однородных товаров обозначения, сходного с каким-либо из товарных знаков, указанных пункте 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается только с согласия правообладателя.

В отношении доводов кассационной жалобы компании о том, что суд сделал неправильные выводы по результатам оценки спорного и противопоставленного товарных знаков на предмет их сходства, президиум Суда по интеллектуальным правам прежде всего отмечает, что как суд кассационной инстанции он проверяет не результаты оценки фактических обстоятельств, а соблюдение судом первой инстанции методологии установления сходства (определение Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153).

Методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте определена Правилами N 482 и пунктом 162 Постановления Пленума N 10.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления Пленума N 10, применимом в том числе и в отношении подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Вопреки доводам заявителя кассационной жалобы, при принятии обжалуемого решения суд первой инстанции самостоятельно исследовал и сравнил спорный и противопоставленный ему Роспатентом товарные знаки, проанализировал составляющие их элементы, а также сопоставил, в отношении каких товаров предоставлена правовая охрана. По результатам проведенного анализа суд первой инстанции признал обоснованными и правомерными выводы административного органа о сходстве указанных товарных знаков ввиду фонетического тождества словесных элементов и существования графических различий, не влияющих на восприятие сравниваемых средств индивидуализации. Сравнение по семантическому критерию суд первой инстанции не проводил, ссылаясь на фантазийный характер словесного элемента "ТЕТ".

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

С учетом изложенного суд первой инстанции правомерно указал на доминирование слова "ТЕТ" в спорном и в противопоставленном товарных знаках и счел его сильным элементом каждого обозначения.

Учитывая высокую степень сходства по фонетическому критерию и определенную степень сходства по графическому критерию, а также высокую степень однородности товаров 30-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы спорный и противопоставленный товарные знаки, суд первой инстанции констатировал возможность смешения этих товарных знаков в гражданском обороте и отклонил доводы компании об обратном.

По мнению президиума Суда по интеллектуальным правам, судом первой инстанции соблюдена методология установления сходства между спорным и противопоставленным товарными знаками.

Вместе с тем 27.12.2021 по заявлению правообладателя противопоставленного товарного знака Роспатент внес изменения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Государственный реестр), касающиеся исключения из перечня регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387618 значительного количества товаров 30-го класса МКТУ, кроме товаров "чай, напитки на основе чая, настои нелекарственные, чай холодный, чай-глясе".

Данное обстоятельство свидетельствует о сокращении объема правовой охраны противопоставленного товарного знака и может существенным образом повлиять на вывод о возможности его смешения со спорным товарным знаком.

Необходимо повторно проверить степень однородности товаров 30-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана спорному товарному знаку, и товаров, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Таким образом, президиум Суда по интеллектуальным правам усматривает основания для отмены обжалуемого решения суда первой инстанции и отмены решения Роспатента от 13.08.2020 в силу следующего.

В пункте 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе" (далее - Постановление Пленума N 50) разъяснено, что при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на том основании, что правовая охрана товарному знаку предоставлена с нарушением требований гражданского законодательства в связи с отсутствием согласия органа либо лица, согласие которого требуется в случаях, предусмотренных пунктами 2, 4, 6, подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, судам необходимо учитывать, что такое согласие (соглашение), полученное в ходе рассмотрения спора судом, является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и для обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

Эта правовая позиция применяется также при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента об отказе в удовлетворении возражений против отказа в государственной регистрации товарного знака.

В материалы настоящего дела на стадии кассационного обжалования компания представила сведения из Государственного реестра, согласно которым изменен объем правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387618 путем сокращения значительного количества товаров 30-го класса МКТУ, для которых он был зарегистрирован.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что исключение из перечня товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, товаров 30-го класса МКТУ является существенным для решения вопроса о соответствии спорного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того, исключение из перечня регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387618 значительного количества товаров 30-го класса МКТУ, признанных Роспатентом идентичными либо однородными товарам этого класса МКТУ, в отношение которых испрашивалось предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации спорному товарному знаку, свидетельствует о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака выразил волю на устранение препятствий в удовлетворении заявления компании.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что сокращение товаров 30-го класса МКТУ в перечне регистрации противопоставленного товарного знака может быть учтено применительно к положениям пункта 33 Постановления Пленума N 50.

Данное обстоятельство является самостоятельным и достаточным основанием для отмены обжалуемого решения суда первой инстанции от 18.11.2021 и решения Роспатента от 13.08.2020, а также для возложения на административный орган обязанности повторно рассмотреть возражение компании.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам считает возможным не давать правовую оценку иным доводам, изложенным компанией в кассационной жалобе.

Как отмечено в абзаце шестом пункта 33 Постановления Пленума N 50, при отмене решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в удовлетворении возражения против отказа в государственной регистрации товарного знака судебные расходы по делу применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на лицо, получившее согласие после принятия оспариваемого решения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Таким образом, судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления и кассационной жалобы относятся судом на компанию.

Вместе с тем исходя из разъяснений, изложенных в пункте 34 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах", размер государственной пошлины при обжаловании судебных актов по делам о признании ненормативного правового акта недействительным для юридических лиц составляет 1 500 рублей.

Поскольку при подаче кассационной жалобы представители компании уплатили государственную пошлину в размере 3 000 рублей, возврату из федерального бюджета подлежит излишне уплаченная государственная пошлина в размере 1 500 рублей.

Руководствуясь статьями 138, 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 25.06.2021 по делу N СИП-964/2020 отменить на основании пункта 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе".

Отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.08.2020, принятое по результатам рассмотрения возражения на решение от 05.07.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации N 1402713 в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение иностранного лица Bahlsen GmbH&Co. KG на решение от 05.07.2019.

Возвратить иностранному лицу Bahlsen GmbH&Co. KG в лице плательщика - общества с ограниченной ответственностью "Иванов, Макаров и Партнеры" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 17.09.2021 N 10681 при подаче кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

Н.Л. Рассомагина

Е.С. Четвертакова