Решение Суда по интеллектуальным правам от 15 февраля 2022 г. по делу N СИП-1136/2021 Суд отказал в иске о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку ответчик доказал, что не истекли три года с момента предоставления правовой охраны товарному знаку

Решение Суда по интеллектуальным правам от 15 февраля 2022 г. по делу N СИП-1136/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 9 февраля 2022 г.

Полный текст решения изготовлен 15 февраля 2022 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Борисовой Ю.В., Пашковой Е.Ю.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Климиной Ю.А., рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Шуйское мыло" (д. 19, кв. 4, поселок Арсения, г. Шуя, Ивановская обл., ОГРН 1143706000800) к обществу с ограниченной ответственностью "Шуйская мыловарня" (ул. 2-я Дубковская, д. 31, г. Шуя, Шуйский район, Ивановская обл., ОГРН 1163702083071) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 699430 в отношении товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В судебном заседании приняли участие посредством сервиса онлайн-заседаний:

директор общества с ограниченной ответственностью "Шуйское мыло" Луняков М.С. (решение учредителя от 29.08.2019 N 2);

директор общества с ограниченной ответственностью "Шуйская мыловарня" Кульвановская Т.С. (полномочия удостоверены приказом от 16.12.2016N1) и представитель - Васильева М.А. (по доверенности от 10.03.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Шуйское мыло" (далее - общество "Шуйское мыло") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Шуйская мыловарня" (далее - общество "Шуйская мыловарня") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 699430 в отношении товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Рассматриваемое исковое заявление мотивировано тем, что истец намерен в своей деятельности использовать обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 699430, для индивидуализации товаров 3-го класса МКТУ, однородных товарам, для которых указанный товарный знак зарегистрирован.

Как указывает истец, он является заинтересованным лицом в досрочном прекращении оспариваемой регистрации, так как до 01.06.2018 осуществлял производство мыла, в составе которых использовалось оливковое масло, миндальное масло, масло виноградной косточки, масло персиковой косточки, эфирное масло нероли, косметическая глина, на упаковке которых истцом указывалось свойство этих масел в виде омоложения, поэтому на упаковках мыла имелась надпись "Молодильное". Однако после 01.06.2018 он лишился права на производство продукции с указанием на нем "Молодильное", так как ответчик подал заявку на регистрацию спорного товарного знака.

Помимо изложенного, факт заинтересованности общества "Шуйское мыло", по мнению истца, подтверждается материалами проверки Управления Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области, в рамках которой по жалобе общества "Шуйская мыловарня" проводилась проверка, в результате которой установлено, что продукция с указанием на ней маркировки "Молодильное" производилась и реализовывалась обществом "Шуйское мыло".

Общество "Шуйское мыло" также указывает на то, что им осуществлены подготовительные действия к использованию обозначения сходного до степени смешения с принадлежащим ответчику товарным знаком, а именно 26.01.2022 истцом в Роспатент подана заявка N 2022703994 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение "Молодильное" для товаров 3-го класса "бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; кондиционеры для волос; масла косметические; мыла; мыла кусковые туалетные; наборы косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; чай для ванн для косметических целей; шампуни; шампуни сухие" МКТУ.

По мнению истца, спорный товарный знак ответчик не использует непрерывно в течение трех лет с момента возникновения исключительного права на товарный знак, поскольку ответчик не является производителем товара.

Поэтому истец полагает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению.

Общество "Шуйская мыловарня" в своем отзыве полагает, что сведений, представленных истцом в подтверждение своей заинтересованности в использовании обозначения "Молодильное", недостаточно. Кроме того, ответчик в отзыве на иск указал на то, что общество "Шуйское мыло" предложение заинтересованного лица направило ранее истечении трехлетнего срока, начиная с даты государственной регистрации товарного знака, что является неправомерным.

Позднее, ответчик подал в суд ходатайство о прекращении производства по делу в связи с нарушением срока подачи искового заявления.

До судебного заседания Роспатент представил отзыв на исковое заявление, в котором указал, что пояснений по существу заявленных требований дать не может, просит рассмотреть дело в отсутствие его представителей.

С учетом изложенного судебное разбирательство дела проведено в отсутствие представителей Роспатента в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме, просил их удовлетворить.

Истец заявил устное ходатайство об отложении судебного разбирательства из-за болезни его представителя.

Суд протокольным определением оставил ходатайство истца без удовлетворения, поскольку истец не представил никаких документов, подтверждающих болезнь представителя.

Ответчик поддержал в судебном заседании ранее поданное ходатайство о прекращении производства по делу из-за нарушения срока подачи искового заявления.

Как следует из материалов дела, ответчик является правообладателем словесного товарного знака "МОЛОДИЛЬНОЕ" по свидетельству Российской Федерации N 699430, зарегистрированного Роспатентом 19.02.2019 (дата приоритета 16.07.2018) в отношении товаров 3-го класса МКТУ, а именно: "препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла нелечебные; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос, зубные порошки и пасты нелечебные".

Общество "Шуйское мыло" ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака, и полагая, что названный товарный знак не используются правообладателем на протяжении последних трех лет, обратилось в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Регистрации N 699430.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, оценив представленные в дело доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований, а на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 165 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 17.09.2013 N 5793/13, заинтересованным можно считать лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного товарного знака, а также обладающее исключительным правом на фирменное наименование, когда собственно наименование юридического лица (часть фирменного наименования) также тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, и это лицо осуществляет предпринимательскую деятельность, аналогичную деятельности правообладателя.

Аналогичный подход изложен и в Информационном письме Роспатента от 20.05.2009 "Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользование" согласно которому к заинтересованным лицам можно также отнести юридических лиц, обладающих исключительным правом на фирменное наименование, а также некоммерческие организации в случае, если собственное наименование юридического лица тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, и юридическое лицо осуществляет предпринимательскую деятельность в той области, к которой относятся товары, услуги, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и имеет намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров, услуг.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Таким образом, правовая охрана товарного знака может быть прекращена в случае недоказанности правообладателем его использования.

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Из материалов дела следует, что общество "Шуйское мыло" представило в материалы дела доказательства, в обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 699430.

Общество "Шуйская мыловарня" также в ходе судебного процесса представило доказательств использования в гражданском обороте спорного товарного знака третьим лицом под контролем правообладателя на основании договора на изготовление и поставку продукции N 117/ЧМ/АНГ/170217, заключенного между обществом "Шуйская мыловарня" и обществом с ограниченной ответственностью "Мылофф", а также доказательства самостоятельного использования товарного знака путем поставки товара конечному потребителю.

Между тем, принимая решение об отказе в удовлетворении исковых требований, суд учитывает следующие обстоятельства.

Заявленные по настоящему делу требования мотивированы тем, что, по мнению общества "Шуйское мыло" ответчиком спорный товарный знак не используется в течение последних 3 (трех) лет, поэтому его правовая охрана подлежит прекращению.

Статьей 5C(1) Парижской конвенции об охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), статьями 15, 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в Марракеше 15.04.1994) предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Как следует из пункта 1 статьи 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, если использование товарного знака является требованием для сохранения в силе регистрации, то регистрация может быть аннулирована только тогда, когда непрерывный срок неиспользования знака составляет не менее трех лет, если только владелец товарного знака не укажет на веские причины, основанные на существовании препятствий такому использованию.

Как ранее было указано, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Исходя из этого срок для целей применения пункта 1 статьи 1486 ГК РФ применительно к обстоятельствам рассматриваемого дела следует исчислять с 19.02.2019 - даты принятия решения Роспатента о предоставлении товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 699430 правовой охраны в отношении товаров 3-го класса МКТУ.

Таким образом, трехлетний срок использования оспариваемого в настоящем деле товарного знака должен исчисляться с 19.02.2019, а заявление о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поступившее в Суд по интеллектуальным правам 25.10.2021, могло быть подано не ранее 20.04.2022.

Таким образом, на дату обращения общества "Шуйское мыло" в суд (25.10.2021) не истекли три года с момента предоставления правовой охраны товарному знаку ответчика.

Данное обстоятельство является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Учитывая изложенное, оснований для удовлетворения ходатайства ответчика о прекращении производства по делу и/или оставлении настоящего иска без рассмотрения не имеется.

Не имеется также оснований для исследования обстоятельств наличия / отсутствия заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика и обстоятельств использования /неиспользования ответчиком спорного товарного знака.

В силу указанных обстоятельств, на основании статьи 1486 ГК РФ в удовлетворении исковых требований следует отказать.

Вместе с тем отказ в удовлетворении исковых требований по настоящему делу не препятствует обращению истца в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака по истечении трех лет после представления правовой охраны этому товарном знаку на территории Российской Федерации.

Расходы по оплате государственной пошлины распределяются согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на общество "Шуйское мыло".

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

в удовлетворении искового требования общества с ограниченной ответственностью "Шуйское мыло" отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Е.Ю. Пашкова