Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 февраля 2022 г. по делу N СИП-107/2021 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования

Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 февраля 2022 г. по делу N СИП-107/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 8 февраля 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 10 февраля 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Березиной А.Н., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Игнашевым М.В. рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление иностранного лица Penthouse World Media LLC (28328 Witherspoon pkwy, Valencia, California 91355, USA) к иностранному лицу EM Imperial Royal Group S.L. (Carrer Avet, 7, Sant Pere de Vilamajor Barcelona, Spain) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 310592 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебное заседание явились представители:

от иностранного лица Penthouse World Media LLC - Рябов В.Н. (по доверенности от 13.12.2021);

от иностранного лица EM Imperial Royal Group S. L. - Ланин И.Н. (по доверенности от 19.01.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Penthouse World Media LLC (далее - истец, компания Penthouse World Media LLC) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу EM Imperial Royal Group S.L. (далее - ответчик, компания EM Imperial Royal Group S.L.) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 310592 в отношении всех услуг 38-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), указанных в перечне свидетельства, вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Определением председателя первого судебного состава Суда по интеллектуальным правам от 16.12.2021 произведена замена судьи Ерина А.А. судьей Голофаевым В.В. для рассмотрения настоящего дела.

В отзыве на исковое заявление ответчик ссылается на недоказанность заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Роспатент в отзыве указывает, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции данного административного органа. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании 08.02.2022 судом с учетом мнения лиц, участвующих в деле, приобщены письменные пояснения истца от 04.02.2022, отзыв ответчика от 08.02.2022.

Коллегией судей рассмотрено и с учетом мнения лиц, участвующих в деле, отклонено ходатайство ответчика об отложении судебного разбирательства, мотивированное тем, что между лицам, участвующими в деле, идут переговоры по мирному урегулированию спора, а также тем, что ответчику необходимо дополнительное время для представления мотивированного отзыва ввиду его ознакомления с материалами дела лишь 03.02.2022 в связи с нахождением исполнительного органа ответчика на карантине.

Отказывая в удовлетворении заявленного ходатайства, Суд по интеллектуальным правам исходит из того, что производство по настоящему делу возбуждено 19.03.2021, определением Суда по интеллектуальным правам от 25.10.2021 предварительное судебное заседание откладывалось по ходатайству ответчика от 25.10.2021, в котором последний просил предоставить ему время для подготовки правовой позиции по делу.

До начала судебного заседания 08.02.2022 в адрес суда от ответчика поступали неоднократные ходатайства об электронном ознакомлении с материалами дела (21.01.2022, 26.01.2022, 27.01.2022, 31.01.2022), которые были своевременно удовлетворены. В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

На основании изложенного суд полагает, что у ответчика было достаточно времени (с 25.10.2021) для ознакомления с материалами дела, сбора доказательств и составления мотивированного отзыва на исковое заявление.

Ссылка ответчика на нахождение на карантине исполнительного органа ответчика в связи с заболеванием новой коронавирусной инфекцией как на уважительную причину отложения судебного заседания не может быть принята во внимание суда ввиду ее необоснованности. Представленная в подтверждение указанного справка о результатах компьютерной томографии на имя Муталибова Магомеда Зайндиновича, который не является представителем ответчика, исходя из содержания доверенностей от 21.10.2021, 19.01.2022, имеющихся в материалах дела, не может быть признана относимым доказательством ввиду отсутствия причинно-следственной связи между болезнью Муталибова М.З. и невозможностью своевременной подготовки одним из представителей ответчика обоснованной правовой позиции по делу.

При таких обстоятельствах ходатайство ответчика об отложении судебного разбирательства явно направлено на затягивание рассмотрения спора по существу.

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленное требование в полном объеме, отметил, что переговоры по мирному урегулированию спора прошли безуспешно и были завершены.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных требований по основаниям, изложенным в отзыве.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, своих представителей в суд не направил. В соответствии с положениями статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителей Роспатента.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей сторон, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований исходя из нижеследующего.

Судом установлено, что ответчик является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 310592, с датой приоритета от 23.08.2004, зарегистрированного в отношении услуг 38-го класса МКТУ "телекоммуникации; агентства печати новостей; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизация и соединения телекоммуникационные; обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров]; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений; передача телеграмм; почта электронная; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникаций; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона и других средств электронной связи]; телеконференции [Интернет]; услуги абонентской телеграфной службы; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи", для которых истец испрашивает досрочное прекращение правовой охраны товарного знака.

Ссылаясь на свою заинтересованность в использовании сходного с данным товарным знаком обозначения в отношении однородных услуг и полагая, что он не используется правообладателем в отношении данных услуг в течение трех лет, предшествующих дате направления предложения заинтересованного лица, истец обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что соответствует положениям абзаца четвертого пункта 1 статьи 1486 ГК РФ и подтверждается представленным в материалы дела предложением заинтересованного лица с доказательствами его направления 09.11.2020 ответчику, а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения и тридцатидневный срок на подачу искового заявления (исковое заявление подано в суд 04.02.2021).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Согласно пункту 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

В силу разъяснений, изложенных в пункте 162 Постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец указал, что является одним из ведущих производителей и распространителей контента эротического содержания, выраженного в печатном виде (журнал "PENTHOUSE"), а также в форме онлайн и телетрансляций.

Кроме того, истец подал заявку N 2020758403 на регистрацию знака обслуживания "" в отношении услуг 38-го класса МКТУ "службы вещания / трансляции; передача вещаний / трансляций, передачи вещательные; службы телевизионного, цифрового или беспроводного вещания / трансляции; службы вещания / трансляции, а именно передача контента посредством служб вещания / трансляции; услуги телекоммуникационные; передача контента посредством телекоммуникаций; услуги телекоммуникационные, а именно передача развлекательного контента".

В подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истцом в материалы дела представлены:

информация о регистрации на имя истца доменных имен: penthousegold.com, penthousetv.com;

скриншоты с интернет-сайтов с указанными доменными именами, подтверждающие использование обозначения "PENTHOUSE" при размещении контента эротического содержания;

свидетельства о регистрации товарных знаков N 6201134 (PENTHOUSE PASSION), N 6201135 (PENTHOUSE QUICKIES), N 6180846 (PENTHOUSE GOLD), N 3548339 (PENTHOUSE) на территории Соединенных Штатов Америки (далее - США) в отношении услуг 38-го класса МКТУ;

перечень стран вещания и вещателей каналов PENTHOUSE TV;

счет-фактуры, свидетельствующие о заключении истцом и его дочерними компаниями, в том числе, Penthouse World Broadcasting LLC с рядом вещателей из различных стран лицензионных соглашений о распространении контента каналов PENTHOUSE TV и товарных знаков для вещания;

свидетельство о регистрации истца в штате Делавэр США, фирменное наименование которого содержит словесный элемент "PENTHOUSE" тождественный спорному товарному знаку;

аффидевит компании Penthouse World Media LLC от 30.11.2021, согласно которому истец намерен распространять свой эксклюзивный контент в Российской Федерации, в связи с чем заключил договор с вещательной компанией Скай Медиа ЛЛК, которая представляет услуги вещания на территории Российской Федерации.

Представленные истцом документы в совокупности подтверждают осуществление истцом деятельности по производству и распространению контента эротического содержания.

Обозначение по заявке истца N 2020758403 является тождественным спорному товарному знаку.

Деятельность истца по производству и распространению разноформатного контента эротического содержания совпадает с услугами, в отношении которых истец испрашивает досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, или является однородной им.

Однородность реализуемых истцом услуг с услугами 38-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, обусловлена отнесением их к разновидностям телекоммуникации, которая представляет собой процесс передачи, получения и обработки информации на расстоянии с применением электронных, электромагнитных сетевых, компьютерных и информационных технологий, и сопутствующим услугам для ее обеспечения (агентства печати новостей; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизация и соединения телекоммуникационные; обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров]; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений; передача телеграмм; почта электронная; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникаций; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона и других средств электронной связи]; телеконференции [Интернет]; услуги абонентской телеграфной службы; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи), их функциональным назначением (услуги для передачи информации и установления связи, организации услуг вещания и передачи данных), их взаимодополняемостью, наличием схожих условий реализации и круга потребителей.

Оценив совокупность представленных истцом доказательств, суд приходит к выводу о том, что он является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте при осуществлении деятельности по производству и распространению контента эротического содержания обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком (тождественное этому товарному знаку). Следовательно, истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуг 38-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован.

Доводы ответчика о недоказанности заинтересованности истца не могут быть признаны обоснованными.

Суд отмечает, что ответчик не оспаривает доказанность осуществления истцом деятельности по производству и распространению контента эротического содержания с использованием средств массовой информации и иных способов массового распространения контента. Данное обстоятельство не отрицалось представителем ответчика и в судебном заседании.

Ссылка ответчика на то, что представленные истцом доказательства свидетельствуют об использовании тождественного спорному товарному знаку обозначение за границей и не подтверждают направленность его коммерческого интереса на осуществление указанной деятельности на территории Российской Федерации, отклоняется коллегией судей ввиду следующего.

Как отмечалось выше, применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Для подтверждения заинтересованности иностранного лица в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака на территории Российской Федерации достаточным являются установление факта оказания им однородных услуг в стране происхождения и осуществление подготовительных действий для реализации таких услуг на территории Российской Федерации с использованием сходного с товарным знаком обозначения.

Аналогичная правовая позиция содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.08.2020 по делу N СИП-865/2019.

На основании анализа совокупности представленных истцом доказательств судом установлено, что компанией Penthouse World Media LLC осуществляется активное использование тождественного со спорным товарным знаком обозначения для оказания услуг 38-го класса на территории США и ряда других стран. Вместе с этим, в качестве подготовительных действий для реализации своей деятельности на территории Российской Федерации, истцом подана заявка N 2020758403 на регистрацию обозначения, тождественного спорному товарному знаку, в качестве знака обслуживания.

Установление указанных обстоятельств является достаточным для признания истца заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ на правообладателе лежит бремя доказывания использования товарного знака.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из даты направления истцом предложения ответчику (09.11.2020) период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, составляет с 09.11.2017 по 08.11.2020.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Согласно части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчик не представлял доказательства использования в гражданском обороте оспариваемого товарного знака, ограничившись ссылкой на отсутствие заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака.

Таким образом, ответчик не оспорил довод истца о неиспользовании данного товарного знака в отношении указанных услуг, и не доказал факт его использования, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Исходя из изложенных обстоятельств, учитывая, что ответчик не подтвердил фактическое использование спорного товарного знака в отношении испрашиваемых истцом услуг, для которых товарный знак зарегистрирован, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака в указанной части, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 310592 в отношении всех услуг 38-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, указанных в перечне свидетельства, вследствие его неиспользования.

Взыскать с иностранного лица EM Imperial Royal Group S.L. в пользу иностранного лица Penthouse World Media LLC 6 000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судьи

А.Н. Березина

А.А. Снегур