Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 марта 2022 г. N С01-58/2022 по делу N А51-2059/2021 Дело о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и произведения изобразительного искусства передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку судами нижестоящих инстанций не был исследован вопрос об установлении компенсации исходя из заявленного истцом количества нарушений, а не количества объектов интеллектуальной собственности, незаконно использованных ответчиком

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 марта 2022 г. N С01-58/2022 по делу N А51-2059/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 1 марта 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 4 марта 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Мындря Д.И.,

судей Борисовой Ю.В., Пашковой Е.Ю.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Климиной Ю.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица ROI VISUAL Co., Ltd. (Yangjin Plaza 2F~6F, 5 Hakdong-Ro 30-Gil, Gangnam, Seoul, reg. N 110111-3015339) на решение Арбитражного суда Приморского края от 10.09.2021 по делу N А51-2059/2021 и постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 23.11.2021 по тому же делу

по иску иностранного лица ROI VISUAL Co., Ltd.

к индивидуальному предпринимателю Хан Виталию Николаевичу (г. Уссурийск, Приморский край, ОГРНИП 319253600032543) о защите исключительных прав.

В судебном заседании принял участие представитель иностранного лица ROI VISUAL Co., Ltd. Галактионова К.А. (по доверенности от 01.12.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Roi Visual Co., Ltd. (далее - компания) обратилось в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Хан Виталию Николаевичу (далее - предприниматель) о взыскании 110 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по международной регистрации N 1213307 ("Robocar Poli"), произведения изобразительного искусства - изображения персонажей "Robocar Poli (Poli) (Робокар Поли (Поли)"; "Robocar Poli (Roy) (Робокар Поли (Рой)"; "Robocar Poli (Amber) (Робокар Поли (Эмбер)"; "Robocar Poli (Helly) (Робокар Поли (Хэлли)"; "Robocar Poli (Mark) (Робокар Поли (Марк)"; "Robocar Poli (Bucky) (Робокар Поли (Баки)".

Решением Арбитражного суда Приморского края от 10.09.2021, оставленным без изменения постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 23.11.2021, исковые требования удовлетворены частично: с предпринимателя в пользу компании взыскано 35 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на указанные объекты интеллектуальной собственности.

Не согласившись с указанными судебными актами, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов обстоятельствам дела, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование доводов о незаконности обжалуемых судебных актов податель кассационной жалобы указывает на то, что судам при определении размера компенсации надлежало исходить из общего количества допущенных предпринимателем нарушений, поскольку каждый факт незаконного использования объекта интеллектуальной собственности при реализации спорного товара является самостоятельным основанием для привлечения нарушителя к гражданско-правовой ответственности.

Компания полагает, что суды безосновательно применили категорию "единства намерений" нарушителя, снизили размер компенсации без достаточных к тому оснований, а также неправильно распределили судебные расходы, следуя принципу пропорциональности, неприменимому в случае заявления компенсации в минимальном предусмотренном законом размере.

Предприниматель отзыв на кассационную жалобу не представил.

Явившийся в судебное заседание представитель компании просил удовлетворить кассационную жалобу, ссылаясь на обоснованность изложенных в ней доводов.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом апелляционной инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, компания является правообладателем товарного знака "Robocar Poli" по международной регистрации N 1213307, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации.

Кроме того, компания обладает исключительными правами на произведения изобразительного искусства - изображения персонажей "Robocar Poli (Poli) (Робокар Поли (Поли)"; "Robocar Poli (Roy) (Робокар Поли (Рой)"; "Robocar Poli (Amber) (Робокар Поли (Эмбер)"; "Robocar Poli (Helly) (Робокар Поли (Хэлли)"; "Robocar Poli (Mark) (Робокар Поли (Марк)"; "Robocar Poli (Bucky) (Робокар Поли (Баки)", что подтверждается выданными Комиссией по авторскому праву Республики Корея свидетельствами о регистрации авторского права от 27.09.2016 N С-2011-010953-2.

Как указывала компания, ей стало известно, что в торговой точке вблизи адреса: Приморский край, г. Владивосток, ул. Героев Хасана, д. 4, предпринимателем предлагался к продаже и был реализован товар (игрушка), на котором имеются изображения вышеназванных объектов интеллектуальной собственности.

Компания, полагая, что предприниматель нарушил исключительные права на принадлежащие ей объекты авторского права и средство индивидуализации, направила предпринимателю претензию с требованием о выплате компенсации и, не получив ответа, обратилась в суд с иском, рассматриваемым в настоящем деле.

Удовлетворяя заявленные требования в полном объеме, суд первой инстанции исходил из доказанности принадлежности компании исключительных прав, в защиту которых заявлен иск по настоящему делу, и нарушения ответчиком этих прав путем реализации контрафактного товара.

Суд, руководствуясь тем, что ответчиком осуществлено нарушение исключительных прав третьего лица впервые, спорные товары содержат изображения одновременно нескольких объектов интеллектуальной собственности, при этом товар не был произведен лично предпринимателем, нарушение охватывалось единством намерений ответчика, произвел снижение заявленного размера компенсации до 35 000 рублей, посчитав указанную сумму достаточной для восстановления прав истца и пресечения дальнейших аналогичных нарушений со стороны ответчика.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поддержал позицию суда первой инстанции.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав мнение присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1259 ГК РФ произведения изобразительного искусства относятся к объектам авторских прав.

Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

В абзаце третьем пункта 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10) сформулирована правовая позиция, из которой следует, что нарушение прав на каждый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации является самостоятельным основанием применения мер защиты интеллектуальных прав (статьи 1225, 1227, 1252 ГК РФ).

В абзаце третьем пункта 65 постановления N 10 указывается, что распространение нескольких материальных носителей при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя (например, единое намерение нарушителя распространить партию контрафактных экземпляров одного произведения или контрафактных товаров). При этом каждая сделка купли-продажи (мены, дарения) материальных носителей (как идентичных, так и нет) квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права, если не доказано единство намерений правонарушителя при совершении нескольких сделок.

В рассматриваемом случае, установив, что закупки проводились в короткий промежуток времени (с 29.08.2020 по 03.09.2020) и ответчику не поступало требования о прекращении нарушения после первой закупки товара, суды сочли, что ответчиком было допущено нарушение исключительных прав истца на шесть произведений и товарный знак, а остальные действия охватывались единством умысла на распространение товара, воспроизводящего повторяющиеся изображения.

Между тем бремя доказывания оснований для частичного отказа в удовлетворении иска возлагается на ответчика (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Именно он по смыслу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации несет риски, связанные с несовершением процессуальных действий, направленных на документальное подтверждение возражений против заявленных требований.

Суд кассационной инстанции не усматривает в материалах дела подтверждения тому, что предприниматель заявил и обосновал довод о том, что его действия по реализации контрафактных товаров охватываются единством намерений, и представил документы, подтверждающие размер партии, товарной единицей которой на момент проводимых компанией закупок являлась спорная продукция, а также принадлежность этой продукции одному поставщику.

Указания судов на то, что нарушения были совершены в течение непродолжительного периода времени и ответчик не был проинформирован истцом о недопустимости дальнейших нарушений, относятся к обстоятельствам, которые могут влиять на размер компенсации за допущенные нарушения, но не на вывод о количестве нарушений.

Кроме того, суды установили, что контрафактные товары неидентичны, различаются их цена, артикулы, даты и места реализации, на каждый товар выдан отдельный чек.

То обстоятельство, что, несмотря на количество допущенных нарушений, ряд из них охватывается единством намерений нарушителя, должен обосновать ответчик, представив, как было указано выше, соответствующие доказательства.

Суд не вправе подменять доводы и возражения участвующих в деле лиц, отдавать предпочтение одной из сторон спора, нарушая при этом распределение бремени доказывания и принцип состязательности сторон в исковом производстве.

При неясности доводов и возражений участвующих в деле лиц суд может разъяснить сторонам бремя доказывания, поставить на обсуждение вопросы, подлежащие рассмотрению, предоставив им возможность обосновать свои доводы и возражения (часть 1 статьи 135 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При таких обстоятельствах заслуживает внимание довод подателя кассационной жалобы о необходимости исследовать вопрос об установлении компенсации исходя из заявленного истцом количества нарушений, а не количества объектов интеллектуальной собственности, незаконно использованных ответчиком.

Суд кассационной инстанции также отмечает, что снижение размера подлежащей взысканию компенсации за нарушение исключительных прав истца суды произвели с учетом ходатайства ответчика о таком снижении.

В соответствии с правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, содержащейся в Постановлении от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - Постановление N 28-П) суд при определенных условиях может снизить размер компенсации ниже низшего предела, установленного статьей 1301, 1515 ГК РФ, однако, такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика, и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Следует учитывать, что снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда вышеназванных критериев.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, поэтому должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами.

В обжалуемых судебных актах содержится заключение относительно того, что лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью несут дополнительные риски, связанные со своей деятельностью. В связи с этим суд кассационной инстанции усматривает непоследовательность вывода судов применительно к разрешению заявленного ходатайства предпринимателя без учета того, предпринимались ли им должные меры и была ли проявлена разумная осмотрительность в целях избежания незаконного использования прав, принадлежащих другому лицу.

Кроме того, поскольку при определении размера компенсации подлежат оценке доводы обеих сторон спора, необходимо было исследовать также довод истца о систематичности нарушения предпринимателем исключительных прав правообладателей в связи с наличием у ответчика сети торговых точек, о непредставлении названным лицом доказательств, указывающих на фактические обстоятельства, соответствующие обозначенным в Постановлении N 28-П условиям либо указанные в пункте 3 статьи 1252 ГК РФ.

Критерии определения размера компенсации разъяснены высшей судебной инстанцией в пункте 62 постановления N 10.

Необоснованное снижение размера компенсации, заявленного в минимальном размере, не способствует реализации цели пресечения нарушений в области охраны интеллектуальной собственности и может приводить к лишению норм действующего законодательства их охранительной функции.

Суд кассационной инстанции также признает заслуживающими внимания доводы истца об отсутствии основания для оставления в силе судебных актов в части распределения судебных расходов.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Согласно разъяснениям, содержащимся в абзаце втором пункта 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" (далее - постановление N 1), при неполном (частичном) удовлетворении требований расходы на оплату услуг представителя присуждаются каждой из сторон в разумных пределах и распределяются в соответствии с правилом о пропорциональном распределении судебных расходов.

В пункте 20 постановления N 1 отмечено, что при неполном (частичном) удовлетворении имущественных требований, подлежащих оценке, судебные издержки присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику - пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

В пункте 21 постановления N 1 указаны категории дел, при разрешении которых положения процессуального законодательства о пропорциональном возмещении (распределении) судебных издержек не подлежат применению. Дела о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в число таковых не входят.

При этом согласно разъяснениям, изложенным в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 28.10.2021 N 46-П "По делу о проверке конституционности части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "Студия анимационного кино "Мельница", снижение судом исходя из обстоятельств дела размера компенсации, заявленной в минимальном установленном законом размере, ниже указанных пределов не может отождествляться с частичным удовлетворением исковых требований.

Таким образом, часть 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования не предполагает взыскания с обладателя исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности судебных расходов, понесенных нарушителем таких прав, в случае, когда, установив нарушение исключительных прав и удовлетворяя требования правообладателя о выплате ему компенсации за их нарушение, заявленные в минимальном размере, предусмотренном законом для соответствующего нарушения, арбитражный суд принимает решение о снижении размера компенсации.

Следовательно, в данном случае удовлетворение требования о взыскании компенсации в сумме, меньшей по сравнению с заявленной, не является частичным удовлетворением иска по смыслу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и не влечет применение правила о пропорциональности.

Поскольку ответчик признан нарушителем исключительных прав истца, в настоящем случае выигравшей дело стороной признается компания и понесенные ею судебные расходы подлежат в полном объеме отнесению на ответчика в размере, признанном судом обоснованным.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам считает, что судами первой и апелляционной инстанций не были исследованы все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, обжалуемые решение и постановление приняты при неправильном применении норм материального права, содержащиеся в судебных актах выводы не соответствуют имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем решение и постановление не могут быть признаны законными и подлежат отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и имеющимся в деле доказательствам в их совокупности и разрешить спор в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Выводы, содержащиеся в настоящем постановлении, не предрешают результат разрешения спора, а указывают на необходимость его рассмотрения с соблюдением норм материального и процессуального права.

Кроме того, при новом рассмотрении суду первой инстанции необходимо распределить судебные расходы согласно положениям статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за подачу кассационной жалобы (часть 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Приморского края от 10.09.2021 по делу N А51-2059/2021 и постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 23.11.2021 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.И. Мындря

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Е.Ю. Пашкова