Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 марта 2022 г. по делу N СИП-978/2019 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение, поскольку Роспатентом не доказана законность и обоснованность обстоятельств, послуживших основанием для принятия им оспариваемого решения

Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 марта 2022 г. по делу N СИП-978/2019

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 24 февраля 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 3 марта 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Сидорской Ю.М., Четвертаковой Е.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Богдановой М.В.,

рассмотрел в судебном заседании заявление Шмотьева Сергея Федоровича (г. Екатеринбург) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 02.10.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 10.04.2019 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение N 2235702.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: Плинер Сергей Юрьевич (г. Екатеринбург) и общество с ограниченной ответственностью "Ника-Петротэк" (ул. Толмачева, д. 22, оф. 5, г. Екатеринбург, 620075, ОГРН 1147746303737).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Шмотьева Сергея Федоровича - Михайлов А.В. (по доверенности от 10.11.2020);

от Роспатента - Старостин Д.С. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-665/41);

от Плинера Сергея Юрьевича - Абрамов Т.А. (по доверенности от 29.01.2021) и Михайлов А.В. (по доверенности от 10.11.2020);

от общества с ограниченной ответственностью "Ника-Петротэк" - Зверева Н.С. (по доверенности от 13.01.2020) и Голунов С.А. (по доверенности от 20.01.2022), Баламыгин Д.И. (по доверенности от 10.01.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

Шмотьев Сергей Федорович обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 02.10.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 10.04.2019 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение N 2235702.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Плинер Сергей Юрьевич и общество с ограниченной ответственностью "Ника-Петротэк" (далее - общество).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2021 требования Шмотьева С.Ф. удовлетворены, решение Роспатента от 02.10.2019 признано недействительным как несоответствующее пункту 2 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), суд обязал Роспатент восстановить правовую охрану патента Российской Федерации на изобретение N 2235702.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2021 решение Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2021 отменено, дело направлено на новое рассмотрение.

Президиум Суда по интеллектуальным правам указал на то, что принимая решение, суд первой инстанции руководствовался положениями пункта 2 статьи 1350 ГК РФ, который не действовал по состоянию на дату подачи заявки на получение патента на спорное изобретение (о применении пункта 2 статьи 1350 ГК РФ указано как в мотивировочной, так и в резолютивной частях решения суда первой инстанции).

Президиум отметил, что поскольку суд первой инстанции руководствовался ненадлежащим законом, такую проверку нельзя признать проведенной.

Также президиум Суда по интеллектуальным права отметил, что иные доводы кассационных жалоб, касающиеся нарушения методологии проверки изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень", в том числе в отношении функциональной зависимости отличительных признаков спорного изобретения, характеризующих насыпной вес сырых гранул не менее 1,2 и обжиг при температуре 1215-1290°С от приемов способа (грануляции и обжига), а не от признака, характеризующего керамический материал, могут быть заявлены и подлежат рассмотрению судом первой инстанции при новом рассмотрении дела по существу.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам дополнительно обратил внимание на следующее.

Определением от 26.10.2020 суд первой инстанции назначил комплексную судебную экспертизу в области химии и патентоведения.

Суд первой инстанции в этом определении указал на то, что "поскольку эксперт Жарова Н.И. обладает познаниями в области химии, она сможет ответить на вопросы, поставленные Шмотьевым С.Ф., относящиеся к экспертизе в части химии, а Туленинов А.Н. являясь патентным проверенным и стажем работы по проведению экспертиз, сможет ответить на вопросы общества, которые относятся к патентной части экспертизы.".

Иных указаний, касающихся того, на какие конкретно вопросы, поставленные в резолютивной части определения, должен ответить каждый из экспертов, определение от 26.10.2020 не содержит.

Вместе с тем из обжалуемого решения следует, что оба эксперта ответили на все вопросы, перечисленные в резолютивной части определения о назначении экспертизы, однако их ответы по части вопросов оказались противоположными.

Президиум Суда по интеллектуальным правам признал заслуживающим внимания довод Роспатента о противоречивости позиций суда, изложенных в определении от 26.10.2020 и в обжалуемом решении, в отношении того, на какие из поставленных вопросов должен был ответить каждый из экспертов в соответствии со своей компетенцией, а также посчитал необходимым обратить внимание на следующее.

Вопросы права (в том числе и вопросы патентного права) не могут ставиться перед экспертом, а мнение эксперта по правовым вопросам - рассматриваться как результат экспертизы.

Включение в заключение эксперта его мнения по правовым вопросам подлежит оценке судом первой инстанции на стадии судебного разбирательства на основании статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам также обратил внимание на довод общества "Ника-Петротэк", касающийся выбранной судом первой инстанции меры восстановления нарушенного права в виде восстановления действия спорного патента.

Как установил суд первой инстанции и следует из оспариваемого ненормативного правового акта, признав отсутствие причинно-следственной связи между отличительными по отношению к прототипу признаками спорного изобретения и заявленным для этого изобретения техническим результатом, административный орган установил отсутствие необходимости выявления известности такого влияния из противопоставленных источников. В такой ситуации несогласие суда первой инстанции с мнением Роспатента об отсутствии причинно-следственной связи между отличительными по отношению к прототипу признаками спорного изобретения и заявленным для этого изобретения техническим результатом не может автоматически свидетельствовать о необходимости восстановления действия спорного патента, поскольку требует исследования обстоятельств известности такого влияния из противопоставленных источников, которые административным органом не исследовались.

В связи с этим, президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что если при новом рассмотрении дела суд первой инстанции придет к тому же выводу, при выборе восстановительной меры он должен учесть пункт 138 Постановления N 10, в котором разъяснено: если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Суд по интеллектуальным правам установил, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 этого Кодекса указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

Повторно рассматривая дело с учетом указаний президиума Суда по интеллектуальным правам, суд установил следующее.

В рамках данного дела судом проверяется правомерность принятого решения Роспатента, которым было удовлетворено возражение общества, поступившее 10.04.2019, и патент Российской Федерации на изобретение N 2235702 признан недействительным полностью, которое заявитель считает недействительным, и полагает, что правовая охрана спорного патента должна быть восстановлена.

В обоснование заявленных требований Шмотьев С.Ф. ссылается на ошибочность вывода Роспатента о несоответствии изобретения по патенту Российской Федерации N 2235702 условию патентоспособности "изобретательский уровень", поскольку, по мнению заявителя, административный орган необоснованно установил, что из противопоставленных источников известны все существенные признаки, изложенные в независимом пункте формулы данного патента.

Шмотьев С.Ф. полагает, что вывод Роспатента о том, что в противопоставленном патенте Российской Федерации N 2098618, опубликованном 10.12.1997 (далее - патентный документ 13) раскрыт отличительный признак изобретения по спорному патенту - "насыпной вес сырых гранул больше 1,2 ", не соответствует материалам, представленным в административное дело, так как в качестве единственного источника известности данного отличительного признака административный орган указывает конкретное место в патентном документе 13 - "из патентного документа 13 известно, что при получении расклинивателей грануляцию сырых гранул перед их обжигом осуществляют до насыпного веса больше 1 г/см3 (т.е. включая диапазон не менее 1,2 ) (см. формула, стр. 4, строки 3-5)".

Вместе с тем, как указывает заявитель в приведенном месте не раскрыты конкретные значения насыпной плотности сырых гранул, совпадающие с таковыми по независимому пункту формулы спорного патента, а следовательно данный признак не считается раскрытым.

Шмотьев С.Ф. в заявлении ссылается на то, что Роспатент не рассмотрел и не дал правовой оценки дополнительным примерам, приведенным в описании и показывающим отсутствие влияния спекающих добавок на технический результат, поскольку только констатировал, что является очевидным, что количество используемой спекающей добавки также может существенно влиять на свойство получаемого расклинивателя, а количество используемых спекающих добавок в описании к спорному патенту не отражено.

Кроме того, по мнению заявителя, Роспатент неправильно применил нормы материального права, в частности пункт 3.2.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 17.04.1998 N 82 (далее - Правила N 82), необоснованно ограничил технический результат теми свойствами, которые отмечены в одном из разделов описания, дал неправильную оценку явлениям и свойствам, указанным в другом месте описания, что повлекло за собой ошибочный вывод о невозможности достижения технического результата.

Шмотьев С.Ф. указывает на то, что согласно приведенным в описании примерам 1-3 были определенны показатели сопротивления раздавливанию, насыпная плотность, и твердость по Мооссу для трех образцов, полученных в соответствии независимым пунктом формулы спорного изобретения и в таблице 3 приведены конкретные свойства (параметры), а следовательно согласно пункту 3.2.4.3 Правил N 82 техническим результатом является достижение указанных количественных показателей, которые отличаются от соответствующих числовых показателей сравнительных образцов, независимо от того, каким способом они получены и откуда взяты.

Заявитель полагает, что сам по себе факт рассмотрения отдельных отличительных признаков в отрыве от всех остальных признаков по независимому пункту формулы спорного изобретения не является корректным и с технической точки зрения, поскольку для специалиста очевидно, что при одной и той же насыпной плотности сырых гранул, которая указана в формуле, пропанты, изготовленные из иной по своему химическому составу шихты или иным способом, чем по независимому пункту формулы спорного изобретения, будут обладать широким спектром свойств, как соответствующих, так и не соответствующих показателям образцов по примерам 1-3 из описания изобретения.

Плинер С.Ю. поддержал доводы заявления и дополнительно в отзыве на заявление пояснил, что по его мнению, Роспатент нарушил пункт 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-I (далее - Патентный закон), не применил подпункт 2 пункта 3.3.2.4 Правил N 82, не выяснил какие признаки заявленного изобретения являются функционально самостоятельными, установил известность из уровня техники функционально несамостоятельных признаков в отрыве от тех функционально самостоятельных признаков с которыми они связаны, немотивированно уклонился от применения единообразного подхода к оценке изобретательского уровня, приведенного в пункте 1.6.2 Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретение и полезные модели, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам.

Плинер С.Ю. указал на то, что способ по спорному патенту состоит из трех операций, которые представляют собой функционально-самостоятельные признаки:

- операция 1, керамический материал Х измельчают;

- операция 2, измельченный керамический материал Х гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 ;

- операция 3, полученный на предыдущей стадии гранулят керамического материала Х с насыпной плотностью сырых гранул не менее 1,2 обжигают при температуре 1215-1290°С;

- где Х - метасиликат магния (альтернатива 1) или метасиликат кальция (альтернатива 2), или метасиликат магния и кальция (альтернатива 3).

При этом, Плинер С.Ю. ссылается на то, что из решения Роспатента следует, что он рассмотрел функционально несамостоятельные признаки, характеризующие насыпную плотность и диапазон температур и провел некорректное сопоставление этих признаков с известными объектами техники в отрыве от функционально-самостоятельных признаков, с которыми они связаны.

Между теми, как указывает Плинер С.Ю., признак характеризующий температурный диапазон не является функционально-самостоятельным, поскольку он относится к признаку, характеризующему третью, завершающую операцию способа и к функционально-самостоятельному признаку, характеризующему тип керамического материала, не может рассматриваться в отрыве от них. При этом, как следует из патента Российской Федерации N 2163227, опубликованном 20.02.2001 (далее - патентный документ [1]), в нем используется другой тип керамического материала, признаки, характеризующие насыпную плотность сырых гранул, отсутствуют.

По мнению Плинера С.Ю. не специалисту должно быть понятно, что при обжиге в температурном диапазоне, соответствующем патентному документу [1] и спорному патенту, разные керамические материалы различным образом изменяют свои свойства, в связи с чем температуру обжига нельзя рассматривать в отрыве от типа керамического материала.

В судебных заседаниях представители Шмотьева С.Ф. и Плинера С.Ю. поддержали правовую позицию, изложенную в заявлении, отзыве на заявление и письменных пояснениях, просили удовлетворить заявленные требования, а оспариваемое решение отменить и восстановить правовую охрану спорного патента.

Представители Роспатента и общества выступили по доводам, изложенным в отзывах и дополнительных письменных пояснениях, с заявленными требованиями не согласились, просили отказать в их удовлетворении, оставив оспариваемое решение в силе.

При рассмотрении судом установлено, что патент Российской Федерации на изобретение N 2235702 "Способ изготовления керамических расклинивателей нефтяных скважин" (индекс Международной патентной классификации - С04В 35/16, Е21В 43/267) был выдан по заявке N 2002127076 с датой приоритета от 10.10.2002 на имя Шмотьева С.Ф. и Плинера С.Ю.

Патент действовал со следующей формулой:

"Способ изготовления керамических расклинивателей нефтяных скважин, характеризующийся тем, что в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или метасиликат кальция, который последовательно измельчают, гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 г/см3 и обжигают при температуре 1215-1290°С.".

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 02.10.2019 обществом было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности "промышленная применимость" и "изобретательский уровень".

Для подтверждения доводов, указанных в возражении, обществом были представлены следующие источники информации:

- патентный документ RU 2163227 С1, опубликованный 20.02.2001 г. (далее - патентный документ [1]);

- ГОСТ Р 51761-2001 "Пропанты алюмосиликатные. Технические условия", ИПК Издательство стандартов, М., 2001 г. (далее - ГОСТ Р 51761-2001 [2]);

- ГОСТ Р 54571-2011 "Пропанты магнезиально-кварцевые. Технические условия", Стандартинформ, М., 2013 г. (далее - ГОСТ Р 54571-2011 [3]);

- К.К. Стрелов, И.Д. Кащеев, "Теоретические основы технологии огнеупорных материалов", М., Металлургия, 1996 г., с. 60, 61, 367, 368 (далее - книга [4]);

- B.C. Горшков и др., "Физическая химия силикатов и других тугоплавких соединений", М., Высшая школа, 1988 г., с. 242-247, 340-343 (далее - книга [5]);

- И.Л. Кнунянц, "Химия. Большой энциклопедический словарь", 2-е издание, "Большая Российская энциклопедия", М., 1998 г., с. 309 (далее - энциклопедия [6]);

- П.П. Будников, "Химическая технология керамики и огнеупоров", Из-во литературы по строительству, М., 1972 г., с. 318-320 (далее - книга [7]);

- В.Л. Балкевич, "Техническая керамика: Учеб. пособие для втузов", 2-е изд., перераб. и доп., М., Стройиздат, 1984 г., с. 72, 73, 170-175 (далее - пособие [8]);

- патентный документ SU 1346628, опубликованный 23.10.1987 г. (далее - патентный документ SU 1346628 [9]);

- И.Л. Кнунянц, "Химическая энциклопедия", Советская энциклопедия, т. 2, М., 1990 г., стр. 298 (далее - энциклопедия [10]);

- М.Н. Бобкова, "Физическая химия силикатов и тугоплавких соединений", Минск, Высшая школа, 1984 г., с. 96, 108, 109 (далее - книга [11]);

- С.А. Кузнецов, "Большой толковый словарь русского языка", Норинт, Санкт-Петербург, 2000 г., с. 1500 (далее - словарь [12]);

- патентный документ RU 2098618 С1, опубликованный 10.12.1997 г. (далее - патентный документ [13]);

- М.К. Алексеев и др., "Керамические материалы для металлургии", Наука Производству, 1999 г., N 9 (22), с. 25-26 (далее - журнал [14]);

- патентный документ SU 622790, опубликованный 05.09.1978 г. (далее - патентный документ SU 622790 [15]);

- П.Г. Усов и др., "Новая керамика для высокочастотной техники", Известия томского ордена октябрьской революции и трудового красного знамени политехнического института имени С.М. Кирова, т. 259, Томск, 1975 г., с. 3-6 (далее - статья [16]);

- патентный документ SU 681021, опубликованный 25.08.1979 г. (далее - патентный документ SU 681021 [17]);

- патентный документ SU 501051, опубликованный 30.01.1976 г. (далее - патентный документ SU 501051 [18]);

- П.Г. Усов и др., "Получение керамики с диопсидовой кристаллической фазой на основе тремолита", Известия томского ордена октябрьской революции и трудового красного знамени политехнического института имени С.М. Кирова, т. 250, Томск, 1975 г., с. 36-39 (далее - статья [19]);

- патентный документ SU 675033, опубликованный 25.07.1979 г. (далее - патентный документ SU 675033 [20]);

- Ю.И. Алексеев, В.И. Верещагин, "Формирование кристаллических фаз электрокерамики в системе Ca0-Mg0-A1203-Si02", Стеклокерамика, 1997 г., N 11 (далее - журнал [21]);

- И.А. Булавин и др., "Тепловые процессы в технологии силикатных материалов", М., Стройиздат, 1982 г., с. 3-5, 12-13 (далее - книга [22]);

- М.О. Юшкевич, М.И. Роговой, "Технология керамики", 3-е изд., Изд-во лит-ры по строительству, М., 1969 г., с. 36-37, 152-153, 160-163 (далее - книга [23]);

- В.Л. Балкевич, "Техническая керамика", М., Изд-во лит-ры по строительству, 1968 г., с. 174 (далее - пособие [24]);

К.К. Стрелов, "Теоретические основы технологии огнеупорных материалов", М., Металлургия, 1985 г., с. 108-109 (далее - пособие [25]);

- В.Ф. Павлов, "Физико-химические основы обжига изделий строительной керамики", М., Стройиздат, 1977 г., с. 38, 39 (далее - книга [26]);

- Р.К. Мозберг, "Материаловедение. Учебное пособие", 2-е издание, перераб., М., Высшая школа, 1991 г., 62-67 (далее - пособие [27]);

- У.Д. Кингери "Введение в керамику", издание второе, М., Изд-во лит-ры по строительству, 1967 г., с. 390-396 (далее - книга [28]).

В обоснование доводов возражения обществом было отмечено, что ближайшими аналогами для изобретения по оспариваемому патенту являются способы изготовления керамических расклинивателей нефтяных скважин, раскрытые в патентном документе [1] и в ГОСТе [2].

По мнению лица, подавшего возражение, способ по оспариваемому патенту отличается от указанных ближайших аналогов следующими признаками:

- в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или метасиликат кальция (1);

- керамическое сырье гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 г/см3 (2);

- керамическое сырье обжигают при температуре 1215-1290°С (3).

Общество в возражении сослалось на то, что отличительный признак (1) выражен альтернативными понятиями, характеризующими несколько альтернативных вариантов выполнения способа по оспариваемому патенту и касающимися использования метасиликата магния и/или метасиликата кальция.

При этом, как полагало общество отличительный признак, касающийся использования метасиликата магния, известен из совокупности сведений, раскрытых в источниках информации [5]-[9]. Отличительный признак, касающийся использования метасиликата кальция, известен из совокупности сведений, раскрытых в источниках информации [8], [10]-[14]. Отличительный признак, касающийся одновременного использования метасиликата магния и метасиликата кальция, известен из источников информации [15]-[21].

Также в возражении обществом отмечено, что отличительный признак (2), касающийся того, что керамическое сырье гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 г/см3, известен из патентного документа [13], а в источнике информации [4] раскрыта взаимосвязь насыпного веса сырых гранул и готового продукта.

В отношении отличительного признака (3), касающегося того, что керамическое сырье обжигают при температуре 1215-1290°С, лицо, подавшее возражение, отмечало, что указанный признак раскрыт в наиболее близком аналоге - патентном документе [1], однако также известен из источников информации [11], [18]-[24].

Таким образом, в возражении обществом выражено мнение о том, что изобретение по оспариваемому патенту является очевидной комбинацией ранее известного из уровня техники сырья метасиликата магния и/или метасиликата кальция для производства различных видов магнезиальных огнеупоров и магнезиальных керамических материалов и ранее известной температуры обжига керамики, в том числе керамики из метасиликата магния и/или метасиликата кальция.

На основании изложенного в возражении обществом сделан вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Кроме того в возражении обществом указано на отсутствие причинно-следственной связи между техническим результатом, приведенным в описании к оспариваемому патенту, заключающимся в повышении прочности при одновременном снижении твердости и насыпного веса пропанта, и совокупностью признаков, приведенных в формуле изобретения по оспариваемому патенту.

При этом в возражении обществом отмечено, что существует определенная корреляционная зависимость между такими характеристиками, как прочность и твердость. В частности, лицо, подавшее возражение, выражает мнение о том, что снижение твердости материала неизбежно приводит к повышению прочности и наоборот. В подтверждение указанных доводов в возражении приведены источники информации [8], [27] и [28].

Также, лицо, подавшее возражение, отмечало, что достижение упомянутого выше технического результата может быть обеспечено только при условии использования дополнительных существенных признаков, которые отсутствуют в формуле изобретения по оспариваемому патенту.

К упомянутым существенным признакам в возражении обществом отнесены признаки, касающиеся того, что измельчение метасиликата магния и/или метасиликата кальция производят до размера частиц менее 0,01 мм, а грануляцию - до фракции 0,2-1,8 мм, а также того, что в состав смеси вводят модифицирующие и спекающие добавки.

При этом в возражении указано, что в формуле изобретения по оспариваемому патенту упомянутые выше признаки отсутствуют, в связи с чем причинно-следственной связи между техническим результатом и совокупностью существенных признаков, указанных в формуле, не имеется, а, следовательно, подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется.

В отношении известности из уровня техники температуры обжига керамического материала в отзыве на возражение патентообладателями отмечено, что как в патентном документе [1], так и в других источниках информации, упомянутых в возражении, обжигают другие материалы, не являющиеся готовым керамическим материалом в виде гранул с определенным насыпным весом.

В отзыве патентообладатели указали на то, что признаки, отнесенные в возражении к отличительным, находятся в причинно-следственной связи с приведенным в описании изобретения к оспариваемому патенту техническим результатом, т.е. являются существенными.

Также патентообладатели считают, что описание к оспариваемому патенту содержит сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения и достижения указанного в описании технического результата.

При этом патентообладатели отметили, что упомянутые в возражении источники информации не подтверждают известность влияния отличительных признаков на технический результат.

В отношении доводов возражения, касающихся того, что снижение твердости материала неизбежно приводит к повышению прочности и наоборот, в отзыве патентообладатели сослались на то, что источники информации [8], [27] и [28] не свидетельствуют о возможности достижения технического результата, заключающегося в повышении прочности при одновременном снижении твердости и насыпного веса керамических расклинивателей при использовании в качестве керамического материала метасиликата кальция и/или метасиликата магния.

Также в отзыве патентообладатели отметили, что признаки, касающиеся того, что измельчение метасиликата магния и/или метасиликата кальция производят до размера частиц менее 0,01 мм, а грануляцию - до фракции 0,2-1,8 мм, а также того, что в состав смеси вводят модифицирующие и спекающие добавки, без которых, по мнению лица, подавшего возражение, не может быть достигнут технический результат, не являются существенными для достижения указанного технического результата.

В подтверждение вышеуказанных доводов с отзывом представлены экспериментальные данные (далее - [33]), согласно которым, по мнению патентообладателя, технический результат по оспариваемому изобретению достигается без указанных добавок и при различной крупности частиц керамического материала.

Таким образом, по мнению патентообладателей, изобретение по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Поскольку лицом, подавшим возражение, были отозваны доводы о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "промышленная применимость", соответствующий анализ и оценка Роспатентом не проводились.

Кроме того, на заседании коллегии 27.08.2019 от патентообладателей поступило ходатайство с просьбой не учитывать доводы, изложенные в отзыве, в той части, которая касается признака "керамический материал".

В связи с этим дальнейший анализ патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту проводился Роспатентом без учета указанных доводов отзыва, а также без учета сведений, приведенных в источниках информации [29]-[32], которые были приложены для подтверждения данных доводов.

Анализ Роспатентом источников информации показал, что наиболее близким аналогом способу по оспариваемому патенту является техническое решение, раскрытое в патентном документе [1], характеризующее способ получения керамических расклинивателей нефтяных скважин.

Роспатентом было установлено, что способ по патентному документу [1] включает спекание керамического материала, его измельчение, гранулирование и обжиг при температуре 1150-1350°С (т.е. включая диапазон 1215-1290°С).

Административный орган в решении отметил, что способ по спорному патенту отличается от решения, раскрытого в патентном документе [1], тем, что в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или метасиликат кальция, а материал гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 г/см3.

Роспатент отметил, что в формуле изобретения по спорному патенту содержится ряд признаков, выраженных альтернативными понятиями, характеризующих несколько альтернативных вариантов выполнения способа по указанному патенту. К таким признакам, в частности, относятся признаки, касающиеся использования метасиликата магния и/или метасиликата кальция.

В качестве технического результата в описании спорного патента указано повышение прочности при одновременном снижении твердости и насыпного веса керамических расклинивателей.

В качестве сведений, которые, по мнению патентообладателей, подтверждают возможность осуществления изобретения и достижения указанного технического результата, в описании приведены примеры 1-3.

Роспатент указал, что улучшение эксплуатационных характеристик расклинивателей по спорному патенту показано в сравнении с существующими расклинивателями Боровичского комбината огнеупоров, представляющими собой алюмосиликаты из бокситов, и общества с ограниченной ответственностью "ФОРЭС", представляющими собой алюмосиликаты из алюминиевых шлаков с добавкой глины.

При этом в описании к спорному патенту отсутствуют сведения о методе получения существующих алюмосиликатных расклинивателей, о режимах и операциях, используемых для их изготовления. Вместе с этим в примерах 1-3 приведены конкретные стадии получения расклинивателей, параметры гранулирования и температуры обжига гранул. Также во всех трех примерах при получении расклинивателей по спорному патенту используют спекающие добавки, которые согласно источнику информации [4] могут влиять на эксплуатационные характеристики керамических материалов, в частности, на плотность и прочность. Согласно тому же источнику информации свойства керамики также зависят от зернового состава, температуры и режима обжига и др. (см. стр. 61 источника информации [4]).

Также Роспатент сослался на то, что является очевидным, что количество используемой спекающей добавки также может существенно влиять на свойства получаемого расклинивателя. При этом количество используемых спекающих добавок в описании к оспариваемому патенту не отражено.

Кроме того, Роспатент в решении указал на то, что приведенные в описании к оспариваемому патенту примеры 1-3, в отсутствие вышеуказанных сведений, не подтверждают, что улучшение свойств расклинивателя, показанное в таблице, достигается, в частности, тем, что в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или метасиликат кальция, а материал гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 , т.е. описание оспариваемого патента не подтверждает наличие причинно-следственной связи между указанными отличительными признаками и упомянутым в данном описании техническим результатом.

Таким образом, административный орган установил, что при оценке соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень" подтверждения известности влияния указанных отличительных признаков на технический результат не требуется.

Проанализировав противопоставленные источники информации, Роспатент установил, что:

- из источников информации [5]-[7] известно использование метасиликата магния для получения магнезиальных керамических материалов (см. стр. 242-247 источника информации [5], стр. 309 источника информации [6], стр. 318, 319 источника информации [7]);

- из источников информации [8], [10] и [11] известно использование метасиликата кальция (волластонита) для получения керамических материалов (см. стр. 184 источника информации [8], стр. 298 источника информации [10], стр. 109 источника информации [11]);

- из источников информации [16] и [19] известно использование метасиликата кальция-магния (диопсида) для получения керамических материалов (см. стр. 3, 6 источника информации [16], стр. 36 источника информации [19]);

- из патентного документа [13] известно, что при получении расклинивателей грануляцию сырых гранул перед их обжигом осуществляют до насыпного веса больше 1 (т.е. включая диапазон не менее 1,2 ) (см. формула, стр. 4, строки 3-5).

Данные обстоятельства, с учетом положений пункт 1 статьи 4 Патентного закона, подпунктов 2 и 7 пункта 19.5.3 Правил N 82 послужили основанием для вывода Роспатента о том, что из уровня техники известны решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками изобретения по оспариваемому патенту, касающиеся того, что в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или метасиликат кальция, а материал гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 г/см3, а следовательно возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Полагая, что решение Роспатента от 02.10.2019 не соответствует закону, нарушает его права и законные интересы, общество обратилось в суд с заявлением.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив все доказательства в их совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным находит правовые основания для удовлетворения заявленных требований.

В соответствии со статьей 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, не соответствующий закону или иным правовым актам и нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, может быть признан судом недействительным.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Под ненормативным актом, который в соответствии со статьей 13 ГК РФ и статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть оспорен и признан судом недействительным, понимается документ властно-распорядительного характера, вынесенный уполномоченным органом, содержащий обязательные предписания, распоряжения, нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы юридического лица и влекущий неблагоприятные юридические последствия.

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), которым было удовлетворено поданное возражение, в связи с чем затрагивает права и законные интересы заявителя.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своей компетенции.

Согласно пункту 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и пункту 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Также из пункта 136 Постановления N 10 следует, что при рассмотрении таких дел судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 Постановления N 10, по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Учитывая разъяснения, изложенные в пункте 27 Постановления N 10, суд полагает, что Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты приоритета патента Российской Федерации на изобретение N 2235702 (10.10.2002), а также даты поступления возражения против выдачи оспариваемого патента (10.04.2019), правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Патентный закон, ГК РФ (в соответствующих редакциях) и Правила N 82.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично, в случае несоответствия изобретения условиям патентоспособности, установленным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 4 Патентного закона изобретению представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 1 пункта 3.2.4.3 Правил N 82 сущность изобретения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на достигаемый технический результат, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5 Правил N 82 в том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.3 Правил N 82 изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 3.2.4.2 Правил N 82;

- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);

- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

Согласно подпункту 7 пункта 19.5.3 Правил N 82 подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется, если в отношении этих признаков такой результат не определен или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что Роспатентом было правильно установлено, что независимый пункт 1 формулы изобретения спорного патента содержит ряд признаков, выраженных альтернативными понятиями, характеризующих несколько альтернативных вариантов выполнения способа по указанному патенту. К таким признакам, в частности, относятся признаки, касающиеся использования метасиликата магния и/или метасиликата кальция.

Также, что в качестве основного результата в описании к патенту Российской Федерации на изобретение N 2235701 указано, что это улучшение прочности или повышение у материала сопротивлению раздавливания.

Кроме того, Роспатентом правомерно было принято в качестве ближайшего аналога изобретения по спорному патенту, решение известное из патентного документа [1] (патентообладатель ближайшего аналога - Шмотьев С.Ф.).

С целью проверки обоснованности мотивов Роспатента, по ходатайствам Шмотьева С.Ф. и Плинера С.Ю., с целью разрешения вопросов, требующих специальных познаний в области химии, Судом по интеллектуальным правам в соответствии со статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определением от 05.08.2020 была назначена судебная экспертиза, проведение которой было поручено Хорошкееву Владимиру Александровичу.

После получения экспертизы судом рассмотрено и удовлетворено заявление общества об отводе эксперта Хорошкеева В.А., о чем вынесено определение от 26.10.2020.

С целью проверки обоснованности мотивов Роспатента, по ходатайству общества, с целью разрешения вопросов, требующих специальных познаний в области химии и патентоведения, Судом по интеллектуальным правам в соответствии со статьей 85 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определением от 26.10.2020 была назначена комплексная судебная экспертиза, проведение которой было поручено Жаровой Наталье Игоревне и Туленинову Алексею Николаевичу.

Учитывая, что Президиум Суда по интеллектуальным правам признал заслуживающим внимания довод Роспатента о противоречивости позиций суда, изложенных в определении от 26.10.2020 и в обжалуемом решении, в отношении того, на какие из поставленных вопросов должен был ответить каждый из экспертов в соответствии со своей компетенцией, а ответы экспертов Жаровой Н.И., Туленинова А.Н. на одни и те же вопросы отличались и являлись противоположными, суд в целях снятия указанных противоречий рассмотрел и удовлетворил ходатайство о назначении дополнительной экспертизы.

Принимая во внимание, что из представленных сторонами кандидатур экспертов только Жарова Н.И. обладает необходимыми специальными познаниями в области химии, ей было поручено проведение экспертизы и поставлен вопрос: "Влияют ли отличительные признаки изобретения по патенту Российской Федерации N 2235702: в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/ или метасиликат кальция; керамическое сырье гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 ; керамическое сырье обжигают при температуре 1215-1290°С, на заявленный технический результат - повышение прочности при одновременном снижении твердости и насыпного веса керамических расклинивателей? Если влияют, где об этом указано?".

От эксперта Жаровой Н.И. 11.01.2022 в материалы дела поступило экспертное заключение (том 18, л.д. 73-125).

На поставленный судом вопрос, эксперт Жарова Н.И. дала следующий ответ "Да, указано на стр. 2, стр. 3, в примерах 1-3 на стр. 2 и в таблице на стр. 3 описания изобретения к патенту Российской Федерации N 2235702.".

По ходатайству общества эксперт была вызвана в судебное заседание 03.02.2022, где ответила на вопросы лиц, участвующих в деле по проведенной экспертизе.

Кроме того, ранее в целях дополнительного разъяснения спорных вопросов судом в порядке, предусмотренном статьей 87.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве специалиста определением суда от 11.02.2021 привлечен советник Суда по интеллектуальным правам - Яковлев Руслан Юрьевич.

От заявителя, Роспатента и общества в суд поступили вопросы специалисту, тексты которых был приобщены к материалам дела в судебном заседании 11.03.2021.

В судебном заседании 11.03.2021 специалист Яковлев Р.Ю. ответил на поступившие вопросы, текст устной консультации с ответами специалиста в письменном виде приобщен к материалам дела для удобства ознакомления с ним участников процесса.

Суд отмечает, что указанные вопросы были поставлены перед специалистом лицами, участвующими в деле и не задавались судом.

Судом получены следующие ответы специалиста на вопросы Роспатента:

1. На достижение какого технического результат направлено изобретение по патенту Российской Федерации N 2235702, исходя из описания к данному патенту?

- в реферате спорного патента указано, что способ "позволяет улучшить эксплуатационные характеристики керамических расклинивателей. Следовательно, в тексте изобретения необходимо обнаружить информацию об эксплуатационных характеристиках. В тексте изобретения повторяется этот технический результат и дается уточнение, что эксплуатационные характеристики это "повышение прочности при одновременном снижении микротвердости и насыпного веса". Конкретные данные представлены в таблице 1. Основной результат - это улучшение прочности или повышение у материала сопротивления раздавливанию. Также авторы патента делают вывод о том, что керамические расклиниватели имеют и другие более высокие эксплуатационные характеристики по сравнению с известными материалами, применяющихся в качестве расклинивателей. Стр. 4, строки 30-40.

В итоге авторами указано, что сопротивление раздавливанию керамических расклинивателей по их способу выше, по сравнению с высокоглиноземистой керамикой. Все это в целом составляет технический результат изобретения;

2. Подтверждает ли описание к патенту Российской Федерации N 2235702 наличие причинно-следственной связи между отличительными признаками, характеризующими то, что в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или метасиликат кальция, а материал гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 г/см.3 и техническим результатом, заключающимся в повышении прочности при одновременном снижении твердости и насыпного веса керамических расклинивателей?

- наличие причинно-следственной связи можно объяснить одной фразой: имеется другой минерал по составу и свойствам, поэтому получаются такие результаты прочности при снижении твердости и насыпного веса.

В патенте присутствует информация о том, что при использовании известных материалов для расклинивателей, содержащих оксид алюминия, невозможно решить задачу повышения прочности при одновременном снижении микротвердости и насыпного веса. Авторы решили эту задачу использованием материалов, состоящих из веществ с другими физико-химическими и техническими свойствами, и считаю, что они не должны доказывать, почему у них получилось решить эту задачу именно на этих материалах и объяснять механизм этого процесса. Это тема научной статьи, но не патента, в котором могут только констатироваться факты и если они не противоречат научным представлениям, то оставлять их без объяснения. При этом в тексте патента приводятся объяснения получившимся данным, а именно использование материалов другой природы, контроль насыпного веса сырых гранул (возможно, это связано с количеством связующих добавок), обжиг при определенной температуре, при которой происходит прочное спекание гранул в черепок. Дополнительные объяснения приведены на стр. 4, строки 48-54. Обращаю внимание, что в конце описания патента, стр. 51-54 строка, еще раз указывается, что метасиликаты магния и/или кальция - нетрадиционные материалы для известных на тот момент расклинивателей. Ответ: да, подтверждает;

3. Можно ли сделать вывод о том, что для достижения технического результата по патенту Российской Федерации N 2235702, заключающегося в повышении прочности при одновременном снижении твердости и насыпного веса керамических расклинивателей, достаточно использования лишь признаков характеризующих то, что в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или метасиликат кальция, а материал гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 или же необходимо использование и иных признаков, известных из описания к данному патенту (например, введение в смесь спекающей добавки)?

- скорее всего, можно. Авторы посчитали, что признак введение в смесь спекающей добавки не является существенным для их способа. При этом в патенте указано, что добавками перед грануляцией могут быть диоксид титана, силикат циркония, оксид железа, глина и др. Т.е. для добавок подходят материалы совершенно разной природы. Количество этих добавок опосредованно контролируется значением насыпной плотности, составляющей более 1,2 сырых гранул. Масса гранул с добавками будет прямо пропорциональна насыпной плотности сырых гранул, поскольку насыпная плотность это соотношение между массой материала и его занимаемым объемом. Введение добавок может ускорить процесс спекания или снизить его температуру, но не может существенно повлиять на процесс, если их совсем не добавить;

4. Присущ ли техническому решению, известному из патентного документа N 2098618С1 [13], признак изобретения по патенту Российской Федерации N 2235702, характеризующийся в том, что материал гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 ?

- в источнике есть указание на использование гранул с насыпным весом более 1,00 . Это шире, чем диапазон в оспариваемом патенте. Однако, указанные в источнике материалы не являются метасиликатами магния или кальция, поэтому для них нельзя аппроксимировать те же значения насыпной плотности, поскольку это разные вещества со своими структурными особенностями, плотностью и свойствами. И все признаки данного изобретения нужно рассматривать в совокупности, а не отдельно.

Судом получены следующие ответы специалиста на вопросы заявителя:

1. Подтверждают ли примеры, имеющиеся в описании спорного патента достижение такого технического результата, как повышение прочности при одновременном снижении твердости и насыпного веса по отношению к сравнительным образцам проппантов, сведения о которых содержатся в описании?

- да, подтверждают, значения указаны в таблице, дается краткое описание в патенте какие именно улучшенные эксплуатационные свойства приобретают расклиниватели с такими параметрами;

2. Имеют ли образцы проппантов по примерам, имеющимся в описании спорного патента и относящихся к изобретению по формуле изобретения, более высокую прочность и более низкую твердость и насыпной вес по отношению к сравнительным образцам проппантов, сведения о которых содержатся в описании? Если имеют, то насколько сильно в количественном выражении отличаются все исследованные образцы проппантов, соответствующих формуле изобретения от сравнительных образцов? Можно ли рассматривать такие отличия проппантов по изобретению в качестве нового свойства, отличающегося от свойств сравнительных проппантов на основе оксидов алюминия или алюмосиликатов?

- в формуле изобретения приводится значение насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 . В примерах приводятся значения насыпной плотности сырых гранул 1,3, 1,32, 1,26 . Следовательно, данные не противоречат друг другу. Другие характеристики в формуле не приводятся и их нельзя сравнить между собой (между данным таблицы и формулы изобретения). В случае сравнения пропантов на основе соединений алюминия, то в первую очередь нужно учитывать, что это разные вещества, разные материалы с разными свойствами. Из таблицы видно, что их свойства отличаются от метасиликатов магния и/или кальция в худшую для эксплуатационных характеристик сторону стр. 4, строки 30-40;

3. Влияет ли, с учетом описания спорного патента, выбор материала (метасиликат магния и/или метасиликат кальция) на возможность получения проппанта, обладающего повышенной прочностью, сниженной твердостью и сниженным насыпным весом и по отношению к сравнительным образцам проппантов, сведения о которых содержатся в описании?

- несомненно влияет. Это разные вещества и к материалам из них нужно подходить как к разным материалам с разными свойствами, даже если они используются для одной цели. Если авторы нашли, что материалы из метасиликатов магния и/или кальция обладают лучшими свойствами, чем известные до этого на основе соединений алюминия, то даже этого достаточно для достижения новизны, изобретательского уровня, помимо насыпной плотности, температуры и т.д.;

4. Можно ли с учетом описания спорного патента выделить какую-либо одну или несколько особенностей запатентованного способа, охарактеризованного в формуле изобретения (вид керамического материала, диапазон температур, насыпной вес сырых гранул) в качестве особенности, не влияющей на возможность получения проппанта, обладающего повышенной прочностью, сниженной твердостью и сниженным насыпным весом и по отношению к сравнительным образцам проппантов, сведения о которых содержатся в описании?

- можно выделить, что природа добавленных перед грануляцией связующих материалов, не влияет на технический результат. Остальные перечисленные параметры: насыпная плотность, температура, природа материала, что это именно метасиликаты магния и/или кальция влияют на технический результат.

5. Можно ли с учетом описания спорного патента рассматривать такие особенности запатентованного способа, как вид керамического материала, диапазон температур, насыпной вес сырых гранул в качестве самостоятельных, не зависящих друг от друга факторов (например вид керамического материала вне зависимости от диапазона температур и насыпной плотности, или диапазон температур вне зависимости от типа керамического материала и насыпной плотности и т.п.) влияющих на возможность получения проппанта, обладающего повышенной прочностью, сниженной твердостью и сниженным насыпным весом и по отношению к сравнительным образцам проппантов, сведения о которых содержатся в описании?

- в случае данного способа нужно рассматривать в совокупности все особенности, а не отдельно насыпную плотность материалов совсем другой природы, химического состава, пусть даже применяемых для одной цели;

6. Можно ли категорически утверждать, что без использования спекающих добавок не будет достигнут результат, выражающийся в повышении прочности при одновременном снижении твердости и насыпного веса по отношению к сравнительным образцам проппантов, сведения о которых содержатся в описании?

- нельзя, потому что добавки лишь ускоряют процесс спекания или снижают температуру спекания. Без добавок при выборе правильных условий вещество также спечется;

7. Можно ли категорически утверждать, что результат, выражающийся в повышении прочности при одновременном снижении твердости и насыпного веса по отношению к сравнительным образцам проппантов, сведения о которых содержатся в описании, может быть достигнут только при использовании частиц шихты фракции менее 0,1 мм?

- нельзя, утверждать. Материалы могу достигать своих должных свойств и при размельчении менее 0,1 мм, равно 0,1 мм и более крупных фракций, однако это нельзя теоретически прогнозировать, нужно провести эксперименты. В патенте указан диапазон фракции менее 0,1 мм, другие диапазоны авторы не проверяли, у них были такие фракции, поэтому они написали такой диапазон, который, кстати не внесли в формулу, посчитав этот признак несущественным. Подход к размерам частиц должен быть разумным. И он определяется не теорией, а реальностью. Например, есть у тебя машина, которая можем размельчать руду до размером не превышающих 0,1 мм и ты можешь работать только на ней. И это не значит, что другие диапазоны размеров нельзя использовать. Авторы проверяли температуру и указали нужный диапазон, авторы, видимо, проверяли оптимальную насыпную плотность и указали диапазон. Остальное посчитали несущественным.

Судом получены следующие ответы специалиста на вопросы общества:

1. Что является техническим результатом изобретения по спорному патенту, исходя из его описания?

- см. ответ на 1 вопрос Роспатента, а именно улучшение эксплуатационных характеристик:

2. Подтверждает ли описание к спорному патенту наличие причинно-следственной связи между отличительными признаками, заключающимися в том, что в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или кальция, а материал гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 г/см3 и техническим результатом, заключающимся в повышении прочности при одновременном снижении твердости и насыпного веса керамических расклинивателей? Если да, то указать, откуда именно следует такой вывод?

- да, подтверждает. См. ответ на 2 вопрос Роспатента. Вывод берется из использования другого материала изначально с другими свойствами;

3. Исходя из комплексного толкования описания изобретения по спорному патенту, имеют ли существенное значение для достижения технического результата изобретения следующие операции способа, указанные в описании изобретения по патенту: "Измельчение метасиликатов магния и/или кальция производят до фракции менее 0,1 мм, а грануляцию - до фракции 0,2-1,8 мм. Измельченный метасиликат перед грануляцией смешивают с модифицирующими и спекающими добавками, например, диоксидом титана, силиката циркония, оксидом железа, глиной и др."?

- измельчение и грануляция скорее всего нет, указанные диапазоны можно расширить. При том нужен разумный подход. Измельчение делать не слишком мелким, это дорого и не слишком крупным, чтобы сохранить требуемую прочность материала. Поскольку размеры гранул 0,2-1,8 мм, то можно сообразить, что размельчение целесообразно проводить до размеров не более 0,2 мм, иначе будут более крупные гранулы. Фракции для гранулирования алюмосиликатов описаны в ГОСТ и составляют примерно те же размеры, видимо выработан устоявшийся стандарт размеров расклинивателей для пластов, а вот твердости не всегда хватает, что и решает данное изобретение. И в заключении нужно отметить, что самое важное для комплексного толкования - это использование определенных минералов - метасиликатов кальция и/или магния, а потом уже нужно рассматривать все остальные параметры;

4. Следует ли из описания к спорному патенту, а также из источников N то, что для достижения технического результата, заключающегося в повышении прочности при одновременном снижении твердости и насыпного веса керамических расклинивателей, достаточно использования только указанных отличительных признаков (в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или кальция, а материал гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 г/см3), либо необходимо использование также иных признаков из описания изобретения (а именно, введение в смесь модифицирующих и спекающих добавок; измельчение метасиликатов магния и/или кальция производят до фракции менее 0,1 мм, а грануляцию до фракции - 0,2-1,8 мм.; и пр.)? Иными словами: можно ли достичь технического результата используя только указанные отличительные признаки? Если да, то указать, откуда именно следует такой вывод?

- во-первых, забыли самый главный отличительный признак - использование определенных минералов - метасиликатов кальция и/или магния. Остальные признаки нельзя рассматривать в отрыве от типа минерала.

Важность использование иных признаков нужно оценивать экспериментально, они могут быть важны а могут быть и нет. Признак размер гранул - важный, но определяется исходя из известных размеров в ГОСТ для алюмосиликатов. Размер частиц после измельчения тоже может быть важным, он может определять прочность при дальнейшем спекании. Но это не значит, что эти признаки надо вносить в формулу. Авторы могли не проверять их влияние на технический результат, а те, которые проверили и внесли в формулу. Авторы посчитали, что химическая природа вещества, насыпная плотность, температура спекания важны и эти параметры были внесены в формулу изобретения. Остальные параметры были описаны и возможно они могут иметь более широкие диапазоны применения, однако у авторов были конкретные значения, которые они и написали, не исследовав влияние этих значений на свойства материала. Это другие должны доказать, что они влияют, а не авторы патента;

5. Следует ли из описания к спорному патенту то, что способ изготовления керамических расклинивателей нефтяных скважин, заявленного в спорном патенте отличается от способа изготовления приведенных в таблице описания расклинивателей из алюмосиликатов Боровичского комбината огнеупоров и общества "ФОРЭС", только тем, что в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или кальция, а материал гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 ? Если да, то указать, откуда именно следует такой вывод?

- неизвестно как именно изготавливали другие расклиниватели из алюмосиликатов, поэтому нельзя сделать вывод как различаются способы изготовления. Даже если бы способы изготовления полностью совпадали, использование материалов другой природы могли привезти к выше обозначенным улучшенным эксплуатационным характеристикам;

6. Присущ ли техническому решению, известному из патентного документа N 2098618/С1 [13], признак изобретения по спорному патенту, заключающийся в том, что материал гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 г/см3? Если да, то указать, откуда именно следует такой вывод?

- противопоставленном патенте указано, что "полученные гранулы с насыпным весом > 1,00 " и это входит в диапазон оспариваемого патента "более 1,2 . Нужно иметь ввиду, что насыпной вес определяется природой материала (от этого зависит его плотность), фракционным составом или размельчением (регулируется поры и объем пустот) и количеством добавленных веществ, и далее аналогично для основного вещества: их природой и фракционным составом. Нельзя применять одни и те же значения насыпной плотности для материалов разного химического состава, к которым добавляются связующие добавки разного химического состава;

7. Можно ли рассматривать количественные характеристики керамических расклинивателей нефтяных скважин по изобретению согласно таблице из описания спорного патента в качестве технического результата?

- да, можно, если есть объяснение как эти характеристики влияют на эксплуатационные свойства, а оно есть в описании изобретения после таблицы. Сопротивление раздавливанию приводится, а это основной технический результат;

8. Подтверждается ли описанием изобретения по спорному патенту то, что при реализации изобретения с использованием отличительных признаков формулы изобретения, заключающихся в том, что в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или кальция, а материал гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 , с неизбежностью будут достигнуты именно те количественные (качественные) характеристики керамических расклинивателей нефтяных скважин, которые указаны в таблице из описания спорного патента, а не иные показатели? Если да, то указать, откуда именно следует такой вывод?

- как они должны подтверждаться и что за другие показатели? Вопрос как будто подразумевают сомнение в данных, указанных в таблице, могут ли эти данные быть выдуманными? Если так на это смотреть, то данные выглядят вполне разумными. А вообще вопрос некорректный. Исследования выполнены по ГОСТ Р 51761-2001 "Пропанты алюмосиликатные", в котором указаны насыпная плотность не более 1,9 , тест на сопротивление раздавливанию и гранулометрический состав. Поэтому основным тестом в эксплутационных характеристиках по ГОСТ считается сопротивлению раздавливанию. Данные показывают, что образцы метасиликатов кальция и/или магния показали лучшие тесты, по сравнению с алюмосиликатами.

Иными показателями согласно ГОСТ мог бы быть гранулометрический состав. Приведено только значение, что фракция имеет размеры 0,2-1,8 мм, что из ГОСТ соответствует ситам 12/70. Если были получены значения сопротивления раздавливанию на алюмосиликатах, близкие к 25% (данные таблицы), значит материал состоял из фракции 12/30 (технические требования ГОСТ). Из этого можно сделать вывод только о том, что фракция алюмосиликатов была от 0,6 до 2,36 мм, а фракция метасиликатов магния и/или кальция - от 0,2 до 1,8 мм.

Исследовав представленные в дело доказательства в их совокупности, экспертное заключение Жаровой Н.И., выслушав правовые позиции лиц, участвующих в деле, мнение специалиста Яковлева Р.Ю., суд приходит к следующим выводам.

В отношении отличительных признаков спорного патента, касающихся использования метасиликата магния и/или метасиликата кальция Роспатент сослался на то, что в качестве сведений, которые по мнению патентообладателей подтверждают возможность осуществления изобретения и достижения технического результата, заключающегося в повышении прочности при одновременном снижении твердости и насыпного веса керамических расклинивателей в описании приведены примеры 1-3. Причем улучшение эксплуатационных характеристик расклинивателей по спорному патенту показано в сравнении с существующими расклинивателями Боровического комбината огнеупоров, представляющими собой алюмосиликаты из бокситов, общества "ФОРЭС", представляющими собой алюмосиликаты из алюминиевых шлаков с добавкой глины.

Роспатент указал на то, что при этом в описании к спорному патенту отсутствуют сведения о методе получения существующих алюмосиликатных расклинивателей, о режимах и операциях, используемых для их изготовления.

В отношении отличительного признака спорного патента - использование определенных материалов - метасиликат кальция и/или метасиликат магния, суд отмечает следующее.

Расклиниватели Боровического комбината огнеупоров и общества "ФОРЭС" выполнены из другого минерала (вещества), а соответственно использование другого минерала влияет на эксплуатационные характеристики расклинивателей по спорному патенту, что является очевидным для специалиста.

Также не имеет значение отсутствие сведений о методе получения существующих алюмосиликатных расклинивателей, так как для специалиста очевидно, что даже если бы методы изготовления полностью совпадали, использование материалов другой природы может привести к улучшенным эксплуатационным характеристикам, поскольку используется другой материал изначально с другими свойствами.

Суд не соглашается с выводом Роспатента об известности данного признака из уровня техники, по следующим основаниям.

Признака "в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/ или метасиликат кальция" в литературе отсутствует, что следует, в том числе из описания спорного патента: "Изобретение относится к области формованных керамических изделий и может быть использовано для изготовления расклинивателей нефтяных скважин. Все известные заявителю керамические расклиниватели изготавливаются только из алюмосиликатного сырья с содержанием оксида алюминия свыше 28% (см. например патент РФ N 2163227 или ГОСТ 51761-2001). Керамических расклинивателей с высокой прочностью другого состава в научно-техническое литературе и патентной литературе не обнаружено.".

Роспатент в оспариваемом решении использует только ссылки на то, что метасиликат магния и/ или кальция может являться керамическими расклинивателями. Вместе с тем, административный орган не приводит ни одной ссылки на то, что в качестве расклинивателей ранее использовались метасиликат магния и/ или кальция.

Указание Роспатента на то, что из литературы известно, что метасиликат магния и/или метасиликат кальция могут быть керамикой (например отделочная плитка), никак не порочит изобретательский уровень и неизвестность применения материала такой природы в области нефтедобычи, поскольку такой материал формируется по специальной технологии в шарики, выдерживающие высокое давление и не дающие им схлопываться.

Указание Роспатента на то, что из источников информации [5]-[8], [10], [11], [16] и [19] известно использование метасиликата магния и метасиликата кальция для получения керамических материалов не может быть принято судом в качестве обоснования известности именно в отношении признака - "изготовление керамических расклинивателей нефтяных скважин".

Суд обращает внимание Роспатента, на то, что керамические материалы очень широкий класс, из которого делаются плиты, горшки и т.п. В данном же случае изобретение касается конкретно керамических расклинивателей (проппанты, шарики для нефтедобычи), а это уже более узкий класс, в котором метасиликаты магния и кальция ранее не применялись (таких источников Роспатентом в решении Роспатента от 02.10.2019 не приведено). Все указанные ссылки Роспатента на приведенные источники говорят только о том, что силикаты магния и/или кальция могут быть в керамической форме, но не свидетельствуют, что эти вещества ранее использовались для получения расклинивателей.

Таким образом, технический результат изобретения заключается в том, что если использовать не применявшийся ранее для расклинивателей керамический материал (метасиликат магния и/ или метасиликат кальция), то технологический свойства (см. таблицу спорного патента) такого материала будут лучше по сравнению с известными аналогами.

С учетом мнения Яковлева Р.Ю. и заключения Жаровой Н.И. от 11.01.2022, суд приходит к выводу о том, что из таблицы спорного патента следует, что прочность на раздавливание у материала (метасиликат магния и/ или метасиликат кальция), выше, чем у аналогов, при этом меньше насыпная плотность, что приводит к тому, что при одном и том же объемном расходе материала будут тратиться меньше вещества, а соответственно и технический результат - вещества по количеству нужно меньше, а прочность вещества будет выше.

Ссылки общества на то, что исходя из сведений, приведенных в описании к спорному патенту, нельзя сделать вывод о том, что известные расклиниватели и расклиниватели по примерам 1-3 получены в аналогичных условиях и технологии их получения различаются только выше указанными отличительными признаками, в связи с чем сравнение эксплуатационных характеристик известных расклинивателей с полученными по примерам 1-3 не является корректным, подлежит отклонению.

Даже если предположить, что способы получения расклинивателей полностью идентичны, за исключением вида керамического материала, то только один этот признак дает возможность изобретательского уровня (получен материал по характеристикам превышающий известные аналоги).

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что признак "в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или метасиликат кальция" с учетом пункта 1.6.2.2 Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретение и полезные модели, утвержденных Роспатентом от 08.07.1999 N 134 является функционально самостоятельным (что лицами, участвующими в деле не оспаривается) и данный признак не известен из противопоставленных источников, а следовательно указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии у спорного изобретения изобретательского уровня.

Роспатент в решении от 02.10.2019 отмечает то, что в приведенных примерах 1-3 при получении расклинивателей по спорному патенту используют спекающие добавки, которые согласно источнику информации 4 могут влиять на эксплуатационные характеристики керамических материалов, в частности, на плотность и прочность. Является очевидным, что количество используемой спекающий добавки также может влиять на свойства получаемого расклинивателя.

Вместе с тем, суд находит ошибочными данные утверждения административного органа, поскольку для специалиста очевидно, что добавки лишь ускоряют процесс спекания или снижают температуру спекания и без добавок при выборе правильных условий вещество также спечется, а следовательно нельзя утверждать, что без использования спекающих добавок не будет достигнут результат, выражающийся в повышении прочности при одновременно снижении твердости и насыпного веса по отношению сравнительным образцам проппантов.

Относительно вывода Роспатента, о том, что из патентного документа [13] известно, что при получении расклинивателей грануляцию сырых гранул перед обжигом осуществляют до насыпного веса больше 1 (т.е. включая диапазон не менее 1,2 ), суд отмечает следующее.

Специалист Яковлев Р.Ю. на данный вопрос пояснил, что в источнике есть указание на использование гранул с насыпным весом более 1,00 . Это шире, чем диапазон в оспариваемом патенте. Однако, указанные в источнике материалы не являются метасиликатами магния или кальция, поэтому для них нельзя апроксимировать те же значения насыпной плотности, поскольку это разные вещества со своими структурными особенностями, плотностью и свойствами. Специалисту логично предположить, то, что твердость материала будет определяться какой-то минимальной величиной насыпного веса, при которой материал не будет хрупким и не будет соответствовать требуемым параметрам прочности.

Доводы общества о том, что приведенные в описании к спорному патенту примеры 1-3, в отсутствие вышеуказанных сведений, не подтверждают, что улучшение свойств расклинивателя, показанное в таблице, достигается в частности, тем, что в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или метасиликат кальция, а материал гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 , т.е. описание спорного патента не подтверждает наличие причинно-следственной связи между указанными отличительными признаками и техническим результатам, отклоняются.

Причинно-следственная связь образуется, когда берут новый в этой области керамический материал и применяют его как расклиниватель и показывают, что при использовании стандартного способа обработки порошка и превращения его в керамику (измельчение, гранулирование, отжиг) появляются улучшенные технологические свойства. Гранулирование до определенного насыпного веса не менее 1,2 может быть связано как с природой материала, так и с необходимостью использования определенного количества вещества в определенном объеме, чтобы материал не был хрупким и не крошился при действии на него давления, что также являются причинно-следственной связью между техническим результатом и насыпным весом.

Суд отмечает, что также в спорном патенте указано, что "несмотря на более низкие показатели механических свойств керамики из метасиликата магния и/или кальция по сравнению с высокоглиноземистой керамикой, сопротивление раздавливанию керамических расклинивателей нефтяных скважин из метасиликата магния и/или кальция выше, чем из высокоглиноземистой керамики", и это для специалиста, как он пояснил является неожиданным фактом.

При названных обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что приведенные в описании к спорному патенту примеры 1-3, подтверждают, что улучшение свойств расклинивателя, показанное в таблице, достигается, в частности тем, что в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или метасиликат кальция, а материал гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 , т.е. описание спорного патента подтверждает наличие причинно-следственной связи между указанными отличительными признаками и упомянутым в данном описании техническим результатом. Вывод Роспатента об обратном, признается судом несостоятельным.

Кроме того, специалист Яковлев Р.Ю. в своем ответе подтвердил, что описание к спорному патенту подтверждает наличие причинно-следственной связи между отличительными признаками, характеризующими то, что в качестве керамического материала используют метасиликат кальция, а материал гранулируют до насыпного веса гранул не менее 1,2 и техническим результатом, заключающемся в повышении прочности при одновременном снижении твердости и насыпного веса керамических расклинивателей.

Причинно-следственная связь очевидна для специалиста, так как в изобретении использованы неизвестные ранее для этих целей минералы - метасиликат магния и/или метасиликат кальция, с которых и начинается признак, влекущий за собой остальные другие признаки изобретения, это и насыпная плотность минералов, температура обжига. Именно эти минералы и показали неожиданные эффекты повышения прочностных характеристик.

Также согласно заключению судебной экспертизы от 11.01.2022, эксперт пришел к выводу о том, что указанные отличительные признаки изобретения по патенту Российской Федерации N 2235702 влияют на заявленный технический результат - повышение прочности при одновременном снижении твердости и насыпного веса керамических расклинивателей.

С учетом изложенного последующий вывод Роспатента, сделанный на основании предыдущих (признанных судом необоснованными) о том, что при оценке соответствия изобретения по спорному патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень" подтверждения известности влияния указанных отличительных признаков на технический результат не требуется, не может быть признан судом правомерным.

Таким образом, суд полагает, что Роспатентом сделан необоснованный вывод о том, что из уровня техники известны решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками по независимому пункту 1 формулы спорного патента, касающиеся того, что в качестве керамического материала для изготовления керамических расклинивателей используют метасиликат магния и/или метасиликат кальция, а материал гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 .

Следовательно, данные обстоятельства, с учетом положений пункт 1 статьи 4 Патентного закона, подпунктов 2 и 7 пункта 19.5.3 Правил N 82 доказывают неправомерность выводов Роспатента о том, что спорный патент, не соответствуют условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Тогда как доводы Роспатента и общества изложенные в отзывах и дополнительных письменных пояснениях не нашли своего подтверждения и противоречат установленным судом обстоятельствам и материалам дела.

У суда отсутствуют основания для несогласия с выводами, изложенными в экспертном заключении Жаровой Н.И. от 11.01.2022, и мнением Яковлева Р.Ю. в связи с этим, суд соглашается с доводом заявителя о соответствии изобретения по патенту Российской Федерации N 2235702 условию патентоспособности "изобретательский уровень", поскольку, административный орган необоснованно установил, что из противопоставленных источников известны все существенные признаки, изложенные в независимом пункте формулы данного патента.

Довод общества о том, что в материалы дела не представлены документы об образовании специалиста Яковлева Р.Ю. и он обладает знаниями в совершенно другой области знаний, не связанной с рассматриваемым делом, судом отклоняются по следующим основаниям.

Специалист привлекается к участию в деле только по инициативе суда, а соответственно, прежде чем привлечь специалиста к участию в деле, суд устанавливает для себя, имеются ли у соответствующего специалиста необходимые познания в соответствующей отрасли.

Кроме того, Яковлев Р.Ю. является советником Суда по интеллектуальным правам и суду известно его образование при привлечении к участию в деле в качестве специалиста.

К сведению участников процесса, суд разъясняет, что специалист закончил кафедру химии нефти и органического катализа МГУ им. М.В. Ломоносова, является кандидатом химических наук по двум специальностям: "физическая химия" и "фармацевтическая химия и фармакогнозия".

Суд критически относится к заключению эксперта Туленинова А.Н. при наличии противоречивых его ответов мнению специалиста, и экспертному заключению Жаровой Н.И. от 11.01.2022, учитывая, что суд при названных обстоятельствах пришел к выводу о том, что не все признаки патента Российской Федерации N 2235702 явным образом следуют из уровня техники для специалиста. Суд также учитывает, что данный эксперт не является специалистом в области химии (по первоначальному образованию историк).

Относительно представленного обществом документа, поименованного как рецензия по результатам патентно-правового исследования, проведенного в отношении заключения эксперта Хорошкеева В.А. от 02.09.2020 (т. 10, л.д. 54-77), суд его не рассматривает, поскольку судом удовлетворен отвод указанному эксперту и его экспертное заключение судом во внимание не принималось.

Относительно представленных заявителем - документа, поименованного как заключение кандидата технических наук по изобретению "Способ изготовления керамических расклинивателей нефтяных скважин" по патенту РФ 2235702 (т. 8, л.д. 32-38), обществом документа - заключение специалиста А.Д. Артемьева (рецензия на экспертное заключение Н.И. Жаровой) суд отмечает, что относится к указанным документам критически и не может рассматривать их в качестве заключений специалистов, поскольку, лица выполнившие данные заключения, к участию в деле в качестве специалистов не привлекались, выполнены заключения в интересах и по поручению обратившихся лиц, а также получены ими во внесудебном порядке.

Таким образом, с учетом вышеприведенных норм Суд по интеллектуальным правам считает, что Роспатент пришел к необоснованному выводу о том, что из уровня техники известны решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками по независимому пункту 1 формулы спорного патента, и спорный патент, не соответствуют условию патентоспособности "изобретательский уровень".

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Однако из фактических обстоятельств дела усматривается, что в нарушение части 5 статьи 200, а также требований части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Роспатентом не доказана законность и обоснованность обстоятельств, послуживших основанием для принятия им оспариваемого решения.

Таким образом, доводы Роспатента и общества о том, что решение Роспатента от 02.10.2019 соответствует положениям пункта 1 статьи 4 Патентного закона, признаются несостоятельными.

Пунктом 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Поскольку вышеизложенные обстоятельства неправильно были установлены Роспатентом при принятии оспариваемого решения, и оно затрагивает права и законные интересы заявителя, принимая во внимание, что оспариваемое решение не соответствует действующему законодательству, а именно - пункту 1 статьи 4 Патентного закона, с учетом положений статьи 13 ГК РФ, пункта 138 Постановления N 10, решение Роспатента от 02.10.2019 признается недействительным.

В связи с чем требование заявителя о признании незаконным решения Роспатента от 02.10.2019, принятого по результатам рассмотрения поступившего 10.04.2019 возражения против выдачи патента Российской Федерации на изобретение N 2235702, подлежит удовлетворению.

Пунктом 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должно содержаться, в том числе, указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Как установлено и следует из оспариваемого ненормативного правового акта, признав отсутствие причинно-следственной связи между отличительными по отношению к прототипу признаками спорного изобретения и заявленным для этого изобретения техническим результатом, административный орган установил отсутствие необходимости выявления известности такого влияния из противопоставленных источников. В такой ситуации требуется исследование Роспатентом обстоятельств известности такого влияния из противопоставленных источников, которые административным органом не исследовались.

Суд по интеллектуальным правам в целях восстановления прав и законных интересов заявителя, обязывает Роспатент повторно рассмотреть возражения общества.

Такой подход суда полностью соответствует правовой позиции, изложенной в пункте 138 Постановления N 10.

В соответствии со статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и отнесены на Роспатент.

Руководствуясь статьями 106, 109, 110, 159, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования Шмотьева Сергея Федоровича удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 02.10.2019, принятое по результатам рассмотрения возражения от 10.04.2019 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение N 2235702 как несоответствующее пункту 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-I.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью "Ника-Петротэк" от 10.04.2019 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение N 2235702.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу Шмотьева Сергея Федоровича (г. Екатеринбург) 100 300 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины и судебной экспертизы.

Взыскать с Шмотьева Сергея Федоровича (г. Екатеринбург) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Ника-Петротэк" (ОГРН 1147746303737) 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы.

Перечислить с депозитного счета Суда по интеллектуальным правам Жаровой Наталье Игоревне 50 000 рублей за проведение экспертизы по настоящему делу по следующим реквизитам: Счет получателя: 40817810201004210372, БИК: 044525700, Банк получателя: АО "Райффайзенбанк", Москва, ИНН банка: 7744000302, КПП банка: 770201001.

Возвратить Шмотьеву Сергею Федоровичу (г. Екатеринбург) с депозитного счета Суда по интеллектуальным правам 100 000 рублей, перечисленных по платежному поручению от 30.09.2021 N 428610, согласно указанным в нем реквизитам.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Н.Н. Погадаев

Судья

Е.С. Четвертакова

Судья

Ю.М. Сидорская