Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 марта 2022 г. по делу N СИП-1040/2021 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на его решение об отказе в выдаче патента на полезную модель, поскольку в описании к заявленной полезной модели не приведена причинно-следственная связь между признаками, характеризующими способ крепления сменных элементов и выполнение частей крышки и стенок сменными, и приведенным в описании техническим результатом, заключающимся в обеспечении скрытного хранения колодок и использования меньшей площади для хранения двух устройств за счет совмещения их в одном устройстве

Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 марта 2022 г. по делу N СИП-1040/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 9 марта 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 14 марта 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Лапшиной И.В.,

судей - Голофаева В.В., Снегура А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Казимзаде А.М.

рассмотрел в судебном заседании заявление Пикунова Дмитрия Викторовича (дер. Подлипки, Московская обл.) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 30.06.2021 об удовлетворении возражения на решение об отказе в выдаче патента Российской Федерации на полезную модель по заявке N 2020126281.

В судебном заседании приняли участие представители:

от Пикунова Дмитрия Викторовича - присутствовал лично (личность удостоверена паспортом);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Прокудин А.А. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-668/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

Пискунов Дмитрий Викторович (далее - заявитель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.06.2021 об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в выдаче патента Российской Федерации на полезную модель по заявке N 2020126281.

В обоснование заявленных требований заявитель указывает, что решение Роспатента от 30.06.2021 противоречит положениям статьи 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку формула оспариваемой полезной модели соответствует условиям патентоспособности "новизна".

Заявитель приводит доводы о том, что, по его мнению, "существенные признаки модели по патенту ЕР 2042057А1 и представленной на патентование модели, не совпадают" (стр. 4, абз. 1 заявления). При этом заявитель не согласен с выводом Роспатента, что отличительные признаки, которые выявил Роспатент, не являются существенными.

Кроме того, по мнению заявителя, "существенными различиями в моделях является техническое воплощение их трансформации", а "наличие сундука в модели патента N ЕР 2042057А1 не является существенным признаком".

В отзыве на заявление Роспатент ссылается на соответствие выводов, к которым пришел административный орган по результатам рассмотрения поданного возражения, действующим нормам права и фактическим обстоятельствам.

В судебном заседании Пикунов Д.В. настаивал на заявленных требованиях.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявленных требований, поддержал позицию, изложенную в ранее представленном отзыве, согласно которому считает, что оспариваемое решение от 30.06.2021 соответствует нормам действующего законодательства.

Как следует из материалов дела и установлено судом, 04.08.2020 заявителем была подана заявка на выдачу патента на полезную модель "Предмет мебели (сундук), трансформирующийся в приспособление, предназначенное для фиксации частей тела человека (колодки), для целей реализации сексуальных фантазий", которой был присвоен регистрационный номер N 2020126281.

Экспертиза по существу была проведена в отношении первоначальной формулы указанного предложения, представленной в материалах заявки N 2020126281 на дату ее подачи, в следующей редакции:

"Предмет мебели (сундук), трансформирующийся в приспособление, предназначенное для фиксации частей тела человека (колодки), для целей реализации сексуальных фантазий, где трансформация достигается посредством:

1) замещения отдельных элементов сундука на элементы, устроенные по принципу колодок и фиксирующие части тела человека;

2) раскрытия скрытых в сундуке элементов, устроенных по принципу колодок и фиксирующих части тела человека".

По результатам рассмотрения заявки Роспатентом принято решение от 25.11.2020 об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленное предложение не является техническим решением, относящимся к устройству, которому согласно требованиям пункта 1 статьи 1351 ГК РФ может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели.

В подтверждение данного довода в решении Роспатента отмечено, что заявленное предложение представляет собой комплект элементов, не соединенных между собой сборочными операциями.

В соответствии с изложенным в указанном решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленному предложению не может быть предоставлена правовая охрана, поскольку оно относится к решению, не охраняемому в качестве полезной модели.

Не согласившись с данным решением, заявитель 02.12.2020 обратился с соответствующим возражением в Роспатент.

По результатам рассмотрения возражения административным органом было установлено следующее:

- заявленному техническому решению не может быть предоставлена охрана в качестве полезной модели согласно требованиям пункта 1 статьи 1351 ГК РФ и пункта 35 Требований к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 2015 N 701 (далее - Требования ПМ);

- описание заявки содержит сведения, на основании которых могла быть произведена корректировка формулы заявленного технического решения, что свидетельствует о преждевременности вынесенного решения.

Данные обстоятельства были доведены до сведения заявителя, от которого на заседании коллегии, состоявшемся 24.02.2021, поступили дополнительные материалы, содержащие скорректированную формулу полезной модели в следующей редакции:

"Сундук, трансформирующийся в устройство, предназначенное для фиксации частей тела человека, представляющий собой ящик со стенками и крышкой, на которых располагаются элементы, выполненные с возможностью их демонтажа и замены на элементы, аналогичные колодкам и фиксирующие части тела человека, при этом все сменные элементы сундука фиксируются за счет их крепления в пазах".

По результатам рассмотрения скорректированной формулы полезной модели Роспатентом было установлено, что она не изменяет заявку по существу и была принята к рассмотрению на основании пункта 80 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 N 701 (далее - Правила ПМ).

При этом Роспатент установил, что анализ представленных заявителем материалов и первоначальных материалов заявки показал, что внесенные в формулу полезной модели уточнения позволяют сделать вывод о том, что техническое решение, охарактеризованное в уточненной формуле, является устройством согласно положениям пункта 35 Требований ПМ.

В этой связи материалы заявки N 2020126281 в установленном порядке были направлены на проведение экспертизы по существу и информационного поиска.

По результатам проведенного информационного поиска 20.05.2021 был представлен отчет о поиске и заключение по результатам его проведения, согласно которым полезная модель, охарактеризованная в уточненной формуле полезной модели, не соответствует условию патентоспособности "новизна" (пункт 2 статьи 1351 ГК РФ).

Поскольку все существенные признаки заявленной полезной модели присущи техническому решению, раскрытому в патентном документе N ЕР 2042057А1 (дата публикации 01.04.2009).

В корреспонденции от 11.06.2021 от заявителя поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о несогласии с выводом, сделанным в заключении.

По результатам анализа доводов, изложенных в заключении, а также сведений, содержащихся в патентном документе N ЕР 2042057А1, административным органом было установлено, что отличием заявленного устройства, охарактеризованного в уточненной формуле полезной модели, от технического решения, раскрытого в патентном документе N ЕР 2042057А1, является:

- все сменные элементы фиксируются за счет их крепления в пазах;

- крышка и стенки сундука содержат элементы, выполненные с возможностью их демонтажа и замены на элементы, аналогичные колодкам.

При этом Роспатентом было установлено, что указанные отличительные признаки, являются существенными.

Таким образом, административным органом было установлено, что решению по патентному документу N ЕР 2042057А1 присущи все приведенные в уточненной формуле полезной модели существенные признаки.

Данные обстоятельства с учетом положений пункта 2 статьи 1351 ГК РФ, пункта 69 Правил ПМ послужили основанием для вывода Роспатента о несоответствии заявленной полезной модели, охарактеризованной в уточненной формуле, условию патентоспособности "новизна", поскольку совокупность всех ее признаков, кроме признаков, отнесенных к несущественным, известна из уровня техники, в частности, присуща техническому решению, раскрытому в патентном документе N ЕР 2042057А1.

На основании изложенного решением Роспатента от 30.06.2021 возражение заявителя было удовлетворено, изменено решение Роспатента от 25.11.2020 об отказе в выдаче патента на полезную модель и отказано в выдаче патента на полезную модель по вновь выявленным обстоятельствам.

Несогласие заявителя с указанной позицией административного органа послужило причиной для обращения заявителя в Суд по интеллектуальным правам.

Изучив материалы дела, выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, Роспатентом не оспаривается.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против выдачи патента на полезную модель и принятию по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

С учетом даты подачи заявки N 2020126281 (04.08.2020) правовая база для проверки охраноспособности заявленной полезной модели включает ГК РФ, Правила ПМ и Требования ПМ.

Согласно пункту 1 статьи 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно пункту 2 статьи 1351 ГК РФ полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 2 статьи 1390 ГК РФ, если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из условий патентоспособности, предусмотренным статьей 1351 ГК РФ, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

Согласно пункту 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

Согласно пункту 69 Правил ПМ при проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 71 Правил ПМ, если установлено, что полезная модель не соответствует условию новизны, принимается решение об отказе в выдаче патента в связи с несоблюдением требования пункта 2 статьи 1351 ГК РФ.

Согласно пункту 35 Требований ПМ в разделе описания полезной модели "Раскрытие сущности полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, при этом:

- к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали), или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящихся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы);

- сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата;

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно подпункту 3 пункта 40 Требований ПМ формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

Как следует из материалов дела техническое решение, раскрытое в патентном документе N ЕР 2042057А1, характеризует предмет мебели - сундук, который посредством определенных манипуляций может трансформироваться в устройство, предназначенное для фиксации частей тела человека. Сундук представляет собой ящик (11) со стенками и крышкой (17), на котором располагаются элементы, выполненные с возможностью их демонтажа и замены на элементы, аналогичные колодкам и фиксирующие части тела человека (61а, 6lb). При этом все съемные монтируемые элементы крепятся на конструкции (абзацы 0001, 0002, 0008-0010, 0031-0045, фиг. 1-4, 8).

Судебная коллегия отмечает, что такое выполнение указанного устройства направлено на то, чтобы оно оставалось незамеченным, когда не используется, за счет хранения внутри него сменных, монтируемых на сундуке элементов и аксессуаров (абзац 0008), т.е. техническое решение, раскрытое в патентном документе N ЕР 2042057А1, направлено на решение тех же задач, что и заявленная полезная модель.

Между тем заявленное устройство, охарактеризованное в уточненной формуле спорной полезной модели, от технического решения, раскрытого в патентном документе ЕР 2042057А1, отличается следующим:

- все сменные элементы фиксируются за счет их крепления в пазах;

- крышка и стенки сундука содержат элементы, выполненные с возможностью их демонтажа и замены на элементы, аналогичные колодкам.

Однако судебная коллегия соглашается с выводами Роспатента о том, что указанные отличительные признаки не являются существенными, поскольку в описании к заявленной полезной модели не приведена причинно-следственная связь между указанными признаками, характеризующими способ крепления сменных элементов и выполнение частей крышки и стенок сменными, и приведенным в описании техническим результатом, заключающимся в обеспечении скрытного хранения колодок и использования меньшей площади для хранения двух устройств за счет совмещения их в одном устройстве.

Судебная коллегия отмечает, что из сведений, приведенных в описании к заявленной полезной модели, а также на чертежах, следует, что существенным для достижения указанных технических результатов является наличие сундука (емкости) со стенками и крышкой, который сконструирован таким образом, что позволяет размещать внутри него элементы для хранения, а также производить демонтаж и замену его элементов (т.е. трансформацию) для получения устройства, выполняющего другую функцию, а именно, фиксирующего части тела человека.

В материалах заявки не приведено каких-либо сведений, обуславливающих вывод о наличии причинно-следственной связи между признаками, характеризующими крепление элементов в пазах и конкретизации сменных элементов сундука, и техническим результатом, направленным на обеспечение скрытного хранения колодок и использование меньшей площади для хранения двух устройств, совмещенных в одном.

При этом судебная коллегия соглашается с выводом административного органа о том, что крепление элементов в пазах направлено лишь на удобство использования и скорость монтажа и демонтажа элементов устройства и данный вид крепления никак не связан с обеспечением скрытного хранения колодок и использованием меньшей площади для хранения.

Роспатент правомерно установил, что конкретизация элементов сундука, которые подлежат замене на колодки, не влияет на скрытность хранения колодок, возможность трансформации сундука и возможность размещения колодок внутри сундука для уменьшения площади хранения устройства.

Существенным является лишь наличие у сундука сменных демонтируемых элементов (например, колодок), которые могут храниться внутри сундука, обеспечивая тем самых скрытность их хранения, и которые могут быть извлечены из сундука и закреплены на нем с получением устройства с другой функцией (трансформация), обеспечивая тем самым использование меньшей площади для размещения двух устройств в одном.

Судебная коллегия не соглашается с доводом заявителя о том, что вышеупомянутые отличительные признаки, которые выявил Роспатент (касающиеся способа крепления сменных элементов и выполнения частей крышки и стенок сменными) являются существенными, в силу следующего.

Как отмечает заявитель, данные признаки необходимы для возможности реализации назначения, которое состоит в том, "чтоб из сундука сделать устройство для фиксации человека", т.е. "сущность полезной модели состоит в трансформации сундука в приспособление для фиксации тела человека" (стр. 3., абз. 1 заявления), следовательно, данные признаки следует признать существенными".

Согласно пункту 35 Требований ПМ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи именно с техническим результатом.

Вместе с тем упомянутые отличительные признаки уточненной формулы полезной модели не являются существенными, поскольку в описании к заявке N 2020126281 как указывалось ранее отсутствуют сведения о причинно-следственной связи между данными признаками и указанными в нем техническими результатами, заключающимися в обеспечении скрытного хранения колодок и использования меньшей площади для хранения двух устройств за счет совмещения их в одном устройстве.

В этой связи отсутствие в описании к полезной модели сведений, подтверждающих влияние ее признаков на возможность получения технического результата, препятствует признанию таких признаков существенными. Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2017 по делу N СИП-481/2016, согласно которой именно в описании полезной модели должно содержаться раскрытие влияния признаков полезной модели на достигаемый техническим решением технический результат. При отсутствии такого раскрытия в описании признаки не могут считаться существенными, даже если после выдачи патента доказано, что они действительно оказывают влияние на технический результат.

При указанных обстоятельствах, выявленные Роспатентом отличительные признаки, не подлежит учету при проверке новизны полезной модели по заявке N 2020126281.

Что касается доводов заявителя о том, что заявленное устройство отличается от известного механизмом трансформации, то данное отличие связано лишь с удобством использования устройства, однако не влияет на возможность скрытного хранения колодок и использования меньшей площади для хранения устройства за счет совмещения двух устройств в одном.

Довод заявителя о том, что наличие сундука в устройстве, раскрытом в патентном документе N ЕР 2042057А1, не является существенным признаком, судебная коллегия отмечает, что алгоритм оценки соответствия полезной модели условию патентоспособности "новизна", предусмотренный пунктом 69 Правил ИЗ, не предусматривает оценку существенности признаков технического решения, раскрытого в уровне техники.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "пунктом 69 Правил ИЗ" имеется в виду "пунктом 69 Правил ПМ"

Таким образом, доводы заявителя не опровергают приведенные в решении Роспатента от 30.06.2021 выводы и не свидетельствуют о наличии оснований для признания его недействительным.

Учитывая изложенное, судебная коллегия соглашается с выводом административного органа о том, что совокупность всех признаков заявленной полезной модели, охарактеризованной в уточненной формуле, кроме признаков, отнесенных к несущественным, известна из уровня техники, в частности, присуща техническому решению, раскрытому в патентном документе N ЕР 2042057А1.

Данные обстоятельства с учетом положений статьи 1351 ГК РФ, пункта 69 Правил ПМ и пункта 35 Требований ПМ указывают на правомерность вывода Роспатента о несоответствии заявленной полезной модели, условию патентоспособности "новизна".

При таких обстоятельствах судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что оспариваемый ненормативный акт соответствует закону и иным нормативным правовым актам, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование Пикунова Д.В. о признании решения Роспатента от 30.06.2021 недействительным, удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные в связи с подачей заявления, в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом результата рассмотрения дела следует отнести на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования Пикунова Дмитрия Викторовича оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

А.А. Снегур