Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 марта 2022 г. по делу N СИП-960/2020 Суд признал недействительным патент на полезную модель, поскольку в данном случае не было представлено достоверных документов при подаче заявки на выдачу патента в порядке конвенционного приоритета, которые могли быть положены в основу решения о выдаче патента именно в порядке конвенционного приоритета (документ отменен)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 марта 2022 г. по делу N СИП-960/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 6 июня 2022 г. N С01-731/2022 по делу N СИП-960/2020 настоящее решение отменено

Резолютивная часть решения объявлена 3 марта 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 11 марта 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Борисовой Ю.В.,

судей - Погадаева Н.Н., Силаева Р.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Маковецкой Н.П.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Телеком-Прибор" (ул. Союзная, д. 1 В, под. 8, эт. 4, пом. 5, ком. 411, г. Одинцово, Московская обл., 143006, ОГРН 1107746378409) к обществу с ограниченной ответственностью "Компания КСС-Контакт" (Малый Сухаревский пер., д. 9, стр. 1, пом. 1, комн. 11, Москва, 127051, ОГРН 1117746703502), Жую Сергею Васильевичу (Московская область, г. Одинцово), Юй Хуачунь (Китайская Народная Республика, г. Нинбо), Ли Пинъу (Китайская Народная Республика, г. Сифень), У Кайфа (Китайская народная Республика, г. Личуан), иностранному лицу Нингбо ДЖИЭМЭФ Телеком текнолоджи Ко. ЭЛТЭДЭ (ООО) (Майиан Индастриал Дистрикт, г. Хэнггхе, Сиксти, Нингбо, Китайская Народная Республика, 315318) о признании недействительным патента Российской Федерации N 191609 на полезную модель "Сплиттерный модуль".

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), Юй Хуачунь, Ли Пинъу, У Кайфа, иностранное лицо Нингбо ДЖИЭМЭФ Телеком текнолоджи Ко. ЭЛТЭДЭ (ООО).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Телеком-Прибор" - Ладонин А.В., Басманова Е.С. (по доверенности от 14.07.2021);

от общества с ограниченной ответственностью "Компания "КСС-Контакт" - Макаркин А.А., Литинская Е.А. (по совместной доверенности от 28.01.2022), Гетман В.А. (по доверенности от 25.03.2021);

от иностранного лица - Нингбо ДЖИЭМЭФ Телеком текнолоджи Ко. ЭЛТЭДЭ (ООО) - Белова Ю.М. (по доверенности от 06.04.2021);

от физического лица Жуя Сергея Васильевича - Гетман В.А. (по доверенности от 08.04.2021), Жуй С.В. (личность установлена паспортом), Макаркин А.А., Литинская Е.А. (по совместной доверенности от 10.02.2021);

от иностранных лиц Юй Хуачунь, Ли Пинъу, У Кайфа - Белова Ю.М. (по доверенности от 06.04.2021);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Барбашин В.А. (по доверенности от 24.02.2022 N 04/32-381/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Телеком-Прибор" (далее - истец, общество "Телеком-Прибор") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением от 12.11.2020 к обществу с ограниченной ответственностью "Компания КСС-Контакт" (далее - общество "Компания КСС-Контакт") и Жую Сергею Васильевичу о признании недействительным патента Российской Федерации N 191609 на полезную модель "Сплиттерный модуль".

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Юй Хуачунь, Ли Пинъу, У Кайфа, иностранное лицо Нингбо ДЖИЭМЭФ Телеком текнолоджи Ко. ЭЛТЭДЭ (ООО).

В порядке статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве соответчиков привлечены Юй Хуачунь, Ли Пинъу, У Кайфа (далее - иностранные физические лица), иностранное лицо Нингбо ДЖИЭМЭФ Телеком текнолоджи Ко. ЭЛТЭДЭ (ООО) (далее - иностранное юридическое лицо).

Определением исполняющего обязанности председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А. от 22.06.2021 в порядке статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена судьи Булгакова Д.А. на Погадаева Н.Н. Судебное разбирательство произведено с самого начала.

Судом по интеллектуальным правам также вынесено определение от 02.03.2022 о вызове в качестве свидетеля патентного поверенного Медведева В.Н.

В исковом заявлении со ссылкой на положения подпункта 5 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) общество "Телеком-Прибор" полагает, что патент Российской Федерации N 191609 на полезную модель "Сплиттерный модуль" подлежит признанию недействительным полностью, поскольку оспариваемый патент выдан с указанием в нем в качестве автора и патентообладателя лиц, не являющихся таковыми.

Как указывает истец, спорный патент выдан в порядке конвенционного приоритета по заявке от 29.11.2018 CN 201821990304.7, поданной в Китайской Народной Республике.

Ссылаясь на пункт "А" статьи 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), общество "Телеком-Прибор" указывает, что лицом, имеющим право на подачу заявки на полезную модель и получение патента в порядке конвенционного приоритета является лицо, подавшее первую заявку в государстве - участнике Парижской конвенции, либо его правопреемник.

Заявителем, подавшим первую заявку от 29.11.2018 CN 201821990304.7 на полезную модель в государстве - участнике Парижской конвенции - Китайской Народной Республике, было иностранное юридическое лицо, в качестве авторов указаны иностранные физические лица.

Истец отмечает, что в материалах административного дела отсутствуют какие-либо документы, свидетельствующие (на момент подачи заявки в Роспатент в рамках конвенционного приоритета) о правопреемстве между обществом "Компания КСС-Контакт" и иностранным юридическим лицом.

Таким образом, общество "Телеком-Прибор" полагает, что общество "Компания КСС-Контакт" не являлось лицом, подавшим приоритетную заявку от 29.11.2018 N CN 201821990304.7, и не являлось его правопреемником на момент подачи соответствующей заявки в административный орган, в связи с чем общество "Компания КСС-Контакт" не может являться законным правообладателем оспариваемого патента.

Истец констатирует, что при выдаче оспариваемого патента на полезную модель переведенная с китайского на русский язык приоритетная заявка от 29.11.2018 CN 201821990304.7 Роспатентом не запрашивалась, а обществом "Компания КСС-Контакт" - не представлялась.

Общество "Телеком-Прибор" указывает, что в заверенных копиях документов заявки, направленных истцу Роспатентом в ответ на ходатайство об ознакомлении с документами заявки на выдачу патента на полезную модель и выдаче копий таких документов от 16.06.2020, заверенная копия первой заявки отсутствовала.

Истец также отмечает, что из текста заявки от 15.04.2019 N 2019111196 на выдачу патента на полезную модель также следует, что, невзирая на заявление в составе заявки конвенционного приоритета, в перечне прилагаемых к заявлению документов копия первой заявки при испрашивании конвенционного приоритета отсутствовала.

Истец обращает внимание на то, что согласно заключению Роспатента о результатах рассмотрения ходатайства от 30.07.2020 заверенная копия приоритетной заявки от 29.11.2018 N CN 201821990304.7 поступила в административный орган после принятия решения о выдаче патента и не входила в состав документов заявки.

Между тем истец полагает, что, исходя из Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации полезной модели и выдаче патента на полезную модель, его дубликата, утвержденного приказом Роспатента от 26.12.2018 N 233 (далее - Руководство N 233), следует, что принятию решения о выдаче патента на полезную модель в порядке конвенционного приоритета в обязательном порядке должна предшествовать проверка документов, подтверждающих право конвенционного приоритета, осуществляемая в рамках формальной экспертизы заявки (пункты 2.3, 2.49-2.65 Руководства N 233).

Таким образом, истец приходит к выводу, что оспариваемый патент был выдан с нарушением статьи 1382 ГК РФ и пункта 2.3. Руководства N 233 и должен быть признан недействительным согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ по причине указания в нем в качестве патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ.

Общество "Телеком-Прибор" также обращает внимание на то, что оспариваемый патент выдан с указанием в нем в качестве автора лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ, а также без указания в патенте в качестве авторов лиц, являющихся таковым в соответствии с ГК РФ.

Так, как указано в исковом заявлении, в качестве единственного автора полезной модели в оспариваемом патенте указан Жуй С.В.

Между тем из первоначальной заявки N CN 201821990304.7, а также китайского патента на полезную модель от 26.07.2019 следует, что авторами указанной полезной модели являются Юй Хуачунь, Ли Пинъу, У Кайфа.

Как отмечает истец, Жуй С.В. не указан в патенте N CN209167608U, выданном по заявке от 29.11.2018 N CN 201821990304.7, или в свидетельстве, выданном Государственным управлением Китайской Народной Республики по правам интеллектуальной собственности.

Таким образом, истец приходит к выводу, что оспариваемый патент должен быть отменен вследствие указания в нем в качестве автора Жуй С.В., не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ.

Истец в обоснование заинтересованности в оспаривании патента на полезную модель по свидетельству Российской Федерации N 191609 сослался на то, что в производстве Арбитражного суда Московской области находится дело N А41-37362/2020 по исковому заявлению общества "Компания КСС-Контакт" к обществу "Телеком-Прибор" о прекращении нарушения исключительного права на оспариваемый патент, взыскании денежной компенсации за нарушение исключительного права в размере 3 000 000 рублей, а также возмещении судебных расходов.

Кроме того, истец констатирует, что общество "Компания "КСС-Контакт" совершило действия по патентованию конструкции сплиттерного модуля после окончания проведенного с участием общества "Телеком-Прибор" и общества "Компания КСС-Контакт" конкурса, победителем которого был признан истец; 15.04.2019 обществом "Компания "КСС-Контакт" была подана заявка на выдачу патента на полезную модель N 2019111196 со ссылкой на конвенционный приоритет от 29.11.2018 N CN 201821990304.7. Впоследствии общество "Компания КСС-Контакт" препятствовало истцу в продаже сплиттерных модулей и исполнения контракта с обществом "Ростелеком", направило ему претензионное письмо, требовало от общества "Ростелеком" заключить контракт с ним, прекратить закупать сплиттеры у истца (после получения претензии общество "Ростелеком" приостановило закупки у истца, вследствие чего последний понес убытки).

Истец впоследствии представил правовую позицию, в которой в очередной раз указал, что согласно положениям пункта "А" статьи 4 Парижской конвенции конвенционным приоритетом может воспользоваться только лицо, подавшее первоначальную заявку либо его правопреемник, в то время как общество "Компания КСС-Контакт" не является правопреемником иностранного лица.

Истец утверждал, что Парижская конвенция не предусматривает правовых возможностей для замены патентообладателя патента, который был получен с нарушением ее пункта "А" статьи 4, то есть когда конвенционный приоритет заявило лицо, не имеющее на это законных прав.

Согласно позиции истца, как предусмотрено пунктом 2 статьи 1398 ГК РФ, патент на полезную модель в течение срока его действия может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ.

Правовая позиция впоследствии детализирована истцом в многочисленных письменных пояснениях и объяснениях, в частности, в связи с внесенными впоследствии (в период рассмотрения данного дела в Суде по интеллектуальным правам) изменениями в спорный патент (добавлением 01.06.2021 в качестве соавторов иностранных физических лиц, а 25.02.2022 в качестве сопатентообладателя - иностранного юридического лица). Истец обращал внимание суда на то, что данные изменения, в том числе произведенные в рамках исправления так называемой "технической ошибки" не нивелируют того обстоятельства, что иностранное юридическое лицо не воспользовалось правом на подачу заявки в установленном порядке в рамках конвенционного приоритета, с соответствующей заявкой в административный с указанием в качестве патентообладателя иностранного юридического лица, в качестве авторов - иностранных физических лиц не обращалось.

В этой связи, в том числе после удовлетворения Судом по интеллектуальным правам ходатайств третьих лиц (иностранных физических лиц и иностранного юридического лица) о привлечении в качестве соответчиков (ввиду внесения вышеуказанных изменений в спорный патент применительно к субъектному составу авторов и патентообладателей) иностранных физических лиц и иностранного юридического лица, истец настаивал на признании патента недействительным полностью.

Административный орган 14.01.2021 представил отзыв на исковое заявление, в котором указал, что законодательством Российской Федерации Роспатенту не предписано осуществлять проверку правомерности указания в заявлении о выдаче патента на изобретение авторов и лиц, на имя которых испрашивается патент. Дополнительно правовая позиция раскрыта Роспатентом в процессуальном документе, поступившем в Суд по интеллектуальным правам 02.03.2022.

15.02.2021 Жуй С.В. и общество "Компания КСС-Контакт" представили совместный отзыв на исковое заявление, в котором указали, что общество "Телеком-прибор" является ненадлежащим истцом по делу в связи с тем, что в соответствии с положениями ГК РФ право на обращение в суд за защитой своего нарушенного права имеет сам автор или патентообладатель, право которого могло быть нарушено регистрацией спорного патента.

По мнению Жуя С.В. и общества "Компания КСС-Контакт", в связи с тем, что общество "Телеком-Прибор" не является автором или патентообладателем оспариваемого патента, оно не может быть признано надлежащим истцом по делу.

Жуй С.В. и общество "Компания КСС-Контакт" обратили внимание на то, что между авторами полезной модели отсутствует какой-либо спор, в частности ответчики утверждали, что в 2015 году группой авторов, в состав которой входили граждане Китайской Народной Республики Юй Хуачунь, Ли Пинъу, У Кайфа и гражданин Российской Федерации Жуй Сергей Васильевич, был совместно разработан и создан продукт интеллектуальной собственности (полезная модель) - упрощенный разветвитель (сплиттерный модуль).

Жуй С.В. и общество "Компания КСС-Контакт" отметили, что отношения авторов данного продукта интеллектуальной собственности - полезной модели и порядок его коммерческого использования были урегулированы заключенным в 2015 году договором о соавторстве. Согласно условиям заключенного договора о соавторстве каждый из соавторов уполномочил другого соавтора на оформление другим соавтором исключительных прав на полезную модель на территории страны, где проживает и гражданином которой является каждый из соавторов.

По утверждению ответчиков, с момента оформления авторских прав и до настоящего времени споров об авторстве и о порядке передачи прав правообладателям между соавторами нет, все отношения урегулированы. Соавторы претензий друг к другу о порядке оформления авторских прав и порядке дальнейшего использования созданной ими полезной модели, о порядке оформления прав правообладателей, с указанием правообладателями иностранного юридического лица, общества "Компания КСС-Контакт" не имеют.

Юй Хуачунь, Ли Пинъу, У Кайфа, представили совместный отзыв на исковое заявление от 11.05.2021, в котором указали, что между ними и Жуй С.В. не существовало и не существует споров по вопросу авторства в отношении оспариваемого патента. Указанные лица полагают подачу искового заявления злоупотреблением правом со стороны общества "Телеком-Прибор" с целью получения возможности копирования разработанной полезной модели "Сплиттерный модуль" на территории Российской Федерации.

Иностранное юридическое лицо представило отзыв от 06.05.2021, в котором отметило, что спорная полезная модель создана творческим трудом иностранных физических лиц и Жуя С.В. Правообладатель оспариваемого патента получил право на получение охранного документа на законных основаниях. Иностранное юридическое лицо отмечает, что истец является ненадлежащим, необоснованно использует техническую ошибку, допущенную занимавшейся оформлением заявки юридической фирмы, отмечает недобросовестность действий общества "Телеком-Прибор", ссылается на то, что утверждения истца о том, заявка от 29.11.2018 N CN 201821990304.7 будет препятствовать получению обществом "Компания "КСС-Контакт" собственного патента, и с целью неправомерного исключения данного препятствия общество "Компания "КСС-Контакт" сообщило в своей заявке от 15.04.2019 N 2019111196 недостоверные сведения, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. По мнению иностранного юридического лица, единственным намерением истца при обращении в суд с настоящим иском является намерение устранить препятствие в копировании на территории Российской Федерации сплиттерных модулей, правовая охрана в отношении которых действует на территории двух государств.

Дополнительная правая позиция изложена иностранными физическими лицами и иностранным юридическим лицом в многочисленных процессуальных документах, суть которых сводится к отсутствию спора между китайскими и российским соавторами и патентообладателями, созданию спорной полезной модели в результате соавторства, наличию соглашений о сотрудничестве и внесению в ходе рассмотрения дела изменений в спорный патент путем включения в состав соавторов и сопатентообладателей иностранных физических лиц и иностранного юридического лица.

В судебном заседании 03.03.2022 суд допросил в качестве свидетеля патентного поверенного Медведева В.Н., который представлял пакет документов в административный орган для оформления патента на спорную полезную модель на территории Российской Федерации в апреле 2019 года. Помимо прочего свидетель, предупрежденный об уголовной ответственности в установленном законом порядке, сообщил суду, что при подаче 15.04.2019 в Роспатент заявки в рамках конвенционного приоритета при оформлении патента на общество "Компания "ККС-Контакт" заверенная копия первой заявки не представлялась.

В судебном заседании 03.03.2022 представитель истца настаивал на заявленных требованиях о признании патента недействительным в полном объеме.

Представители общества "Компания "ККС-Контакт", Жуй С.В., Нингбо ДЖИЭМЭФ Телеком текнолоджи Ко. ЭЛТЭДЭ (ООО), Юй Хуачунь, Ли Пинъу, У Кайфа возражали против удовлетворения заявленных требований.

При рассмотрении спора судом установлены следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, на территории Китайской Народной Республики 29.11.2018 подана заявка N CN 201821990304.7 иностранным юридическим лицом, впоследствии 26.07.2019 выдан патент N CN 209167608U с указанием в качестве патентообладателя иностранного юридического лица, в качестве соавторов - иностранных физических лиц Юй Хуачунь, Ли Пинъу, У Кайфа.

Патент Российской Федерации N 191609 на полезную модель "Сплиттерный модуль" был выдан по поданной в Роспатент 15.04.2019 заявке N 2019111196 с приоритетом от 29.11.2018, установленным по дате подачи конвенционной заявки N CN 201821000304.7, с указанием в нем в качестве автора Жуй Сергея Васильевича, в качестве патентообладателя - общества с ограниченной ответственностью "Компания КСС-КОНТАКТ", со следующей формулой:

"1. Сплиттерный модуль, содержащий корпус, в корпусе размещены делитель оптического сигнала и множество сборок адаптеров, причем каждая сборка адаптера содержит адаптер и разъем, подключенный к выходу делителя оптического сигнала посредством соответствующего оптического волокна, разъем для подключения к сети провайдера, расположенный вне корпуса и соединенный с входом делителя оптического сигнала посредством оптического волокна, входящего в корпус, крышку корпуса, установленную и закрепленную на корпусе, при этом на крышке выполнены канавки для позиционирования оптического волокна, входящего в корпус и подключенного к входу делителя оптического сигнала, и боковая стенка крышки корпуса содержит прорези для ввода оптического волокна внутрь корпуса, сообщающиеся с соответствующими позиционирующими канавками на крышке корпуса.

2. Оптический разветвитель по п. 1, в котором боковая стенка корпуса содержит по меньшей мере один проем для установки соответствующей по меньшей мере одной сборки адаптера.

3. Оптический разветвитель по п. 2, в котором проемы снабжены множеством пластин для установки сборок адаптеров, причем каждая пластина содержит по меньшей мере одну выемку.

4. Оптический разветвитель по п. 1, в котором корпус содержит монтажную пластину, прилегающую к боковой стенке, расположенной напротив стенки с проемами, и зажим для фиксации делителя оптического сигнала.

5. Оптический разветвитель по п. 1, в котором на основании корпуса расположены две позиционирующих стойки, одна из которых размещена вблизи делителя оптического сигнала, а другая - вблизи стенки с проемами, и позиционирующую стойку на боковой стенке с проемами с внешней стороны корпуса, снабженную защелкой и обеспечивающую позиционирование крышки на корпусе.

6. Оптический разветвитель по п. 5, в котором позиционирующая стойка, расположенная вблизи делителя оптического сигнала, содержит отверстие для позиционирования и установки корпуса.

7. Оптический разветвитель по п. 1, в котором корпус содержит по меньшей мере одну пару позиционирующих элементов, размещенных вблизи противоположных боковых стенок, прилегающих к стенке, на которой выполнены прорези, причем каждый позиционирующий элемент содержит прорезь, не доходящую до основания корпуса.

8. Оптический разветвитель по п. 1, который дополнительно содержит установочную пластину, содержащую выступ, соответствующий отверстию для позиционирования корпуса на установочной пластине, при этом корпус соединен с установочной пластиной с возможностью отсоединения.

9. Оптический разветвитель по п. 1, в котором множество сборок адаптеров размещены по меньшей мере в один ряд".

В период рассмотрения судом настоящего дела в спорный патент внесены изменения: 01.06.2021 в состав соавторов включены вышепоименованные иностранные физические лица, 25.02.2022 - в состав сопатентообладателя включено названное иностранное юридическое лицо.

Судебная коллегия, оценив обстоятельства дела на основании собранных по делу доказательств, проанализировав доводы и правовые позиции лиц, участвующих в деле, пришла к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований истца и признании спорного патента недействительным полностью.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с названным Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1 - 3 статьи 1363 названного Кодекса, может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 указанной статьи.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия по основаниям и в порядке, которые установлены абзацами первым и вторым настоящего пункта.

В силу пункта "А" статьи 4 Парижской конвенции любое лицо, надлежащим образом подавшее заявку на патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец или товарный знак в одной из стран Союза, или правопреемник этого лица пользуется для подачи заявки в других странах правом приоритета в течение сроков, указанных в данной конвенции.

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 1382 ГК РФ, приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть установлен по дате подачи первой заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец в государстве - участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет) при условии подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на изобретение или полезную модель в течение двенадцати месяцев с указанной даты, а заявки на промышленный образец - в течение шести месяцев с указанной даты. Если по независящим от заявителя обстоятельствам заявка, по которой испрашивается конвенционный приоритет, не могла быть подана в указанный срок, этот срок может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, но не более чем на два месяца.

Согласно пункту 18 Раздела IV Руководства N 233 приоритет полезной модели может быть установлен по дате подачи первой заявки на полезную модель или изобретение в государстве - участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет).

В пункте 19 раздела IV Руководства N 233 указано, что заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета в отношении заявки на полезную модель, должен, помимо прочего, подать заявку в Роспатент в установленный данным Руководством N 233 срок со дня подачи первой заявки в государстве - участнике Парижской конвенции; представить в Роспатент заверенную копию первой заявки, поданной в государстве - участнике Парижской конвенции, в соответствующие сроки.

В силу пункта 20 Раздела IV Руководства N 233 при испрашивании заявителем конвенционного приоритета (в заявлении о выдаче патента или в ходатайстве об установлении конвенционного приоритета) экспертом проверяется, помимо прочего, соблюдение того, что заявка, по которой испрашивается конвенционный приоритет, подана в Роспатент заявителем, которым была подана первая заявка в государстве - участнике Парижской конвенции или его правопреемником.

Применительно к доводам общества "Телеком-Прибор" о наличии права на обращение в суд с соответствующим иском и контраргументам общества "Компания "КСС-Контакт", Жуя С.В., Юй Хуачунь, Ли Пинъу, У Кайфа, Нингбо ДЖИЭМЭФ Телеком текнолоджи Ко. ЭЛТЭДЭ (ООО) об отсутствии такового (отсутствии у истца заинтересованности в оспаривании патента на спорную полезную модель и недобросовестных действиях (злоупотреблении правом) истца в связи с этим) судебная коллегия отмечает следующее.

Истец со ссылкой на положения пункта 2 статьи 1398 ГК РФ отмечает, что патент на полезную модель в течение срока его действия, установленного пунктами 1 - 3 статьи 1363 ГК РФ, может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 настоящей статьи.

В обоснование заинтересованности, помимо прочего, истец ссылается на то, что в производстве Арбитражного суда Московской области находится дело N А41-37362/2020 по исковому заявлению общества "Компания КСС-Контакт" к обществу "Телеком-Прибор" о прекращении нарушения исключительного права на оспариваемый патент, взыскании денежной компенсации за нарушение исключительного права в размере 3 000 000 рублей.

Из искового заявления также усматривается, что в период с 30.10.2018 по 17.01.2019 общество "Телеком-Прибор" и общество "Компания КСС-Контакт" приняли участие в конкурсе на закупку публичного акционерного общества "Ростелеком" (далее - общество "Ростелеком") N 31807084152, проводимом в форме аукциона, с аналогичными изделиями - сплиттерными модулями, по конструкции соответствующими полезной модели оспариваемого патента, победителем конкурса был признан истец как лицо, предложившее за изделие наименьшую цену, с истцом обществом "Ростелеком" был заключен договор на поставку соответствующего оборудования.

Истец констатирует, что после окончания конкурса общество "Компания КСС-Контакт" совершило действия по патентованию конструкции сплиттерного модуля, 15.04.2019 им была подана заявка в Роспатент на выдачу патента на полезную модель N 2019111196 со ссылкой на конвенционный приоритет от 29.11.2018 CN 201821990304.7, что позволило впоследствии, после получения оспариваемого патента, необоснованно отсчитывать срок действия исключительного права на полезную модель с указанной даты - 29.11.2018.

Истец также отмечает, что после незаконного получения оспариваемого патента общество "Компания КСС-Контакт" препятствовало истцу в продаже сплиттерных модулей и исполнения контракта с обществом "Ростелеком", направило обществу "Ростелеком" претензионное письмо от 13.02.2020 N 13021/20-ПР, в котором указало на контрафактность продукции истца, требовало от общества "Ростелеком" прекратить закупать сплиттеры у общества "Телеком-Прибор" и заключить контракт на поставку с обществом "Компания КСС-Контакт" как обладателем исключительного права на полезную модель по оспариваемому патенту.

Истец указывает, что в результате действий общества "Компания КСС-Контакт" он понес убытки в виде упущенной выгоды, так как общество "Ростелеком" после получения претензии общества "Компания "КСС-Контакт" приостановило закупки сплиттеров по договору поставки от 22.01.2019 N 01/23/73-19, заключенному с истцом.

Кроме того, истец со ссылками на нормы права отмечает, что получение обществом "Компания "ККС-Контакт" спорного патента является незаконным, поскольку данное юридическое лицо не являлось подателем первой (приоритетной) заявки в стране - участнице Парижской конвенции, а также правопреемником иностранного юридического лица, Жуй С.В. в качестве автора спорной полезной модели в рамках первой заявки не фигурировал, а последующие изменения, внесенные в спорный российский патент (об указании в июне 2021 года в качестве соавторов иностранных физических лиц и в феврале 2022 года в качестве сопатентообладателя иностранного юридического лица) не нивелирует того обстоятельства, что спорный патент (с использованием права конвенционного приоритета) выдан с нарушением закона.

Судебная коллегия, проанализировав вышеуказанные доводы истца в обоснование права на оспаривание спорного патента и представленные в его обоснование доказательства, приходит к выводу о наличии у него права на обращение в суд с соответствующим иском.

Помимо вышерассмотренных приведенных аргументов истца о наличии у него частного интереса, судебная коллегия отмечает, что возможность оспаривания патента в период его действия (помимо частного интереса) преследует и публичный интерес, заключающийся в том, чтобы неправомерно выданные патенты не препятствовали развитию науки, ремесел и ведению третьими лицами деятельности с использованием неохраноспособных решений. В этой связи допускается оспаривание патентов в период их действия любым лицом (пункт 2 статьи 1398 ГК РФ). Такой публичный интерес сохраняется, пока сохраняется действие патента или возможность его восстановления.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.04.2017 по делу N СИП-219/2016, от 31.07.2017 по делу N СИП-788/2016, от 28.09.2017 по делу N СИП-771/2016 и от 10.10.2019 по делу N СИП-144/2019.

Судебная коллегия отмечает, что лицо, обратившееся 15.04.2019 в Роспатент с заявкой в рамках конвенционного приоритета на выдачу спорного патента (общество "Компания "КСС-Контакт") не являлось ни подателем первой заявки в рамках страны - участницы Парижской конвенции, ни его правопреемником (состав авторов также не совпадал: в качестве автора по поданной в Роспатент заявке был указан Жуй С.В.).

В связи с этим судебная коллегия обращает особое внимание на то, что в рамках приоритетной заявки N CN 201821990304.7 в качестве патентообладателя фигурировало иностранное юридическое лицо, соавторами указаны иностранные физические лица.

Кроме того, как следует из представленного в материалы дела заключения Роспатента о результатах рассмотрения ходатайства, заверенная копия заявки N CN 201821990304.7 поступила в административный орган после принятия решения о выдаче патента и не входила в состав документов заявки. Данное обстоятельство подтвердил и допрошенный в качестве свидетеля Медведев В.Н., подавший документы в административный орган для получения спорного патента. Кроме того, как следовало из представленного Медведевым В.Н. в материалы дела договора о сотрудничестве от 12.03.2019, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма Городисский и Партнеры" и обществом "Компания "КСС-Контакт", заверенная копия первой заявки в состав документов заявки не входила. Заверенная копия первой заявки поступила в административный орган 07.08.2019.

С учетом вышеизложенного, а также принимая во внимание то, что представленные в административный орган документы по заявке на выдачу патента на полезную модель N 2019111196 не подтверждали право общества "Компания "КСС-Контакт" на установление приоритета по дате подачи первой заявки на полезную модель от 29.11.2018 N CN 201821990304.7. (конвенционного приоритета), не подтверждали надлежащий субъектный состав, совпадающий с субъектным составом по приоритетной заявке, и отсутствие данных о том, что заявитель по российской заявке N 2019111196 на получение патента, испрашиваемого в рамках конвенционного приоритета, являлся правопреемником иностранного юридического лица, судебная коллегия приходит к выводу о том, что вышеизложенное является нарушением правопорядка как такового.

В этой связи отклоняются доводы о том, что иностранные физические лица и иностранное юридическое лицо не уполномочивали истца на обращение в суд в защиту их интеллектуальных прав.

Таким образом судебной коллегией признаются несостоятельными и доводы Жуя С.В. и общества "Компания "КСС-Контакт" о том, что право на обращение в суд за защитой своего нарушенного права имеет сам автор или патентообладатель, право которого могло быть нарушено регистрацией спорного патента.

Судебная коллегия также принимает во внимание правовую позицию, изложенную в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.12.2020 в рамках дела N СИП-595/2019.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату постановления президиума Суда по интеллектуальным правам следует читать как "от 17.12.2020"

С учетом изложенного судебная коллегия не усматривает оснований для признания отсутствия у истца права на обращение в суд с соответствующим иском о признании патента Российской Федерации N 191609 недействительным. Контраргументы представителей общества "Компания КСС-Контакт", Жуя С.В., Юй Хуачунь, Ли Пинъу, У Кайфа, Нингбо ДЖИЭМЭФ Телеком текнолоджи Ко. ЭЛТЭДЭ (ООО) об обратном, недобросовестных действиях (злоупотреблении правом), связанных с обращением в суд с настоящим иском, в этой связи признаются судебной коллегией несостоятельными.

Судебная коллегия, отклоняя доводы о злоупотреблении истцом правом при обращении в суд с данным иском, отмечает, что положениями пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 10 ГК РФ установлено, что в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 этой же статьи Кодекса, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены ГК РФ.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

Таким образом, исходя из указанных положений гражданского законодательства злоупотреблением правом признается действие по осуществлению права, хотя формально законное, но имеющее противоправную цель.

По смыслу вышеприведенных положений статьи 10 ГК РФ для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не может являться следствием предположений.

В рассматриваемом случае судебная коллегия полагает, что доводы ответчиков о намерениях и целях истца носят предположительный характер и вопреки требованиям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не подтверждены доказательствами, отвечающим принципам относимости, достоверности, допустимости и объективности.

В этой связи судебная коллегия констатирует, что обществом "Компания КСС-Контакт", Жуем С.В., Юй Хуачунь, Ли Пинъу, У Кайфа, Нингбо ДЖИЭМЭФ Телеком текнолоджи Ко. ЭЛТЭДЭ (ООО) не представлено надлежащих доказательств того, что соответствующие действия истца направлены исключительно на причинение им вреда.

Помимо прочего, иностранными физическими лицами и иностранным юридическим лицом в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено надлежащих доказательств того, что единственной целью при обращении в суд с настоящим иском является намерение устранить препятствие в копировании на территории Российской Федерации соответствующих сплиттерных модулей.

Судебная коллегия также соглашается с позицией истца о наличии правовых оснований для признания патента недействительным полностью.

Согласно пункту "А" статьи 4 Парижской конвенции любое лицо, надлежащим образом подавшее заявку на патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец или товарный знак в одной из стран Союза, или правопреемник этого лица пользуется для подачи заявки в других странах правом приоритета в течение сроков, указанных в данной конвенции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1382 ГК РФ приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть установлен по дате подачи первой заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец в государстве - участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет) при условии подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на изобретение или полезную модель в течение двенадцати месяцев с указанной даты, а заявки на промышленный образец - в течение шести месяцев с указанной даты. Если по независящим от заявителя обстоятельствам заявка, по которой испрашивается конвенционный приоритет, не могла быть подана в указанный срок, этот срок может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, но не более чем на два месяца.

В силу пункта 3 статьи 1382 ГК РФ заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета в отношении заявки на изобретение или полезную модель, должен сообщить об этом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и представить в этот федеральный орган заверенную копию первой заявки в течение шестнадцати месяцев со дня ее подачи в патентное ведомство государства - участника Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

При непредставлении заверенной копии первой заявки в указанный срок право приоритета тем не менее может быть признано федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданному им в этот федеральный орган до истечения указанного срока, при условии, что копия первой заявки запрошена заявителем в патентном ведомстве, в которое подана первая заявка, в течение четырнадцати месяцев со дня подачи первой заявки и представлена в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение двух месяцев со дня ее получения заявителем.

Как следует из пунктов 18-20 Раздела IV Руководства N 233, заявка, по которой испрашивается конвенционный приоритет, должна быть подана в Роспатент заявителем, которым была подана первая заявка в государстве - участнике Парижской конвенции, или его правопреемником.

Таким образом, из норм действующего законодательства (положений пункта "А" статьи 4 Парижской конвенции, статьи 1382 ГК РФ, а также пунктов 18-20 раздела IV Руководства N 233) следует, что заявка, по которой испрашивается конвенционный приоритет, должна быть подана в Роспатент заявителем, которым была подана первая заявка в государстве - участнике Парижской конвенции, или его правопреемником.

Судебная коллегия соглашается с доводами истца о том, что общество "Компания "КСС-Контакт", подавшее в Роспатент заявку со ссылкой на конвенционный приоритет (29.11.2018), подателем первоначальной (приоритетной) заявки N CN 201821000304.7 не являлось. Данное обстоятельство лицами, участвующими в деле, не оспаривается (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Не являлось общество "Компания "КСС-Контакт" и правопреемником иностранного юридического лица - патентообладателя на момент совершения юридически значимых действий.

Субъектный состав авторов также не совпадал (в приоритетной заявке от 29.11.2018 N CN 201821000304.7 авторами указаны иностранные физические лица, в поданной 15.04.2019 российской заявке автором указан Жуй С.В.).

Представленный Жуем С.В. и обществом "Компания "КСС-Контакт" в подтверждение того, что спорная модель создана совместным творческим трудом Жуя С.В. и иностранных физических лиц, договор соавторства с приложением от 15.04.2015 N 1 исключен вышеуказанными лицами из числа доказательств в связи с заявлениями истца о его фальсификации в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Аргументы ответчиков о допущенной ошибке при подаче заявки в Роспатент юридической фирмой (в том числе о непредставлении с материалами заявки 15.04.2019 в российское патентное ведомство заверенной копии первой заявки) не нивелируют того обстоятельства, что заявитель по российской заявке от 15.04.2019 не являлся ни заявителем по приоритетной заявке от 29.11.2018, ни его правопреемником.

Судебная коллегия также отмечает, что представленный впоследствии ответчиками договор соавторства от 02.04.2021, договор об отчуждении права на получение патента на полезную модель, заключенный 22.11.2021 между иностранным юридическим лицом и обществом "Компания "КСС-Контакт", а также внесенные уже в ходе рассмотрения Судом по интеллектуальным правам данного спора изменения в патент Российской Федерации N 191609 (01.06.2021 в части указания в качестве соавторов иностранных физических лиц, 25.02.2022 - в части указания в качестве сопатентообладателя иностранного юридического лица) не влияют на установленный судебной коллегий на основании оценки представленных в материалы дела доказательств по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации тот факт, что заявитель по приоритетной заявке N CN 20182199030.7 (иностранное юридическое лицо) либо его правопреемник в установленном законом порядке с соответствующей заявкой, по которой впоследствии получен спорный патент Российской Федерации N 191609, в Роспатент не обращались. Не обращался в административный орган и не испрашивал заявитель по приоритетной заявке от 29.11.2018 либо его правопреемник в установленном законом порядке с заявкой, по которой выдан патент с использованием конвенционного приоритета от 29.11.2018, и с указанием в качестве авторов Жуя С.В., Юй Хуачунь, Ли Пинъу, У Кайфа.

Коллегия судей пришла к выводу о том, что в данном случае не было представлено достоверных документов при подаче заявки на выдачу патента в порядке конвенционного приоритета, которые могли быть положены в основу решения о выдаче патента именно в порядке конвенционного приоритета на основании положений пункта "А" статьи 4 Парижской конвенции, статьи 1382 ГК РФ, и этот случай недобросовестности отличается от иных, для которых нужно устанавливать нечестность поведения заявителя по отношению к конкретному потерпевшему (истцу по настоящему делу).

Такие заведомо неправомерные действия не требуют оценки на предмет нарушения прав какого-либо конкретного хозяйствующего субъекта (субъектов) применительно к статье 10 ГК РФ и привели к нарушению правопорядка как такового.

В этой связи судебная коллегия соглашается с доводами истца, обратившего в суд на основании положений подпункта 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ о том, что спорный патент Российской Федерации выдан с нарушением проанализированных ранее требований действующего законодательства (в частности, положений пункта "А" статьи 4 Парижской конвенции, статьи 1382 ГК РФ) и подлежит признанию недействительным в полном объеме.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1398 ГК РФ патент на полезную модель признается недействительным полностью или частично на основании решения, принятого федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 указанного Кодекса, либо вступившего в законную силу решения суда.

Патент на полезную модель, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент (пункт 5 статьи 1398 ГК РФ).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пунктах 121-122 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", решение суда по такому сопору является основанием для внесения Роспатентом соответствующих изменений в Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации.

С учетом изложенного судебная коллегия полагает необходимым признать недействительным патент Российской Федерации N 191609 на полезную модель "Сплиттерный модуль", обязать Роспатент его аннулировать и внести соответствующие сведения в Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации.

Государственная пошлина, уплаченная истцом за подачу искового заявления, подлежит взысканию в пользу общества с ограниченной ответственностью "Телеком-Прибор" с общества с ограниченной ответственностью "Компания "КСС-Контакт", Жуя Сергея Васильевича, Юй Хуачунь, Ли Пинъу, У Кайфа, Нингбо ДЖИЭМЭФ Телеком текнолоджи Ко. ЭЛТЭДЭ (ООО) по 1 000 рублей.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Телеком-Прибор" удовлетворить.

Признать недействительным патент Российской Федерации N 191609 на полезную модель "Сплиттерный модуль".

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности аннулировать патент Российской Федерации N 191609 на полезную модель "Сплиттерный модуль" и внести соответствующие сведения в Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "КСС-Контакт", Жуя Сергея Васильевича, Юй Хуачунь, Ли Пинъу, У Кайфа, Нингбо ДЖИЭМЭФ Телеком текнолоджи Ко. ЭЛТЭДЭ (ООО) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Телеком-Прибор" по 1 000 (одна тысяча) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Р.В. Силаев