Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 апреля 2022 г. по делу N СИП-651/2021 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение, поскольку спорное изобретение не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень" (документ отменен)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 апреля 2022 г. по делу N СИП-651/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 29 марта 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 5 апреля 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Мындря Д.И.,

судей Силаева Р.В., Булгакова Д.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Климиной Ю.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление акционерного общества "АЛИУМ" (раб. пос. Оболенск, тер. кв. А, д. 2, г. Серпухов, Московская обл., ОГРН 1025007774890) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123993, ОГРН 1047730015200) от 26.03.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения от 03.08.2020 против выдачи патента Российской Федерации N 2706166 на изобретение, и об обязании Роспатента прекратить правовую охрану указанного патента.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ВАЛЕНТА - ИНТЕЛЛЕКТ" (ул. Рябиновая, д. 26, стр. 10, каб. 6-26, Москва, 121471, ОГРН 1087746490820).

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "АЛИУМ" - Суворов К.А., Ольхова В.И. (по совместной доверенности от 01.01.2022);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старцева Д.Б. (по доверенности от 24.02.2022);

от общества с ограниченной ответственностью "ВАЛЕНТА - ИНТЕЛЛЕКТ" - Залесов А.В., Переверзев А.П., Озолина И.Г. (по совместной доверенности от 08.07.2021).

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "АЛИУМ" (далее - общество "АЛИУМ") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 26.03.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения от 03.08.2020 против выдачи патента Российской Федерации N 2706166 на изобретение "Новые полиморфные формы тримебутина малеата, способ получения и применения", и об обязании Роспатента прекратить правовую охрану указанного патента.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ВАЛЕНТА - ИНТЕЛЛЕКТ" (далее - общество "ВАЛЕНТА - ИНТЕЛЛЕКТ").

Заявление мотивировано несогласием с данной административным органом оценкой соответствия изобретения условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень".

Общество "АЛИУМ" ссылается на то, что форма тримебутина малеата, охарактеризованная в независимом пункте 1 формулы изобретения, не индивидуальна для запатентованного вещества, поскольку задолго до даты приоритета спорного изобретения она уже использовалась в производстве лекарственных препаратов, обладающих спазмолитической активностью. Подтверждением этому является, в том числе техническая документация, сопровождающая введение в оборот продукции с аналогичными фармакологическими свойствами.

Заявитель ссылается на необходимость комплексной оценки представленных с возражением источников как подтверждающих наличие общедоступных сведений, которые предоставляются не только государственным органам фармаконадзора в соответствии с требованиями действующего законодательства, но и могут быть раскрыты перед иными лицами по их запросу.

По мнению общества "АЛИУМ", доказательством известности формы субстанции, указанной в формуле патента, является также претензия общество "ВАЛЕНТА - ИНТЕЛЛЕКТ" с требованием о прекращении распространения контрафактной продукции, которая была направлена ввиду выявления патентообладателем на российском рынке вещества с теми же дифракционными характеристиками. Следовательно, находящееся в обороте до даты приоритета изобретения фармакологическое средство надлежало учитывать в качестве источника, порочащего новизну изобретения.

Заявитель считает, что вывод об отсутствии новизны изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента влечет соответствующее заключение и в отношении пункта 2 формулы оспариваемого патента, основанного на использовании лекарственного препарата, полученного из названной субстанции.

Факт наличия лекарственных препаратов на основе тримебутина малеата, выпускавшихся в таблетках различными компаниями до даты приоритета спорного изобретения, как указывает общество "АЛИУМ", также порочит новизну совокупности признаков, приведенных в пункте 3 формулы технического решения общества "ВАЛЕНТА - ИНТЕЛЛЕКТ".

Так как выполнение заявленной фармацевтической композиции в форме капсул наравне с таблетированием очевидно для специалиста в области медицины и фармакологии, заявитель настаивает на том, что в данной части изобретение по пункту 3 формулы не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Общество "АЛИУМ" полагает, что Роспатент руководствовался утратившим силу методологическим подходом к рассмотрению возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2706166, в связи с чем право заявителя на приобщение к материалам административного дела дополнительных документов было нарушено, а обязанность федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности принять обоснованный ненормативный правовой акт в рамках административного спора не была исполнена.

С точки зрения общества "АЛИУМ", исследование Роспатентом представленных документов по отдельности и не в полном объеме не позволило административному органу проанализировать совокупность взаимосвязанных юридических фактов и установить обоснованность содержащихся в возражении доводов о несоответствии изобретения по спорному патенту условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень".

Общество "АЛИУМ" указывает на несостоятельность позиции Роспатента о том, что известность изобретения из уровня техники может быть определена только из конкретного общедоступного источника информации, содержащего сведения обо всех характеристиках изобретения, тогда как достаточным является само по себе обстоятельство фактического наличия в обороте вещества, сущность которого может быть отражена в совокупности различных источников.

Заявитель просит признать действия третьего лица по получению спорного патента недобросовестными, поскольку общество "ВАЛЕНТА - ИНТЕЛЛЕКТ" как профессиональный участник рынка, связанного с химико-фармацевтической промышленностью, не могло не знать об идентичных или близких фармакологических композициях, а значит, преследовало цель монополизировать возможность реализовывать ранее известный препарат и его модификации. Указанное намерение, как утверждает общество "АЛИУМ", подтверждается предъявлением претензий иным хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и поставку тримебутина малеата.

Дополнительно правовая позиция заявителя изложена в письменных пояснениях от 16.11.2021.

Роспатент в отзыве не согласился с заявленным требованием, полагая, что оспариваемый ненормативный правовой акт является законным, принят административным органом в пределах своей компетенции, а доводам заявителя была дана полная и всесторонняя оценка.

Общество "ВАЛЕНТА - ИНТЕЛЛЕКТ" в отзыве на заявление соглашается с позицией Роспатента, акцентируя в том числе внимание на том, что основанием для отрицания новизны изобретения мог бы являться не столько факт существования физического объекта (вещества), в котором воплощено изобретение, и его доступность иным лицам до даты приоритета охраняемого технического решения, сколько отсутствие (наличие) применительно к такому объекту каких-либо сведений о способе его получения, заложенных в нем свойствах, выделяющих его из общей родовой группы.

Опровергая довод заявителя, в основу которого положена диспозиция статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), третье лицо указывает на то, что его поведение вытекает из обычной комплексной стратегии по защите самостоятельно разработанного технического результата.

Общество "ВАЛЕНТА - ИНТЕЛЛЕКТ" сообщает, что столкновение коммерческих интересов двух организаций не свидетельствует о незаконности закрепления им экономического преимущества в виде регистрации патентоспособного технического решения. По мнению третьего лица, общество "АЛИУМ", преследуя собственные цели по реализации незначительных по объему ранее поставлявшихся партий продукции, может осуществить этот интерес законным способом, заявив требование о признании права преждепользования, что в том числе скажется на состоянии конкуренции, приведя к вытеснению в определенной степени общества "ВАЛЕНТА - ИНТЕЛЛЕКТ" с товарного рынка.

Дополнительно правовая позиция третьего лица отражена в письменных пояснениях от 27.12.2021, 17.03.2021.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал заявленные требования, настаивал на признании оспариваемого решения недействительным.

Представители Роспатента и третьего лица поддержали обжалуемое решение, просили отказать в удовлетворении заявленных требований по доводам, изложенным в отзывах и письменных пояснениях.

При рассмотрении настоящего спора суд установил следующие обстоятельства.

Патент Российской Федерации N 2706166 на изобретение "Новые полиморфные формы тримебутина малеата, способ получения и применения" выдан по заявке N 2017140269 от 20.11.2017. Обладателем исключительного права на указанную полезную модель является общество "ВАЛЕНТА - ИНТЕЛЛЕКТ".

Спорный патент выдан со следующей формулой изобретения:

"1. Полиморфная форма тримебутина малеата, отличающаяся тем, что упомянутая полиморфная форма имеет на порошковой рентгеновской дифрактограмме характеристические пики при следующих углах , ° (°): 8,7; 11,6; 13,2; 15,3; 21,5; 23,4; 27,9; 30,8.

2. Фармацевтическая композиция в твердой форме, обладающая спазмолитической активностью, отличающаяся тем, что упомянутая композиция содержит в терапевтически эффективном количестве полиморфную форму тримебутина малеата по п. 1 и по меньшей мере один фармацевтически приемлемый носитель.

3. Фармацевтическая композиция по п. 2, отличающаяся тем, что упомянутую твердую форму выбирают из таблеток или капсул, помещенных в фармацевтически приемлемую упаковку.".

Как указано в описании изобретения по спорному патенту, заявленный технический результат заключается в улучшенных свойствах новой полиморфной формы соединения тримебутина малеата при его препаративном использовании, в частности более высокой скорости растворения, повышенной стабильности при хранении и низкой гигроскопичности.

При этом задачей, на решение которой направлено изобретение, является разработка стабильной при хранении, негигроскопичной, хорошо растворимой, экономически целесообразной, промышленно реализуемой препаративной полиморфной формы тримебутина малеата.

Согласно патентному документу поставленная задача решается, а заявленный технический результат - достигается созданием фармацевтической композиции для лечения синдрома раздраженного кишечника, послеоперационной паралитической кишечной непроходимости, подготовки к рентгенологическому и эндоскопическому исследованиям ЖКТ, содержащей в терапевтически эффективном количестве вышеупомянутую полиморфную форму соединения тримебутина малеата и, по меньшей мере, один фармацевтически приемлемый носитель.

Общество "АЛИУМ" 03.08.2020 обратилось в Роспатент с возражением против выдачи патента на названную полезную модель, ссылаясь на ее несоответствие условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень", установленным пунктом 2 статьи 1398 ГК РФ.

С возражением были представлены следующие материалы:

- сертификат МОЭХС соответствия требованиям Европейской Фармакопеи N R0-CEP 2011-170 от 14.09.2012 (далее - [1]);

- выписка из досье МОЭХС на субстанцию тримебутина малеата к вышеназванному сертификату за май 2011 (далее - [2]);

- выписка из досье МОЭХС на субстанцию тримебутина малеата к тому же сертификату за апрель 2017 (далее - [3]);

- письмо МОЭХС, подтверждающее подачу досье в EDQM и регистрацию субстанций в 2012 и 2017 годах (далее - [4]);

- сравнительная таблица результатов рентгеновской дифрактометрии изобретения по независимому пункту формулы и образцов 35, 36, 37 из досье МОЭХС на субстанцию тримебутина малеата к сертификату N R1-CEP 2011-170 (далее - [5]);

- сведения из государственного реестра лекарственных средств в отношении препарата акционерного общества "Валента Фарм" "Тримедат", номер регистрационного удостоверения ЛП-002527, дата регистрации 08.07.2014 (далее - [6]);

- сведения из государственного реестра лекарственных средств за номером регистрации ФС 000395 от 29.08.2012 (далее - [7]);

- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества "Валента-Интеллект" и акционерного общества "Валента Фарм", подтверждающие их аффилированность (далее - [8]);

- сертификат соответствия требованиям Европейской Фармакопеи N R0-CEP 2013-207 от 08.10.2014 (далее - [9]);

- сведения из государственного реестра лекарственных средств о регистрации субстанции тримебутина малеата, номер регистрации ФС 000239 от 16.11.2011 (далее - [10]);

- выписка на субстанцию тримебутина малеата к сертификату N R0-CEP 2013-207 (далее - [11]);

- Сведения о государственной регистрации лекарственного препарата "Необутин" РУ N ЛП-003098 (далее - [12]);

- сведения о государственной регистрации лекарственного препарата "Необутин Ретард" РУ N ЛП-003209 (далее - [13]);

- сведения о ввозе субстанции тримебутина малеата производства компании МОЭХС в декабре 2016 года (далее - [14]);

- сведения о ввозе субстанции тримебутина малеата производства компании Хайнань Поли Фарм в 2016-2017 (далее - [15]);

- сведения о ввозе субстанции тримебутина малеата производства компании Чжэцзян Ист-Эйша Фармасьютикал в 2016-2017 (далее - [16]);

- сведения о реализации лекарственных препаратов "Необутин" и "Необутин" на территории Российской Федерации до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту (далее - [17]);

- инструкция по медицинскому применению препарата "Необутин" (далее - [18]);

- инструкция по медицинскому применению препарата "Необутин Ретард" (далее - [19]);

- претензия общества "Валента-Интеллект" в адрес общества "Алиум" (далее - [20]);

- письмо компании Зак Систем в ответ на претензию общества "Валента Интеллект" (далее - [21]).

В своем возражении податель прежде всего указывал, что числовые показатели рентгеновской дифрактометрии известных субстанций тримебутина малеата и его полиморфной формы по охраняемому патенту сопоставимы. Поэтому присутствующие на рынке вещества, воспроизводящие соответствующее химическое соединение как таковое в любой из присущих ему кристаллических форм, порочат новизну изобретения.

По мнению общества "АЛИУМ", при наличии объекта изобретения (тримебутина малеата) в свободном обращении любое лицо может самостоятельно исследовать и выявить его характеристики, в том числе физико-химическую структуру. Это утверждение подкреплено источником информации [21], согласно которому наличие у опытного образца характеристических пиков на порошковой рентгеновской дифрактограмме было установлено патентообладателем в лабораторных условиях при изучении готовой лекарственной формы (таблетки). В связи с этим в возражении зафиксировано, что при оспаривании новизны по причине открытого применения вещества не требуется, чтобы содержательно каждый приложенный к возражению документ был общедоступен до даты приоритета, поскольку средством установления признаков, отличающих заявленное изобретение от ближайшего аналога, может выступать известное лекарственное средство.

С учетом того, что общество "ВАЛЕНТА - ИНТЕЛЛЕКТ" аффилировано с акционерным обществом "Валента Фарм", которому принадлежит регистрационное удостоверение на лекарственный препарат "Тримедат", состоящий из качественного эквивалента указанной в патенте формы тримебутина малеата, податель поставил под сомнение тот факт, что правообладатель не мог до даты приоритета изобретения получить доступ к инструкциям иных лекарственных препаратов с основой того же типа либо непосредственно к поступившим в оборот фармацевтическим субстанциям.

Общество "АЛИУМ" отмечало, что источники [6], [18], [19] могут быть противопоставлены спорному патенту при оценке новизны изобретения по пункту 2 формулы, поскольку из них известны применявшиеся в Российской Федерации лекарственные препараты "Необутин", "Необутин ретард" и "Тримедат", отвечающие всем признакам названного пункта формулы, а именно - активные вещества (полиморфная форма тримебутина малеата) со спазмолитическими свойствами, для которых в качестве приемлемого фармацевтического носителя избрана контурная ячейковая упаковка таблеток из поливинилхлоридной пленки и алюминиевой фольги (печатной лакированной).

В возражении также отражено, что альтернативная форма фармацевтической композиции (капсулы), описанная в пункте 3 формулы, не имеет изобретательского уровня, поскольку представляет собой простую замену одной известной лекарственной формы (таблетки) на другую известную лекарственную форму (капсулы) без получения какого-либо дополнительного, неочевидного технического результата.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было установлено, что оно не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по патенту Российской Федерации N 2706166 не соответствующим вышеназванным условиям патентоспособности.

Административный орган констатировал, что техническое решение, охарактеризованное в формуле изобретения по названному патенту, исходя из доводов возражения законно признано охраняемым в качестве в соответствии с пунктом 1 статьи 1350 ГК РФ.

В обоснование решения административный орган указал, что из всех приложений к возражению только источники [2] и [11] содержат информацию о характеристических пиках при углах 20° на порошковой рентгеновской дифрактограмме для тримебутин малеата, которые однако не могут быть приняты во внимание, поскольку приведенные в них сведения представляют собой коммерческую тайну и не являются общедоступными. Другим основанием для отклонения содержательного влияния названных источников послужило то, что упоминаемая в них субстанция тримебутина малеата не относится к какой-либо форме полиморфной модификации данного вещества.

Роспатент, не выявив из предоставленных обществом "АЛИУМ" документов сведений о наличии в существующих препаратах тримебутина малеата именно в той модификации, которая отличает техническое решение по патенту Российской Федерации N 2706166, пришел к выводу о том, что существенные признаки заявленного изобретения не следуют из предшествующего уровня техники.

Установив, что независимый пункт 2 формулы по существу характеризует фармацевтическую композицию с компонентом, раскрытым в независимом пункте 1 формулы, административный орган по аналогичным основаниям отклонил довод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна" по пункту 2 формулы.

С учетом отсутствия в материалах административного дела подтверждения тому, что для получения упомянутой в пунктах 1-3 формулы полиморфной модификации достаточно общих знаний, содержащихся в уровне техники, Роспатент посчитал, что изобретение также не может быть признано не соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Указав, что дополнение к возражению содержало ранее незаявленный мотив для признания недействительным оспариваемого патента, а новые приложения не являлись словарно-справочной литературой, административный орган оставил выдвинутое подателем основание о несоответствии документов заявки на изобретение, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности группы изобретений с полнотой, достаточной для осуществления изобретений специалистом в данной области техники, без рассмотрения в рамках представленного возражения.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, общество "АЛИУМ" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с требованиями по настоящему делу.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и дополнениях к нему, в отзывах на заявление, заслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, исследовав имеющиеся в деле доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11 указанного Кодекса) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401 - 1405 ГК РФ, - федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401 этого Кодекса). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на обращение с заявлением об оспаривании решения Роспатента заявителем не пропущен, что административным органом и третьим лицом не оспаривается.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны спорному изобретению и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, решение от 26.03.2021 об отказе в удовлетворении возражения принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается в поданном в суд заявлении.

Как разъяснено в пункте 27 постановления N 10, при оспаривании решений Роспатента необходимо учитывать, что по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2017140269 (20.11.2017) правовая база для оценки охраноспособности изобретения по спорному патенту включает ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 N 316, (далее - Правила N 316), Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 N 316 (далее - Порядок) и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Министерства экономического Российской Федерации от 25.05.2016 N 316, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 11.07.2016 N 42800 (далее - Требования).

Суд не усматривает обоснованности ссылок заявителя на нарушение процедуры рассмотрения возражения.

В случае представления дополнительных материалов к возражению, предусмотренному пунктами 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9 и 1.14 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента, свидетельства и/или предоставления правовой охраны недействительными полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака наименования места происхождения товара, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами N 56.

Возражение заявителя содержало ссылку на необходимость аннулирования патента Российской Федерации N 2706166 по причине известности и очевидности охраняемого им технического решения и несоответствия изобретения критериям новизны и изобретательского уровня, тогда как в дополнениях к возражению указывалось и на несоответствие документов заявки на изобретение, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности группы изобретений с полнотой, достаточной для осуществления изобретений специалистом в данной области техники.

Поэтому оформленное таким образом дополнение и приложенные к нему документы не могли быть учтены Роспатентом при проверке доводов возражения.

Нарушение процедуры рассмотрения возражения, связанное, по мнению заявителя, с отказом административного органа в рассмотрении дополнительных материалов от 11.02.2021 со ссылкой на вышеуказанные Правила N 56, не допущено.

Из пункта 27 постановления N 10 следует, что порядок рассмотрения возражения определяется на момент обращения за признанием недействительным патента.

Подача дополнений, выполняющих, по мнению заявителя, роль уточнения либо развития изложенной в возражении позиции, не является подачей возражения, влекущей необходимость применять нормы, действующие на момент их направления.

Согласно пункту 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение может быть признан недействительным, в частности, в случаях несоответствия изобретения условиям патентоспособности, установленным ГК РФ; несоответствия документов заявки на изобретение, представленных на дату ее подачи требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В силу пункта 1 статьи 1350 ГК РФ в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 ГК РФ изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 70 Правил N 316 при проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 11 Порядка общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

В соответствии с пунктом 75 Правил N 316 при проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

Согласно пункту 76 Правил N 316 проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога изобретения;

- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);

- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения;

- анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с пунктом 77 Правил N 316 не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат.

Суд считает необходимым обратить внимание на то, что при рассмотрении возражения повторная экспертиза изобретения в полном объеме не проводится, а проверяется обоснованность доводов, изложенных в возражении.

Согласно независимому пункту 1 формулы спорного изобретения объектом изобретения является полиморфная форма тримебутина малеата, отличающаяся тем, что имеет на порошковой рентгеновской дифрактограмме характеристические пики, при следующих углах ° (°): 8,7; 11,6; 13,2; 15,3; 21,5; 23,4; 27,9; 30,8.

Установленный Роспатентом в том числе на основании описания к оспариваемому патентному документу факт того, что в патенте Российской Федерации N 2706166 в качестве исходного вещества используется известный тримебутин малеата, лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Однако известность указанной субстанции и возможность доступа к содержащим ее образцам сама по себе не означает известности сведений о свойствах конкретной формы указанного в формуле соединения и способе ее получения.

К такому выводу судебная коллегия приходит на основании того, что лекарственные средства, содержащие химические вещества, характеризуются не только химической формулой самих веществ, но и их конкретной кристаллической формой. В связи с этим вопрос о соответствии изобретения условию патентоспособности "новизна" должен разрешаться на основании сравнительного анализа одновременно химического и фазового состава заявленного вещества и противопоставленных источников, в том числе наиболее близких аналогов.

В рассматриваемом случае известность сведений о техническом решении, общедоступность которых до даты приоритета определяет соответствие либо несоответствие изобретения критерию новизны, по независимому пункту 1 формулы должна быть установлена в отношении соответствующих характеристических пиков полиморфной формы.

Суд критически относится к аргументу заявителя о неисследовании административным органом доводов общества "АЛИУМ" с учетом индивидуального и комплексного содержания противопоставленных источников.

В решении Роспатента отражено, что из двадцати одного источника информации, приведенного в возражении, только источники [2] и [11] содержат сведения о характеристических пиках при углах 20° на порошковой рентгеновской дифрактограмме для тримебутин малеата.

Исходя из того, что названные источники не датированы и представляют собой выдержки из документации, подготовленной для внесения изменений в сертификаты соответствия за номерами R0-CEP 2011-170, R0-CEP 2013-207, Роспатент правомерно посчитал, что в отсутствие иных актуальных данных их содержание корреспондирует сведениям представленных копий этих сертификатов.

Изучив обозначенные сертификаты, административный орган отметил, что они выданы в отношении субстанций тримебутина малеата по стандарту производственной практики GMP, которые не относятся к каким-либо кристаллическим полиморфным модификациям вещества, защищенного патентом Российской Федерации N 2706166.

Анализ источника [3], из которого, по мнению заявителя, также усматривается информация о характеристических пиках, был произведен административным органом совместно с другими представленными подателем материалами. Результатом их совокупного исследования стал правомерный вывод о недоказанности присутствия на отечественном рынке фармацевтических композиций с конкретной полиморфной модификацией тримебутина малеата, характеризующейся идентичными пиками на картине дифракции.

При этом суд учитывает, что в возражении прямо указано на совпадение численных результатов порошковой рентгеновской дифрактометрии сопоставляемых форм тримебутина малеата лишь по источнику [2].

Судебная коллегия полагает, что Роспатент правомерно отклонил довод общества "АЛИУМ" о том, что заявленное вещество раскрыто в противопоставленных источниках ввиду возможности синтеза различных кристаллических форм известного химического соединения тримебутин малеата, поскольку такая теоретическая возможность не может свидетельствовать о реальном получении или существовании полиморфной формы с определенными параметрами, известности ее свойств и способа получения.

При таких обстоятельствах детализация сравнения дифракционных максимумов субстанций из источников [2], [3], [11] с дифракционными максимумами формы тримебутина малеата по пункту 1 формулы изобретения не требовалась.

Кроме того, эквивалентность референтной субстанции должна быть подтверждена на основании физико-химических показателей качественного и количественного состава действующего вещества в имеющихся в обороте фармакологических препаратах при схожей лекарственной форме.

Указанное находит свое подтверждение в том, что по смыслу абзаца третьего пункта 70 Правил N 316 при оспаривании патента на лекарственное средство как не соответствующего условиям патентоспособности доказыванию подлежит совокупность обстоятельств, а именно: известность образующего препарат вещества из уровня техники, а также доступность информации о его исходных соединениях, способах получения, свойствах.

Продуктом, охарактеризованным в независимом пункте 1 формулы изобретения, является не любая субстанция, а полиморфная форма тримебутина малеата, хотя и подпадающая под общую структурную формулу группы известных соединений за счет включения активного вещества - тримебутина малеата, но полученная при определенных условиях, обуславливающих заданный химический состав заявленного лекарственного средства, его структуру, и соответственно, приводящих к появлению у продукта как такового определенных физико-химических свойств.

Однако ни инструкции к фармакологическим препаратам "Необутин", "Необутин ретард", "Тримедат", ни иные сообщенные заявителем в ходе рассмотрения возражения сведения не содержат описания химического соединения, которому присущи все признаки изобретения, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы, как полученного, исследованного и при этом проявляющего новые неизвестные для группы веществ тримебутина малеата свойства в качественном или количественном отношении, в частности улучшенную стабильность, сниженную гигроскопичность и повышенную растворимость.

Довод заявителя о том, что воспроизводимость полиморфной формы тримебутина малеата при получении препаратов, в отношении которых ведет свою хозяйственную деятельность общество "АЛИУМ", можно установить инструментально, в данном случае является предположительным. Опытный анализ препаратов может предполагать вариативность способов анализа и требующихся аналитических данных, что в настоящем деле не позволяет установить наличие реальной возможности идентификации указанного в патенте вещества.

В этом отношении судебная коллегия соглашается также с мнением Роспатента о том, что из противопоставленных источников прямо не следует идентичность химического состава и характеристик существующих медицинских средств, содержащих тримебутина малеат, и заявленной обществом "ВАЛЕНТА - ИНТЕЛЛЕКТ" кристаллической модификации этого вещества на дату приоритета спорного изобретения.

Роспатент обоснованно указал, что регистрационные досье в части рентгенографического анализа охраняются в режиме коммерческой тайны. Доказательств общеизвестности источников [2], [3], [11], сведения из которых были направленных в уведомительном порядке в Европейский директорат по качеству лекарственных средств и здравоохранения и не подлежали публикации в полном объеме, у суда не имеется.

В то же время в принятом решении указано, что документ [21] содержит информацию об исследовании субстанции тримебутин малеата, которая была в обороте после даты приоритета изобретений по оспариваемому патенту.

Суд, руководствуясь статьей 1351 ГК РФ, обращает внимание на то, что действующим законодательством предусмотрены определенные требования к материалам, которые могут быть приняты в качестве источников для сравнительного анализа противопоставленных решений с признаками спорного изобретения.

Отсутствие возможности ознакомиться непосредственно с источниками [2], [3], [11], а не полученными на их основе правоустанавливающими документами, обуславливает исключение этих источников из уровня техники. Следовательно, административный орган правомерно при вынесении оспариваемого решения не использовал данные из выписки к сертификату N R0-CEP 2011-170 за май 2011 года, выписки к тому же сертификату за апрель 2017 года и выписки к сертификату N R0-CEP 2013-207, мотивировав соответствующую позицию тем, что приведенные документы не являются допустимыми источниками информации.

Поскольку проведение исследований с использованием профессионального оборудования специалистами для выяснения особенностей структуры и свойств вещества не может рассматриваться как возможность ознакомления с этой информацией любым лицом, Роспатент по аналогичному основанию правомерно не принял в качестве приемлемого источника и образцы лекарственных средств, на которые ссылался заявитель.

Совокупный анализ представленных с возражением источников, по мнению заявителя, комплексно характеризующих единый объект - противопоставленное лекарственное средство (как конкретный физический либо идеальный объект) не приводит суд к иным выводам, учитывая неподтвержденность ими доступности информации о способах получения и свойствах соединения.

Кроме того, суд полагает, что при таком подходе требование необходимости раскрытия признаков в одном источнике при проверке новизны оказывается несоблюденным.

С учетом того, что вывод административного органа о соответствии изобретения по пункту 2 формулы условию патентоспособности "новизна" основан на неизвестности из уровня техники продукта по пункту 1 формулы, частным случаем которого является объект по пункту 2 формулы, вывод Роспатента по указанному пункту формулы также является правомерным.

По результатам рассмотрения доводов общества "АЛИУМ" о несоответствии охраняемого технического решения условию патентоспособности "изобретательский уровень" Роспатентом было установлено, что в материалах возражения не приведены решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента.

Аргументы заявителя об оспаривании ненормативного акта в указанной части противоречат фактическим обстоятельствам дела, установленным при проверке соответствия изобретения требованию патентоспособности "новизна". Поскольку спорное техническое решение явным образом не следует из уровня техники, оно, очевидно, не может быть признано созданным специалистом путем объединения, изменения или совместного использования общедоступных сведений без проведения дополнительных научных изысканий.

При таких обстоятельствах выявленному наиболее близкому аналогу имманентно будет присущ недостаток, выражающийся в отсутствии отличительных признаков оспариваемого изобретения.

В связи с этим точка зрения Роспатента о соответствии спорного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень", основанная на недоказанности известности полиморфной модификации тримебутин малеата, характеризующейся конкретными пиками на дифрактограмме, которые указаны в независимом пункте 1 формулы патента Российской Федерации N 2706166, а также на неподтвержденности открытого использования данной полиморфной модификации, является обоснованной.

Данный вывод в равной степени относится к фармацевтической композиции в твердой форме (в виде таблеток либо капсул) по пунктам 2, 3 формулы, включающей в качестве действующего компонента полиморфную модификацию по независимому пункту 1 формулы.

Поскольку варианты воплощения технического решения следуют судьбе общего правила выполнения такого решения, проводимый в их отношении анализ патентоспособности изобретения, как верно отметил Роспатент, не будет иметь самостоятельного правового значения.

С учетом изложенного суд полагает, что доводы заявителя не опровергают содержащиеся в оспариваемом решении Роспатента выводы о соответствии спорного изобретения вышеприведенным требованиям закона к критериям патентоспособности и не свидетельствуют о наличии оснований для признания его недействительным.

Суд отклоняет доводы заявителя о том, что в действиях общества "ВАЛЕНТА - ИНТЕЛЛЕКТ", связанных с подачей заявки на выдачу спорного патента на изобретение, имеются признаки злоупотребления правом.

Положениями пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 10 ГК РФ установлено, что в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 этой же статьи Кодекса, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены ГК РФ.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

Таким образом, исходя из указанных положений гражданского законодательства, злоупотреблением правом признается действие по осуществлению права, хотя формально законное, но имеющее противоправную цель.

По смыслу положений статьи 10 ГК РФ для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных, добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае подлежат выяснению действительные намерения лица.

Из вышеприведенных правовых норм также следует, что под злоупотреблением правом понимается и ситуация, когда лицо действует формально в пределах предоставленных ему прав, но недозволенным способом, и целью его действий является обход установленных в целях защиты прав другого лица обязательных требований и ограничений.

Между тем ссылок на обстоятельства, достоверным образом раскрывающие противоправную цель действий патентообладателя, которые привели к приобретению прав на спорный патент, заявитель в материалы дела не представил.

Из обстоятельств дела не усматривается, что умысел общества "ВАЛЕНТА - ИНТЕЛЛЕКТ" при реализации права на обращение в административный орган был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав и что его целью было причинение вреда заявителю.

По мнению суда, аргументы общества "АЛИУМ" в анализируемой части по существу охватываются рамками обычной конкуренции хозяйствующих субъектов, предполагающей использование каждым конкурентом различных правовых и экономических механизмов для достижения своей цели, которая в рассматриваемом случае заключалась в получении патента на результат интеллектуальной деятельности.

Кроме того, из претензии третьего лица, на которую ссылается заявитель, не усматривается, что она касалась фармацевтических субстанций или лекарственных средств, ставших доступными до даты приоритета изобретения.

Сама же по себе возможность произвести тот или иной анализ имеющегося на рынке препарата свидетельством недобросовестности не является, поскольку для ее доказывания следует подтвердить реализацию недобросовестного умысла, что в данном случае заявителем с необходимой достоверностью сделано не было.

Таким образом, оценив представленные доказательства, доводы лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным удовлетворению не подлежит.

Поскольку оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования акционерного общества "АЛИУМ" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

Д.И. Мындря

Судья

Р.В. Силаев

Судья

Д.А. Булгаков