Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 апреля 2022 г. по делу N СИП-42/2022 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения на его решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, поскольку проведенный Роспатентом в оспариваемом решении анализ восприятия спорного обозначения нельзя признать полным и однозначным, а конечные выводы оспариваемого решения в данной части являются преждевременными

Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 апреля 2022 г. по делу N СИП-42/2022

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 13 апреля 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 14 апреля 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Березиной А.Н., Сидорской Ю.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Котенко Д.О. рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Промсервис" (ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, оф. 8, Москва, 111024, ОГРН 1137746257538) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская набережная, д. 30, к. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 22.10.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения от 27.08.2021 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2020711272.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Промсервис" - Бондарчук В.О. (по доверенности от 20.01.2022);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Тетцоева З.В. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-674/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Промсервис" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 22.10.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения от 27.08.2021 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2020711272.

Заявленные требования мотивированы ошибочностью вывода Роспатента о том, что заявлено обозначение по заявке N 2020711272 не соответствует требованиям пунктов 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Возражая против выводов оспариваемого решения, общество ссылается на то, что обозначение прямо не указывает на вид, свойство или назначение товаров и услуг, для регистрации которых оно заявлено.

Учитывая изложенное, заявитель полагает, что оспариваемое решение является неправомерным, нарушает его права и законные интересы в сфере осуществления предпринимательской деятельности.

При рассмотрении настоящего заявления общество представило справку о валовой прибыли за период с 01.01.2019 по 31.12.2021 с указанием количества реализованных товаров под наименованием "Жидкий Педикюр" Liquid Pedicure: 355 единиц за 2019 год, 23 585 единиц за 2020 год, 43 301 единиц за 2021 год.

Роспатент представил в суд отзывы, в котором просит отказать в удовлетворении заявления.

Представитель общества в судебном заседании представил письменные пояснения по приобретенной различительной способности спорного обозначения и по аффилированности общества и общества с ограниченной ответственностью "Лаборатория экспертиз" (далее - общество "Лаборатория экспертиз"), а также выписку из ЕГРЮЛ в отношении общества "Лаборатория экспертиз". Поступившие документы суд приобщил к материалам дела.

Выслушав доводы явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения требований заявителя ввиду следующего.

Как следует из материалов дела общество 05.03.2020 подало в Роспатент заявку N 2020711272 на регистрацию обозначения "LIQUID PEDICURE" в качестве товарного знака в отношении широкого перечня товаров 3-го, 5-го классов и услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

По результатам экспертизы спорного обозначения принято решение от 29.04.2021 об отказе в его государственной регистрации, мотивированное несоответствием обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с решением экспертизы общество 27.08.2021 обратилось в Роспатент с возражением, в котором фактически скорректировало перечень товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация спорного обозначения, просило отменить решение от 29.04.2021 в отношении товаров 3-го класса МКТУ "бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; воски для кожи/кремы для кожи; жиры для косметических целей; кремы косметические; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла косметические; наборы косметические; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические" и услуг 35-го класса МКТУ "абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; оформление рекламных материалов; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг/предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы/службы по связям с прессой; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; прокат торговых стендов/прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров" и зарегистрировать спорное обозначение в отношении указанных товаров и услуг.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 22.10.2021 об отказе в удовлетворении возражения и об оставлении в силе решения экспертизы от 29.04.2021, при этом Роспатентом в отношении скорректированный заявителем перечня товаров 3-го класса МКТУ и услуг 35-го класса МКТУ были снять основания, предусмотренные пунктом 3 статьи 1483 ГК РФ, так как в отношении данного перечня, предназначенного для процедуры "LIQUID PEDICURE", заявленное обозначение не способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, свойств и назначения товаров и услуг.

Не согласившись с решением Роспатента от 22.10.2021 в части несоответствия скорректированного перечня товаров и услуг пункту 1 статьи 1483 ГК РФ общество обратилось в суд с рассматриваемым заявлением.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что Роспатент не оспаривает.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"; далее - Постановление N 10).

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента на принятие оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1500 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

С учетом даты приоритета спорного товарного знака (05.03.2020) и разъяснений пункта 27 Постановления N 10 применимыми правовыми актами для оценки его охраноспособности являются ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 N 644/261 (далее - Правила ППС).

Согласно статье 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации; товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения указанного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

- простые геометрические фигуры, линии, числа;

- отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;

- общепринятые наименования;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 ГК РФ.

Исходя правоприменительной практики описательные элементы - это обозначения, используемые для указания вида товара, описания характеристик товара и сведений об изготовителе.

Заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, т.к. у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Такие обозначения называются описательными.

Следует, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. Если в процессе экспертизы возникает вопрос - является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего.

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы:

1. Понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания?

2. Воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

Таким образом, по смыслу пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и пункта 34 Правил для решения вопроса о том, относится ли словесный элемент к обозначениям, состоящим только из элементов характеризующих услуги, надлежит провести сопоставительный анализ спорного обозначения и конкретных товаров для решения вопроса о том, является ли оно для них описательным или фантазийным.

В соответствии с нормой статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Суд по интеллектуальным правам, оценив доводы сторон, представленные ими доказательства, признает правомерным вывод Роспатента об отсутствии оснований для удовлетворения возражения общества в части товаров 3-го класса МКТУ "бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; воски для кожи/кремы для кожи; жиры для косметических целей; кремы косметические; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла косметические; наборы косметические; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические. Вместе с тем в части услуг 35-го класса МКТУ абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; оформление рекламных материалов; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг/предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы/службы по связям с прессой; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; прокат торговых стендов/прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров" судебная коллегия считает выводы оспариваемого решения несоответствующими пункту 1 статьи 1483 ГК РФ в связи со следующим.

Как следует из оспариваемого решения в результате анализа заявленного обозначения Роспатент установил, что оно состоит из словесных элементов "LIQUID" и "PEDICURE", являющихся самостоятельными единицами английского языка, которые в переводе на русский язык означают "жидкий педикюр" (https://translate.yandex.ru/). Согласно размещенным в сети Интернет общедоступным словарно-справочным изданиям (https://dic.academic.ru, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940) слово "жидкий" означает "1. Имеющий свойство течь. Жидкие тела (в отличие от твердых и газообразных). 2. Водянистый, имеющий недостаточную густоту, крепость, слишком разжиженный" (https://dic.academic.ru, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940). Словесный элемент "педикюр" имеет значение "специальный уход за пальцами ног (удаление мозолей, полировка ногтей и т. п.)" (Большая советская энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия. 1969-1978).

Кроме того, согласно общедоступным сведениям в сети Интернет словосочетание "Жидкий педикюр" трактуется как "педикюр с использованием специального средства, который содержит в себе фруктовые кислоты, полезные элементы, что в итоге делает данный вид не только действенным, но и безопасным". Словесные элементы "Жидкий педикюр" применяются в отношении педикюра с использованием жидкого средства на основе фруктовых кислот. Главная особенность использования в данной процедуре фруктовых кислот - это абсолютная безопасность для не омертвевшей здоровой кожи. Средство оказывает воздействие только на ороговевшие участки. Жидкий педикюр подойдет тем, кто желает избавиться от таких проблем, как: грубый эпидермис; мозоли; натоптыши; вросшие ногти; грибок; повышенное потоотделение стоп (гипергидроз); гиперкератоз (повышенная скорость деления клеток рогового слоя, чрезмерно утолщенный эпидермис); диабетическая кожа. (https://hair-moda.com/originalnvi-zhidkii-pedikvur-krasota-vashih-nozhek/?https://kladovaia-krasoti.ru/zhidkiy-pedikyur-chto-eto-takoe-i-kak-delat/).

С учетом вышеизложенной семантики словесного элемента "LIQUID PEDICURE" Роспатент установил, что заявленное обозначение для скорректированного заявителем перечня товаров "бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; воски для кожи/кремы для кожи; жиры для косметических целей; кремы косметические; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла косметические; наборы косметические; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические" 3-го класса МКТУ и связанных с ними услуг "абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; оформление рекламных материалов; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг/предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы/службы по связям с прессой; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; прокат торговых стендов/прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров" 35-го класса МКТУ будет являться неохраноспособным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку непосредственно указывает на назначение товаров и связанных с ними услуг по продвижению и рекламе товаров.

При этом Роспатент исследовал и отклонил представленные обществом сведения из сети Интернет, указав, в частности, что отсутствие в сведениях на сайте https://iakosmetolog.ru/manicur/vidv-pedikvnrahtml, такого вида педикюра как "LIQUID PEDICURE", не может служить основанием для признания обозначения охраноспособным, поскольку опровергается иными Интернет-источниками, приведенными в решении.

При рассмотрении возражения общества Роспатент также принял во внимание сведения из Интернет, касающиеся того, что процедура "LIQUID PEDICURE" набирает популярность среди потребителей услуг в области ухода за кожей ног, следовательно, испрашиваемые заявителем товары и оказываемые им услуги, маркированные обозначением "LIQUID PEDICURE", должны быть свободны в гражданском обороте и не причинять вред другим хозяйствующим субъектам, нарушая их права.

На основании изложенного Роспатент пришел к выводу о том, что словесный элемент "LIQUID PEDICURE", состоящий исключительно из неохраняемых элементов, в целом не может быть зарегистрирован в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

При рассмотрении доводов общества о том, что обозначение приобрело различительную способность, Роспатент исследовал представленные обществом сведения с сайтов https://aravia-prof.ru/press-tsentr/news/new/novinka-spetsialnaya-seriya-dlya-pedikyura-aravia-professional/, https://aravia-prof.ru/contacts/, и установил, что они содержат информацию о производителе профессиональной косметики для ухода за кожей стоп "Гладкие пятки", "LIQUID PEDICURE", "Жидкий педикюр" компании "Аравия", её месте расположении, учебном центре "Аравия" и розничном магазине, где в качестве реквизитов учебного центра и розничного магазина указано общество, и отклонил их, указав, что заявитель не подтвердил документально какую-либо связь с компанией "Аравия".

Ввиду указанных обстоятельств Роспатент отклонил доводы общества о том, что обозначение "LIQUID PEDICURE" использовалось обществом до даты приоритета заявки N 2020711272 и стало известно российским потребителей в результате длительного и активного использования заявителем на российском рынке при маркировке заявленных товаров 3-го класса и/или оказании заявленных услуг 35-го класса МКТУ, и что обозначение стало ассоциироваться у потребителей исключительно с обществом.

При этом Роспатент указал, что заявитель не представил сведений об объемах производства и реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результат социологических опросов.

Указанные обстоятельства послужили основанием для принятия оспариваемого решения.

В своем заявлении общество указывает, что словесное обозначение "LIQUID PEDICURE" ("ЖИДКИЙ ПЕДИКЮР") состоит из двух слов: "ЖИДКИЙ" и "ПЕДИКЮР", тогда как в оспариваемом решении приведены выдержки из словарных источников в отношении каждого из указанных слов в отдельности, но не в отношении словосочетания "ЖИДКИЙ ПЕДИКЮР".

В указанной связи общество ссылается на то, что заявленное обозначение не является общепринятым термином, указывающим на какой-либо вид товаров и услуг, либо характеризующим эти услуги, так как для этого требуются дополнительные рассуждения, домысливания и выстраивание соответствующих ассоциаций.

По мнению общества Роспатент не учел, что различают следующие виды педикюра: спа, кислотный, необрезной, европейский, классический, японский, бразильский, французский педикюр (https://iakosmetolog.ni/manicur/vidy-pedikyura.html), среди которых нет заявленного обозначения. Указанный довод не опровергается интернет-источниками, указанными в оспариваемом решении, и не опровергается приведенными выдержками из словарных источников.

Общество считает, что заявленное обозначение не указывает на вид, свойства и назначение товаров и/или услуг, следовательно, обладает различительной способностью, и его регистрация в качестве товарного знака не противоречит положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того общество настаивает на том, что обозначение в результате его длительного и активного использования в отношении испрашиваемых товаров 3-го класса и услуг 35 класса МКТУ стало ассоциироваться у потребителя с обществом. Указывает, что осуществляет деятельность на территории Российской Федерации с 2008 года с целью оказания услуг в сфере индустрии красоты и поддержки мастеров салонного бизнеса профессиональными средствами, материалами и оборудованием, которая связана с рынком профессиональной косметики (в частности, с производством и реализацией ее для специализированных салонов). Профессиональная косметика продается в специализированных магазинах, основными покупателями этой продукции являются мастера салонного бизнеса.

Общество указывает, что в настоящее момент на имя заявителя зарегистрирован ряд товарных знаков на территории Российской Федерации и ряда других стран:

- товарный знак "ARAVIA АРАВИЯ" по свидетельству Российской Федерации N 420719, приоритет: 19.08.2009, дата истечения срока действия: 19.08.2029.

- товарный знак "АРАВИЯ" по свидетельству Российской Федерации N 491129, приоритет: 16.04.2012, дата истечения срока действия: 16.04.2022.

- товарный знак "ARAVIA" по свидетельству Российской Федерации N 491130, приоритет: 16.04.2012, дата истечения срока действия: 16.04.2022.

- международный товарный знак "ARAVIA" по международной регистрации N 1218699, дата регистрации: 19.08.2014, дата истечения срока действия: 19.08.2024.

- товарный знак "АРАВИЯ" по свидетельству Российской Федерации N 805629, приоритет: 31.12.2019, дата истечения срока действия: 31.12.2029.

- товарный знак "ARAVIA" по свидетельству Российской Федерации N 805630, приоритет: 31.12.2019, дата истечения срока действия: 31.12.2029.

В указанной связи общество поясняет, что заявленное обозначение является дополнительным брендом, индивидуализирующим конкретный продукт в линейке товаров, выпускаемых под основным брендом "ARAVIA". Считает, что заявленное обозначение воспринимается потребителями в качестве средства индивидуализации товара, продолжающего линейку продукции известного производителя.

Кроме того общество указывает, что 31.01.2017 (до подачи заявки) сведения о заявленном обозначении были опубликованы на сайте, рекламирующем продукцию на странице https://aravia-prof.ru/press-tsentr/news/new/novinka-spetsialnaya-seriva-dlya-pedikyura-aravia-professional/, с которым общество было намерено выйти на рынок. В последующем, товар под заявленным обозначением выведен на рынок, его продажа осуществляется по настоящий момент, о чем имеются общедоступные сведения в сети Интернет сведения на сайтах (распечатки страниц сайтов представлены в материалы дела): https://www.ozon.ru/; https://www.wildberries.ru/; https://www.letu.ru//; https://www.eapteka.ru/; https://goldapple.ru/; https://parisnail.ru/; https://www.krasotkapro.ru/; https://www.onlinetrade.ru/; https://lab-krasoty.ru/; https://beautvdiscount.ru/; https://hairs-russia.ru/; https://industrivakrasotv.ru/.

Общество ссылается на то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования в течение более 4 лет. На сайте, рекламирующем продукцию под заявленным обозначением в разделе контакты https://aravia-prof.ru/contacts/ имеются сведения об обществе.

Судебная коллегия рассмотрела доводы заявителя относительно смыслового значения словосочетания "LIQUID PEDICURE" и установила следующее.

Судебная коллегия принимает во внимание то, что для решения вопроса о соответствии спорного обозначение положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ необходимо исследовать ассоциации потребителей в отношении тех товаров и услуг, для которых заявлено обозначение, для решения вопроса о том, является ли оно для них фантазийным или описательным.

В оспариваемом решении установлено со ссылкой на словарные источники в сети Интернет, что фраза, которую представляет собой элемент "LIQUID PEDICURE", на русский язык переводится как "жидкий педикюр", в свою очередь слово "жидкий" означает: имеющий свойство течь; водянистый, имеющий недостаточную густоту, крепость, слишком разжиженный, а словесный элемент "педикюр" имеет значение "специальный уход за пальцами ног (удаление мозолей, полировка ногтей и т. п.)". Данные обстоятельства заявителем не оспариваются.

Кроме того, Роспатент установил, что согласно общедоступным сведениям в сети Интернет словосочетание "Жидкий педикюр" трактуется как педикюр с использованием жидкого средства на основе фруктовых кислот. (https://hair-moda.com/originalnyj-zhidkij-pedikyur-krasota-vashih-nozhek/?; https://kladovaia-krasoti.ru/zhidkiy-pedikyur-chto-eto-takoe-i-kak-delat/).

Таким образом Роспатент установил, что "LIQUID PEDICURE" ("ЖИДКИЙ ПЕДИКЮР") фактически является видом педикюра с использованием жидкого средства на кислотной основе, предназначенного для специального ухода за ногами.

Указанное повлекло за собой вывод о том, что как для заявленных товаров 3-го класса МКТУ, так и для заявленных услуг 35-го класса МКТУ заявленное обозначение непосредственно указывает на назначение товаров и связанных с ними услуг по продвижению и рекламе товаров.

Судебная коллегия учитывает, что в основу конечного вывода оспариваемого решения о том, что обозначение "LIQUID PEDICURE" ("ЖИДКИЙ ПЕДИКЮР") в отношении заявленных товаров и сопутствующих им услуг состоит исключительно из неохраноспособных элементов.

При этом Роспатент исходил из осведомленности российских потребителей спорных товаров о значении англоязычных слов "liquid" ("жидкий") и "pedicure" ("педикюр"), что заявитель не оспаривает.

Относительно того, что обозначение состоит исключительно из неохраноспособных элементов, судебная коллегия учитывает, что элемент "LIQUID" ("ЖИДКИЙ") прямо указывает на свойство товаров - жидкое состояние. Общеизвестно, что главным свойством жидкого состояния является способность под действием касательных сил неограниченно изменять форму практически сохраняя при этом объём.

Таким образом элемент "LIQUID" ("ЖИДКИЙ") прямо характеризует, указывая на их свойство заявленных на регистрацию товаров "бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; воски для кожи/кремы для кожи; жиры для косметических целей; кремы косметические; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла косметические; наборы косметические; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические".

При этом в отношении товаров "бальзамы, лосьоны для косметических целей, маски и масла косметические" судебная коллегия учитывает, что они представляют собой жидкие составы, наносимые на кожу на определенный период времени для достижения косметического либо лечебного эффекта.

Товары "наборы косметические" представляют собой комплекты из косметических средств в жидкой (крема и сыворотки для комплексного ухода), либо в твердой (тени и румяна для макияжа) форме.

Следовательно, элемент "LIQUID" ("ЖИДКИЙ") прямо характеризует, указывая на их свойство все заявленные на регистрацию товары 3-го класса МКТУ.

В свою очередь элемент "PEDICURE" ("ПЕДИКЮР") прямо указывает на назначение товара - педикюр (для конкретной процедуры). Общеизвестно, что педикюр представляет собой уход за стопами ног, включая удаление и отшелушивание заросшей кожи, удаление мозолей, увлажнение, охватывает не только пальцы и ногти ног (удаление заросшей кутикулы, покрытие лаком), но в равной мере и всю кожу стоп, в частности удаление мозолей, отшелушивание кожи стоп и пяток.

Указанное свидетельствует о том, что элемент "PEDICURE" ("ПЕДИКЮР") прямо указывает на назначение - для педикюра в отношении заявленных товаров. Следовательно, элемент "ПЕДИКЮР" также указывает на назначение всех заявленных на регистрацию товаров 3-го класса МКТУ.

Доводы общества о том, что элемент "Жидкий Педикюр" не содержится в словарных источниках, не указывает на какой-либо вид товаров и услуг, не характеризует эти услуги отклоняются судебной коллегией, поскольку в настоящем случае заявленное обозначение составлено путем простой компиляции двух слов, прямо указывающих одно - на свойство, другое - на назначение товаров для уходя за кожей стоп.

В указанной связи судебная коллегия принимает во внимание то, что регистрация за отдельными лицами, обозначений, составленных путем простой компиляции слов, прямо указывающих на свойство и назначение товара (например "ЖИДКИЙ МАНИКЮР" для товара "лак для ногтей", "СПРЕЙ-ПОКРАСКА" для товара "краска") не соответствует смыслу пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку лишает других лиц, ведущих хозяйственную деятельность в то же сфере, возможности указывать форму и назначение соответствующих средств на товаре.

При этом словосочетание "ЖИДКИЙ ПЕДИКЮР" в целом не приобретает какого-либо нового значения, отличного от значения входящих в него слов - свойство и назначение средства, ввиду чего доводы общества о том, что обозначение способно ассоциироваться с заявленными товарами 3-го класса МКТУ только через дополнительные рассуждения и домысливания, которые необходимо провести потребителю, не нашли своего подтверждения. Вопреки мнению общества обозначение "Жидкий Педикюр" в отношении средств для ухода за кожей стоп не имеет переносно-образного значения.

Следовательно, обстоятельства дела свидетельствуют о том, что обозначение "LIQUID PEDICURE" ("ЖИДКИЙ ПЕДИКЮР") в силу смыслового значения каждого из его элементов понятен рядовому российскому потребителю без дополнительных рассуждений домысливания как жидкие средства для педикюра, воспринимается как прямо (не через ассоциации) описывающий их свойство и назначение.

Таким образом, следует признать обоснованными выводы Роспатента о том, что элемент "LIQUID PEDICURE" ("ЖИДКИЙ ПЕДИКЮР") состоит исключительно из неохраняемых элементов и в целом не может быть зарегистрирован в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку он соответствует обстоятельствам дела, основан на словарно-справочных источниках и соответствует методологии Правил и положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам не усматривает, вопреки доводам заявителя, оснований для применения в отношении заявленных товаров и услуг положений пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ.

Суд обращает внимание на непоследовательную и противоречивую позицию заявителя о том, что заявленное обозначение изначально обладало различительной способностью и одновременно в результате длительного использования этого обозначения заявителем в соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 ГК РФ приобрело различительную способность, так как обозначение либо обладает различительной способностью, либо не обладало, но потом приобрело ее с учетом положений пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ. Данные обстоятельства являются самостоятельным основанием для отклонения соответствующего довода общества.

Но, тем не менее, для проверки возможности применения положений пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ для заявленного обозначения с учетом установленного выше судом обстоятельства о том, что оно является неохраняемым, суд проверяет соответствующий довод общества.

Согласно пункту 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем в качестве доказательств приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Судебная коллегия признает обоснованными выводы Роспатента о недоказанности обществом приобретения спорным обозначением различительной способности, поскольку из представленных обществом в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности не представляется возможным прийти к выводу, что до даты подачи заявки N 2020711272 заявленное обозначение воспринималось как средства индивидуализации услуг заявителя.

Общество в своем заявлении настаивает на том, что спорное обозначение приобрело различительную способность в результате использования обществом, ссылаясь на представленные в Роспатент и в суд материалы.

Судебная коллегия самостоятельно исследовала представленные заявителем источники информации и установила следующее.

В пункте 137 Постановления N 10 разъяснено, что при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям, принятых по результатам рассмотрения возражений, заявлений, податель возражения, заявления вправе представлять доказательства, которые не были предметом исследования административного органа при вынесении оспариваемого решения, для опровержения выводов этого органа, не дополняя при этом изначально поданное возражение, заявление новыми доводами (основаниями). Документы, дополняющие изначально поданное возражение, заявление, могут быть положены в основу самостоятельного возражения, заявления.

Представление обществом в суд при рассмотрении настоящего заявления справки о валовой прибыли за период с 01.01.2019 по 31.12.2021 и выписки из ЕГРЮЛ в отношении общества "Лаборатория экспертиз" направлено на опровержение выводов Роспатента об отсутствии у обозначения приобретенной различительной способности и не дополняют изначально поданное возражение.

Общество указывает, что обозначение стало известно на рынке в качестве средства индивидуализации товаров и услуг заявителя, что подтверждается сведениями с сайта https://aravia-prof.ru/, аффилированностью общества и общества "Лаборатория экспертиз", которое производит средство для ухода за кожей стоп "LIQUID PEDICURE", фактом регистрации на имя заявителя серии товарных знаков "ARAVIA" ("АРАВИЯ").

Судебная коллегия установила из распечаток сайта, что на странице https://aravia-prof.ru/press-tsentr/news/new/novinka-spetsialnaya-seriya-dlya-pedikyura-aravia-professional/ в разделе "новости" размещена датированная 31.01.2017 запись "Новинка! Специальная серия для педикюра ARAVIA PROFESSIONAL... Компания "Аравия" - производитель профессиональной косметики - объявила о выпуске серии для педикюра ARAVIA Professional. Ассортимент из новинок ГЛАДКИЕ ПЯТКИ, LIQUID PEDICURE, ЖИДКИЙ ПЕДИКЮР... Новинки появятся в продаже весной 2017. Спрашивайте у дистрибьюторов компании "Аравия". На странице https://aravia-prof.ru/contacts/ без даты размещения соответствующей информации в качестве реквизитов учебного центра и розничного магазина указано общество.

Относительно сведений, размещенных на страницах сайте https://aravia-prof.ru/, судебная коллегия учитывает, что представленные при рассмотрении дела распечатки не являются копиями указанных страниц из интернет-архива и не могут объективно подтверждать действительную дату размещения сведений.

Вместе с тем, даже если считать что, указанные сведения о выходе на рынок в будущем продукции LIQUID PEDICURE и реквизиты компании размещены в 2017 году, более, за три года до даты подачи заявки, то такое размещение обозначения на одном сайте не подтверждает ни широкий ввод в оборот продукции либо её широкое рекламирование (активное использование), ни длительность такого использования обозначения, достаточные для формирования у потребителей стойкой ассоциативной связи с продукцией общества.

Согласно статье 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

В представленной обществом справке о валовой прибыли за период с 01.01.2019 по 31.12.2021 (т. 1, л.д. 97) не указано лицо, от которого она исходит, отсутствует подпись и оттиск печати, указанная справка не является хозяйственным документом, подтверждающим факт ввода в оборот товара под спорным обозначением.

Не принимаются судом и вещественные доказательства (крема и бальзамы, маркированные обозначением LIQUID PEDICURE), которые обозревались в ходе судебного заседания и доводы общества об аффилированности заявителя и общества с ограниченной ответственностью "Лаборатория экспертиз" (производителя вышеуказанных косметических средств), поскольку они также не подтверждают активного и длительного производства, реализации и/или продвижения товаров под спорным обозначением, в результате которого возникла бы стойкая ассоциативная связь у потребителей между обозначением и продукцией заявителя или общества с ограниченной ответственностью "Лаборатория экспертиз".

В равной мере отсутствуют такие доказательства активного и длительного использования заявленного обозначения и в отношении заявленных услуг 35-го класса МКТУ.

В указанной связи Роспатент, следуя положениям пункта 11 статьи 1483 ГК РФ и методологии пункта 35 Правил обоснованно указал на отсутствие достоверных доказательств приобретения обозначением различительной способности, в том числе сведений об объемах производства и реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результат социологических опросов.

В отсутствие доказательств активного и длительного использования обозначения "LIQUID PEDICURE" при реализации и продвижении товаров (оказании услуг), наличие у общества серии товарных знаков "ARAVIA" ("АРАВИЯ"), как и включение этого обозначения вместе с заявленным в наименовании товара "ARAVIA Professional. LIQUID PEDICURE" само по себе не имеет правового значения.

Заявитель, ссылаясь на то, что спорное обозначение ассоциируется у потребителя с его товарами, не представил доказательств стойкой ассоциативной связи у потребителей элемента "LIQUID PEDICURE" ("ЖИДКИЙ ПЕДИКЮР") с заявителем.

Ввиду указанного выводы Роспатента об отсутствии доказательств длительного и активного использования заявителем обозначения на российском рынке при маркировке заявленных товаров 3-го класса и услуг 35-го класса МКТУ, и стойких ассоциативных связей у потребителей с обществом соответствуют положениям пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ.

Вместе с тем, судебная коллегия признает, что выводы Роспатента о том, что обозначение "LIQUID PEDICURE" ("ЖИДКИЙ ПЕДИКЮР") в отношении услуг 35-го класса МКТУ "абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; оформление рекламных материалов; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг/предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы/службы по связям с прессой; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; прокат торговых стендов/прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров" непосредственно указывает на назначение связанных с товарами 3-го класса услуг по продвижению и рекламе товаров не соответствует пункту 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку сделан с нарушением методологии пункта 34 Правил.

При этом коллегия судей отмечает, что вышеперечисленные услуги носят разнородный характер. Более того, многие из них явным образом не связаны ни с продвижением и рекламой заявленных на регистрацию косметических средств, приведенных выше, ни с их вводом в гражданский оборот (продажей).

Роспатент в соответствии с пунктом 51 Правил ППС обязан был привести мотивы, по которым спорное словесное обозначение в том виде, в котором оно заявлено на регистрацию, исходя из восприятия его потребителями в отношении конкретных услуг, для которых испрашивается правовая охрана, не соответствуют пункту 1 статьи 1483 ГК РФ.

Соответствующее обоснование (конкретизация) в оспариваемом решении отсутствует, как и в отзыве Роспатента на заявление.

Данное обстоятельство препятствует проверке судом обоснованности и законности выводов административного органа.

Вместе с тем, Роспатенту надлежало установить ассоциативные связи с обозначением "LIQUID PEDICURE" ("ЖИДКИЙ ПЕДИКЮР") применительно к мнению потребителей соответствующих услуг 35-го класса МКТУ для решения вопроса об охраноспособности заявленного обозначения как такового и его соответствия пункту 1 статьи 1483 ГК РФ.

Таким образом, проведенный Роспатентом в оспариваемом решении анализ восприятия спорного обозначения в отношении услуг 35-го класса МКТУ, нельзя признать полным, однозначным и соответствующим пункту 1 статьи 1483 ГК РФ, а конечные выводы оспариваемого решения в указанной части являются преждевременными.

Согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, изложенной в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Принимая во внимание то, что допущенные Роспатентом нарушения не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть возражение общества в части услуг 35-го класса МКТУ, носят существенный характер, коллегия судей полагает, что данные нарушения являются основаниями для признания оспариваемого решения недействительным и для обязания Роспатента повторно рассмотреть возражение общества в указанной части с учетом настоящего решения суда.

Таким образом судебная коллегия находит основания для удовлетворения требований общества в части обязания Роспатента повторно рассмотреть возражение от 27.08.2021 в отношении указанных услуг 35-го класса МТКУ.

Вывод суда о наличии оснований для частичного удовлетворения требования заявителя о признании решения Роспатента недействительным является в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для возложения бремени судебных расходов по уплате государственной пошлины, понесенных обществом при обращении в суд, на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Промсервис" удовлетворить частично.

Признать недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.10.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения от 27.08.2021 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2020711272 в части услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков как несоответствующее пункту 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражения общества с ограниченной ответственностью "Промсервис" от 27.08.2021 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2020711272 в отношении указанных услуг.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу общества с ограниченной ответственностью "Промсервис" 3 000 (Три тысячи) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

А.Н. Березина

Судья

Ю.М. Сидорская