Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 апреля 2022 г. по делу N СИП-788/2020 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения на его решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, поскольку в заявленном на регистрацию обозначении доминирует совокупность элементов (словесного обозначения, цветового сочетания, цветографического решения), которым может быть предоставлена правовая охрана (документ отменен)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 апреля 2022 г. по делу N СИП-788/2020

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 12 апреля 2022 г.

Полный текст решения изготовлен 18 апреля 2022 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Мындря Д.И.,

судей - Булгакова Д.А., Борисовой Ю.В.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Климиной Ю.А., рассмотрел в открытом судебном заседании заявление публичного акционерного общества "Газпром Нефть" (ул. Почтамтская, д. 3-5, литер А, ч. пом. 1Н, каб. 2401, Санкт-Петербург, 190000, ОГРН 1025501701686) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 16.06.2020, принятого по результатам рассмотрения поступившего 17.12.2019 возражения на решение Роспатента от 26.09.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2018722567.

В судебное заседание явились представители:

от заявителя - Мещерякова М.А. (по доверенности от 30.11.2021), Правошинская А.А. (по доверенности от 31.07.2020);

от Роспатента - Субботин А.А. (по доверенности от 24.02.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

публичное акционерное общество "Газпром Нефть" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.06.2020, принятого по результатам рассмотрения поступившего 17.12.2019 возражения на решение Роспатента от 26.09.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2018722567.

При рассмотрении спора судом установлены следующие обстоятельства.

Общество 31.05.2018 обратилось в Роспатент с заявкой N 2018722567 на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения

в отношении товаров 04-го "бензин; топливо дизельное; топливо моторное", услуг 35-го "продвижение товаров 04 класса; реализация товаров 04 класса; оптовая и розничная продажа товаров 04 класса"; 37-го "станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; услуги автозаправочных станций" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Согласно описанию заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой объемное обозначение - общий вид автозаправочной станции (АЗС) с нанесением фирменной графики и цвета заявителя и словесного обозначения "G-Drive" (Джи-Драйв).

В ходе экспертизы заявки административным органом было установлено, что заявленное на регистрацию обозначение в целом не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой реалистическое изображение автозаправочного комплекса с информационным стендом (информационной/ценовой стелой) и помещениями хозяйственно-производственного назначения для обслуживания клиентов и оказания сервисных услуг (магазин/кафе/сервисный центр и т.д.), форма которого является традиционной и неохраноспособной в отношении заявленных товаров и услуг, так как обусловлена исключительно его функциональным назначением, а также используется различными лицами, изготавливающими товары (оказывающими услуги) автозаправочных комплексов.

Как указал Роспатент, форма и внешний вид (изображение) автозаправочного комплекса не являются необычными для потребителя и оригинальными, вследствие чего данные признаки не способны сфокусировать на себе внимание потребителя и служить средством, индивидуализирующим заявленные товары и услуги.

Приобретение обозначением различительной способности в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки в отношении конкретных товаров (услуг), указанных в заявке, и его ассоциативной связи только с товарами и услугами заявителя, подателем заявки не доказано.

Решением от 26.09.2019 Роспатент отказал в государственной регистрации товарного знака по указанной заявке в отношении всех заявленных товаров ввиду несоответствия обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в Роспатент с возражением, в котором просило его отменить и зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

По итогам рассмотрения возражения общества на заседании коллегии палаты по патентным спорам от 14.02.2020 была объявлена резолютивная часть решения об удовлетворении возражения, поступившего 17.12.2019, и отмене решения Роспатента от 26.09.2019 регистрации товарного знака по заявке N 2018722567.

Данное заключение коллеги не было утверждено руководителем Роспатента и заявителю 28.04.2020 направлено уведомление о повторном рассмотрении возражения.

По итогам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 16.06.2020 об отказе в удовлетворении возражения и оставлении в силе решения от 26.09.2019.

Принимая оспариваемое решение, административный орган исходил из того, что заявленное комбинированное обозначение представляет собой реалистическое изображение автозаправочного комплекса с информационным стендом и помещениями для обслуживания клиентов и оказания сервисных услуг. Форма АЗС является традиционной для заявленных товаров и услуг и в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не обладает различительной способностью. При этом в рассматриваемом случае именно форма АЗС доминирует в составе заявленного обозначения в пространственном отношении, что исключает возможность регистрации заявленного обозначения.

Роспатент отметил, что объемные изображения автозаправочной станции общества, зарегистрированные в качестве товарных знаков по свидетельствам N N 486879, 580617, 395503 в отношении однородных заявленным товаров и услуг, на которые ссылается заявитель в возражении, представляют собой иные обозначения, которые существенно отличаются от заявленного обозначения, и их регистрация Роспатентом не является основанием для признания заявленного объемного обозначения обладающим различительной способностью.

Рассмотрев вопрос о приобретении обозначением различительной способности в силу его интенсивного и длительного использования в отношении заявленных товаров и услуг, Роспатент отметил, что представленные сведения об объемах реализации топлива на АЗС, о расходах на рекламу товаров и услуг АЗС Газпромнефть и другие сведения о деятельности заявителя не содержат доказательств использования именно заявленного обозначения до даты подачи заявки, тем более длительного и интенсивного использования в отношении товаров 04 и услуг 35, 37-го классов МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака.

В отношении представленного заявителем социологического опроса, проведенного фондом ВЦИОМ, касающегося узнаваемости оформления сети АЗС Газпромнефть среди водителей в 2019 году, Роспатент указал, что данный опрос касался ассоциаций с элементами дизайна АЗС, а не восприятия заявленного обозначения потребителями в качестве товарного знака заявителя, в связи с чем опрос не подтверждает высокую ассоциативную связь между заявителем и заявленным обозначением. При ответе на вопрос о том, по каким элементам АЗС потребитель определяет, какой именно компании она принадлежит, 64% опрошенных респондентов ответили - по логотипу, 46% - по названию и только 11% - по очертаниям силуэта АЗС. Указанные ответы Роспатентом признаны вполне вероятными, поскольку именно логотип и название компании в первую очередь служат средством индивидуализации товара и его изготовителя, по которым потребитель отличает товары/услуги одних лиц от товаров/услуг других.

С учетом изложенного Роспатент согласился с содержащимися в решении экспертизы выводами о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с решением Роспатента от 06.12.2019, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу. Правовая позиция общества была изложена также в дополнительных пояснениях и возражениях.

В обоснование довода о незаконности оспариваемого ненормативного правового акта общество ссылалось на то, что, по его мнению, обозначение по заявке обладает различительной способностью само по себе, а также ее наличие дополнительно подтверждено мнением потребителей, сложившимся в результате длительной и активной деятельности общества, подтвержденной приложенными к возражению документами, в связи с чем решение Роспатента принято с нарушением пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

По мнению общества, именно цветографическое исполнение реалистичного объемного изображения оказывает решающее влияние на восприятие потребителей и обеспечивает индивидуализирующую функцию заявленному обозначению в отношении заявленных на регистрацию товаров и услуг общества, являясь доминирующим элементом заявленного обозначения; цветовое сочетание синего и белого цветов используется заявителем в оформлении АЗС с 2006 года и очевидным для потребителя образом отличает товары, услуги общества от аналогичных товаров, услуг конкурентов.

Общество указывает, что Роспатентом не дана оценка всем элементам заявленного обозначения, вывод о доминирующем положении формы сделан без учета восприятия обозначения потребителями.

Заявитель указывает, что заявленное обозначение является продолжением серии товарных знаков, представляющих собой общий вид АЗС, в которых использовано сочетание синего и белого цветов, а именно:

по свидетельству N 395503;

по свидетельству N 486879;

по свидетельству N 580617.

Различительная способность сочетания синего и белого цветов в контексте продукции и услуг общества, по его мнению, обеспечена также использованием указанного сочетания в зарегистрированных товарных знаках по свидетельствам N 446760 , N 639382 , N 561201 , N 557396 , N 727948 , N 713739 .

Общество также ссылалось на то, Роспатентом зарегистрированы промышленные образцы и выданы патенты N N 76779, 83221, 80828, 80570, 81608, что с учетом правовых оснований регистрации промышленного образца также свидетельствует о непоследовательности позиции административного органа в отношении спорной заявки на товарный знак.

Кроме того, по мнению общества, в соответствии с результатами социологического исследования 93% опрошенных согласны с тем, что цветовое решение является одним из ключевых отличительных признаков той или иной сети АЗС, 62% опрошенных идентифицируют общество по сочетанию цветов.

Возражая против требований общества, Роспатент в отзыве и дополнительных пояснениях указывал на то, что в заявленном на регистрацию обозначении именно форма автозаправочного комплекса является доминирующим элементом, поскольку она визуально превалирует и занимает в обозначении наибольшую площадь.

Роспатент также отмечал, что ссылка заявителя на регистрацию других товарных знаков и промышленных образцов сама по себе не может свидетельствовать о наличии различительной способности у заявленного обозначения, поскольку делопроизводство в Роспатенте по каждой заявке ведется отдельно с учетом фактических обстоятельств.

По мнению Роспатента, у заявителя отсутствует серия товарных знаков, одним из которых могло бы стать спорное обозначение.

Роспатент полагал необоснованным и противоречащим обстоятельствам дела довод заявителя о том, что административным органом не дана оценка социологическому исследованию, проведенному фондом ВЦИОМ, которое, по мнению заявителя, подтверждает известность потребителям фирменного стиля общества. Так, из оспариваемого решения Роспатента на странице 8 следует, что Роспатентом проведен анализ социологического исследования, проведенного фондом ВЦИОМ. Роспатентом было установлено, что указанный социологический опрос касался наличия у потребителей ассоциаций между элементами дизайна АЗС (стела, общий вид заправки, цветовое сочетание) и фирменным стилем общества. Ввиду указанного выводы социологического заключения не могут свидетельствовать об известности потребителям заявленного обозначения в качестве средства индивидуализации заявителя, поскольку доминирующее положение в заявленном обозначении занимает не цветовое решение, а дискламированная и самим обществом, и Роспатентом форма АЗС.

В дополнительных письменных объяснениях Роспатент указывал, что опрос фонда ВЦИОМ "Узнаваемость оформления сети АЗС Газпром нефть среди водителей" в целом не свидетельствует о наличии ассоциативной связи заявленного обозначения с заявителем у потребителей на дату его приоритета, поскольку опрос был проведен в период с 21 июня по 8 июля 2019 года, то есть существенно позже даты приоритета заявленного обозначения (31.05.2018), и не имеет ретроспективных выводов.

Также Роспатент указывал на пропуск заявителем трехмесячного срока на обжалование решения Роспатента, предусмотренного частью 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, так как решение Роспатента от 16.06.2020 было вложено в ящик заявителя, абонированный обществом в Федеральном институте промышленной собственности, 19.06.2020, при этом заявление об оспаривании указанного решения Роспатента было подано в суд 30.09.2020.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2021 требования публичного акционерного общества "Газпром Нефть" удовлетворены. Суд признал недействительным решение Роспатента от 16.06.2020, принятое по результатам рассмотрения поступившего 17.12.2019 возражения на решение Роспатента от 26.09.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2018722567, как принятое с нарушением пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение от 17.12.2019 на решение Роспатента от 26.09.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2018722567.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.11.2021 решение суда первой инстанции отменено, дело направлено на новое рассмотрение.

Президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что вывод в отношении соблюдения обществом срока обращения в суд с заявлением об оспаривании ненормативного правового акта сделан судом первой инстанции в рамках предоставленных ему полномочий по результатам оценки имеющихся доказательств.

В отношении существа спора президиум Суда по интеллектуальным правам указал на необходимость учесть, что доводы общества сводились в том числе к несогласию с выводами Роспатента о доминирующем положении формы в заявленном обозначении и о незначительности иных элементов - словесных, изобразительных, цветового оформления, комбинация которых, по мнению общества, доминирует и придает спорному обозначению различительную способность.

Таким образом, основной вопрос, который подлежал разрешению в рамках настоящего спора, - является ли правильным вывод Роспатента в отношении определения доминирующего элемента заявленного на регистрацию обозначения.

От разрешения этого вопроса зависит возможность регистрации заявленного обозначения:

если неохраняемая форма обозначения доминирует, то такому обозначению не может быть предоставлена правовая охрана;

если доминирует совокупность иных элементов (словесного обозначения, цветового сочетания, иных элементов, имеющих правовую охрану), такое обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака с дискламацией формы на основании абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Как указал президиум Суда по интеллектуальным правам, проверке подлежал также вывод Роспатента о существенности отличий ранее зарегистрированных на имя общества товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 580617, N 486879, N 395503 от заявленного обозначения, который повлек разность позиций Роспатента относительно определения доминирующих элементов и охраноспособности.

Также президиум указал, что если в конкретном заявленном обозначении сочетание цветов не доминирует, то и идентификация потребителями по этому элементу принадлежности автозаправочной станции затруднительна, что необходимо было учесть при оценке результатов опроса ВЦИОМ.

При новом рассмотрении дела стороны поддержали позиции, изложенные при первоначальном его рассмотрении.

С учетом указаний суда кассационной инстанции суд первой инстанции предложил Роспатенту (часть 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) и обществу (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) представить мотивированные пояснения по вопросам, подлежащим исследованию при новом рассмотрении дела.

В письменных пояснениях от 14.01.2022, 21.02.2022 Роспатент указал, что заявленное обозначение состоит из большого количества элементов разного цвета (белого, синего, голубого, оранжевого, серого, черного), совокупность которых в силу своего разрозненного и разобщенного пространственного расположения, а также их размера не позволяет признать цветографическое решение обозначения доминирующим над формой обозначения. Данное обстоятельство свидетельствует о неспособности цветографического решения обозначения индивидуализировать товары и услуги, в отношении которых испрашивается правовая охрана, за счет узнаваемого (фирменного) сочетания цветов заявителя.

По мнению Роспатента, данный вывод подтверждается сравнительным анализом заявленного обозначения и ранее зарегистрированных товарных знаков заявителя по свидетельствам N 486879, N 580617, N 395503. В приведенных регистрациях сочетание белого и синего цветов очевидным образом является основным элементом товарных знаков, поскольку акцентирует на себе внимание за счет своего пространственного расположения, доминирования над остальными элементами в товарных знаках, в связи с чем и выполняют основную индивидуализирующую функцию данных товарных знаков.

В письменных пояснениях от 10.01.2022, 14.02.2022 заявитель не согласился с доводами Роспатента.

Общество полагает, что вывод о доминирующем положении формы сделан Роспатентом без соответствующего анализа обозначения, потребительского восприятия, с нарушением порядка оценки элементов обозначения.

С точки зрения общества, Роспатент нарушил методологию определения доминирующего элемента, предусмотренную пунктом 32 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), пунктом 7.1.2.4 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12, некорректно оценил роль традиционной формы, не являющейся основным инструментом индивидуализации спорного обозначения, неверно оценил индивидуализирующую функцию, размер и пространственное положение словесного элемента, а также уклонился от оценки восприятия обозначения потребителями.

Общество обращает внимание на то, что наличие у заявленного на регистрацию обозначения элементов более двух цветов до настоящего спора не являлось основанием для вывода о том, что цветографическое решение обозначения не может доминировать над его формой, и такой вывод Роспатента ничем не подтвержден. При этом, несмотря на включение в обозначение дополнительных цветов - черного и оранжевого, основными в нем являются белый и синий, различительная способность которых подтверждена более ранними регистрациями товарных знаков общества.

По мнению общества, наличие в заявленном обозначении дополнительных цветов (помимо белого и синего) не отменяет возможность индивидуализации автозаправочных станций как относящихся к сети АЗС "Газпромнефть". Данный довод подтверждается также результатами социологического опроса ВЦИОМ, представленного заявителем, согласно которым визуализируемых потребителями сведений о цветографическом решении и словесном элементе в данном случае явно достаточно им для того, чтобы отличить АЗС сети "Газпромнефть" от автозаправочных станций иных организаций.

Общество также обращает внимание на нарушение Роспатентом принципа законных ожиданий, основанных на многочисленных регистрациях товарных знаков общества, в том числе общеизвестного товарного знака N 230, в котором форма дискламирована, а словесный элемент отсутствует, что свидетельствует о доминировании именно цветографического решения, которому только и могла быть придана правовая охрана. Аналогичное мнение приведено обществом в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 580617.

Также общество обращает внимание на непоследовательность позиции Роспатента в вопросах правовой охраны объемных товарных знаков, индивидуализирующих в том числе АЗС, и на отсутствие обоснования Роспатентом существенности тех отличий, которые имеются у заявленного обозначения по отношению к ранее зарегистрированным за обществом и не позволяют осуществить регистрацию обозначения по заявке.

В судебном заседании представители общества выступили по доводам, изложенным в заявлении и дополнительных пояснениях, и просили удовлетворить требования.

Представитель Роспатента просил отказать в удовлетворении заявленных требований по доводам, содержащимся в отзыве на заявление и письменных пояснениях.

Изучив материалы дела, выслушав мнения присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, и оценив доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения предпринимателя и принятие решения по результатам такого рассмотрения относится к компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается обществом, в том числе при новом рассмотрении дела.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), заявки на товарный знак подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2018704464 (31.05.2018) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя ГК РФ и Правила N 482.

Согласно пункту 1 статьи 1499 ГК РФ экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы; в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1 - 7 статьи 1483 ГК РФ и устанавливается приоритет товарного знака.

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации (пункт 2 статьи 1483 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 11 статьи 1483 ГК РФ положения пункта 1 указанной статьи Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 34 Правил N 482 в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В силу статьи 6.quinquies Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883; ред. от 02.10.1979; далее - Парижская конвенция) товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными лишь в следующих случаях:

1) если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана;

2) если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана;

3) если знаки противоречат морали или публичному порядку и, в особенности если они могут ввести в заблуждение общественность. Подразумевается, что знак не может рассматриваться как противоречащий публичному порядку по той единственной причине, что он не соответствует какому-либо положению законодательства о знаках, за исключением случая, когда само это положение касается публичного порядка.

Как разъяснено в пункте 2.1 применяемых Роспатентом Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных Приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39), товарный знак и знак обслуживания (далее - товарный знак) должен обладать способностью отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг (далее - товары) других юридических или физических лиц (далее - производителей, изготовителей).

Заявляемому обозначению, не обладающему различительной способностью, не может быть предоставлена правовая охрана.

Различительная способность может быть свойственна заявленному обозначению либо приобретена им в результате его использования.

Проанализировав законность оспариваемого ненормативного акта исходя из доводов и возражений участвующих в деле лиц, с учетом обязательных для суда первой инстанции указаний суда кассационной инстанции, суд приходит к следующим выводам.

По мнению суда, вывод Роспатента о том, что форма обозначения является его доминирующим элементом, поскольку визуально превалирует и занимает в обозначении большую площадь, сделан без объективного анализа Роспатентом доводов заявителя и представленных им документов.

Проверяя вывод Роспатента о том, что доминирующим элементом обозначения в данном случае является его форма, суд прежде всего исходит из того, что действительно, в объемных обозначениях форма по определению играет существенную роль. Значимыми признаками, отличающими объемные обозначения, являются трехмерный контур, формообразующие элементы, состав и взаимное расположение элементов. По существу форма (если под ней понимать внешние очертания) объемного обозначения и составляет всю трехмерную площадь обозначения и неизбежно занимает все пространство объемного товарного знака.

Однако значимость формы в объемном цветном изображении (как и, например, значимость словесного элемента в комбинированном обозначении) сама по себе не отменяет наличия индивидуализирующей функции у иных элементов, включая цветовое решение, в том числе в сочетании и совокупности с иными визуально значимыми признаками объемного обозначения.

Согласно пункту 32 Правил N 482 экспертиза заявленного обозначения проводится в соответствии с пунктом 29 настоящих Правил с учетом особенностей видов знаков, которые определены статьей 1482 Кодекса как словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (далее - комбинированное обозначение).

К словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания, предложения, а также их сочетания.

К изобразительным обозначениям относятся изображения на плоскости живых существ, предметов, природных и иных объектов, композиции линий, пятен, любых фигур.

К объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий и фигур в пространственном расположении, которые могут представлять собой форму товара или его части, форму упаковки товара, форму, не связанную с товаром.

К комбинированным обозначениям относятся комбинации элементов разного вида обозначений: изобразительных, словесных, объемных и других обозначений.

Согласно пункту 2.2 Рекомендаций N 39 заявляемые на регистрацию обозначения могут включать описательные элементы или состоять из них.

Описательные элементы - это обозначения, используемые для указания вида товара, описания характеристик товара и сведений об изготовителе.

Заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, т.к. у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Такие обозначения называются описательными.

Следует, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. Если в процессе экспертизы возникает вопрос - является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего.

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы:

(1) Понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания?

(2) Воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

Элементу, который исходя из вышеизложенного может быть отнесен к описательным, может быть предоставлена правовая охрана, если представленные заявителем материалы подтверждают то, что заявленный описательный элемент воспринимался потребителем как обозначение товаров производителя до даты подачи заявки. В качестве такого подтверждения могут быть представлены сведения, указанные в пункте 2.1 Рекомендаций.

Обозначения относятся к описательным и в том случае, если они содержат доминирующие описательные элементы. Таким обозначениям в соответствии с абзацем восьмым пункта 14.4.1 Правил ТЗ не может быть предоставлена правовая охрана.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду абзац седьмой пункта 14.4.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания

Если заявленное обозначение включает не доминирующие описательные элементы, следует оценивать его различительную способность в целом, без разделения на составные части. Заявленному обозначению, которое обладает различительной способностью, но при этом включает не доминирующие описательные элементы, может быть предоставлена правовая охрана при условии указания описательных элементов в качестве неохраняемых (см. пункт 2.11 Рекомендаций).

В случае, если описательный элемент является элементом заявленного обозначения и заявителем представлены материалы, подтверждающие то, что описательный элемент воспринимался потребителем как обозначение товаров производителя до даты подачи заявки, заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана без указания описательного элемента в качестве неохраняемого.

В силу пункта 2.7 Рекомендаций N 39 заявленному объемному обозначению, форма которого определяется исключительно или главным образом функциональностью, является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения, может быть предоставлена правовая охрана, если заявителем представлены материалы, подтверждающие то, что потребителем заявленное обозначение воспринималось до даты подачи заявки как обозначение товаров производителя.

Как разъяснено в пункте 2.11 Рекомендаций N 39, в соответствии с абзацем седьмым пункта 1 статьи 6 Закона обозначения, указанные в абзацах втором, четвертом, пятом и шестом пункта 1 статьи 6 Закона, могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

К таким обозначениям относятся:

не обладающие различительной способностью;

вошедшие во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида;

являющиеся общепринятыми символами и терминами;

указывающие на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

В пункте 5.2 применяемых Роспатентом на дату приоритета обозначения Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Рекомендации N 197), приведены принципы оценки сходства изобразительных и объемных обозначений. Указанные принципы суд считает необходимым принять во внимание, поскольку они позволяют учесть позицию Роспатента в вопросах методологии оценки таких обозначений в целом.

Согласно указанным разъяснениям принимаются во внимание следующие признаки:

- внешняя форма;

- наличие или отсутствие симметрии;

- смысловое значение;

- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);

- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В силу пункта 5.2.1 Рекомендаций N 197 при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением. Сказанное проиллюстрировано примерами в отношении изобразительных обозначений, которые могут быть отнесены к сходным до степени смешения (рис. 4, 5).

Согласно пункту 5.2.2 Рекомендаций N 197, поскольку зрительное восприятие отдельного зрительного объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь. Поэтому оценку сходства обозначений целесообразно основывать на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение во внутренних деталях обозначений.

На сходство изобразительных и объемных обозначений влияет их смысловое значение. Одинаковое смысловое значение обозначений усиливает их сходство (пункт 5.2.3 Рекомендаций N 197).

Сходство сочетаний цветов и тонов изобразительных и объемных обозначений может рассматриваться в качестве признака сходства. В некоторых случаях этот признак может быть основным, например, когда цвет (сочетание цветов) является фоном, на котором расположены другие элементы обозначения, или когда совокупность цветов составляет основу его композиции (пункт 5.2.4 Рекомендаций N 197).

Согласно пункту 5.3 Рекомендаций N 197 при оценке сходства изобразительных и объемных обозначений, состоящих из двух и более элементов, решающим является тождество или сходство следующих элементов:

- пространственно доминирующих элементов;

- элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей (к таким элементам относятся, в первую очередь, изображения людей, животных, растений и других объектов, окружающих человека, а также изображения букв, цифр);

- элементов, которые лучше запоминаются потребителями (например, симметричные элементы; элементы, представляющие собой изображения конкретных объектов, а не абстрактных).

Из вышеуказанных положений следует, что:

- для определения доминирующего элемента комбинированного и объемного обозначения подлежат оценке в том числе его словесные, цветографические и формообразующие составляющие;

- для определения доминирующего элемента в комбинированном и объемном обозначении необходимо оценить в том числе пространственное расположение элемента в композиции, его объем (размер), способность индивидуализировать товары/услуги заявителя;

- для определения возможности регистрации обозначения в качестве товарного знака необходимо оценить наличие индивидуализирующей функции у композиции элементов, если каждый (один, несколько) из них не обладает различительной способностью;

- принять во внимание первое впечатление, поскольку именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали соответствующие товары.

При этом обязанность осуществления указанной оценки возложена законом на Роспатент как специально созданный орган государственной власти, в том числе разрабатывающий и обязанный соблюдать установленную методологию оценки обозначений.

Суд осуществляет последующий судебный контроль за законностью нормативных актов Роспатента, не подменяя его функции.

При рассмотрении спора в суде, исходя из положений части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обязанность доказывания законности ненормативного акта возложена на Роспатент.

В данном случае обязанность по соблюдению методологии оценки обозначения с точки зрения возможности предоставления ему правовой охраны Роспатентом в полном объеме не реализована.

Вывод о том, что в спорном обозначении доминирует форма, сделан Роспатентом исключительно исходя из пространственного критерия, без учета способности этого элемента индивидуализировать товар/услугу заявителя в конкретном заявленном обозначении.

Очевидно, что традиционная, как установил Роспатент, форма АЗС не может каким-либо образом указывать на товары/услуги какого-либо определенного производителя, поскольку используется одновременно всеми участниками рынка.

Поскольку форма, признаваемая традиционной, действительно не может выполнять в спорном обозначении индивидуализирующую функцию, в рамках этой традиционной формы заявитель избрал для индивидуализации обозначения определенное цветографическое решение и включил в обозначение словесный элемент.

Проанализировав словесный элемент только с точки зрения размера в общей композиции обозначения, Роспатент не принял во внимание, что исходя из практики самого Роспатента, с позиции среднего потребителя словесный элемент, как правило, выполняет существенную индивидуализирующую функцию в комбинированном обозначении. Ее несущественность должна быть мотивирована административным органом, при этом ссылка лишь на размер и соотношение элементов признается судом недостаточной для оценки индивидуализирующей способности словесного элемента, который очевидно и явно прочитывается и привлекает внимание при общем восприятии обозначения, в том числе за счет своего расположения и цветового решения, подчеркнутого изобразительными элементами того же, яркого цвета.

При этом словесный элемент входит в серию товарных знаков общества, включающую в том числе товарные знаки N 6771221, N 7182781, N 532438, а регистрация первого из знаков в 2011 году и представленные с возражением документы о деятельности общества позволяют согласиться с мнением заявителя о том, что обозначение "G-Drive" достаточно известно российским потребителям. Иное Роспатентом не подтверждено и из материалов дела не следует.

Различительная способность указанного элемента спорного обозначения подтверждается также данными социологического опроса ВЦИОМ, согласно которым 41% респондентов ассоциируют изображение стелы со словесным элементом "G-Drive" с компанией "Газпром нефть".

Указанное мнение респондентов признается судом подтвержденным с достаточной степенью достоверности, в том числе поскольку при восприятии обозначения потребителем, учитывая очевидно существенные размеры стелы реальной АЗС, словесный элемент будет свободно читаем.

Суд также соглашается с мнением общества о том, что с точки зрения пространственного расположения, учитывая, что словесный элемент находится в левой серединной части обозначения, при движении автомобиля по проезжей части осмотр изображения АЗС начинается именно с него, и при этом словесный элемент на стеле - это первое, с чем встречается потребитель при подъезде к АЗС и въезде на заправку, т.е. в момент, когда он принимает решение о выборе АЗС для приобретения товара/услуги.

С учетом изложенного вывод Роспатента о низкой (несущественной) индивидуализирующей функции словесного элемента по отношению к форме и всему обозначению в целом не соответствует материалам дела.

Цветографическое решение заявленного обозначения в оспариваемом ненормативном акте проанализировано Роспатентом исходя из всех доводов возражения не было, что является нарушением установленной методологии.

При рассмотрении спора в суде Роспатент привел изложенное выше в настоящем решении суда обоснование указанного довода (при первом и новом рассмотрении дела), с которым суд не соглашается по следующим основаниям.

В данном случае цветографические элементы занимают всю площадь заявленного обозначения, что, как минимум, означает, что оно по своему пространственному положению и потенциальной возможности доминирования не уступает форме.

Таким образом, вывод Роспатента, основанный на пространственном доминировании формы, не может быть принят как основание для отказа в государственной регистрации обозначения.

При этом индивидуализирующая способность цветографического элемента обозначения оценена Роспатентом при рассмотрении спора в суде без учета следующих обстоятельств.

С учетом регистрации на имя ПАО "Газпром" товарного знака по свидетельству N 639382 (приведен выше) суд считает верным утверждение общества о том, что сочетание сине-белого цветов обладает различительной способностью среди потребителей услуг АЗС и стойко ассоциируется с группой компаний "Газпром".

При этом такое цветовое решение используется в иных товарных знаках, зарегистрированных на имя общества, в том числе в серии объемных товарных знаков, объединенных изображением АЗС и сине-белом исполнении и схожем цветографическом решении N 395503, N 486879, N 580617.

Кроме того, такое решение используется в общеизвестном (с 31.12.2018) товарном знаке "" по свидетельству N 230.

Суд принимает во внимание и соглашается с доводами заявителя о том, что поскольку при регистрации общеизвестного товарного знака N 230 форма дискламирована, а словесные элементы отсутствуют, это означает, что основная индивидуализирующая функция в товарном знаке принадлежит цветографическому решению, которое настолько известно российским потребителям, что было зарегистрировано в качестве доминирующего элемента общеизвестного товарного знака.

Суд, применительно к дате спорной заявки (31.05.2018), учитывает, что общеизвестность обозначение приобретает заранее, хотя и доказывается она на определенную дату.

Роспатент при новом рассмотрении дела указал, что заявленное обозначение состоит из большого количества элементов разного цвета (белого, синего, голубого, оранжевого, серого, черного), совокупность которых в силу своего разрозненного и разобщенного пространственного расположения, а также их размера не позволяет признать цветографическое решение обозначения доминирующим над формой обозначения, не может быть принята.

Однако указанное утверждение не подтверждено объективными доказательствами, является субъективным мнением административного органа, заявленным лишь при новом рассмотрении дела в суде.

Ссылка Роспатента на сравнительный анализ заявленного обозначения и товарных знаков заявителя по свидетельствам N 486879, N 580617, N 395503, в которых, по мнению административного органа, сочетание белого и синего цветов очевидным образом является основным элементом товарных знаков, поскольку акцентирует на себе внимание за счет своего пространственного расположения, доминирования над остальными элементами в товарных знаках, в связи с чем и выполняют основную индивидуализирующую функцию данных товарных знаков, не может быть принята.

Роспатент не подтвердил, что добавление дополнительных цветовых элементов каким-либо существенным образом влияет на восприятие и общее впечатление, учитывая роль словесного элемента и цветового решения, установленные выше, и вследствие этого исключает индивидуализирующую функцию обозначения.

Кроме того, и в иных объемных товарных знаках присутствуют оранжевый и черный цвета. При этом в заявленном обозначении не усматривается разрозненности цветового решения, а, напротив, визуальное решение является композиционно выстроенным и ясно воспринимаемым.

Наличие оранжевого цвета в спорном обозначении, создавая единство цветового решения со словесным элементом и выделяя его, вопреки мнению Роспатента, усиливает, а не уменьшает различительную способность обозначения в целом.

Наличие черного цвета, создающего цветовые акценты и современный графичный стиль обозначения, не препятствует его восприятию как "сине-белого" и узнаваемого.

Устное замечание представителя Роспатента о том, что соотношение синего и белого цветов, в отличие от заявленного обозначения, в существующих регистрациях составляет примерно 50% на 50%, не может быть принято, поскольку указанное основание отсутствует в оспариваемом ненормативном акте, не было заявлено ранее и носит характер субъективной оценки. Кроме того, влияние этого обстоятельства на индивидуализирующую функцию спорного обозначения ничем не подтверждено.

Отсутствие "язычков пламени" как признак существенности отличия Роспатентом не заявлено.

В любом случае этот элемент, по мнению суда, в контексте изложенного выше не изменяет общий вывод о наличии различительной способности у спорного обозначения.

Таким образом, Роспатент не подтвердил объективными сведениями существенное отличие спорного обозначения от зарегистрированных товарных знаков.

Суд не вправе подменять сторону спора в вопросе аргументации ее позиции.

Кроме того, даже если согласиться с не подтвержденным материалами дела мнением Роспатента о значимости того обстоятельства, что словесный элемент заявленного обозначения имеет небольшой размер, а цветографическое оформление само по себе не имеет доминирующего положения и (или) существенно отличается от зарегистрированных знаков, композиция элементов обозначения Роспатентом надлежащим образом оценена не была.

Между тем в данном случае совокупность указанных элементов, в том числе при дискламации формы, создает индивидуализирующую функцию обозначению и придает ему способность индивидуализации товаров и услуг заявителя, что подтверждается как материалами дела, так и мнением потребителей, в чьих интересах и установлено ограничение на регистрацию обозначений, не обладающих различительной способностью.

Иное Роспатентом в оспариваемом решении и при рассмотрении настоящего дела не доказано (часть 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Содержащиеся в решении Роспатента выводы о том, что потребители определяют принадлежность АЗС преимущественно по названию и логотипу, социологический опрос касался наличия у потребителей ассоциаций между элементами дизайна АЗС (стела, общий вид заправки, цветовое сочетание) и фирменным стилем общества, являются выборочной оценкой представленных заявителем доказательств и не отражают в полном объеме результаты опроса потребителей, отраженные в документах, представленных с возражением.

При этом из социологического заключения ВЦИОМ следует, что потребители, верно определив, что обозначение представляет собой изображение АЗС, как правило, в первую очередь обращают внимание на цвет или сочетание цветов, в связи с чем признают указанную характеристику одним из ключевых признаков той или автозаправочной станции, определяющих их восприятие и потребительский выбор; логотип также имеет индивидуализирующую функцию в подобных обозначениях, поскольку это следует в том числе из приведенного самим Роспатентом мнения потребителей, сформулированного независимо от размера занимаемой логотипом площади.

Так, являются обоснованными и опровергают выводы Роспатента доводы общества о том, что в соответствии с представленными результатами социологического опроса участники исследования определяют принадлежность АЗС той или иной компании по логотипу (64%) или цветовому сочетанию (63%). При движении за рулем автомобиля с высокой скоростью (60 км/ч и выше) респонденты наиболее часто обращают внимание на цвет или сочетание цветов АЗС: 72% делают это часто или почти всегда, а 22% - время от времени; остальные элементы АЗС опрошенные замечают реже. 93% опрошенных согласны с тем, что цвет является одним из ключевых отличительных признаков той или иной сети АЗС. При этом шесть из десяти участников исследования (62%) ассоциирует цветовое обозначение, представляющее собой сочетание синего и белого цветов, с заявителем. При демонстрации респондентам заявленного обозначения большинство из них верно назвали заявителя в качестве компании, использующей данный дизайн АЗС (73% при ответе на открытый вопрос и 76% на закрытый). Подавляющее большинство опрошенных (86%) так или иначе указали, что данный дизайн используется заявителем, большинство из которых (86%) объяснили свое мнение характерным сочетанием цветов, 49% - внешним видом в целом, а 46% - дизайном информационной стелы. При этом в качестве ключевого элемента идентификации две трети респондентов (64%) назвали сочетание цветов. 76% опрашиваемых определили, что заявленное на регистрацию оформление АЗС при осуществлении своей деятельности использует именно компания "Газпром нефть". Также существенное количество опрошенных указали, что отнести изображенную автозаправочную станцию к компании "Газпром нефть" им позволили именно цветовая гамма (86% опрошенных) и логотип "G-Drive" (35% опрошенных).

Таким образом, результаты социологического опроса свидетельствуют о возможности заявленного обозначения выполнять функцию индивидуализации товаров и услуг заявителя.

При рассмотрении дела в суде Роспатентом заявлен довод о том, что опрос проводился позднее даты приоритета и не содержит ретроспективной оценки.

Роспатент также указал, что представленные сведения об объемах реализации топлива, о расходах на рекламу товаров и услуг АЗС Газпромнефть, география сбыта товаров и другие сведения о деятельности заявителя не содержат доказательств длительного и интенсивного использования именно заявленного обозначения до даты подачи заявки в отношении товаров 4-го и услуг 35, 37-го классов МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана.

Указанные доводы судом отклоняются по следующим основаниям.

Задачей анализа данных социологического опроса судом является не только вопрос о различительной способности конкретного заявленного обозначения, но и вопрос о том, характеризуют ли его результаты принципиальную возможность такого обозначения выполнять индивидуализирующую функцию товаров (услуг) конкретного лица с учетом обстоятельств дела.

Сужение объекта оценки только до пределов анализа мнения потребителей относительно самого заявленного обозначения не следует из закона и по существу исключает явно выраженное мнение потребителей из состава допустимых доказательств по делу, что не соответствует статьям 65, 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и ограничивает право на защиту в суде.

К тому же в качестве подтверждения ассоциаций потребителей обществом представлены упомянутые Роспатентом сведения, указанные в пункте 2.1 Рекомендаций, то есть сведения об объемах производства и продаж товаров, маркированных элементами заявленного обозначения; территории реализации товаров; длительности использования; объемах затрат на рекламу товаров (услуг); сведения о степени информированности потребителей производителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, а также иные сведения.

Указанные документы Роспатентом содержательно не опровергнуты со ссылкой на то, что социологический опрос относится к элементам дизайна АЗС, а не к конкретному заявленному обозначению.

Однако такое толкование не следует из указанного пункта Рекомендаций N 39, поскольку сужает возможности оценки действительного восприятия потребителями элементов обозначения и, как следствие, не позволяет оценить возможность выполнения функции товарного знака обозначением в целом с учетом всей совокупности доказательств по делу.

Ссылки Роспатента на проведение опроса позднее даты приоритета обозначения и отсутствие ретроспективного анализа в данном случае не являются препятствиями к оценке указанного доказательства и признания его существенным для данного дела.

По смыслу пункта 2.2 Рекомендаций N 39 оценка потребителями элементов заявленного обозначения свидетельствует об восприятии их как обозначений товаров общества до даты подачи заявки.

Роспатентом не опровергнуты доводы заявителя о том, что его деятельность началась в 2009 году, о широкой известности, высокой репутации, высокой оценочной стоимости бренда (товарного знака N 580617),существенное отличие которого от спорного обозначения Роспатентом в настоящем деле не доказано. Указанные обстоятельства принимаются судом во внимание, поскольку свидетельствуют о том, что мнение потребителей не могло существенным образом измениться на дату проведения опроса по отношению к дате приоритета по спорной заявке. Иное Роспатентом не подтверждено и из материалов дела не следует.

Оценивая достоверность результатов социологического опроса, суд соглашается с мнением заявителя о том, что средними потребителями в реальных условиях восприятия обозначения, учитывая товары и услуги, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака, являются водители, управляющие движущимся на высокой скорости автомобилем, которыми решение об остановке для заправки принимается, как правило, за определенное расстояние до АЗС. Очевидно, что, находясь на достаточном для принятия решения расстоянии от автозаправочной станции, водитель не всегда может различить словесные элементы, содержащиеся на ее элементах, комплектность (детальную форму) АЗС, поэтому единственное, за счет чего водитель, различив по силуэту АЗС, может издалека идентифицировать поставщика товаров/услуг - это цветовое (цветографическое) оформление.

Приближение к объекту в условиях реального восприятия повышает значимость словесного элемента, что также подтверждается результатами социологического исследования и не противоречит материалам дела.

В связи с этим результаты социологического опроса, в отсутствие в деле объективных сведений об ином, признаются судом относимыми к вопросу о различительной способности заявленного обозначения и достоверными.

Довод заявителя о непоследовательности позиции Роспатента в вопросе регистрации спорного обозначения также подтвержден материалами дела.

Так, если сравнить товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 580617 и спорное обозначение, то Роспатент не обосновал, почему в товарном знаке N 580617, в котором не имеется словесного элемента, а присутствуют только цветографическое решение и форма, последняя была признана Роспатентом недоминирующим элементом (что позволило зарегистрировать товарный знак), в то время как в спорном обозначении, в котором имеется и словесный, и цветографический элементы, форма признана имеющей доминирующее положение, препятствуя регистрации обозначения в качестве товарного знака.

Кроме того, Роспатент по заявке общества предоставил исключительное право на тождественное обозначение в качестве промышленного образца, выдав патент Российской Федерации N 116995 с датой приоритета 02.04.2019.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве промышленного образца свидетельствует о том, что совокупность его существенных признаков не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты его приоритета, и промышленный образец является оригинальным.

Установление соответствия промышленного образца условию патентоспособности "оригинальность", а затем отрицание индивидуализирующих признаков у спорного обозначения, даже с учетом различий в правовом статусе указанных объектов интеллектуальной собственности, должно получить объективное правовое и фактическое обоснование. Иное не позволяет суду в полной мере установить мотивы принятия и законность решения административного органа.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2021 N С01-1711/2020 по делу N СИП-450/2020.

Суд также отмечает, что при первоначальном рассмотрении возражения палата по патентным спорам пришла к выводу о возможности регистрации обозначения в качестве товарного знака. То обстоятельство, что на заседании коллегии палаты по патентным спорам от 14.02.2020 было принято решение об удовлетворении возражения, может дополнительно подтверждать наличие ассоциативной связи заявленного обозначения с обществом при оценке обозначения коллегиальным органом Роспатента с позиции обычного потребителя.

С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что в заявленном на регистрацию обозначении доминирует совокупность иных (помимо формы) элементов - словесного обозначения, цветового сочетания, цветографического решения - которым может быть предоставлена правовая охрана, в связи с чем такое обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака с дискламацией формы на основании абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Ввиду изложенного вывод Роспатента о том, что регистрация заявленного обозначения не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку оно не обладает различительной способностью, не основан на оценке всех имеющих значение обстоятельств и доводов возражения, противоречит материалам дела. Решение от 16.06.2020 не соответствует указанной норме, нарушает права и законные интересы общества и подлежит признанию недействительным.

Учитывая, что вопрос о законности ненормативного акта повторно рассматривается судом первой инстанции, позиции сторон спора явно выражены и проанализированы с учетом указаний суда кассационной инстанции при новом рассмотрении дела, суд считает возможным удовлетворить требование общества в полном объеме и обязать Роспатент зарегистрировать спорное обозначение.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы на уплату государственной пошлины за подачу заявления подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования публичного акционерного общества "Газпром Нефть" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.06.2020, принятое по результатам рассмотрения поступившего 17.12.2019 возражения на решение Роспатента от 26.09.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2018722567, как принятое с нарушением пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности зарегистрировать товарный знак по заявке N 2018722567.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу публичного акционерного общества "Газпром Нефть" 3 000 (Три тысячи) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.И. Мындря

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Д.А. Булгаков