Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 апреля 2022 г. N С01-333/2022 по делу N А63-5614/2021 Суд оставил без изменения судебные акты об отказе во взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, поскольку факт заимствования ответчиком подбора и расположения материалов либо создания нового произведения на основе существующего произведения истца материалами дела не подтвержден

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 апреля 2022 г. N С01-333/2022 по делу N А63-5614/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 12 апреля 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 апреля 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Мындря Д.И.,

судей Пашковой Е.Ю., Булгакова Д.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Климиной Ю.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Кутяниной Татьяны Серафимовны (г. Нижний Новгород, ОГРНИП 315526000000662) на решение Арбитражного суда Ставропольского края от 26.10.2021 по делу N А63-5614/2021 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2021 по тому же делу

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Кутяниной Татьяны Серафимовны

к обществу с ограниченной ответственностью "БЭКВУД" (д. 32, п. 6, Старомарьевское ш., г. Ставрополь, 355035, ОГРН 1202600011030) о прекращении неправомерного использования объектов интеллектуальной собственности и выплате компенсации.

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Кутяниной Татьяны Серафимовны - Кудряшов С.Н. (по доверенности от 16.06.2020);

от общества с ограниченной ответственностью "БЭКВУД" - Дорожняк А.А. (по доверенности от 17.06.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Кутянина Татьяна Серафимовна (далее - предприниматель) обратилась в Арбитражный суд Ставропольского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Бэквуд" (далее - общество) об обязании прекратить незаконное использование сайтов bolynet.ru, drevmass.ru, drevmass.com, а именно - структуры сайтов, их дизайна, текста, контента, исходного кода сайтов в сети Интернет любыми способами и о взыскании компенсации за использование произведений в размере 4 500 000 руб., об обязании прекратить любое использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 539979, в том числе в качестве ключевого слова в контекстной рекламе, о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 500 000 руб. (с учетом принятых в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнений исковых требований).

Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 26.10.2021, оставленным без изменения постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2021, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами, предприниматель обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование довода о незаконности обжалуемых судебных актов податель кассационной жалобы указывает на то, что сознательное влияние общества на работу поисковых систем путем использования обозначений "Древмасс"/"Drevmass" в качестве ключевых слов, в результате чего потребитель переходит на сайт backwood.ru, представляет собой нарушение названным лицом исключительных прав на спорный товарный знак.

По мнению предпринимателя, незаконный характер действий ответчика выражается также в том, что Интернет-ресурс, на который происходит переадресация, воспроизводит элементы принадлежащих ему сайтов.

Указанные обстоятельства, как утверждает истец, свидетельствуют о недобросовестной конкуренции общества при осуществлении однородной деятельности.

Заявитель кассационной жалобы ссылается на то, что отказ в назначении искусствоведческой экспертизы по делу для установления факта переработки сайтов bolynet.ru, drevmass.ru, drevmass.com, а также оставление без внимания содержания скриншотов Интернет-страниц привели к необоснованному выводу об отсутствии условий, влекущих наступление ответственности общества.

Ответчик представил отзыв на кассационную жалобу, в котором выразил несогласие с позицией истца, полагая его доводы несостоятельными.

В судебном заседании представитель предпринимателя поддержал доводы кассационной жалобы, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель общества выступил по доводам отзыва, просил оставить принятые по делу судебные акты без изменения.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, предприниматель является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 539979, зарегистрированного в отношении товаров "аппаратура для физических упражнений для медицинских целей; аппаратура физиотерапевтическая; аппараты для вытяжки, используемые в медицине; аппараты для микрошлифовки кожи; вибромассажеры; мебель специальная для медицинских целей; обувь ортопедическая; подошвы для ортопедической обуви; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; приборы и инструменты медицинские; супинаторы для обуви" 10-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Общество является обладателем исключительных прав на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 809547 и осуществляет администрирование сайта backwood.ru, дизайн которого разработан на основании договора от 29.10.2020.

Как указывает истец, Кутяниной Т.С. стало известно, что общество на своем сайте по продаже массажеров для спины использует значительную часть контента сайтов bolynet.ru, drevmass.ru, drevmass.com, владельцем которых она является, а также что по запросу - "Древмасс" в поисковых системах Яндекс и Google отображается рекламное объявление со ссылкой на сайт backwood.ru.

В подтверждение названных обстоятельств предприниматель представил документ "Маркетинговая экспертиза в целях обоснования ущерба, нанесенного бизнесу Заказчика сайтом Конкурента" от 06.09.2021, в разделе 3.5 которого проведено сравнение и анализ дизайна Интернет-страниц, содержащих данные о деятельности предпринимателя и ответчика, нотариальный протоколом осмотра сайта backwood.ru от 10.12.2020 и скриншоты ресурсов bolynet.ru, drevmass.ru, drevmass.com.

Ссылаясь на то, что действия общества нарушают исключительные права на составные произведения и товарный знак, предприниматель обратился в арбитражный суд с иском по настоящему делу.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из отсутствия обстоятельств, свидетельствующих о наличии фактов нарушений вменяемых истцом ответчику.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поддержал выводы суда первой инстанции.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав мнение присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В силу прямого указания закона (абзац первый пункта 2 статьи 1260 ГК РФ) интернет-сайт как составное произведение является самостоятельным объектом авторских прав.

Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Как предусмотрено в пункте 3 статьи 1252 ГК РФ, в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Статьей 1301 ГК РФ предусмотрено, что в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Аналогичные положения содержатся в пункте 4 статьи 1515 ГК РФ применительно к взысканию компенсации за неправомерное использование товарного знака.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования. При определении размера компенсации подлежат учету вышеназванные критерии.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Вопреки аргументам подателя кассационной жалобы, тот факт, то в судебных актах не перечислены все приобщенные к материалам дела доказательства, не означает, что такие доказательства не были положены в основу принятого по делу решения. Напротив, в решении суда первой инстанции и постановлении суда апелляционной инстанции приведен детальный сравнительный анализ содержания сведений и взаимного расположения элементов сайтов истца и ответчиков, в результате которого было установлено, что отдельное сходство наполнения структурных блоков Интернет-ресурсов обусловлено спецификой предоставления информации по продвижению товаров на подобных сайтах.

В судебных актах также изложены мотивы, по которым суды со ссылкой на разработку дизайна сайта ответчика в рамках договора от 29.10.2020 пришли к выводу о том, что Интернет-сайт backwood.ru следует квалифицировать в качестве объекта авторских прав, созданного независимо от результатов интеллектуальной деятельности истца.

При таких обстоятельствах суды пришли к обоснованным выводам о том, что факт заимствования ответчиком подбора и расположения материалов либо создания нового произведения на основе существующего произведения истца не подтвержден.

В отношении довода предпринимателя о том, что суды не разрешили вопрос о проведении искусствоведческой экспертизы, суд кассационной инстанции отмечает, что разрешение вопроса о назначении судебной экспертизы по рассматриваемой категории споров, с точки зрения целесообразности такой экспертизы, относится к дискреционным полномочиям суда, рассматривающего спор по существу. Учитывая, что суды первой и апелляционной инстанций самостоятельно определяют достаточность доказательств, необходимых для правильного разрешения спора, у суда кассационной инстанции не имеется оснований для несогласия с соответствующим выводом.

Дополнительно судебная коллегия обращает внимание на то, что в материалах дела имеется представленное истцом заключение экспертизы от 06.09.2021, предмет которого коррелирует с вопросами, которые предприниматель предлагал поставить перед экспертом, и которое получило судебную оценку. Сведений о противоречии этого заключения иным материалам дела в кассационной жалобе не приведено.

Как разъяснено в пункте 172 постановления N 10, использование рекламодателем при размещении контекстной рекламы в сети "Интернет" в качестве критерия для показа рекламного объявления ключевых слов (словосочетаний), тождественных или сходных до степени смешения с принадлежащим другому лицу средством индивидуализации, с учетом цели такого использования может быть признано актом недобросовестной конкуренции (статья 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции), статья 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883).

Установление факта недобросовестной конкуренции может послужить основанием для предъявления иска о взыскании убытков с нарушителя исключительного права.

В силу части 3 статьи 37 Закона о конкуренции лица, права и интересы которых нарушены в результате нарушения антимонопольного законодательства, вправе обратиться в установленном порядке в суд, арбитражный суд с исками, в том числе с исками о восстановлении нарушенных прав, возмещении убытков, включая упущенную выгоду, возмещение вреда, причиненного имуществу.

Для взыскания же компенсации по правилам статьи 1515 ГК РФ должно быть установлено нарушение исключительного права на товарный знак в смысле статьи 1484 ГК РФ.

Между тем из содержания статьи 1484 ГК РФ соответствующий способ использования товарного знака не усматривается.

Каждый способ использования товарного знака, как предусмотренный, так и не предусмотренный в статье 1484 ГК РФ, ограничен единым принципом такого использования - осуществлением использования товарного знака с целью индивидуализации товаров, то есть приданием различительной способности товару или производителю в целях предотвращения смешения товаров. Именно в силу приведенного ограничения правообладатель не вправе ограничивать третьих лиц в указании товарного знака в случае, когда такое указание не направлено на индивидуализацию товаров, работ или услуг и не способно вызвать их смешения.

Ключевое слово не обладает индивидуализирующей способностью в отношении конкретного рекламного объявления, так как по своей сути является техническим параметром показа рекламного объявления в поисковой системе, определяемым рекламодателем и настраиваемым посредством соответствующих инструментов в интерфейсе поисковой системы, настройки которого неизвестны потребителю; не индивидуализирует какие-либо товары/услуги либо самого рекламодателя и не является самостоятельным способом использования товарного знака по смыслу статьи 1484 ГК РФ.

Соответственно, само по себе использование ключевых слов, совпадающих с товарными знаками хозяйствующих субъектов-конкурентов, при оформлении контекстной рекламы без их согласия не может рассматриваться как использование средств индивидуализации, способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующих субъектов-конкурентов либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующими субъектами-конкурентами в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Поэтому возможное указание ответчиками товарного знака или сходного с ним обозначения с целями, отличными от цели индивидуализации товаров, работ или услуг, при отсутствии вероятности смешения различных товаров и производителей, не является использованием товарного знака в понимании статьи 1484 ГК РФ. Следовательно, такое использование обозначения не является нарушением прав на товарный знак.

По смыслу действующего законодательства словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака, если не вызывает смешения продукции (услуг) правообладателя и лица, использующего такое словесное упоминание.

Данный вывод соответствует правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 16.01.2019 N 305-КГ18-22963 по делу N А40-200682/2017.

Так, в письме Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 21.10.2019 N АК/91352/19 "Об использовании средств индивидуализации в качестве ключевых слов" указано, что для квалификации действий хозяйствующих субъектов как нарушающих запрет, установленный статьей 14.6 Закона о защите конкуренции, необходимо установить реальную возможность смешения потребителями товаров заявителя и товаров лица, в отношении которого подается заявление, вследствие действий последнего. Возможность смешения возникает в случае, если под воздействием конкретного содержания контекстной рекламы у пользователя может возникнуть впечатление, что при переходе по рекламной ссылке он будет переадресован на сайт правообладателя средства индивидуализации либо сайт, иным образом связанный с правообладателем средства индивидуализации. Например, к этому может приводить последовательное перечисление в тексте рекламного объявления двух фирменных наименований либо коммерческих обозначений (правообладателя и предполагаемого нарушителя) без уточнения о том, что это различные организации, реализующие одни и те же товары (услуги), особенно в случае, если указанные обозначения имеют общие элементы.

Ключевые слова, метатеги используются в сети Интернет для поиска информации пользователями. Ключевое слово представляет собой технический параметр, определяемый рекламодателем, который и указывает данный параметр посредством соответствующих инструментов настройки в системах онлайн-рекламы. Для каждого объявления может быть выбран ряд ключевых слов. При этом ключевые слова для поиска информации разных рекламодателей могут совпадать. Пользователь не ставится в известность относительно того, по каким ключевым словам он может получить выход на интересующую его информацию. Поэтому при введении ключевого слова пользователь получает ряд ссылок на возможные ресурсы, для которых выбрано соответствующее ключевое слово. Поэтому ключевые слова не могут быть отнесены к способам использования товарного знака с учетом отсутствия индивидуализирующей способности.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что возможность смешения возникает в случае, если под воздействием конкретного содержания контекстной рекламы у пользователя может возникнуть впечатление, что при переходе по рекламной ссылке (с использованием ключевых слов) он будет переадресован на сайт правообладателя средства индивидуализации либо на сайт, иным образом связанный с правообладателем средства индивидуализации.

При этом, вопреки правовой позиции подателя кассационной жалобы, по смыслу приведенных положений закона одним из юридически значимых обстоятельств, совокупность которых образует состав правонарушения, предусмотренного пунктом 1 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции, является не сам по себе факт получения хозяйствующим субъектом преимуществ в предпринимательской деятельности, а направленность его действий на получение таких преимуществ, к числу которых могут быть отнесены увеличение получаемой прибыли или предотвращение ее неизбежного снижения. При этом действия лица по использованию чужого средства индивидуализации могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции не только в том случае, когда они повлекли за собой факт причинения убытков другому хозяйствующему субъекту-конкуренту либо факт нанесения ущерба его деловой репутации, но и тогда, когда они были способны повлечь наступление таких неблагоприятных для хозяйствующего субъекта-конкурента последствий.

Поскольку предпринимателем не были представлены доказательства совокупности таких обстоятельств и в материалах дела отсутствует подтверждение того, что на спорном сайте, в тексте рекламных объявлений содержится информация о принадлежащем истцу средстве индивидуализации, использование которого способно вызвать смешение с деятельностью последнего, суды пришли к обоснованному выводу о недоказанности истцом наличия в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции, а также признаков нарушения исключительного права на товарный знак.

На основании изложенного суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что доводы, приведенные в обоснование кассационной жалобы, по существу сводятся к несогласию с оценкой доказательств, данной судами, и сделанными на ее основе выводами, направлены на переоценку установленных судами обстоятельств и имеющихся в материалах дела доказательств.

Суд по интеллектуальным правам учитывает правовую позицию, содержащуюся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Рассмотрев кассационную жалобу в пределах изложенных в ней доводов, судебная коллегия полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

В связи с этим решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции подлежит оставлению без изменения, кассационная жалоба предпринимателя - без удовлетворения.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы подлежат отнесению на ее подателя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ставропольского края от 26.10.2021 по делу N А63-5614/2021 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2021 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Кутяниной Татьяны Серафимовны - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.И. Мындря

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Д.А. Булгаков