Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 апреля 2022 г. N С01-334/2022 по делу N А65-10445/2021 Дело о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку у судов нижестоящих инстанций отсутствовали предусмотренные законом основания для снижения размера заявленной истцом ко взысканию компенсации ниже минимального предусмотренного законом размера компенсации за нарушение исключительных прав

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 апреля 2022 г. N С01-334/2022 по делу N А65-10445/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 27 апреля 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 апреля 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Рогожина С.П., Четвертаковой Е.С.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица MANN+HUMMEL Gmbh (Schwieberdinger 126, 71636 Ludwigsburg) на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 01.10.2021 по делу N А65-10445/2021 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.12.2021 по тому же делу по исковому заявлению иностранного лица MANN+HUMM к индивидуальному предпринимателю Гафурову Айрату Айдашовичу (г. Набережные Челны, Республика Татарстан, ОГРНИП 318169000210133) о защите исключительного права на товарный знак.

Лица, участвующие в деле, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте проведения судебного заседания извещены надлежащим образом.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо MANN+HUMMEL Gmbh (далее - иностранное лицо, истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Гафурову Айрату Айдашовичу (далее - предприниматель, ответчик) о взыскании компенсации в размере 50 000 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 760371.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 01.10.2021, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.12.2021, исковое заявление удовлетворено частично. С ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 5 000 рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с указанными судебными актами, иностранное лицо обратилось в Арбитражный суд Поволжского округа с кассационной жалобой, в которой просило отменить решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 01.10.2021 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.12.2021, взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию в размере 50 000 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 760371, судебные расходы по оплате государственных пошлин за подачу искового заявления, апелляционной и кассационной жалоб в размере 8 000 рублей.

Сопроводительным письмом Арбитражного суда Поволжского округа от 10.02.2022 кассационная жалоба передана по подсудности в Суд по интеллектуальным правам.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 25.02.2022 кассационная жалоба оставлена без движения на срок до 25.03.2022.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2022 кассационная жалоба принята к производству суда.

В обоснование несогласия с принятыми по настоящему делу решением и постановлением иностранное лицо указывает на допущенные судами первой и апелляционной инстанций нарушения норм материального и процессуального права, которые, по мнению заявителя кассационной жалобы, привели к принятию незаконных и необоснованных судебных актов по настоящему делу.

В Суд по интеллектуальным правам поступил отзыв, в котором предприниматель выразил несогласие с правовой позицией иностранного лица, полагая, что изложенные в кассационной жалобе доводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и не опровергают законность и обоснованность принятых по настоящему делу решения и постановления.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, явку своих представителей в суд кассационной инстанции не обеспечили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в отзыве на нее.

Как следует из материалов дела, иностранное лицо является обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 760371.

Иностранное лицо обнаружило факт использования предпринимателем указанного обозначения в сети Интернет при предложении к продаже фильтра топливного ФГОТ ЕВРО-2 PL 420.

Полагая, что выявленные обстоятельства свидетельствуют о нарушении исключительного права иностранного лица, последнее обратилось к предпринимателю с претензией о досудебном урегулировании спора, которая была оставлена без удовлетворения.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения иностранного лица в арбитражный суд с исковым заявлением по настоящему делу.

Суд первой инстанции признал доказанным факт принадлежности иностранному лицу исключительного права на спорный товарный знак и факт его использования предпринимателем, а также пришел к выводу о недоказанности ответчиком обстоятельств, в силу которых ему принадлежит исключительное право или право использования этого объекта интеллектуальной собственности на предусмотренных законом или договором основаниях.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика в пользу истца компенсации в размере 5 000 рублей.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, отклонил доводы апелляционной жалобы и оставил обжалуемое решение без изменения.

Не согласившись с принятыми по настоящему делу судебными актами, иностранное лицо обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, проверив в соответствии со статьями 284, 286, 287 и 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии правовых оснований для отмены обжалуемых решения и постановления в силу следующего.

Выражая несогласие с выводом судов первой и апелляционной инстанций об определенном ими размере подлежащей взысканию компенсации, иностранное лицо указывает на то, что в рассматриваемом случае отсутствовали основания для применения положений пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам полагает возможным согласиться с приведенным доводом кассационной жалобы ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных правовых норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

По смыслу приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В рассматриваемом случае факт принадлежности истцу исключительного права на спорный товарный знак, а также факт его незаконного использования ответчиком подтверждены имеющимися в материалах дела доказательствами и не оспариваются участвующими в деле лицами.

Правовая позиция иностранного лица, по существу, сводится к несогласию с выводом судов о наличии оснований для снижения размера заявленной ко взысканию компенсации до 50% минимального предусмотренного законом размера компенсации за нарушение исключительных прав.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными этим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность потребителям), характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В силу абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

В пункте 64 постановления от 23.04.2019 N 10 разъяснено, что положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ о снижении размера компенсации подлежат применению в случаях, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, т.е. при множественности нарушений, и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации.

Вместе с тем сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Как усматривается из материалов дела, в ходе производства по настоящему делу ответчик просил снизить размер заявленной истцом компенсации. В обоснование своих доводов предприниматель указал на то, что нарушение исключительного права иностранного лица было совершено им впервые и неумышленно, при этом незаконное использование спорного товарного знака было прекращено после выявления истцом соответствующего факта.

Принимая во внимание указанное ходатайство и руководствуясь положениями пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для снижения размера заявленной иностранным лицом ко взысканию компенсации до 50% минимального предусмотренного законом размера компенсации за нарушение исключительных прав, т.е. до 5 000 рублей.

Решение суда первой инстанции было поддержано судом апелляционной инстанции при повторном рассмотрении настоящего дела по имеющимся доказательствам.

Оценивая законность вывода судов в изложенной части, Суд по интеллектуальным правам отмечает, что в рассматриваемом случае предметом спора являлось требование иностранного лица о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на один товарный знак.

Между тем в силу прямого указания закона и разъяснений высшей судебной инстанции снижение размера компенсации ниже минимального предусмотренного законом предела возможно при наличии совокупности обстоятельств, одним из которых является факт нарушения исключительных прав одним действием на несколько объектов интеллектуальной собственности.

Исходя из установленных судами первой и апелляционной инстанций обстоятельств, судебная коллегия отмечает, что в рассматриваемом случае множественность нарушений отсутствовала.

При этом в решении суда первой инстанции отсутствуют мотивы, руководствуясь которыми, суд пришел к выводу о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации, а также анализ соответствующих доказательств, которые подтверждают возможность снижения заявленного размера компенсации.

Таким образом, при рассмотрении спора по настоящему делу у судов отсутствовали предусмотренные законом основания для снижения размера заявленной истцом ко взысканию компенсации ниже минимального предусмотренного законом размера компенсации за нарушение исключительных прав.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам считает, что вывод судов первой и апелляционной инстанций о размере подлежащей взысканию компенсации не соответствует материалам дела и имеющимся в деле доказательствам и сделан с нарушением норм материального права.

При таких обстоятельствах судебная коллегия признает заслуживающими внимания доводы кассационной жалобы истца и приходит к заключению о том, что в настоящем деле судами были неправильно применены положения пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и разъяснения, изложенные в постановлении от 23.04.2019 N 10.

Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что определение размера компенсации за нарушение исключительных прав предполагает необходимость исследования и оценки представленных в материалы дела доказательств, в связи с чем относится к дискреции судов, рассматривающих спор по существу, то есть судов первой и апелляционной инстанций.

Вместе с тем в силу положений статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исследование и оценка представленных в материалы дела доказательств не входят в компетенцию суда кассационной инстанции, в связи с чем устранение допущенных судами первой и апелляционной инстанций нарушений норм материального и процессуального права не может быть осуществлено на стадии рассмотрения настоящего дела судом кассационной инстанции.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции по настоящему делу приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное в настоящем постановлении, устранить допущенные нарушения норм материального и процессуального права и по результатам оценки доводов сторон, установления значимых обстоятельств и исследования имеющихся в материалах дела доказательств принять законный и обоснованный судебный акт.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что настоящее постановление суда кассационной инстанции не предопределяет выводы суда первой инстанции, которые будут сделаны при новом рассмотрении дела, а лишь указывает на необходимость полноценного рассмотрения доводов лиц, участвующих в деле, и имеющихся в материалах дела доказательств.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 01.10.2021 по делу N А65-10445/2021 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.12.2021 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

С.П. Рогожин

Судья

Е.С. Четвертакова