Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 апреля 2022 г. N С01-626/2022 по делу N А71-5808/2021 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о защите исключительного права на товарный знак на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку он ограничил объем исключительного права истца, оценивая однородность применяемых им товаров, но их необходимо рассматривать как родовое (видовое) понятие, без учета конкретной области их применения и назначения, соответствующей фактической деятельности истца, отраженной на его официальном сайте

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 апреля 2022 г. N С01-626/2022 по делу N А71-5808/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 26 апреля 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 апреля 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Рогожина С.П., Снегура А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества "Опытно-Экспериментальный завод "Владмива" (ул. Студенческая, д. 19, г. Белгород, 308023, ОГРН 1023101673143) на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 29.09.2021 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2022 по делу N А71-5808/2021

по иску акционерного общества "Опытно-Экспериментальный завод "Владмива" к обществу с ограниченной ответственностью "Производственная компания Ижсинтез-Химпром" (ул. Орджоникидзе, д. 2, пом. 51, г. Ижевск, 426063, ОГРН 1131841000466) о защите исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "Опытно-Экспериментальный завод "Владмива" - Харкавый О.А. (по доверенности от 01.11.2019);

от общества с ограниченной ответственностью "Производственная компания Ижсинтез-Химпром" - Макарикова И.В. (по доверенности от 23.06.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Опытно-Экспериментальный завод "Владмива" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Производственная компания Ижсинтез-Химпром" (далее - ответчик) с требованиями:

о запрете совершения ответчиком любых действий по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара с обозначением BELODEZ/Белодез;

о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 294725 в размере 1 000 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 29.09.2021, оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2022, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, принять новый судебный акт.

Кассационная жалоба мотивирована ошибочностью выводов судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии однородности товаров "антисептические средства" и "дезинфицирующие средства". Истец отмечает, что суды сделали такой вывод на основе анализа сайта истца, установив факт производства им стоматологической продукции. Заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что тем самым был ограничен объем исключительного права, так как границы исключительного права истца распространяются на любые антисептические средства, в отношении которых товарный знак "БЕЛОДЕЗ" зарегистрирован, независимо от области их применения.

Истец полагает, что при проведении сравнительного анализа однородности товаров суды не учли методологические подходы, установленные законодательством и содержащиеся в разъяснениях высшей судебной инстанции, пришли к выводу, не соответствующему устоявшейся правоприменительной практике, неправомерно учли обстоятельства, не имеющие отношения к настоящему спору.

В отзыве на кассационную жалобу ответчик просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения, сославшись на законность и обоснованность выводов судов первой и апелляционной инстанций.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель истца поддержал доводы кассационной жалобы, просил отменить обжалуемые судебные акты, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения кассационной жалобы, по основаниям, изложенным в отзыве.

Обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, выслушав представителей участвующих в деле лиц, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых решении и постановлении, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в том числе в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. При определении размера компенсации подлежат применению названные критерии.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 Правил.

В силу пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам:

звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров (услуг), их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 162 Постановления N 10, смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака, или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Аналогичная позиция отражена в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в котором отмечено, что при выявлении сходства до степени смешения обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В пункте 162 Постановления N 10 также разъяснено, что вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Указанная выше позиция высшей судебной инстанции о том, что вопрос о вероятности смешения обозначений является вопросом факта, не может пониматься как возможность осуществления судом произвольной оценки и исключающая необходимость при установлении факта наличия/отсутствия сходства до степени смешения руководствоваться требованиями нормативно-правовых актов, определяющих порядок разрешения данного вопроса, и разъяснениями высшей судебной инстанции.

Как установлено судами и следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака "БЕЛОДЕЗ" по свидетельству Российской Федерации N 294725, зарегистрированного с приоритетом от 02.09.2004 в отношении товаров 5-го класса "средства антисептические" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Истец выявил, что ответчик использует обозначение "BELODEZ/Белодез" при производстве, предложении к продаже и продаже средства моющего щелочного с дезинфицирующим эффектом, а также в рекламе в сети Интернет на официальном сайте ответчика https://pk-ishsintez.ru.

Ссылаясь на нарушение принадлежащего истцу исключительного права, последний направил 17.12.2020 в адрес ответчика претензию о прекращении неправомерного использования товарного знака и выплате компенсации. Ответчик в ответе на претензию не признал факт нарушения и отказался в добровольном порядке выполнять требования истца, что стало причиной обращения истца в арбитражный суд с указанными требованиями.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для вывода о нарушении действиями ответчика исключительного права истца на товарный знак.

При этом суд принял во внимание, что истец является производителем стоматологической продукции, на его интернет-сайте размещена информация о растворе для обработки каналов Белодез - в частности указано, что стоматологический материал "Белодез" на основе стабилизированного раствора гипохлорита натрия предназначен для медикаментозной обработки корневых каналов в качестве бактерицидного, кровоостанавливающего и отбеливающего средства, для химического расширения каналов, а также для дезинфекции полости зуба.

Установив, что спорное обозначение используется ответчиком в качестве моющего средства для очищения поверхностей, а товар, для которого зарегистрирован спорный товарный знак, используется в медицинских целях, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии признаков однородности "производимых сторонами товаров".

Как отметил суд первой инстанции, на странице ответчика в сети Интернет имеется информация о том, что его продукция распространялась в основном в пищевой промышленности, в то время как доказательств, подтверждающих, что истец реализует свою продукцию подобным потребителям, материалы дела не содержат.

Суд первой инстанции также учел разное назначение, потребительские свойства, области применения, запрет совместного использования, разные каналы и способы реализации, отсутствие взаимозаменяемости, взаимодополняемости товаров.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, с выводами суда первой инстанции согласился.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что выводы судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений нельзя признать законными и обоснованными, поскольку они сделаны с нарушением норм материального права, без учета правовых позиций высшей судебной инстанции и не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Судами первой и апелляционной инстанций при рассмотрении настоящего дела не дана надлежащая оценка сходства сравниваемых обозначений "БЕЛОДЕЗ" и "BELODEZ/Белодез" по указанным выше критериям, не исследована совокупность обстоятельств, подлежащих установлению при анализе возможности смешения обозначений.

С учетом положений пункта 3 статьи 1484 Кодекса и приведенных выше разъяснений высшей судебной инстанции вывод о сходстве до степени смешения либо отсутствии такового может быть сделан лишь после исследования вопроса о сходстве обозначений (степени сходства) и однородности товаров (степени однородности), в отношении которых зарегистрирован товарный знак и используется спорное обозначение предполагаемым нарушителем.

Кроме того, при исследовании вопроса об однородности товаров судами допущены существенные ошибки в части предмета исследования.

Так, суды первой и апелляционной инстанций при исследовании однородности товаров пришли к выводу об отсутствии однородности из-за разного назначения и потребительских свойств товаров. При этом оценка однородности проводилась с учетом установленного путем изучения сайта истца факта, в соответствии с которым истец специализируется на производстве стоматологических средств и препаратов.

Между тем товарный знак истца зарегистрирован в отношении товаров 5-го класса МКТУ "антисептические средства". Указание на назначение товара и область его применения отсутствует, следовательно, исключительное право истца распространяется на антисептические средства вне зависимости от их назначения и области применения.

Таким образом, общий вывод судов первой и апелляционной инстанций по вопросу однородности не соответствует фактическим обстоятельствам дела и нарушает нормы материального права. Исследуя вопрос однородности товаров, суды ограничили объем исключительного права истца, оценивая однородность "дезинфицирующего средства" и "антисептического средства", которое рассматривалось ими как применяющееся исключительно в специализированной области медицины - стоматологии.

Судам при оценке однородности товаров необходимо было рассматривать "антисептические средства" как родовое (видовое) понятие - без учета конкретной области их применения и назначения, соответствующей фактической деятельности истца, отраженной на его официальном сайте.

В связи с изложенным выводы судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений сделаны с нарушением норм материального права и без учета разъяснений Верховного Суда Российской Федерации.

Принимая во внимание данные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции приняты с нарушением норм материального права, а выводы, содержащиеся в этих судебных актах в указанной части не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 29.09.2021 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2022 по делу N А71-5808/2021 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин

Судья

А.А. Снегур