Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 апреля 2022 г. N С01-132/2022 по делу N А45-14915/2021 Суд направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, поскольку суды неправомерно уменьшили размер компенсации и перешли на иной способ расчета ее суммы

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 апреля 2022 г. N С01-132/2022 по делу N А45-14915/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 20 апреля 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 апреля 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Борисовой Ю.В.,

судей Мындря Д.И., Силаева Р.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Ломонович Людмилы Андреевны (г. Краснодар, ОГРНИП 304230811000134) на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 30.09.2021 по делу N А45-14915/2021 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2021 по тому же делу

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Ломонович Людмилы Андреевны к обществу с ограниченной ответственностью "Алексеевские бани" (ул. Лунная, д. 11А, пом. 7, г. Бердск, Новосибирская обл., 633009, ОГРН 1155476138157) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

К участию в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Алексеевские бани" (ул. Мусы Джалиля, д. 14, г. Новосибирск, 630055, ОГРН 1065473074743).

В Суд по интеллектуальным правам явились представители:

от индивидуального предпринимателя Ломонович Людмилы Андреевны - Аладашвили И.Д., Чакилев В.К. (по доверенности от 19.02.2021);

от ответчика и третьего лица - Кудашов И.Г. (по доверенностям от 16.07.2021 и 27.07.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предпринимателя Ломонович Людмила Андреевна (далее - истец, предприниматель) обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Алексеевские бани" (в настоящее время - общество с ограниченной ответственностью "Бердские общественные бани"), (далее - ответчик, общество) с требованиями: 1. Обязать ответчика прекратить осуществлять деятельность по оказанию услуг: бани общественные, бани турецкие и однородных им услуг саун под фирменным наименованием: общество с ограниченной ответственностью "Алексеевские бани". 2. Обязать ответчика прекратить незаконное использование обозначения, тождественного с товарным знаком "Алексеевские бани", по свидетельству N 351059, в отношении услуг: бани общественные, бани турецкие и однородных им услуг саун. 3. Взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за незаконное использование товарного знака по свидетельству N 351059 в отношении услуг: бани общественные, бани турецкие и однородных им услуг саун в двукратном размере стоимости услуг, оказанных ответчиком с незаконным использованием товарного знака истца, за период с 02 мая 2018 года по 02 июня 2021 года в размере 38 063 939 рублей 40 копеек (с учетом уточнения заявленных требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Алексеевские бани" (далее - третье лицо).

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 30.09.2021, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2021, исковые требования удовлетворены частично: суд обязал ответчика прекратить осуществлять деятельность по оказанию услуг: бани общественные, бани турецкие под фирменным наименованием: общество с ограниченной ответственностью "Алексеевские бани", прекратить незаконное использование обозначения, схожего до степени смешения с товарным знаком "Алексеевские бани" по свидетельству Российской Федерации N 351059 в отношении услуг: бани общественные, бани турецкие, с ответчика в пользу индивидуального предпринимателя Ломонович Людмилы Андреевны взыскана компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 351059 за период с 01.01.2021 по 02.06.2021 в размере 65 518 рублей 20 копеек, а также 12 344 рублей расходов по оплате госпошлины. В остальной части иска отказано.

В настоящее время ответчик изменил наименование, сведения об изменении наименования ответчика на общество с ограниченной ответственностью "Бердские общественные бани" внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 07.04.2022.

Не согласившись с вынесенными судебными актами, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить указанные решение и постановление в той части, в которой было отказано в удовлетворении исковых требований, и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.

В обоснование несогласия с обжалуемыми решением и постановлением кассатор указывает на нарушение судами норм материального и процессуального права, которое, по его мнению, привело к принятию незаконных и необоснованных судебных актов по настоящему делу.

Предприниматель не согласен с выводами судов первой и апелляционной инстанций относительно того, что, поскольку услуги "саун" не включены в услуги, на которые распространяется правовая охрана товарного знака истца, отсутствуют правовые основания для удовлетворения заявленных требований применительно к данной позиции.

Кассатор отмечает, что услуги саун и сопутствующие (дополнительные) услуги, оказываемые ответчиком, и услуги, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца ("бани общественные", "бани турецкие"), являются однородными.

Истец также не согласен с выводом судов первой и апелляционной инстанций относительно того, что в действиях предпринимателя усматриваются признаки злоупотребления правом. В этой связи кассатор полагает, что у судов первой и апелляционной инстанции не было оснований для отказа в удовлетворении заявленных требований применительно к услугам саун, в том числе по мотиву злоупотребления правом.

Кроме того предприниматель указывает на то, что суды первой и апелляционной инстанций в нарушение требований действующего законодательства по своей инициативе изменили способ расчета суммы компенсации, обращает особое внимание на то, что суд по своей инициативе не вправе изменять расчет суммы компенсации.

Так, истец просил взыскать компенсацию исходя из двукратной стоимости оказанных услуг с незаконным использованием товарного знака, а суд определил ее исходя из стоимости правомерного использования товарного знака истца, опираясь на расчет, произведенный ответчиком.

Кроме того, кассатор не согласен с выводами суда первой инстанции о том, что компенсация, исходя из расчета общества, должна взыскиваться за период с 01.01.2021 по 02.06.2021 и только в отношении услуг общественных бань.

Истец полагает, что размер взыскиваемой компенсации исчислен им верно, поскольку указанный размер определен с учетом выручки ответчика от реализации им банных услуг (услуг саун, услуг общественных бань), а также выручки от реализации сопутствующих (дополнительных) услуг, являющихся однородными по отношению к банным услугам, указанным в свидетельстве на товарный знак.

В Суд по интеллектуальным правам поступил отзыв, в котором ответчик выразил несогласие с правовой позицией кассатора, полагая, что изложенные в кассационной жалобе доводы сводятся к изложению обстоятельств, являвшихся предметом исследования судов первой и апелляционной инстанций, и не опровергают законность и обоснованность принятых по настоящему делу решения и постановления.

В судебном заседании суда кассационной инстанции 20.04.2022 представители истца поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе, просили отменить указанные решение и постановление.

Представитель ответчика и третьего лица возражал против доводов кассационной жалобы, просил оставить обжалуемые судебные акты в силе.

Законность обжалуемых решения и постановления проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, предприниматель является обладателем исключительного права на товарный знак "Алексеевские бани" по свидетельству Российской Федерации N 351059 с датой приоритета от 19.02.2007 в отношении услуг 44-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): "бани общественные; бани турецкие; маникюр; массаж; парикмахерские; татуирование".

Истцом выявлен факт незаконного использования ответчиком указанного товарного знака в отношении услуг 44 класса МКТУ, а именно в отношении услуг: бани общественные, бани турецкие и однородных им услуг саун.

В этой связи истец 24.03.2021 направил ответчику претензионное письмо, в котором в целях досудебного урегулирования спора предлагал незамедлительно прекратить незаконное использование товарного знака истца, прекратить осуществлять деятельность по оказанию услуг: бани общественные, бани турецкие, под фирменным наименованием: общество с ограниченной ответственностью "Алексеевские бани" и выплатить истцу компенсацию в размере 40 800 000 рублей.

Неисполнение ответчиком претензионных требований истца основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Рассмотрев заявленные исковые требования, проанализировав в совокупности представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу о правомерности заявленных требований в части.

Принимая оспариваемое решение, суд счел установленным и исходил из того, что в ноябре 2006 года в городе Новосибирске оказывались услуги саун под коммерческим обозначением "Алексеевские бани", что подтверждается сервисом: http://web.archive.org/web/20061109110434/http://sibbani.ru/.

Суд первой инстанции установил, что ответчик является аффилированным лицом по отношению к третьему лицу в понимании статьи 53.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), и ответчик использует общий с третьим лицом сайт (https://sibbani.ru/).

Третье лицо 11.01.2016 подавало возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 351059.

В отзыве на указанное возражение, направленном в Роспатент, предприниматель (истец по данному делу) сослался на существенную разницу в виде предоставляемых заявителем и правообладателем услуг; отметил, что согласно уставу общества с ограниченной ответственностью "Алексеевские бани" от 03.06.2006 предметом деятельности является бытовое обслуживание населения, в том числе открытие и эксплуатация саун. Согласно же свидетельству на товарный знак N 351059 данное средство индивидуализации зарегистрировано в отношении услуг 44-го класса МКТУ: "бани общественные; бани турецкие; маникюр; массаж; парикмахерские; татуирование".

После сохранения Роспатентом за предпринимателем правовой охраны товарного знака, истец более не проводил переговоры вплоть до подачи настоящего искового заявления с ответчиком или третьим лицом, которые полагали, что деятельность саун не входит в сферу интересов предпринимателя.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу, что третье лицо и общество руководствовались правой позицией предпринимателя, которую тот заявил в своем отзыве на возражение в Роспатент от 16.02.2016 и которое он отправил в адрес третьего лица, о чем представил в Роспатент опись и квитанцию, данная позиция истца была полостью отражена в решении Роспатента от 19.04.2016, тем самым ответчик фактически с начала своей деятельности по оказанию услуг саун положился на данную юридическую ситуацию.

В ходе рассмотрения дела истец не представил предметных пояснений относительно того, что его побудило изменить свою правовую позицию кардинальным образом.

Суды согласились с аргументами ответчика о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом применительно к заявленным требованиям в отношении услуг "сауны".

Принимая во внимание то, что ответчик подтвердил факт оказания услуг "бани общественные" с января 2021 года, учитывая, что разделить доход ответчика за указанный период от оказания услуг "бани общественные", "бани турецкие" (хамам) и иных услуг не представляется возможным, суд первой инстанции пришел к выводу о возможности снижения размера компенсации и применения расчета, представленного ответчиком, в соответствии с которым сумма правомерного использования спорного товарного знака за соответствующий период составила 65 518 рублей 20 копеек.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и оставил принятое им решение без изменения.

Не согласившись с решением суда первой инстанции и постановлением суда апелляционной инстанции, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно статье 1225 ГК РФ товарные знаки являются приравненными к результатам интеллектуальной деятельности средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В связи с доводами кассационной жалобы судебная коллегия отмечает следующее.

Судебная коллегия признает заслуживающими внимания аргументы кассационной жалобы о том, что услуги саун и сопутствующие (дополнительные) услуги, оказываемые ответчиком, и услуги, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца ("бани общественные", "бани турецкие"), являются однородными.

Между тем, судебная коллегия обращает внимание на то обстоятельство, что в соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Таким образом, обобщающим квалифицирующим признаком злоупотребления правом, установленным законом, является наличие заведомой недобросовестности лица, осуществляющего принадлежащее ему субъективное гражданское право. В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Судебная коллегия также учитывает, что из положений статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), корреспондирующих статье 10 ГК РФ, следует, что не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. При этом для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей), злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

В этой связи судебная коллегия соглашается с выводами судов первой и апелляционной инстанций о том, что в действиях истца усматриваются признаки злоупотребления правом в отношении услуг "сауны", вследствие чего суды пришли к обоснованному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований применительно к услугам "сауны".

Квалифицируя действия истца в качестве злоупотребления правом, суды обоснованно приняли во внимание, помимо прочего, обстоятельства, связанные с тем, что в 2016 году третье лицо подавало в административный орган возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 351059. В отзыве на возражение предприниматель констатировал существенную разницу в виде предоставляемых заявителем и правообладателем услуг (однородности соответствующих рубрик не усматривал). Впоследствии (после сохранения правовой охраны спорного товарного знака вплоть до подачи настоящего искового заявления) истец не проводил переговоры с ответчиком или третьим лицом, которые исходили с учетом конкретных обстоятельств из того, что деятельность саун не входит в сферу интересов предпринимателя.

Истцом не представлено предметных показаний относительно того, что побудило его спустя несколько лет кардинальным образом изменить свою правовую позицию.

Оставляя в силе решение суда первой инстанции в рассматриваемой части, суд апелляционной инстанции обоснованно согласился с позицией ответчика о том, что отсутствие вышеуказанного своевременного информирования об изменении правовой позиции фактически привело к длительному (более 5 лет) и субъективно успешному развитию ответчиком и третьим лицом бренда/коммерческого обозначения, однако только по прошествии длительного времени ответчик вынужден рассматривать вопрос о внесении соответствующих изменений, чего бы не было при добросовестном поведении истца несколько лет назад.

В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что оценка доказательств является прерогативой судов первой и апелляционной инстанций.

Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции ограничены проверкой правильности применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствия их выводов о применении норм права установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Выводы судов о наличии в действиях истца злоупотребления правом и отсутствия правовых оснований в связи с этим для применения мер гражданско-правовой ответственности применительно к услугам "сауны" должным образом мотивированны.

Между тем судебная коллегия приходит к выводу о необходимости отмены вынесенных судебных актов в связи с аргументами истца о необоснованном изменении судом способа расчета компенсации.

Как следует из подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 Постановления N 10, в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Как указано в кассационной жалобе и усматривается из материалов дела, истец просил взыскать компенсацию исходя из двукратной стоимости оказанных услуг с незаконным использованием товарного знака.

В этой связи судебная коллегия отмечает, что с учетом положений статьи 1477 ГК РФ подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ позволяет правообладателю взыскивать не только компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых размещен товарный знак, но и, в аналогичных случаях, позволяет правообладателю взыскивать компенсацию в двукратном размере стоимости оказанных услуг или выполнения работ, если при оказании таких услуг или выполнении таких работ незаконно использовался товарный знак (знак обслуживания).

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости товаров (услуг), императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с расчетом размера компенсации, заявленным истцом, могут основываться на оспаривании заявленной истцом стоимости услуг и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие.

Установленная судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, стоимость услуг в двукратном размере составляет компенсацию, подлежащую взысканию за соответствующее нарушение.

Между тем, приходя к выводу о необходимости снижения размера компенсации, суды первой и апелляционной инстанций определили ее (вопреки выбранному истцом способу) исходя из стоимости правомерного использования товарного знака истца, опираясь на расчет, произведенный ответчиком. Суды указали, что при определении размера компенсации (ввиду позиции ответчика о завышенном размере компенсации) исходили из контррасчета ответчика, основанного на заключении специалиста от 19.07.2021, согласно которому в расчет берется рыночный размер стоимости права использования товарного знака истца, который при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, что составляет 3,3% от выручки.

При этом, как верно отмечает кассатор, суды не просто уменьшили размер компенсации в рамках заявленного истцом способа расчета (исходя из двукратной стоимости оказанных услуг как аналога двукратной стоимости товаров), а самостоятельно перешли на иной способ расчета суммы компенсации, чего в силу норм действующего законодательства и разъяснений высшей судебной инстанции, изложенных в пункте 59 Постановления N 10, суды делать были не вправе.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что судебные акты приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в этих судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем обжалуемые судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.

Учитывая, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется надлежащее исследование и оценка доказательств и доводов участвующих в деле лиц, в том числе относительно верного применения способа расчета компенсации и определения ее размера, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо надлежащим образом исследовать обстоятельства, дать оценку всем доводам и доказательствам лиц, участвующих в деле, и принять законный судебный акт, исходя из существа заявленных требований и с соблюдением процессуальных прав лиц, в отношении которых судом будут сделаны правовые выводы.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Новосибирской области от 30.09.2021 по делу N А45-14915/2021 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2021 по тому же делу отменить.

Дело N А45-14915/2021 направить на новое рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

Судья

Д.И. Мындря

Судья

Р.В. Силаев