Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 мая 2022 г. по делу N СИП-19/2022 Суд признал недействительным решение Роспатента в части отказа в удовлетворении возражения на решение об отказе в государственной регистрации обозначения в качестве знака обслуживания, поскольку административный орган уклонился от оценки соотношения сравниваемых услуг по части основных признаков однородности и по всем вспомогательным признакам однородности

Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 мая 2022 г. по делу N СИП-19/2022

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 18 мая 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 19 мая 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Березиной А.Н., Снегура А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Королевой А.Ю.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Никитина Андрея Владимировича (г. Красногорск, Московская обл., ОГРНИП 318502400014718) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 15.12.2021 в части отказа в удовлетворении возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.06.2021 об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке N 2020721519 в качестве знака обслуживания.

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Никитина Андрея Владимировича - Никитин А.В. (лично, личность удостоверена паспортом); Егоров А.А. (по доверенности от 18.05.2022);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Кулакова К.В. (по доверенности от 24.02.2022 N 04/32-393/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Никитин Андрей Владимирович (далее - предприниматель, заявитель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 15.12.2021 в части отказа в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 25.06.2021 об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке N 2020721519 в качестве знака обслуживания.

Как следует из материалов дела, 24.04.2020 предприниматель обратился в административный орган с заявкой на регистрацию обозначения "" по заявке N 2020721519 в качестве знака обслуживания в отношении указанных в перечне заявки услуг 35, 42, 45-го класса МКТУ.

На основании решения Роспатента от 25.06.2021 в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания было отказано ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Не согласившись с указанным ненормативным правовым актом, предприниматель обратился в административный орган с возражением.

На основании решения Роспатента от 15.12.2021 возражение заинтересованного лица было удовлетворено частично.

Не согласившись с указанным ненормативным правовым актом в части отказа в удовлетворении возражения, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным в соответствующей части.

В Суд по интеллектуальным правам поступил отзыв, в котором административный орган выразил несогласие с изложенной заявителем правовой позицией, настаивал на законности оспариваемого решения и просил оставить заявленные требования без удовлетворения.

Впоследствии предприниматель дополнил свою правовую позицию, представив возражения на отзыв Роспатента.

В судебном заседании предприниматель выступил с правовой позицией, поддержал изложенные в заявлении доводы и просил признать оспариваемый ненормативный правовой акт недействительным в оспариваемой части.

В судебном заседании представитель административного органа поддержал доводы, приведенные в отзыве на заявление, возражал против требований предпринимателя и просил отказать в их удовлетворении, настаивая на законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта.

Изучив материалы дела, выслушав мнение представителей участвующих в деле лиц и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок предпринимателем соблюден, что не оспаривается лицами, участвующими в деле.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий: 1) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту; 2) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения на решение об отказе в государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции, что лицами, участвующими в деле, также не оспаривается.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Принимая во внимание разъяснения, изложенные в пункте 27 постановления от 23.04.2019 N 10, суд полагает, что Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты приоритета обозначения по заявке N 2020721519 (24.04.2020) правовая база для оценки его охраноспособности в качестве знака обслуживания включает в себя ГК РФ, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила).

Как следует из материалов дела, при первоначальном рассмотрении спорной заявки государственная экспертиза согласилась с мнением подателя заявки о том, что словесный элемент "brandbox" не является описательным в отношении указанных в спорной заявке услуг, однако отметила, что, кроме заявителя, данное обозначение используют иные организации, осуществляющие деятельность, однородную соответствующим услугам 35, 42 и 45-го классов МКТУ.

С учетом указанных обстоятельств государственная экспертиза пришла к выводу о том, что обозначение по заявке N 2020721519 не может индивидуализировать конкретного производителя в отношении услуг, однородных заявленным услугам.

На основании изложенного государственная экспертиза отказала в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с заключением государственной экспертизы и с принятым на его основании решением, предприниматель обратился в Роспатент с возражением, в котором указал на то, что заявленное обозначение не характеризует указанные в перечне спорной заявки услуги, а обнаруженные административным органом источники информации не свидетельствуют о длительном и широком использовании обозначения "brandbox", в результате которого последнее могло бы утратить различительную способность.

При рассмотрении возражения Роспатент подтвердил вывод государственной экспертизы о том, что заявленное в результате деятельности ряда хозяйствующих субъектов обозначение воспринимается как связанное с оказанием услуг по созданию и продвижению брендов. В свою очередь, административный орган установил, что практически все указанные в перечне спорной заявки услуги 35, 42 и 45-го классов МКТУ, за исключением услуг "прокат офисного оборудования и аппаратов; регистрация данных и письменных сообщений; оформление интерьера; услуги архитектурные" соотносятся с услугами по созданию, продвижению и юридической защите бренда.

С учетом указанных обстоятельств Роспатент согласился с заключением государственной экспертизы об отсутствии оснований для государственной регистрации обозначения по заявке N 2020721519 в качестве знака обслуживания в отношении части указанных в ней услуг 35, 42 и 45-го классов МКТУ и удовлетворил возражение предпринимателя частично, зарегистрировав заявленное обозначение в отношении услуг 35-го класса МКТУ "прокат офисного оборудования и аппаратов; регистрация данных и письменных сообщений" и услуг 42-го класса МКТУ "оформление интерьера; услуги архитектурные".

В письменных возражениях на отзыв Роспатента заявитель выражает несогласие с результатами осуществленной административным органом оценки сведений, размещенных на обнаруженных им сайтах в сети Интернет, и обращает внимание на то, что сам по себе факт использования какого-либо обозначения третьими лицами не может свидетельствовать о том, что такое обозначение утратило различительную способность в отношении индивидуализируемых им товаров (услуг).

При этом предприниматель полагает, что выводы Роспатента в части возможности отнесения указанных в спорной заявке услуг к услугам по созданию, продвижению и юридической защите бренда, основаны на построении собственных ассоциативных цепочек, содержание которых не соответствует действительности.

Оценивая законность оспариваемого ненормативного правового акта с учетом приведенных доводов заявителя, Суд по интеллектуальным правам отмечает, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; 2) являющихся общепринятыми символами и терминами; 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта; 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В силу абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 ГК РФ указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ положения пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров. Соответствующая оценка производится исходя из восприятия этого обозначения на конкретную дату - дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, учитываются существующие или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

Аналогичный правовой подход изложен в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 N 300-ЭС19-12932.

При этом оценка соответствия спорного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ прежде всего предполагает необходимость установления его смыслового значения.

Для установления семантического (смыслового) значения словесного обозначения существенным является не вариативность возможного смыслового содержания входящих в него частей, а его восприятие в целом российскими потребителями.

Семантическое значение может быть не только у слов, включенных в словари, но и у иных словесных элементов, в отношении которых установлено, что адресной группой потребителей (российские потребители товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак) очевидно воспринимается их смысл, в том числе у слов, образованных по правилам словообразования.

Как усматривается из материалов административного дела, Роспатент установил, что согласно словарно-справочным источникам в переводе с английского языка слово "brand" имеет значение "бренд; фабричная марка; торговая марка или марка продукта в наиболее предпочтительном образе, имеющем высокую репутацию у потребителя; знак, образ предмета или явления".

Выводы Роспатента в части установленного им смыслового значения заявленного обозначения предпринимателем не оспариваются.

В результате исследования сведений в сети Интернет административный орган обнаружил, что обозначение "brandbox" широко и в течение длительного времени используется различными лицами в отношении услуг, идентичных или однородных услугам, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, а именно:

на сайте https://hrbazaar.ru/products/258/: "Brand box Инструмент, позволяющий выстроить согласованную коммуникационную стратегию бренда или hr-бренда", "Коммуникационную платформу Brand box можно использовать для постановки задач по разработке стандартов продаж, фирменного стиля, упаковки и презентации продуктов, генерировать генетику корпоративной культуры. На основе системы Brand box рабочая группа проводит многомерное исследование коммуникационных гипотез с опорой на внутренние (сотрудники) и внешние (ЦА, эксперты) источники. Финальные гипотезы собираются на стратегической сессии с топ-менеджментом компании";

на сайте https://brandbox.one: "На все брендбоксы распространяется фирменная программа защиты качества LAB. Это значит, что все услуги реализуются только на лицензированном программном обеспечении, покупка сторонних визуальных и шрифтовых решений осуществляется только в легальных сервисах, а сотрудники команды-разработчика выполняют обязательства по строгому соблюдению коммерческой тайны. Мы гарантируем, что все разрабатываемые логотипы и названия проходят проверку на уникальность и оригинальность и берем на себя возможное урегулирование претензий со стороны третьих лиц по всем нашим интеллектуальным разработкам". "ВСЯ МОЩЬ ВАШЕГО БРЕНДА В ОДНОМ БОКСЕ";

на сайте https://neformalno.ru/product/#rec7781203: "Brand BOX - инструмент, помогающий простроить коммуникационную платформу Вашего бизнеса. Настройте основные параметры коммуникации бренда: миссию, видение, потребительский инсайт и позиционирование. Получите в руки эмоциональные, функциональные, ценностные и метахарактеристики бренда.", "На основе документа Brand BOX вы сможете: Начать осмысленное производство промоматериалов (сайт, визитки, упаковка и прочее). Запустить торговые процессы (создать скрипты продаж, организовать витрину, настроить продавцов и т.д.), Оценить согласованность внутренней и внешней коммуникации бренда (с клиентами, с сотрудниками)".

Как указал Роспатент, вышеуказанная информация была размещена на перечисленных сайтах и на стадии экспертизы рассматриваемой заявки, и на дату рассмотрения возражения; кроме того, согласно сведениям сервиса https://web.archive.org часть сведений размещена до даты подачи спорной заявки.

Предлагаемые при помощи названных сайтов услуги были охарактеризованы административным органом как связанные с созданием, развитием, продвижением и защитой бренда.

При этом Роспатент констатировал, что названные услуги соотносятся почти со всеми услугами 35, 42 и 45-го классов МКТУ, в отношении которых заявителем испрашивается правовая охрана спорного обозначения. Данный вывод административного органа был мотивирован следующим образом.

Услуги 35-го класса МКТУ заявленного перечня "агентства рекламные; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; пресс-службы; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги коммерческого лоббирования; услуги по сравнению цен; телемаркетинг; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги конкурентной разведки; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная" относятся к рекламной, маркетинговой, торговой деятельности и деятельности по продвижению товаров/услуг/предприятий и в полной мере соотносятся с деятельностью по созданию и продвижению брендов.

Бизнес-услуги заявленного перечня "исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; службы консультативные по управлению бизнесом; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; экспертиза деловая" включают предоставление/анализ и иное использование деловой информации, которая, в свою очередь, представляет собой сведения о финансовой стороне деятельности предприятия, планы деятельности и развития предприятия, т.е. широкий спектр информации, так или иначе связанной с ведением бизнеса. Такие услуги представляются производителям товаров и услуг в целях эффективной организации их коммерческой деятельности, направлены в том числе на создание их известности контрагентам/потребителям товаров, что, в свою очередь, относится к услугам по бренд-менеджменту.

Услуги 42-го класса МКТУ "дизайн веб-сайтов; дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; размещение серверов; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; моделирование одежды; обслуживание программного обеспечения; тиражирование компьютерных программ; услуги аутсорсинга в области информационных технологий; услуги дизайнеров в области упаковки" относятся к IT-услугам и услугам по дизайну товаров/упаковки товаров, промышленной эстетике. Они направлены на создание у потребителей предпочтений по отношению к товарам, что достигается путем оформления и последующего позиционирования на рынке сайтов, упаковки и самого продукта, которые выступают инструментами для продвижения. Эти услуги также являются частью брендинга и оказываются в комплексе услуг, называемых заявленным обозначением. Услуги "исследования научные; составление технической документации" представляют собой широкие наименования услуг, оказываемых в разных областях, включая брендинг, следовательно, также могут относиться к деятельности, описываемой заявленным обозначением.

С юридической точки зрения большинство брендов защищены в режиме торговой марки (товарные знаки, знаки обслуживания - согласно терминологии гражданского законодательства) или промышленного образца. Кроме того, существует еще один вид защиты бренда - авторское право. Таким образом, услуги по защите интеллектуальной собственности, связанной с брендом, являются частью услуг, включаемых в комплекс услуг "brandbox". Поскольку данные услуги относятся к общей родовой группе "услуги юридические", то все заявленные услуги 45-го класса МКТУ "арбитраж; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в суде; регистрация доменных имен [услуги юридические]; управление делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги адвокатские; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов" также соотносятся с деятельностью, называемой заявленным обозначением.

Таким образом, с учетом доступности в сети Интернет сведений о соответствующих хозяйствующих субъектах и об используемом ими обозначении "brandbox", исходя из того что это обозначение используется при оказании услуг по созданию, развитию, продвижению и защите бренда, а также ввиду того что названные услуги соотносятся с указанными в перечне спорной заявке услугами 35-го класса МКТУ, кроме услуг "прокат офисного оборудования и аппаратов; регистрация данных и письменных сообщений", услугами 42-го класса МКТУ, кроме услуг "оформление интерьера; услуги архитектурные", и всеми услугами 45-го класса МКТУ, Роспатент пришел к заключению о том, что в сознании потребителей заявленное обозначение воспринимается в качестве присущей этим услугам характеристики и, как следствие, не обладает по отношению к ним различительной способностью.

На основании изложенного административный орган констатировал, что в соответствующей части обозначение по заявке N 2020721519 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Суд по интеллектуальным правам учитывает, что в рассматриваемом случае Роспатент исходил исключительно из обнаруженных им сведений о том, что сходные с заявленным на государственную регистрацию словесным элементом "brandbox" обозначения используется некими (не установленными им) субъектами в своей хозяйственной деятельности при предложении услуг по созданию, продвижению и защите бренда, которые, в свою очередь, по мнению административного органа, являются идентичными или однородными по отношению к части указанных в перечне спорной заявке услуг 35, 42 и 45-го классов МКТУ.

Между тем судебная коллегия обращает внимание на то, что по смыслу приведенных положений закона вывод об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности может быть сделан при наличии доказательств, подтверждающих существование у потребителей ассоциативных связей между соответствующим обозначением и указанными в заявке (однородными им) товарами (услугами) и свидетельствующих о том, что в сознании потребителей такое обозначение воспринимается как одна из присущих этим товарам (услугам) характеристик.

В мотивировочной части оспариваемого ненормативного правового акта отсутствуют установленные Роспатентом юридически значимые сведения:

о субъектах, которыми для индивидуализации предлагаемых ими услуг на названных интернет-сайтах используются обозначения, сходные с обозначением по заявке N 2020721519;

о моменте времени, начиная с которого соответствующие субъекты стали предлагать свои услуги под обозначениями, сходными с обозначением по заявке N 2020721519;

об интенсивности и широте использования соответствующими субъектами для индивидуализации предлагаемых ими услуг обозначений, сходных с обозначением по заявке N 2020721519.

Суд по интеллектуальным правам также полагает необходимым отметить, что в материалах административного дела отсутствуют копии страниц размещенных в сети Интернет сайтов, которые были непосредственно исследованы административным органом при принятии оспариваемого решения. При этом на момент рассмотрения настоящего дела информационная система "WayBackMachine" не содержит архивных сведений о соответствующих интернет-ресурсах на относимую к периоду рассмотрения возражения предпринимателя дату.

При таких обстоятельствах у судебной коллегии отсутствует объективная возможность проверить обоснованность вывода Роспатента о том, что на момент подачи предпринимателем спорной заявки в сознании потребителей существовала стойкая ассоциативная связь между обозначением "brandbox" и услугами по созданию, продвижению и защите бренда, в результате чего это обозначение утратило свою различительную способность.

Изложенное само по себе свидетельствует о допущенных административным органом нарушениях в части применения норм материального права и соблюдения процедуры рассмотрения возражения.

Наряду с этим Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Между тем в рассматриваемом случае, обосновывая вывод об однородности предлагаемых на обнаруженных сайтах в сети Интернет услуг и части указанных в перечне спорной заявке услуг 35, 42 и 45-го классов МКТУ, Роспатент фактически ограничился установлением родовой принадлежности заявленных предпринимателем услуг и соотнесением этих родовых групп с существом услуг по созданию, продвижению и защите бренда.

Иными словами, административный орган уклонился от оценки соотношения сравниваемых услуг по части основных (подлежащих обязательному учету) признаков однородности и по всем вспомогательным признакам однородности.

В связи с этим результаты осуществленного Роспатентом в указанной части анализа также не могут быть признаны судом законными и обоснованными.

Таким образом, изложенное свидетельствует о том, что при принятии оспариваемого решения административный орган неправильно применил нормы материального права, устанавливающие одно из оснований для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания), а также допустил существенные нарушения процедуры рассмотрения возражения.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что на административный орган возложена обязанность обеспечить условия для полного и объективного рассмотрения дела.

Процедура рассмотрения и разрешения споров в административном порядке должна обеспечивать реальную возможность защиты каждому, чьи права на результат интеллектуальной деятельности оспариваются.

Только в этом случае достигается основная цель деятельности федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности - обеспечение охраняемых законом прав и интересов заявителей и обладателей охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, а также законных интересов иных физических и юридических лиц при принятии решений в административном порядке.

Таким образом, решение Роспатента должно быть мотивированным, содержать выводы относительно доводов возражения и отзыва на него, а также относительно доказательств, представленных лицами в обоснование собственных правовых позиций.

Как разъясняется в пункте 136 постановления от 23.04.2019 N 10, нарушение Роспатентом процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Судом по интеллектуальным правам на основании пункта 2 статьи 11 ГК РФ осуществляется последующий судебный контроль принятого в административном порядке решения Роспатента.

Для осуществления квалифицированного судебного контроля необходимо, чтобы проверяемое решение было мотивированным и принятым с соблюдением всех формальных требований. В противном случае задачи судопроизводства (в частности, судебная защита прав и законных интересов правообладателей и заинтересованных лиц) в нарушение статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не могут быть достигнуты в полной мере.

Оценка судом документов и обстоятельств без их анализа уполномоченным государственным органом фактически подменяла бы административную процедуру, что не предусмотрено пунктом 1 статьи 1500 ГК РФ.

Аналогичная правовая позиция содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.10.2018 по делу N СИП-57/2018.

На основании изложенного, принимая во внимание допущенные Роспатентом нарушения, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что административным органом не были установлены все обстоятельства, имеющие существенное значение для полного и обоснованного рассмотрении возражения предпринимателя, что могло повлечь вынесение незаконного решения и не может быть устранено на стадии последующего судебного контроля.

При указанных обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемое решение нарушает права предпринимателя и принято с нарушением требований пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, в связи с чем оно подлежит признанию недействительным.

Согласно пункту 138 постановления от 23.04.2019 N 10 если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 названного Кодекса указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

При признании решения федерального органа исполнительной власти - Роспатента незаконным у последнего возникает обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленном законом порядке, то есть повторного рассмотрения возражения.

Исходя из того что Роспатентом допущены существенные нарушения процедуры рассмотрения возражения предпринимателя, административный орган в оспариваемом решении не установил все юридически значимые для рассмотрения возражения обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о необходимости обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение предпринимателя на решение административного органа от 25.06.2021 об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке N 2020721519 в качестве знака обслуживания.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и отнесены на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования индивидуального предпринимателя Никитина Андрея Владимировича удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.12.2021 в части отказа в удовлетворении возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.06.2021 об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке N 2020721519 в качестве знака обслуживания как не соответствующее требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение индивидуального предпринимателя Никитина Андрея Владимировича на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.06.2021 об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке N 2020721519 в качестве знака обслуживания в соответствующей части.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) в пользу индивидуального предпринимателя Никитина Андрея Владимировича (г. Красногорск, Московская обл., ОГРНИП 318502400014718) 300 (триста) рублей в счет возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

А.Н. Березина

Судья

А.А. Снегур