Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 мая 2022 г. по делу N СИП-865/2021 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения иностранного лица против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку возражение истца рассмотрено Роспатентом в отсутствие надлежащей оценки его доводов, которые имеют значение для исхода спора, а также без надлежащей мотивированности выводов, положенных в основу принятого решения

Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 мая 2022 г. по делу N СИП-865/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 26 мая 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 27 мая 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Рогожина С.П., Сидорской Ю.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Беляевой А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление иностранного лица Nelovia LTD (George Katsounotos, 6, 3036, Limassol, Cyprus) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 20.05.2021 об отказе в удовлетворении возражения от 30.12.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 724346, об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности прекратить полностью правовую охрану названного товарного знака либо повторно рассмотреть возражение против предоставления этому товарному знаку правовой охраны.

К участию в деле в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод" (г. Усолье-Сибирское, Иркутская область, 665462, ОГРН 1023802140240).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Nelovia LTD - Ганзер А.Э. (по доверенности от 14.09.2021);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Русаков И.А. (по доверенности от 24.02.2022 N 01/32-379/41);

от акционерного общества "Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод" - Близнецова Е.С. (по доверенности от 25.04.2022 N 04-22), Робинов А.А. и Токарева Е.Ю. (по доверенности от 21.09.2021 N 09-21).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Nelovia LTD (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 20.05.2021 об отказе в удовлетворении возражения от 30.12.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку "" по свидетельству Российской Федерации N 724346, об обязании Роспатента прекратить полностью правовую охрану названного товарного знака либо повторно рассмотреть возражение компании против предоставления этому товарному знаку правовой охраны.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод" (далее - общество).

В обоснование заявленных требований компания ссылается на то, что товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 724346 является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками "" по свидетельству Российской Федерации N 338350, "" по свидетельству Российской Федерации N 432514, "" по свидетельству Российской Федерации N 432991 в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

По мнению заявителя, спорный товарный знак "ТРЕКРЕЗОЛИД" сходен с противопоставленными товарными знаками, содержащими словесные элементы "ТРЕКРЕЗАН" / "TREKREZAN", принадлежащими заявителю, ввиду фонетического (наличие тождества звучания начальной и средней частей слов "ТРЕКРЕЗ" / "TREKREZ"), графического (наличия одинаковых или сходных графем, одинакового цветового исполнения и расположения букв по отношению друг к другу) и семантического сходства (сравниваемые обозначения не имеют смыслового значения, однако ввиду активной маркетинговой стратегии обозначение "ТРЕКРЕЗАН" для лиц, которым известен этот препарат, он ассоциируется с лекарственным адаптогенным средством).

Компания утверждает, что сравниваемые обозначения "ТРЕКРЕЗОЛИД" и "ТРЕКРЕЗАН" / "TREKREZAN" используются для маркировки таких товаров как "лекарственные средства", имеющих при этом одно и то же действующее вещество.

Заявитель также обращает внимание на высокую степень однородности товаров 5-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрированы спорный и противопоставленные товарные знаки, поскольку эти товары одинаковы по роду и виду (лекарственные и лечебные препараты), имеют одинаковые потребительские свойства, функциональное назначение (употребляются для профилактики, диагностики, лечения и реабилитации), вид материала, из которого изготовлены (химические вещества), взаимодополняемы, характеризуются одинаковыми каналами сбыта и реализации (аптеки), кругом потребителей.

Заявитель также считает, что спорный товарный знак вводит потребителя в заблуждение в отношении производителя, поскольку товары 5-го класса МКТУ, в отношении которых представлена правовая охрана указанному товарному знаку, воспринимаются средним российским потребителем в качестве товаров, произведенных дочерней компанией заявителя - обществом с ограниченной ответственностью "Гротекс" (далее - общество "Гротекс").

При этом компания утверждает, что общество "Гротекс" активно продвигало (рекламировало) лекарственный препарат "Трекрезан" и такая активная маркетинговая стратегия привела к высокой узнаваемости обозначения "ТРЕКРЕЗАН" для лекарственных средств, что подтверждается результатами проведенного по заказу общества "Гротекс" с 19 по 22 июня 2020 года исследования автономной некоммерческой организации "Аналитический центр Юрия Левады" (далее - отчет Левада-Центр).

Кроме того, заявитель полагает, что действия общества по регистрации спорного товарного знака являются злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией, поскольку общество таким образом использует различительную способность и репутацию товарных знаков компании, а также наносит компании вред этими действиями.

По утверждению компании, правообладатель спорного товарного знака злонамеренно прибегает к схеме регистрации в качестве товарных знаков и других обозначений, сходных до степени смешения с уже существующими широко известными товарными знаками иных лиц, а в последующем (или параллельно с этим процессом) занимается регистрацией уже самого лекарственного препарата под таким же торговым наименованием, используя химическую формулу, которая идентична зарегистрированным ранее широко известным лекарственным средствам (маркируемым сходными товарными знаками других лиц).

Роспатент в представленном отзыве на заявление просит отказать в удовлетворении заявленных требований.

Административный орган считает необоснованным довод заявителя о том, что спорный товарный знак является сходным с противопоставленными товарными знаками по фонетическому признаку сходства, поскольку сравниваемые товарные знаки имеют различную фонетическую длину, разное произношение, а также разный звуковой ряд, отмечая при этом, что начальные части сравниваемых обозначений "ТРЕКРЕ", а также их конечные части "ЗАН" / "ZAN" / "ЗОЛИД" представляют собой форманты, не имеющие самостоятельного значения, что свидетельствует об отсутствии в этих знаках сильных словесных элементов либо их части, на которых в первую очередь акцентируется внимание потребителя при их восприятии.

Отклоняя довод заявителя о сходстве указанных товарных знаков по семантическому признаку сходства, Роспатент указывает на то, что словесные элементы сравниваемых товарных знаков не являются лексическими единицами какого-либо известного среднему российскому потребителю языка, то есть являются фантазийными, что свидетельствует о невозможности проведения их анализа по семантическому признаку сходства, а также отметил, что заявителем в подтверждение его довода о восприятии сравниваемых товарных знаков в значении "лекарственное адаптогенное средство" не представлено каких-либо доказательств.

Реагируя на довод компании о сходстве сравниваемых обозначений по графическому признаку сходства, административный орган сослался на то, что данные обозначения в целом создают абсолютно разное общее зрительное впечатление за счет использования различных цветовых сочетаний, а также за счет разного количества букв, звуков и слогов, входящих в их состав.

По мнению Роспатента, данные, содержащиеся в отчете Левада-Центр, не опровергают выводов Роспатента об отсутствии сходства между сравниваемыми товарными знаками в целом, а также не могут быть признаны репрезентативными, поскольку в социологическом опросе принимало участие только 1000 человек, в том числе нерелевантная группа респондентов - потребители прочих препаратов для ветеринарных целей, препаратов туалетных нелечебных.

Не соглашаясь с доводом заявителя о том, что высокая степень однородности товаров 5-го класса МКТУ может компенсировать возможную низкую степень сходства сравниваемых товарных знаков, Роспатент отмечает, что степень сходства обозначений и степень однородности товаров могут влиять на вероятность смешения, а не друг на друга.

С учетом изложенного Роспатент считает, что спорный товарный знак не противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Административный орган полагает недоказанной ссылку заявителя на то, что товары 5-го класса МКТУ, в отношении которых представлена правовая охрана спорному товарному знаку, воспринимаются средним российским потребителем в качестве товаров, произведенных дочерней компанией заявителя, указывая на то, что одного факта регистрации лекарственного препарата "ТРЕКРЕЗАН" на территории Российской Федерации на имя общества "Гротекс" недостаточно для вывода о том, что на дату приоритета спорного товарного знака потребитель был введен в заблуждение относительно изготовителя лекарственного препарата, маркированного обозначением "ТРЕКРЕЗАН", ассоциируя его исключительно с продукцией заявителя.

Исходя из этого, Роспатент полагает обоснованным содержащийся в оспариваемом решении вывод о том, что регистрация спорного товарного знака соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

В отношении довода компании о том, что действия общества по приобретению исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 724346 являются актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом Роспатент отметил, что данные вопросы не относятся к его компетенции.

Общество в представленном отзыве считает оспариваемое решение Роспатента законным и обоснованным, в связи с чем просит отказать в удовлетворении заявленных требований.

В целом соглашаясь с доводами административного органа об отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков по фонетическому признаку, третье лицо вместе с тем считает, что сильной, отличительной и запоминающейся является именно вторая часть сравниваемых обозначений ("-ЗОЛИД" в спорном обозначении и "-ЗАН" / "-ZAN" в обозначениях заявителя), а не первая совпадающая часть "ТРЕКРЕ-" ("TREKRE-"), что обусловлено тем, что отличающиеся части обозначений включают ударные слоги; первая часть обозначений "ТРЕКРЕ-" ("TREKRE-") является слабым элементом, используемыми в других товарных знаках иных лиц, зарегистрированных в отношении товаров 5-го класса МКТУ, относящихся к фармацевтическим препаратам, что ослабляет ее различительную способность.

Общество полагает, что при оценке сходства сравниваемых товарных знаков подлежит учету тот факт, что "ТРЕКРЕЗОЛИД" является зарегистрированным лекарственным препаратом для медицинского применения, что подтверждается регистрационным удостоверением N ЛП-005865, решением о государственной регистрации лекарственного препарата для медицинского применения от 21.10.2019 и свидетельствует о том, что Министерство здравоохранения Российской Федерации считает наименования лекарственных препаратов "ТРЕКРЕЗОЛИД" и "ТРЕКРЕЗАН" несходными обозначениями, не способными привести к смешению на рынке фармацевтической продукции разных производителей.

По мнению третьего лица, в рассматриваемом случае однородность товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, не принципиальна, поскольку налицо отсутствие сходства обозначений.

Общество ссылается на то, что отсутствие сходства спорного и противопоставленных товарных знаков до степени смешения подтверждаются результатами социологического исследования, проведенного лабораторией социологической экспертизы федерального государственного бюджетного учреждения науки "Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук" (далее - ЛСЭ), в котором, в отличие от исследования Левада-Центр, приняли участие 1500 человек из крупных городов широкого географического спектра (Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург, Казань, Краснодар), что позволяет в полной мере объективно и достоверно получить отражение мнения потребителей на территории Российской Федерации по поставленным вопросам.

Не соглашаясь с доводом заявителя о том, что спорный товарный знак способен вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, третье лицо обращает внимание на то, что препарат "ТРЕКРЕЗАН" впервые был разработан и начал производиться именно в Усолье-Сибирском химфармкомбинате, правопредшественнике общества, что следует из книги Дьяков В.М., Казимировская В.Б., Ковальчук С.Ф. "Иммуномодулятор ТРЕКРЕЗАН фармакология и клиническое применение", Москва, 2005 г., в связи с чем обозначение "ТРЕКРЕЗАН" не может устойчиво ассоциироваться с деятельностью компании.

Кроме того, общество отмечает, что первоначально товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 432991 и N 432514 были зарегистрированы на имя общества с ограниченной ответственностью "Витанта" (далее - общество "Витанта"), в дальнейшем исключительные права на них были переданы сначала иностранному лицу ЮНИМАТРИКС ВЕНЧУРС ЛТД и лишь затем компании; товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 338350 первоначально был зарегистрирован на имя федерального государственного унитарного предприятия "Государственный ордена Трудового Красного знамени научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений", в дальнейшем исключительное право на него передано обществу "Витанта", затем иностранному лицу ЮНИМАТРИКС ВЕНЧУРС ЛТД и лишь после этого - компании, а в число лиц, имеющих право использования этих товарных знаков, входило также общество с ограниченной ответственностью "Фарматрикс" (далее - общество "Фарматрикс").

Возражая против доводов заявителя о наличии в его действиях по регистрации спорного товарного знака недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом, третье лицо считает, что утверждение заявителя об этом носит характер необоснованных предположений.

Общество также отмечает, что его действия по регистрации иных товарных знаков, на которые ссылается компания, не признавались злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией, в связи с чем не подлежат учету при рассмотрении настоящего дела.

При этом третье лицо ссылается на недобросовестность поведения самой компании, поскольку обозначение "ТРЕКРЕЗАН" первоначально было разработано для фармацевтической продукции именно правопредшественника общества - Усолье-Сибирского химфармкомбината задолго до даты приоритета противопоставленных товарных знаков и длительное время использовалось им, а заявитель приобрел исключительное право на противопоставленные товарные знаки лишь 12.10.2020 и теперь пытается использовать приобретенное право для создания препятствий другим лицам, включая общество, в использовании их товарных знаков, даже не сходных до степени смешения с принадлежащим ему знаком, и стремится таким образом устранить конкурентов с рынка.

В судебных заседаниях, состоявшихся 31.03.2022 и 26.05.2022, представитель заявителя поддержал доводы, изложенные в заявлении.

Представители Роспатента и общества возражали против удовлетворения заявления по мотивам, изложенным в отзывах на него.

Как следует из материалов дела, общество является правообладателем словесного товарного знак "" по свидетельству Российской Федерации N 724346, зарегистрированного 21.08.2019 с приоритетом от 24.12.2018 по заявке N 2018756974 в отношении товаров 5-го класса МКТУ "препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; медикаменты; препараты химические для фармацевтических целей; препараты химические для медицинских целей; продукты фармацевтические".

Компания 30.12.2020 обратилась в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 724346, мотивированным несоответствием регистрации требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3, подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, статье 10 ГК РФ, статье 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 года (далее - Парижская конвенция) в отношении всех товаров 5-го класса МКТУ, для индивидуализации которых этот знак зарегистрирован.

Изложенные в возражении доводы повторяют доводы компании, содержащиеся в заявлении.

По результатам рассмотрения этого возражения Роспатент принял решение от 20.05.2021 об отказе в его удовлетворении, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 724346 была оставлена в силе.

Принимая указанное решение, Роспатент исходил из того, что однородность товаров 5-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы спорный и противопоставленные товарные знаки, является очевидной и правообладателем не оспаривается.

Вместе с тем, проведя сопоставительный анализ принадлежащего обществу товарного знака "" и принадлежащих компании товарных знаков "", "", "", административный орган пришел к выводу об отсутствии между ними сходства.

При этом Роспатент в оспариваемом решении указал на то, что словесные индивидуализирующие элементы "ТРЕКРЕЗОЛИД", "ТРЕКРЕЗАН" / "TREKREZAN" спорного и противопоставленных товарных знаков представляет собой фантазийные обозначения, не являющиеся лексической единицей какого-либо языка, использующего в своей письменности буквы как кириллицы, так и латиницы, в связи с чем сопоставление сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства невозможно, и, как следствие, пришел к выводу о том, что основное значение приобретают фонетический и графический критерии сходства.

Проанализировав сравниваемые обозначения по фонетическому критерию сходства, административный орган отметил, что слова "ТРЕКРЕЗОЛИД" и "ТРЕКРЕЗАН" / "TREKREZAN" имеют ударение на последний слог [-ЛИД] и [-ЗАН] / [-ZAN]; как начальная часть сравниваемых обозначений [ТРЕКРЕ-], так и их конечные части [-ЗОЛИД] и [- ЗАН] / [-ZAN] входят в качестве формант в состав зарегистрированных на имя других лиц товарных знаков, в связи с чем связи оснований для вывода о том, что какая-либо составляющая сравниваемых обозначений акцентирует на себя внимание потребителя в первую очередь и оказывает непосредственное влияние на формирование всего звукоряда в целом, не имеется; сравниваемые индивидуализирующие словесные элементы "ТРЕКРЕЗОЛИД" и "ТРЕКРЕЗАН" / "TREKREZAN" не совпадают по большинству признаков фонетического сходства, так как отличаются количеством и составом букв/звуков, в сравниваемых обозначениях под ударением находятся слоги с разным звуковым составом, при этом все звуки четко произносятся, следовательно, сходство сравниваемых знаков по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

Сопоставив спорный и противопоставленные товарные знаки на предмет визуального сходства, Роспатент сослался на то, что поскольку спорный товарный знак является словесным, выполнен стандартным шрифтом без каких-либо запоминающихся визуальных особенностей, влияющих на восприятие потребителя, то графический критерий сходства также приобретает второстепенное значение, обуславливая ведущую роль фонетического критерия сходства при восприятии сравниваемых товарных знаков, при том, что наличие разных графем в составе сравниваемых индивидуализирующих словесных элементов "ТРЕКРЕЗОЛИД" и "ТРЕКРЕЗАН" / "TREKREZAN" способствует разному визуальному восприятию этих обозначений.

Отклоняя довод подателя возражения, административный орган отметил, что выдача Министерством здравоохранения Российской Федерации регистрационных удостоверений на лекарственные препараты с торговыми названиями "ТРЕКРЕЗОЛИД", "ТРЕКРЕЗАН", "ТРЕКРЕСИЛ", имеющих одинаковое назначение (адаптогенное средство) и действующее вещество (оксиэтиламмония метилфеноксиацетат), свидетельствуют о том, что вышеупомянутый орган не усматривает наличия их смешения в гражданском обороте, а также указал, что об отсутствии ассоциирования сопоставляемых товарных знаков друг с другом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, подготовленного ЛСЭ. При этом Роспатент отклонил выводы, содержащиеся в отчете Левада-Центр, поскольку при проведении этого опроса мнение респондентов разделилось, так как полученные результаты о сходстве сравниваемых обозначений находятся практически на одном уровне с результатами об их несходстве (47% против 41%), а также признал, что полученные в ходе данного исследования результаты не могут быть признаны репрезентативными и достоверными.

С учетом изложенного Роспатент в оспариваемом решении пришел к выводу о необоснованности доводов подателя возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 724346 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Рассмотрев изложенные в возражении доводы о способности спорного товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, административный орган также признал их необоснованными, указав, что одного лишь обстоятельства наличия в гражданском обороте на территории Российской Федерации лекарственного препарата "ТРЕКРЕЗАН", держателем регистрационного удостоверения на который является общество "Гротекс", не достаточно для вывода о том, что на дату (24.12.2018) приоритета спорного товарного знака потребитель был введен в заблуждение относительно изготовителя лекарственного препарата, маркированного обозначением "ТРЕКРЕЗАН", ассоциируя его исключительно с продукцией лица, подавшего возражение.

Не соглашаясь с доводом компании о том, что данное обстоятельство подтверждается данными, полученными в результате проведения социологического опроса Левада-Центр, Роспатент отметил, что указанный опрос не содержит ретроспективных данных о мнении опрошенных респондентов на дату приоритета спорного товарного знака, а отражает ситуацию на середину 2020 года, а также при проведении этого опроса не исследовался вопрос о том, с каким лицом ассоциируются сравниваемые товарные знаки.

При этом административный орган принял во внимание, что исследование, проведенное ЛСЭ, показало отсутствие способности спорного знака вводить потребителя в заблуждение.

При таких обстоятельствах Роспатент к выводу о том, что оснований считать, что на дату приоритета спорного товарного знака у потребителя имелись стойкие ассоциации между этим товарным знаком и товарными знаками компании, как происходящими из одного источника, не имеется, что, в свою очередь, свидетельствует о необоснованности довода подателя возражения о несоответствии спорного товарного знака требованиям, изложенным в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

В отношении доводов компании о несоответствии товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 724346 положениям статьи 10.bis Парижской конвенции, а также статье 10 ГК РФ Роспатент указал на отсутствие необходимой компетенции и на то, что данные вопросы могут быть разрешены в установленном законом порядке уполномоченными органами (антимонопольными органами или судом).

Компания, ссылаясь на то, что решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения, противоречит закону, нарушает ее права и законные интересы, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзывах на него, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на оспаривание решения Роспатента компанией соблюден, что не оспаривается Роспатентом и обществом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против представления правовой охраны обозначению в качестве товарного знака и принятие по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401-1405 названного Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

В соответствии правовой позицией, содержащейся в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2018756974 на регистрацию обозначения "" в качестве товарного знака (24.12.2018) законодательством, применимым для оценки его охраноспособности, являются ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 ГК РФ.

В силу пункта 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 этого Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Роспатент признал компанию лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 724346 по основаниям несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. Указанный вывод Роспатента обществом не оспаривается.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил N 482 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с правовым подходом, содержащимся в подпункте 1 пункта 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39), элементы обозначений, прямо указывающие на вид товара и / или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе, не соответствующие действительности, называют ложными. Ложность элементов является очевидной. Она не требует обоснования.

Элементы обозначений, указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе и т.д. через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение. Способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер.

В подпункте 2 пункта 3 Рекомендаций N 39 разъяснено, что для того, чтобы определить, является ли заявленное обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), целесообразно проанализировать смысловое значение каждого элемента, входящего в состав заявленного обозначения. Это позволит определить те элементы, которые могут быть отнесены к описательным, к географическим названиям, и те, которые могут вызвать ассоциативное представление у потребителя о виде товара, его характеристиках, сведениях об изготовителе. При проведении такого анализа обычно используются содержащиеся в заявке сведения о заявителе, заявленном обозначении, перечень товаров и информация, содержащаяся в толковых, энциклопедических, специальных словарях и иной литературе, позволяющая установить содержание неизвестных эксперту понятий.

В отношении каждого элемента заявленного обозначения целесообразно ответить на вопрос:

- описывает ли элемент товары ложно;

- может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение.

Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить:

- являются ли ложные указания правдоподобными;

- являются ли ассоциативные представления правдоподобными;

- поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель.

И наоборот, если ложные и способные ввести в заблуждение элементы воспринимаются как правдоподобные, достоверные указания на вид и характер товара, сведения об изготовителе и т.д., они могут быть признаны ложными или способными ввести в заблуждение.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Под способностью товарного знака ввести в заблуждение потребителя подразумевается, в частности ситуация, когда информация, содержащаяся в товарном знаке, может создать искаженное представление о товаре и его производителе, способное повлиять на решение потребителя.

Для установления наличия возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара необходимо установление факта осведомленности потребителя о ранее существовавшем обозначении и ассоциации его с иным лицом, не являющимся правообладателем товарного знака, в том числе и на основании предшествующего опыта потребителя об использовании тождественного или сходного обозначения в гражданском обороте лицом, отличным от правообладателя.

В случае если обозначение российскому потребителю не известно, то вероятность возникновения каких-либо ассоциативных связей между этими обозначением и лицом, оказывающим услуги под этим обозначением, стремится к нулю.

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.02.2017 по делу N СИП-415/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.06.2017 N 300-ЭС17-6394 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Заявляя о несоответствии спорного товарного знака подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, компания ссылается на то, что этот товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 5-го класса МКТУ (в рассматриваемом случае лекарственных препаратов).

В данной ситуации определяющее значение имеет установление факта осведомленности потребителя о существовании товарных знаков компании и ассоциации маркированных ими товаров именно с компанией.

Вместе с тем согласно общедоступной информации, содержащейся в Государственном реестре товарных и знаков обслуживания Российской Федерации, компания стала правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 338350, N 432514 и N 432991 12.10.2020, то есть уже значительно позднее даты приоритета спорного товарного знака (24.12.2018), а лицензионный договор, предоставляющий обществу "Гротекс" исключительную лицензию на использование этих товарных знаков, зарегистрирован 16.06.2021. Кроме того, начиная с 16.01.2014, лицензиатом в отношении товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 338350 и N 432514 также являлось общество "Фарматрикс".

Исходя из вышеназванных обстоятельств, утверждение заявителя о том, что лекарственные препараты, маркируемые обозначением "ТРЕКРЕЗОЛИД" воспринимаются потребителями лекарственных препаратов как товары, произведенные обществом "Гротекс", являющимся производителем лекарственного препарата, маркируемого обозначением "ТРЕКРЕЗАН", не может быть признано обоснованным.

Роспатент в оспариваемом решении также верно указал на то, что само по себе наличие в гражданском обороте на территории Российской Федерации лекарственного препарата "Трекрезан", держателем регистрационного удостоверения на который является общество "Гротекс", не достаточно для вывода о том, что на дату приоритета спорного товарного знака потребитель мог быть введен в заблуждение относительно изготовителя лекарственного препарата.

Ссылка заявителя на активную рекламную компанию лекарственного препарата "Трекрезан", которая, по его мнению, свидетельствует о высокой узнаваемости указанного бренда, подлежит отклонению в силу того, что из представленных в материалы дела доказательств следует, что рекламная компания по заказу общества "Гротекс" проводилась в 2020 году, то есть значительно позднее даты приоритета спорного товарного знака, а в 2018 году продвижение названного бренда осуществлялось рекламодателем SOLOPHARM.

Довод компании о том, что вероятность восприятия потребителями продукции, маркируемой обозначениями "ТРЕКРЕЗОЛИД" и "ТРЕКРЕЗАН", происходящей от одного производителя, подтверждается отчетом Левада-Центр, не принимается коллегией судей, поскольку данное исследование проводилось в период с 19 по 22 июля 2020 года и не имеет ретроспективного характера. Кроме того, суд отмечает, что приведенные в указанном отчете выводы противоречат выводам, содержащимся в заключении ЛСЭ и заключении от 16.02.2022 по результатам социологического опроса, проведенного с 27.12.2021 по 11.01.2022, подготовленном Ивановым В.В. (далее - заключение Иванова В.В.).

Аналогичным образом не может быть принято в качестве доказательства, подтверждающего известность на дату приоритета спорного товарного знака лекарственного препарата "Трекрезан", письмо общества с ограниченной ответственностью "ТИБУРОН" о результатах интернет-опроса, проведенного в период с 8 апреля по 12 мая 2020 года.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об обоснованности изложенной в оспариваемом решении позиции Роспатента о недоказанности заявителем того, что на дату приоритета спорного товарного знака у потребителей имелись стойкие ассоциации между спорным товарным знаком и противопоставленными товарными знаками как происходящими из одного источника.

При таких обстоятельствах административный орган правомерно признал спорный товарный знак соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Содержащиеся в заявлении компании доводы о наличии в действиях общества по приобретению исключительного права на спорный товарный знак и его использованию признаков недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом подлежат отклонению по следующим основания.

В соответствии со статьей 10.bis Парижской конвенции актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; 2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; 3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.03.2021 N 2 "О некоторых вопросах, возникших в связи с применением судами антимонопольного законодательства" (далее - Постановление N 2), в силу запрета недобросовестной конкуренции хозяйствующие субъекты вне зависимости от их положения на рынке при ведении экономической деятельности обязаны воздерживаться от поведения, противоречащего законодательству и (или) сложившимся в гражданском обороте представлениям о добропорядочном, разумном и справедливом поведении (статья 10.bis Парижской конвенции, пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ, пункты 7 и 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции).

Нарушение хозяйствующим субъектом при ведении своей деятельности норм гражданского и иного законодательства, в том числе в случае неправомерного использования охраняемого результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, само по себе не означает совершение акта недобросовестной конкуренции.

При рассмотрении спора о нарушении запрета недобросовестной конкуренции должны быть установлены в совокупности:

- факт осуществления хозяйствующим субъектом действий, способных оказать влияние на состояние конкуренции;

- отличие избранного хозяйствующим субъектом способа конкуренции на рынке от поведения, которое в подобной ситуации ожидалось бы от любого субъекта, преследующего свой имущественный интерес, но не выходящего за пределы осуществления гражданских прав и честной деловой практики;

- направленность поведения хозяйствующего субъекта на получение преимущества, в частности имущественной выгоды или возможности ее извлечения, при осуществлении экономической деятельности за счет иных участников рынка, в том числе посредством оказания влияния на выбор покупателей (потребителей), на возможность иных хозяйствующих субъектов, конкурирующих добросовестно, извлекать преимущество из предложения товаров на рынке, на причинение вреда хозяйствующим субъектам-конкурентам иными подобными способами (например, в результате использования (умаления) чужой деловой репутации).

Для доказывания факта недобросовестной конкуренции необходимо установление как специальных признаков, определенных нормами статей 14.1-14.7 Закона о защите конкуренции, так и общих признаков недобросовестной конкуренции, предусмотренных пунктом 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции, статьей 10.bis Парижской конвенции.

При этом установлению подлежит вся совокупность вышеназванных обстоятельств, поскольку при недоказанности хотя бы одного из элементов состава действия лица по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак не могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции.

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 169 Постановления N 10, квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, намерений этого лица на момент подачи соответствующей заявки. Цель лица, его намерения могут быть установлены с учетом в том числе предшествующего подаче заявки на товарный знак поведения правообладателя, а равно его последующего (после получения права) поведения. В случае если лицо подает заявку на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения, использующегося иными лицами, оценке подлежат в числе прочего известность, репутация обозначения, вероятность случайности такого совпадения.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 10 ГК РФ установлено, что в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 этой же статьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены этим Кодексом.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 указанного Кодекса), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, суд исходит из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

По смыслу приведенных норм и их официальных разъяснений, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

Из приведенных выше правовых норм также следует, что под злоупотреблением правом понимается и ситуация, когда лицо действует формально в пределах предоставленных ему прав, но недозволенным способом, и целью его действий является обход установленных в целях защиты прав другого лица обязательных требований и ограничений.

Как отмечено в пункте 170 Постановления N 10, законом не установлен специальный порядок признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом. Возможность заявления отдельного требования о признании таких действий злоупотреблением правом законом не предусмотрена. Вместе с тем следует учитывать, что такое злоупотребление правом может быть установлено судом при рассмотрении иного дела, например по иску правообладателя о применении мер защиты принадлежащего ему права. Решение суда, которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права, является основанием для оспаривания и признания недействительным полностью или частично предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

Злоупотребление правом должно носить очевидный характер, а вывод о наличии в действиях лица по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак не должен являться следствием предположений.

Вместе с тем в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации компанией в материалы дела не представлено надлежащих и достаточных доказательств, свидетельствующих о широкой известности потребителям на дату приоритета спорного товарного знака обозначения "ТРЕКРЕЗАН" и об ассоциировании его с компанией либо ее лицензиатом - обществом "Гротекс".

Не представлено заявителем и доказательств наличия у правообладателя спорного товарного знака намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на обозначение "ТРЕКРЕЗОЛИД" получить необоснованные преимущества в предпринимательской деятельности, причинить вред заявителю или вытеснить его с товарного рынка.

Указанное свидетельствует о недоказанности компанией того, что в действиях общества по приобретению и использованию исключительного права на спорный товарный знак имеются признаки недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом.

Ссылка компании на наличие попыток общества зарегистрировать на свое имя в качестве товарных знаков иные обозначения, сходные, по его мнению, с наименованием известных лекарственных препаратов, как на доказательство недобросовестности общества, подлежит отклонению в силу того, что компанией не приведено примеров признания правоприменительными органами этих фактов. При этом суд отмечает, что недобросовестность поведения устанавливается исходя из оценки представленных в дело доказательств с учетом фактических обстоятельств конкретного дела.

Кроме того, суд, отказывая в признании действий общества по регистрации спорного товарного знака недобросовестной конкуренцией и злоупотреблением правом, учитывает также доводы и представленные обществом доказательства, свидетельствующие о том, что препарат "ТРЕКРЕЗАН" впервые был разработан и начал производиться в Усолье-Сибирском химфармкомбинате, в связи с чем обозначение "ТРЕКРЕЗАН" не может устойчиво ассоциироваться исключительно с деятельностью компании.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам считает заслуживающими внимания доводы заявителя относительно нарушения Роспатентом методологии установления сходства спорного и противопоставленных товарных знаков, однородности индивидуализируемых ими товаров и вероятности смешения сравниваемых товарных знаков.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил N 482 обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил N 482 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 44 Правил N 482 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В силу пункта 45 названных Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как следует из пункта 162 Постановления N 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Разъяснения, изложенные в настоящем пункте, применяются в том числе в отношении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 724346 с приоритетом от 24.12.2018 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Данный товарный знак зарегистрирован для товаров 5-го класса МКТУ "препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; медикаменты; препараты химические для фармацевтических целей; препараты химические для медицинских целей; продукты фармацевтические".

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 338350 с приоритетом от 31.01.2006 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Указанный товарный знак зарегистрирован для товаров 5-го класса МКТУ "фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты, бальзамы медицинские, витаминные препараты, кормовые добавки для медицинских целей, лечебные мази, помады медицинские, тонизирующие средства (лекарственные препараты), укрепляющие и успокаивающие средства, кормовые добавки для медицинских целей, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека и животных, лосьоны для фармацевтических целей, таблетки для фармацевтических целей, химико-фармацевтические препараты".

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 432514 с приоритетом от 10.03.2010 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Названный товарный знак зарегистрирован для товаров 5-го класса МКТУ "фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты, бальзамы медицинские, витаминные препараты, кормовые добавки для медицинских целей, лечебные мази, помады медицинские, тонизирующие средства (лекарственные препараты), укрепляющие и успокаивающие средства, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека и животных, лосьоны для фармацевтических целей, таблетки для фармацевтических целей, химико-фармацевтические препараты".

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 432991 с приоритетом от 08.06.2010 является объемным, включает изображение коробки белого цвета, на которой на фоне красной полосы расположен словесный элемент "ТРЕКРЕЗАН", выполненный стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита, и стилизованное изображение таблетки. Данный товарный знак зарегистрирован для товаров 5-го класса МКТУ "фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты, бальзамы медицинские, витаминные препараты, кормовые добавки для медицинских целей, лечебные мази, помады медицинские, тонизирующие средства (лекарственные препараты), укрепляющие и успокаивающие средства, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека и животных, лосьоны для фармацевтических целей, таблетки для фармацевтических целей, химико-фармацевтические препараты" МКТУ.

Суд по интеллектуальным правам соглашается с выводом Роспатента о том, что словесные индивидуализирующие элементы "ТРЕКРЕЗОЛИД", "ТРЕКРЕЗАН" / "TREKREZAN" спорного и противопоставленных товарных знаков представляет собой фантазийные обозначения, не являющиеся лексической единицей какого-либо языка, использующего в своей письменности буквы как кириллицы, так и латиницы, что, в свою очередь, обуславливает вывод о невозможности сопоставления сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства, в связи с чем основное значение приобретают фонетический и графический критерии сходства.

Анализ сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства свидетельствует о том, что слово "ТРЕКРЕЗОЛИД" состоит из 11 букв/звуков, 4 слогов [ТРЕ-][КРЕ-][30-][-ЛИД], имеет ударение на последний слог [-ЛИД], тогда как словесное обозначение "ТРЕКРЕЗАН" и его транслитерация буквами латинского алфавита "TREKREZAN" состоят из 9 букв/звуков, 3 слогов [ТРЕ-][КРЕ-][-ЗАН]/[TRE-][KRE-][-ZAN], характеризуются ударением на последний слог [-ЗАН] / [-ZAN].

В указанных сравниваемых обозначениях совпадают первые 7 букв (7 звуков), которые составляют большую часть сравниваемых обозначений (7 звуков из 9 у словесного обозначения "ТРЕКРЕЗАН" и 7 звуков из 11 у словесного обозначения) "ТРЕКРЕЗОЛИД".

Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с содержащимся в оспариваемом решении выводом Роспатента о том, что в сравниваемых обозначениях отсутствуют составляющие, которые акцентируют на себя внимание потребителя в первую очередь и оказывают непосредственное влияние на формирование всего звукоряда в целом, также как и не может согласиться с доводом третьего лица о том, что сильной, отличительной и запоминающейся является именно вторая (ударная) часть сравниваемых обозначений ("-ЗОЛИД" в спорном обозначении и "-ЗАН" / "-ZAN" - в противопоставленных).

Коллегия судей полагает, что наиболее запоминаемым в сравниваемых обозначениях является элемент "ТРЕКРЕ" / "TREKRE", занимающий начальную позицию в обоих сравниваемых обозначениях, а не на окончание "-ЗОЛИД" - "-ЗАН" / "-ZAN", поскольку именно на начальной части акцентируется внимание потребителя.

Тот факт, что элементы "-ЗОЛИД" - "-ЗАН" / "-ZAN" традиционно используются в качестве окончаний торговых наименований лекарственных препаратов и соответствующих им товарных знаков подтверждается представленными компанией при рассмотрении возражения в табличной форме многочисленными примерами. Указанное обстоятельство безусловно снижает их различительную способность.

При этом судом не принимаются ссылки Роспатента и третьего лица на частое использование элемента "ТРЕКРЕ" / "TREKRE" в торговых наименованиях лекарственных препаратов и соответствующих им товарных знаках, поскольку такое использование, помимо спорного и противопоставленных товарных знаков, ограничивается лишь наличием товарного знака "ТРЕКРЕСИЛ" по свидетельству Российской Федерации N 684687. а товарный знак "TREKKIS" по международной регистрации N 1127145 не содержит элемента "TREKRE".

Таким образом, Роспатент в оспариваемом решении не установил фонетически сильный элемент в спорном и противопоставленных обозначениях, что могло привести к ошибочному выводу относительно сходства сравниваемых обозначений по фонетическому признаку.

При этом суд отмечает, что в рассматриваемой ситуации, когда имеет место фонетическое тождество начальных элементов сравниваемых обозначений, которые составляют большую часть этих обозначений и на которых акцентируется внимание потребителя, не может быть установлено полное отсутствие сходства этих обозначений по фонетическому признаку.

Суд по интеллектуальным правам также считает ошибочным изложенный в оспариваемом решении вывод административного органа об отсутствии графического сходства сравниваемых обозначений, поскольку спорный товарный знак "" и противопоставленный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 338350 выполнены стандартным жирным шрифтом кириллического алфавита, что безусловно свидетельствует об их сходстве по графическому признаку.

При этом второстепенность данного признака по отношению к фонетическому признаку, на которую ссылается Роспатент, не исключает необходимости учета графического критерия, которые оказывает влияние на общий вывод о степени сходства сравниваемых обозначений.

Отмечаемые третьи лицом в отзыве на заявление имеющиеся визуальные отличия касаются прежде всего товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 432514 и N 432991.

С учетом изложенного суд не может признать основанным на полном и всестороннем исследовании всех фактических обстоятельств, доводов лиц, участвующих в деле, и имеющихся в деле доказательств вывод Роспатента о том, что сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом.

Ссылки Роспатента и третьего лица на факты выдачи Министерством здравоохранения Российской Федерации регистрационных удостоверений на лекарственные препараты с торговыми названиями "ТРЕКРЕЗОЛИД", "ТРЕКРЕЗАН", "ТРЕКРЕСИЛ", имеющие одинаковое назначение (адаптогенное средство) и действующее вещество (оксиэтиламмония метилфеноксиацетат), что, по их мнению, подтверждает отсутствие сходства указанных обозначений, не могут быть признаны обоснованными, поскольку Методические рекомендации "Рациональный выбор названий лекарственных средств", утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10.10.2005, носят рекомендательный характер и не в полной мере учитывают выработанные правоприменительной практикой подходы к оценке вероятности смешения обозначений в гражданском обороте.

Следует также отметить, что Роспатент, установив в оспариваемом решении однородность товаров 5-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы спорный и противопоставленные товарные знаки, в нарушение методологии, приведенной в пункте 162 Постановления N 10, не установил степень однородности, которая оказывает влияние на определение вероятности смешения обозначений. При этом суд обращает внимание на то, что ряд товаров 5-го класса (в частности, "препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические"), присутствующих в перечнях сравниваемых товарных знаков, являются идентичными.

Изложенное свидетельствует о недостаточной обоснованности и преждевременности выводов Роспатента о том, что вероятность смешения в гражданском обороте спорного и противопоставленных товарных знаков отсутствует.

Оценив представленные заявителем и третьим лицом в материалы дела отчет Левада-Центр, заключение ЛСЭ и заключение Иванова В.В. в части выводов о наличии либо отсутствии сходства между сравниваемыми обозначениями до степени смешения, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, данные выводы противоречат друг другу, поскольку фактически отражают позицию того лица, которое заказало исследование, в связи с чем к этим выводам следует отнестись критически.

При таких обстоятельствах, вывод Роспатента об отсутствии сходства до степени смешения спорного товарного знака с противопоставленными товарными знаками, а, следовательно, о соответствии спорного товарного знака подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не может быть признан основанным на правильном применении норм материального права и учитывающим все фактические обстоятельства.

В пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" изложена правовая позиция, согласно которой основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Исходя из этого, для признания недействительным ненормативного правового акта необходимо установление одновременно двух указанных оснований.

Как разъяснено в пункте 136 Постановления N 10, согласно статьям 1248, 1398, 1441, 1513 ГК РФ решения Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям, принятые по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, заявлений против выдачи патента на селекционное достижение, а также возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, могут быть оспорены в суде в установленном порядке.

При рассмотрении таких дел судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом, федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что возражение компании в части рассмотрено Роспатентом в отсутствие надлежащей оценки доводов компании, которые имеют значение для исхода спора, а также без надлежащей мотивированности выводов, положенных в основу принятого решения. Указанное свидетельствует о существенном нарушении Роспатентом процедуры рассмотрения возражения, что могло привести к принятию Роспатентом не соответствующего закону решения.

В пункте 138 Постановления N 10 содержится разъяснение, согласно которому, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Принимая во внимание, что Роспатентом не дана надлежащая оценка всем доводам, изложенным в возражении, фактическим обстоятельствам, на которые ссылался податель возражения, и доказательствам, представленным в материалы административного дела, коллегия судей считает необходимым в целях восстановления нарушенного права заявителя обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение компании в части доводов о несоответствии спорного товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ с учетом принятого по настоящему делу решения суда.

Судебные расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за подачу заявления, распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отнесены на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.05.2021 об отказе в удовлетворении возражения иностранного лица Nelovia LTD от 30.12.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 724346 как не соответствующее подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение иностранного лица Nelovia LTD от 30.12.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 724346 в указанной части с учетом настоящего решения суда.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) в пользу иностранного лица Nelovia LTD (George Katsounotos, 6, 3036, Limassol, Cyprus) в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления 3 000 (три тысячи) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

С.П. Рогожин

Судья

Ю.М. Сидорская