Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 июня 2022 г. N С01-593/2022 по делу N А40-111841/2021 Суд отменил вынесенное ранее апелляционное постановление и направил дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, поскольку суд, признав правомерность исчисления истцом компенсации исходя из паушального взноса, не мотивировал, каким образом им определена иная стоимость правомерного использования товарного знака, нежели та, которая предусмотрена лицензионным договором

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 июня 2022 г. N С01-593/2022 по делу N А40-111841/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 2 июня 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 2 июня 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Голофаева В.В., Рогожина С.П.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества Кировский завод "Красный инструментальщик" (ул. Карла Маркса, д. 18, г. Киров, 610020, ОГРН 1144345029058) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.02.2022 по делу N А40-111841/2021 и кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Вятский инструмент" (ул. Талалихина, д. 6-8/2, стр. 3, кв. 62, Москва, 109147, ОГРН 1207700019933) на решение Арбитражного суда города Москвы от 25.11.2021 по делу N А40-111841/2021 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.02.2022 по тому же делу

по исковому заявлению акционерного общества Кировский завод "Красный инструментальщик" к обществу с ограниченной ответственностью "Вятский инструмент", с участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью Торговый дом "Инструмент" (наб. Обводного канала, д. 134-136-138, литера ВН, пом. 1-Н, Санкт-Петербург, 190020, ОГРН 1197847095214) и индивидуального предпринимателя Гирева Алексея Викторовича (г. Киров, ОГРНИП 308434511600097), о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 570097 в размере 2 400 000 рублей.

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества Кировский завод "Красный инструментальщик" - Ардашева Н.М. (по доверенности от 20.08.2020);

от общества с ограниченной ответственностью "Вятский инструмент" - Каламкарян Э.Э. (по доверенности от 11.04.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество Кировский завод "Красный инструментальщик" (далее - завод) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Вятский инструмент" (далее - общество) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 570097 в размере 2 400 000 рублей (с учетом принятого судом на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации изменения предмета исковых требований).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, были привлечены общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Инструмент" (далее - торговый дом) и индивидуальный предприниматель Гирев Алексей Викторович (далее - предприниматель).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.11.2021 исковые требования удовлетворены частично: с общества в пользу завода взыскана компенсация в размере 100 000 рублей, в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.02.2022 решение Арбитражного суда города Москвы от 25.11.2021 изменено: с общества в пользу завода взыскана компенсация в размере 600 000 рублей, в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, завод, ссылаясь на неправильное применение судом апелляционной инстанции норм материального права, на нарушение норм процессуального права, на несоответствие выводов апелляционного суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит изменить или отменить постановление суда апелляционной инстанции в части отказа в удовлетворении исковых требований и направить дело на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

В обоснование кассационной жалобы завод указывает на то, что при правильном установлении фактических обстоятельств по делу и надлежащей оценке собранных доказательств судом апелляционной инстанции допущено нарушение подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), пункта 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) и пунктов 12 и 14 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выразившееся в отсутствии расчета и мотивирования размера удовлетворенной части исковых требований (600 000 рублей) и отказа во взыскании оставшейся части компенсации.

В отзыве на кассационную жалобу торговый дом просит удовлетворить кассационную жалобу завода.

Общество в представленном отзыве просит отказать в удовлетворении кассационной жалобы завода.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество, ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, на нарушение норм процессуального права, на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование кассационной жалобы общество указывает на то, что суд апелляционной инстанции при неверном толковании норм материального права, а именно пункта 2 статьи 1484 ГК РФ и положений заключенного лицензионного договора и дополнительного соглашения пришел к выводу о предоставлении лицензиатом лицензиару права использования товарного знака двумя способами, тогда как условиями договора предусмотрено четыре способа использования лицензиаром товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 570097 и N 588592.

Общество отмечает, что вследствие неверного толкования норм материального права и положений заключенного лицензионного договора судом апелляционной инстанции также неверно установлены факты использования ответчиком спорного обозначения двумя способами: путем предложения к продаже и продажи средств измерений.

Общество, возражая против выводов суда апелляционной инстанции, ссылается на то, что указанные в товаросопроводительном документе сведения не являются основанием для привлечения ответчика к ответственности за нарушение исключительного права истца на товарный знак.

По мнению общества, скриншот электронного письма без предоставления метаданных электронного сообщения не может являться доказательством факта отправки и не мог быть принят судами первой и апелляционной инстанций в качестве доказательств по делу, в связи с чем факт нарушения прав истца посредством отправления электронных писем считается недоказанным.

Общество, соглашаясь с доводом кассационной жалобы завода, обращает внимание на то, что постановление суда апелляционной инстанции не содержит расчет компенсации.

Истец в представленном отзыве возражает против изложенных в кассационной жалобе ответчика доводов, за исключением довода об отсутствии в постановлении суда апелляционной инстанции расчета компенсации.

Предприниматель отзывы на кассационные жалобы не представил.

Торговый дом и предприниматель, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства по рассмотрению кассационных жалоб, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в судебное заседание суда кассационной инстанции не явились, своих представителей не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

При этом ходатайств об отложении судебного заседания, об участии в судебном заседании посредством видеоконференц-связи при содействии иного суда, об участии в судебном заседании посредством веб-конференции, размещенной в информационной системе "Картотека арбитражных дел" указанные лица не представили.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах, применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах и отзывах на них.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, завод является правообладателем товарных знаков "" и "" по свидетельствам Российской Федерации N 570097 и N 588592.

Заводу стало, известно, что в целях предложения к продаже продукции общество в электронных письмах в адрес контрагентов, в счетах на оплату использует обозначение, сходное с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 570097, что подтверждается счетом ответчика на оплату от 15.01.2021 N 103, в котором содержится словосочетание "Красный инструментальщик в неизменном качестве". Аналогичным образом заполнен счет ответчика на оплату от 27.05.2021 N 1346.

В письме контрагента ответчика - предпринимателя поясняются обстоятельства заключения договора купли-продажи измерительного инструмента у ответчика: в октябре 2020 года сделка по приобретению предпринимателем толщиномера индикаторного обсуждалась с обществом с ограниченной ответственностью "НПО "КировИнструмент", в январе 2021 года счет на оплату с фразой "Красный инструментальщик в неизменном качестве" он получил от ответчика; переписка по заключению договора велась с представителем ответчика, который направлял письма и документы с почтового ящика: zavodkrin@mail.ru.

Поскольку претензионные требования истца к ответчику не были удовлетворены, завод обратился в Арбитражный суд города Москвы с настоящим иском.

Суд первой инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 1229, 1252, 1477, 1484, 1515 ГК РФ, разъяснениями Постановления N 10, установил факт незаконного использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтвержденный представленными в материалы дела доказательствами, и пришел к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика компенсации, установив ее в размере 100 000 рублей, исходя из расчета 1 200 000/4/12/*2*2.

Суд апелляционной инстанции, изменяя решение суда первой инстанции, указал, что не может согласиться с выводами суда первой инстанции в части размера, взысканной компенсации исходя из того, что лицензионным договором предусмотрено два способа использования обозначения.

Суд апелляционной инстанции, учитывая срок действия лицензионного договора, период и характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также с учетом приведенного расчета удовлетворил требования истца о взыскании компенсации в размере 600 000 рублей.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационных жалобах и отзывах на них, выслушав мнение присутствующих в судебном заседании представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

В данном случае истцом заявлено требование о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

Суд апелляционной инстанции обоснованно указал, что судом первой инстанции при частичном удовлетворении исковых требований были неверно установлены обстоятельства и критерии, явившиеся основанием определения размера компенсации.

Суд апелляционной инстанции также правильно учел, что ответчиком не оспорена стоимость права использования товарного знака, на которой основан расчет компенсации, и не представлены доказательства, позволяющие снизить размер компенсации.

Применительно к обстоятельствам рассматриваемого дела расчет суммы компенсации, представленный истцом, судом апелляционной инстанции был проверен на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения.

Суд апелляционной инстанции установил, что условиями лицензионного договора, предусмотрено два способа использования обозначения.

Суд апелляционной инстанции, признав правомерность исчисления истцом компенсации исходя из паушального взноса и установив, что оба способа использования товарного знака, предусмотренные лицензионным договором, фактически использованы ответчиком, при окончательном определении размера компенсации не мотивировал, каким образом им определена иная стоимость правомерного использования товарного знака, нежели та, которая предусмотрена лицензионным договором, не привел соответствующий расчет компенсации, что может свидетельствовать о произвольном установлении размера подлежащей взысканию компенсации.

В постановлении суда апелляционной инстанции указано лишь на обстоятельства, которые были им учтены при установлении размера компенсации, - срок действия лицензионного договора, период и характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, принципы разумности и справедливости, однако сам расчет размера компенсации в обжалуемом постановлении отсутствует. При этом из постановления суда апелляционной инстанции не ясно, каким образом апелляционный суд пришел к размеру компенсации 600 000 рублей.

Иных мотивов и оснований, в силу которых суд определил компенсацию в названном размере, в обжалуемом судебном акте не приведено.

Согласно пункту 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны: обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Принимая во внимание общеправовое требование определенности, ясности и недвусмысленности судебных актов, которое вытекает из конституционного принципа равенства всех перед законом и судом (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25.04.1995 N 3-П), необходимость обоснования размера компенсации является условием правильного применения норм материального права и принятия законных судебных актов.

Нарушение процессуального закона в части требований, предъявляемых к мотивировочной части постановления суда апелляционной инстанции, и игнорирование любого необходимого элемента мотивировочной части судебного акта дает повод усомниться в его законности, препятствует надлежащей проверке обжалуемого акта в суде кассационной инстанции.

Принимая во внимание, что определение размера компенсации относится к компетенции судов, рассматривающих спор по существу, а также то, что судом апелляционной инстанции, отменившим решение суда и принявшим новый судебный акт, не установлены в полной мере все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения настоящего дела, в то время как исследование доказательств и установление обстоятельств по делу не относится к полномочиям суда кассационной инстанции, судебная коллегия приходит к выводу о наличии оснований для отмены постановления апелляционного суда с направлением дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции (часть 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Доводы кассационной жалобы общества в части оспаривания выводов судов о доказанности факта нарушения обществом исключительного права на товарный знак подлежат отклонению, поскольку направлены на иную оценку доказательств, что не входит в компетенцию суд кассационной инстанции (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать всестороннюю оценку доводам лиц, участвующих в деле, определить размер компенсации с учетом обстоятельств дела, доводов и возражений участвующих в деле лиц, правовых позиций высшей судебной инстанции и, правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

Выводы, содержащиеся в настоящем постановлении, не предрешают результат спора, а указывают на необходимость его рассмотрения с соблюдением норм материального и процессуального права.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.02.2022 по делу N А40-111841/2021 отменить.

Дело N А40-111841/2021 направить на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин