Судебно-арбитражная практика по спорам, связанным с заключением, исполнением и расторжением договоров уступки патента и лицензионных договоров (В.Н. Евдокимова, "Гражданин и право", N 6, июнь 2002 г.)

Судебно-арбитражная практика по спорам,
связанным с заключением, исполнением и расторжением
договоров уступки патента и лицензионных договоров

Лицензионный договор и договор уступки патента являются относительно новыми разновидностями договорно-обязательственных отношений в России, а лицензионная торговля - новым, динамично развивающимся сектором отечественной экономики.

Становлению отечественного рынка запатентованных технологий, формированию "здорового" обычая делового оборота, "добрых нравов" в этой сфере в значительной степени способствует "опека" государственной структуры, а именно регистрация в Роспатенте лицензионных договоров и договоров об уступке патента, предусмотренная статьями 10 и 13 Патентного закона РФ. С 1991 по 2000 г. Роспатент осуществил регистрацию более чем 13 тыс. договоров. Процедура регистрации договоров служит обеспечению режима законности при их заключении и благотворно влияет на устойчивость отношений сторон. Однако, если учесть, что в качестве сторон зарегистрированных договоров обозначено свыше 30 тыс. физических и юридических лиц, возникновение коллизий между субъектами столь рисковых, долговременных договорных отношений в некоторых случаях представляется неизбежным.

Как показывает практика, интенсивному развитию внутригосударственного технологического рынка сопутствуют все присущие рыночным отношениям атрибуты, в том числе споры, связанные с заключением и исполнением договоров.

Право сторон договоров уступки патента и лицензионных договоров, как и всякое гражданское право, подлежит защите.

В соответствии со ст.31 Патентного закона споры о заключении и исполнении лицензионных договоров на использование охраняемых объектов промышленной собственности относятся к компетенции суда. В данной статье законодатель обошел своим вниманием договор уступки патента, однако это обстоятельство не является препятствием для рассмотрения в судах исков по договорам уступки патента.

Административный порядок рассмотрения такого рода споров действующим законодательством не предусмотрен. Это означает, что Роспатент не наделен полномочиями вмешиваться в разрешение спорных ситуаций, возникающих между сторонами договора. Только суд, приняв во внимание доводы обеих сторон договора и досконально исследовав все обстоятельства дела, с привлечением при необходимости лиц, правомочных выступать в качестве экспертов, вправе оценивать законность требований и обоснованность доводов сторон.

Обзор судебно-арбитражной практики целесообразно начать с судебных дел о порядке заключения договоров о передаче права на охраняемые объекты промышленной собственности и предоставлении права на их использование*(1). Споры о заключении и исполнении лицензионных договоров слушаются в открытых судебных заседаниях; содержание судебных решений не является конфиденциальным, однако по этическим соображениям автор считает необходимым обозначить стороны спора условно.

ТОО "И" (патентообладатель) обратилось в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа с иском к ОАО "Р" (лицензиат) о взыскании задолженности и штрафных санкций в значительной сумме по лицензионным договорам, подписанным сторонами 4 января 1994 г. и 10 декабря 1996 г. В ответ на это ОАО "Р" подало встречный иск о признании лицензионных договоров недействительными в связи с отсутствием решения о регистрации договоров в Роспатенте.

Заслушав стороны и исследовав материалы дела, суд нашел первоначальный иск необоснованным и не подлежащим удовлетворению, а встречный иск подлежащим удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

Договор, подписанный сторонами 4 января 1994 г., на момент слушания дела не был зарегистрирован в Роспатенте, в связи с чем патентообладатель не выполнил требование ст.13 Патентного закона РФ (несмотря на наличие в договоре условия о вступлении договора в силу с даты регистрации).

В отношении договора, подписанного сторонами 10 декабря 1996 г., требование обязательной регистрации выполнено, однако данный договор признан недействительным - как сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями деятельности.

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого АО, руководствуясь статьями 168, 173 ГК РФ, своим решением от 10 апреля 1998 г. признал спорные договоры недействительными с момента заключения, оставив исковые требования патентообладателя без удовлетворения.

Однако признание недействительным не зарегистрированного в Роспатенте договора по очевидным причинам далеко не всегда отвечает интересам лицензиата - принимающей стороны в договоре уступке патента. В ряде случаев добросовестный лицензиат на свой страх и риск не только несет затраты в связи с подготовкой к использованию запатентованного новшества, но и частично исполняет обязательства по платежам патентообладателю.

Поскольку моментом заключения лицензионного договора и договора уступки патента является именно момент регистрации, то практика рассмотрения дел по искам об уклонении патентообладателя от регистрации договора представляет особый интерес.

В соответствии с п.3 ст.165 ГК РФ "если сделка, требующая государственной регистрации совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется по решению суда". Следует отметить, что в данной норме предусмотрена возможность вынесения судом решения о регистрации сделки только при наличии следующих условий: сделка совершена в надлежащей форме (ст.160 ГК) и одна из сторон уклоняется от регистрации сделки.

Истец - ТОО "В" (лицензиат) - обратился в Тимирязевский межмуниципальный районный народный суд г. Москвы с иском к патентообладателю, которым просило обязать его произвести регистрацию в Роспатенте договора исключительной лицензии по данному патенту, мотивируя это нижеследующим.

Лицензионный договор был подписан сторонами 1 сентября 1994 г. и представлен патентообладателем в Роспатент с заявлением о регистрации 16 ноября 1994 г., но патентообладатель своим заявлением от 18 ноября 1994 г. отозвал договор без уведомления ТОО "В".

Уведомление об отзыве патентообладателем заявления о регистрации и прилагаемого к нему комплекта документов в адрес лицензиата направил Роспатент, благодаря чему лицензиат своевременно воспользовался правом, предоставленным ему пунктом 3 ст.165 ГК РФ.

Суд направил в Роспатент определение от 31 марта 1995 г. о наложении запрета на регистрацию любых договоров по патенту, являющемуся предметом договора, в целях обеспечения интересов истца. Следует отметить, что рекомендации истцу о необходимости такого определения были даны в уведомлении Роспатента, причем практика показала необходимость и своевременность этих мер. Патентообладатель-ответчик представил на регистрацию договор исключительной лицензии по данному патенту с другим лицом, и определение суда послужило Роспатенту основанием для отказа в регистрации этого договора.

Учитывая очевидность судебного решения по данному вопросу, ответчик предпочел пойти на заключение с истцом мирового соглашения непосредственно в судебном заседании 26 мая 1995 г., которое суд утвердил, руководствуясь статьями 219 (п.4), ст.220, 315 ГПК РФ. Руководствуясь статьями 138, 139 ГПК РСФСР, суд также вынес определение о снятии запрета на регистрацию лицензионных договоров по патенту, и частности договора между истцом и ответчиком. В конечном итоге регистрация данного договора была осуществлена по заявлению патентообладателя.

Мировым соглашением (подписанным сторонами спора и занесенным в протокол судебного заседания, закончилось дело по иску автора изобретения "Ветровая аккумулирующая электростанция" о нарушении авторских прав и договорных обязательств по оформлению изобретения истца к ответчику - сотруднику патентного бюро) закончилось дело N 2-4860, которое было рассмотрено в открытом судебном заседании Ломоносовского районного суда г.Архангельска 12 февраля 1998 г.

Как следует из содержания определения суда от 12 февраля 1998 г., истец обратился к ответчику с целью получить помощь в оформлении созданного им изобретения, предоставив ему соответствующие полномочия по ведению переписки с патентным ведомством. После получения патента истец обнаружил, что ответчик, вопреки договорным обязательствам, выступает соавтором и сообладателем патента. В суде ответчик настаивал на том, что им внесен определенный творческий вклад в создание указанного изобретения.

В судебном заседании стороны заявили о своем желании закончить дело миром. Истец отказался от оспаривания перед ответчиком авторства на изобретение с условием заключения договора о частичной уступке прав на указанный патент, согласно которому ответчик отказывается от сообладания патентом в пользу истца, становящегося единственным патентообладателем. Ответчик отказался от каких бы то ни было имущественных притязаний в связи с авторством на изобретение. В свою очередь, истец обязался оплатить ответчику затраты на выполнение работ по проведению патентного поиска, оформлению заявки на изобретение, ведению делопроизводства по заявке на изобретение. Перед утверждением мирового соглашения судом разъяснены истцу и ответчику последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу. В соответствии со ст.219 (п.5) и ст.220 ГПК РСФСР, в случае если суд прекращает производство по делу в связи с заключением мирового соглашения, утвержденного судом, вторичное обращение в суд по этому же делу теми же сторонами о том же предмете по тем же основаниям не допускается.

Принимая во внимание, что условия мирового соглашения не противоречат закону, не нарушают права и интересы других лиц, руководствуясь статьями 34, 165, 219 п.5, ст.220, ст.223 ГПК РСФСР, суд утвердил мировое соглашение, а Роспатент в установленном порядке осуществил регистрацию договора о частичной уступке права на патент. Как показывает судебная практика, споры об установлении авторства сложны, носят затяжной характер, что приводит, по существу, к блокированию патента на длительный срок. Такое решение данного спора представляется вполне приемлемым и отвечающим интересам сторон.

Широкое распространение получила практика подписания лицензионных договоров на основе мировых соглашений при рассмотрении в судах исков о нарушении патента.

Так, например, при рассмотрении в Пресненском межмуниципальном народном суде г.Москвы дела по иску патентообладателя к фирме "С" о нарушении прав по патенту "Печатающее устройство" и выплате компенсаций стороны заявили о достижении мирового соглашения, согласно которому патентообладателю выплачена компенсация. Патентообладатель предоставил фирме неисключительную лицензию на право использования изобретения. Стороны подписали лицензионный договор, а суд, руководствуясь статьей 220 АПК РСФСР, своим определением от 2 июня 1994 г. утвердил мировое соглашение.

По нашему мнению, такой способ решения споров о нарушении патентов в полной мере соответствует действующему законодательству, отвечает интересам сторон и является весьма интересным достижением отечественной судебной практики.

Совершенно иной вывод напрашивается при изучении решения Арбитражного суда Волгоградской области от 30 марта 1998 г. по иску патентообладателя (НИИ) к ОАК "Волг.", оставленного затем без изменения постановлением апелляционной инстанции от 10 сентября 1998 г.

Истец обратился в суд с иском о понуждении ответчика к заключению лицензионного договора на использование изобретений, охраняемых патентами. В обоснование истец представил суду доказательства использования данных изобретений на предприятии ответчика в течение длительного времени.

Удовлетворив требования истца, суд вынес следующее решение: "Признать факт нарушения ответчиком исключительного права истца на использование охраняемых объектов промышленной собственности и обязать ответчика заключить с истцом лицензионный договор на условиях, содержащихся в договоре, подписанном истцом".

Ответчик отказался подписать договор отказался. Истец представил в Роспатент на регистрацию лицензионный договор, подписанный только лицензиатом, ошибочно полагая, что данное судебное решение является основанием для регистрации договора, не отвечающего требованиям, установленным статьей 160 ГК РФ.

Данное решение в определенной степени обусловлено некорректностью иска. Руководствуясь статьей 14 Патентного закона РФ, при установлении факта нарушения патента патентообладатель вправе требовать прекращения нарушения и возмещения причиненных убытков, а иск заявлен о понуждении к заключению договора.

Вместе с тем принятие Арбитражным судом такого решения свидетельствует как о недостаточном понимании материальных норм Патентного закона, так и о пренебрежении запретом на понуждение к заключению договора, содержащимся в ст.421 ГК РФ.

Статья 13 Патентного закона, по нашему мнению, не может служить основанием для понуждения к заключению лицензионного договора на условиях, навязываемых одной из сторон. При принятии данного решения за пределами внимания суда осталось письмо ВАС РФ N С-13/ОСЗ-176 от 26 мая 1993 г. "О разъяснении Патентного закона РФ, принятого 23 сентября 1992 г.", предписывающее, что "споры, связанные с заключением лицензионных договоров на использование охраняемых объектов промышленной собственности, подведомственны арбитражным судам, если имеется соглашение сторон о передаче возникшего или могущего возникнуть спора на разрешение арбитражного суда".

Приведенные примеры позволяют сделать следующие выводы.

Рассматривая спор об уклонении патентообладателя от регистрации договора об уступке патента или лицензионного договора, суд должен предварительно установить, соблюдены ли требования к оформлению, достигнуто ли сторонами договора соглашение по всем существующим условиям договора (ст.160, 165, 432 ГК РФ).

В этой связи уместно напомнить, что существенными условиями лицензионного договора, наличие договоренности в отношении которых обязательно на момент регистрации договора в Роспатенте, являются условия о предмете договора, объеме передаваемых прав, т.е. о виде лицензии, платежах, территории и сроке действия договора (ст.13 Патентного закона РФ, п.6 Правил рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца*(2)

Решение суда по удовлетворению иска, связанного с уклонением стороны от государственной регистрации, не способно заменить собой регистрацию договора. Данное решение служит для Роспатента основанием для осуществления регистрации договора. Следовательно, моментом заключения как договора уступки патента, так и лицензионного договора, а также моментом перехода прав, возникновения прав и обязанностей по договору и в этом случае является момент регистрации (ст.8, 433 ГК РФ).

С учетом этого очевидна необходимость рассмотрения договора на предмет соответствия его положений требованиям Патентного закона РФ и ГК РФ, так как в соответствии с п.3 Правил рассмотрения и регистрации договоров уступки патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленности образца, наличие в договоре противоречащих действующему законодательству и взаимоисключающих положений препятствует регистрации лицензионного договора или договора уступки патента. Для устранения такого препятствия может потребоваться новое судебное разбирательство. Следует отметить, что статья 47 ГК РСФСР 1964 г. содержала оговорку о возможности удовлетворения иска, связанного с уклонением стороны от государственной регистрации, только при условии, что сделка не содержит ничего противозаконного.

В свою очередь, истцу (лицензиат, принимающая сторона в договоре уступки патента) необходимо удостовериться, что патент действителен на момент подачи искового заявления. На практике есть случаи, когда лицензиат понуждает патентообладателя к регистрации лицензионного договора по патенту, прекратившему действие из-за неуплаты пошлины (ст.30 Патентного закона РФ), имея возможность использовать изобретение без заключения договора. При этом следует иметь в виду, что досрочное прекращение действия патента может быть обусловлено также иными причинами - патент может быть оспорен и признан недействительным в соответствии со ст.29 Патентного закона РФ.

Данные выводы подтверждаются практикой. Так, Боровский районный суд Калужской области не удовлетворил иск ООО "Т", требовавшего вынести решение о регистрации лицензионного договора с физическим лицом - обладателем свидетельств на полезную модель, подписанного сторонами 25 июня 1999 г., несмотря на то что обязательства по договору были частично исполнены истцом. Основаниями для отклонения исковых требований в части регистрации договора послужило отсутствие соглашения сторон по одному из существенных условий договора, а также наличие положения, противоречащего ст.13 Патентного закона РФ, а именно о том, что, предоставив неисключительное право на использование изобретения, патентообладатель, вопреки определению договора неисключительной лицензии, принял на себя обязательства не предоставлять лицензии третьим лицам в пределах территории и срока действия договора. Кроме того, один из охранных документов уже на момент подписания договора, т.е. задолго до подачи искового заявления, прекратил действие из-за неуплаты пошлины за поддержание его в силе.

То есть обращение в суд по поводу уклонения патентообладателя от регистрации договора целесообразно при условии, если соблюдены требования к его оформлению и договор не содержит положений, противоречащих закону. Только в таком случае договор может быть "исцелен". При одновременном нарушении требований о форме сделки, о ее регистрации и/или несоответствии ее положений требованиям закона суд бессилен.

В.Н. Евдокимова,

начальник Отдела лицензий и договорных отношений Роспатента,

кандидат юридических наук

"Гражданин и право", N 6, июнь 2002 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Споры о заключении и исполнении лицензионных договоров слушаются в открытых судебных заседаниях; содержание судебных решений не является конфиденциальным, однако по этическим соображениям автор считает необходимым обозначить стороны спора условно.

*(2) См. подробное: Евдокимова В.Н. Комментарий к Правилам рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца/ Комментарий к законодательству об охране интеллектуальной собственности. М.: Фонд "Правовая культура", 1997.