Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 июля 2022 г. N С01-681/2021 по делу N СИП-978/2019 Суд оставил без изменения решение по делу о признании недействительным решения Роспатента против выдачи патента на изобретение, поскольку довод кассационной жалобы об отсутствии оценки судом первой инстанции дополнительных источников информации не может повлиять на оценку судом правомерности решения Роспатента, принятого без учета этих источников

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 июля 2022 г. по делу N СИП-978/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 27 июня 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 1 июля 2022 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Ника-Петротэк" (ул. Толмачева, д. 22, кв. 5, г. Екатеринбург, 620075, ОГРН 1147746303737) и Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 03.03.2022 по делу N СИП-978/2019

по заявлению индивидуального предпринимателя Шмотьева Сергея Федоровича (г. Екатеринбург) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 02.10.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 10.04.2019 против выдачи патента Российской Федерации N 2235702 на изобретение.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Плинер Сергей Юрьевич (г. Екатеринбург) и общество с ограниченной ответственностью "Ника-Петротэк".

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Шмотьева Сергея Федоровича - Абрамов Т.А. (по доверенности от 10.11.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старцева Д.Б. (по доверенности от 24.02.2022 N 04/32-377/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Ника-Петротэк" - Зверева Н.С. (по доверенности от 13.01.2020), Голунов С.А. (по доверенности от 20.01.2022);

от Плинера Сергея Юрьевича - Марканов Д.Ю. (по доверенности от 13.06.2022).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Шмотьев Сергей Федорович обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 02.10.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 10.04.2019 против выдачи патента Российской Федерации N 2235702 на изобретение "Способ изготовления керамических расклинивателей нефтяных скважин".

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Плинер Сергей Юрьевич и общество с ограниченной ответственностью "Ника-Петротэк" (далее - общество "Ника-Петротэк").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2021 требования удовлетворены: решение Роспатента от 02.10.2019, принятое по результатам рассмотрения возражения от 10.04.2019 против выдачи патента Российской Федерации N 2235702 на изобретение, признано недействительным как не соответствующее нормам пункта 2 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Суд обязал административный орган восстановить правовую охрану патента Российской Федерации N 2235702 на изобретение.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2021 решение Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2021 отменено.

Дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 03.03.2022 требования Шмотьева С.Ф. удовлетворены, решение Роспатента от 02.10.2019, принятое по результатам рассмотрения возражения от 10.04.2019 против выдачи патента Российской Федерации N 2235702 на изобретение, признано недействительным как не соответствующее нормам пункта 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-I (далее - Патентный закон).

Суд первой инстанции обязал административный орган повторно рассмотреть возражение общества "Ника-Петротэк" от 10.04.2019 против выдачи патента Российской Федерации N 2235702 на изобретение.

Не согласившись с решением Суда по интеллектуальным правам от 03.03.2022, общество "Ника-Петротэк" и Роспатент обратились в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационными жалобами.

В кассационных жалобах, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, на несоответствие его выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, общество "Ника-Петротэк" и Роспатент просят отменить решение от 03.03.2022 и направить дело на новое рассмотрение.

Представитель Шмотьева С.Ф. и Плинера С.Ю. посредством системы "Мой арбитр" 17.06.2022 направил в президиум Суда по интеллектуальным правам единый отзыв упомянутых участников дела на кассационные жалобы Роспатента и общества "Ника-Петротэк", вместе с тем доказательства направления указанного отзыва в материалы дела не представлены.

В судебное заседание 27.06.2022 явились представители лиц, участвующих в деле.

Представитель общества "Ника-Петротэк" отметил, что отзыв Шмотьева С.Ф. и Плинера С. Ю. был получен обществом "Ника-Петротэк" по электронной почте лишь 24.06.2022, в связи с этим представитель указал на невозможность заблаговременного ознакомления с данным документом, по этой причине ходатайствовал об отложении судебного заседания для подготовки позиции по доводам, изложенным в отзыве Шмотьева С.Ф. и Плинера С.Ю.

В связи с изложенной позицией общества "Ника-Петротэк" представитель Шмотьева С.Ф. не настаивал на приобщении к материалам дела упомянутого отзыва.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отказал в приобщении к материалам дела отзыва на кассационные жалобы Роспатента и общества "Ника-Петротэк" ввиду непредставления доказательств направления процессуального документа указанным участникам дела (пункт 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции").

Представители Роспатента и общества "Ника-Петротэк" поддержали доводы, изложенные в кассационных жалобах.

Представители Шмотьева С.Ф. и Плинера С.Ю. возражали против удовлетворения кассационных жалоб.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, патент Российской Федерации N 2235702 на изобретение "Способ изготовления керамических расклинивателей нефтяных скважин" (индексы Международной патентной классификации - С04В 35/16 (2006.01), С04В 35/20 (2006.01), С04В 35/22 (2006.01), Е21В 43/267 (2006.01)) был выдан по заявке N 2002127076 с датой приоритета 10.10.2002 с указанием в качестве патентообладателей Шмотьева С.Ф. и Плинера С.Ю.

Указанный патент действовал со следующей формулой:

"Способ изготовления керамических расклинивателей нефтяных скважин, характеризующийся тем, что в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или метасиликат кальция, который последовательно измельчают, гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 и обжигают при температуре 1215-1290°С.".

Против выдачи данного патента на основании пункта 2 статьи 1398 ГК РФ 10.04.2019 общество "Ника-Петротэк" подало возражение, мотивированное несоответствием изобретения по этому патенту условиям патентоспособности "промышленная применимость" и "изобретательский уровень".

Для подтверждения доводов, указанных в возражении, общество "Ника-Петротэк" представило в том числе следующие источники информации:

патентный документ RU 2163227 С1 (далее - источник информации 1);

ГОСТ Р 51761-2001 "Пропанты алюмосиликатные. Технические условия", ИПК Издательство стандартов, М., 2001 г. (далее - источник информации 2);

Горшков B.C. и др., "Физическая химия силикатов и других тугоплавких соединений", М., Высшая школа, 1988, с. 242-247, С. 340-343 (далее - источник информации 5);

Кнунянц И.Л., "Химия. Большой энциклопедический словарь", 2-е издание, "Большая Российская энциклопедия", М., 1998, С. 309 (далее - источник информации 6);

Будников П.П., "Химическая технология керамики и огнеупоров", Из-во литературы по строительству, М., 1972, С. 318-320 (далее - источник информации 7);

Балкевич В.Л., "Техническая керамика: Учеб. пособие для втузов", 2-е изд., перераб. и доп., М., Стройиздат, 1984, С. 72, 73, С. 170-175 (далее - источник информации 8);

Кнунянц И.Л., "Химическая энциклопедия", Советская энциклопедия, т. 2, М., 1990, С. 298 (далее - источник информации 10);

Бобкова М.Н., "Физическая химия силикатов и тугоплавких соединений", Минск, Высшая школа, 1984, С. 96, 108, 109 (далее - источник информации 11);

патентный документ RU 2098618 С1 (далее - источник информации 13);

Усов П.Г. и др., "Новая керамика для высокочастотной техники", Известия томского ордена октябрьской революции и трудового красного знамени политехнического института имени С.М. Кирова, т. 259, Томск, 1975, с. 3-6 (далее - источник информации 16);

Усов П.Г. и др., "Получение керамики с диопсидовой кристаллической фазой на основе тремолита", Известия томского ордена октябрьской революции и трудового красного знамени политехнического института имени С.М. Кирова, т. 250, Томск, 1975, С. 36-39 (далее - источник информации 19).

Поскольку общество "Ника-Петротэк" отозвало возражение в части доводов о несоответствии спорного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость", Роспатент не проводил анализ технического решения в этой части.

Решением Роспатента от 02.10.2019 возражение было удовлетворено, спорный патент признан недействительным полностью вследствие его несоответствия условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Принимая данное решение, административный орган исходил из того, что наиболее близким аналогом способа по спорному патенту является способ, раскрытый в источнике информации 1 и характеризующий механизм получения керамических расклинивателей нефтяных скважин.

Роспатент установил, что способ, раскрытый в источнике информации 1, включает спекание керамического материала, его измельчение, гранулирование и обжиг при температуре 1150-1350°С (т.е. включая диапазон 1215-1290°С).

Административный орган отметил в решении, что способ, характеризующий спорное изобретение, отличается от способа, известного из источника информации 1, тем, что в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или метасиликат кальция, а материал гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 .

Роспатент счел, что в формуле изобретения по спорному патенту содержится ряд выраженных альтернативными понятиями признаков, характеризующих несколько альтернативных вариантов выполнения способа по указанному патенту. К таким признакам, в частности, относятся признаки, касающиеся использования либо метасиликата магния, либо метасиликата кальция, либо совместного использования метасиликата магния и метасиликата кальция.

В качестве технического результата в описании спорного изобретения названо повышение прочности при одновременном снижении твердости и насыпного веса керамических расклинивателей.

Исследовав описание спорного изобретения, Роспатент счел, что из него не следует причинно-следственная связь между отличительными признаками спорного изобретения и заявленным техническим результатом.

Таким образом, административный орган установил, что при оценке соответствия изобретения по спорному патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень" подтверждения известности влияния указанных отличительных признаков на технический результат не требуется.

Кроме того, Роспатент проанализировал иные противопоставленные источники информации, установив следующее:

известно использование метасиликата магния для получения магнезиальных керамических материалов (источники информации 5-7);

известно использование метасиликата кальция (волластонита) для получения керамических материалов (источники информации 8, 10, 11);

известно использование метасиликата кальция-магния (диопсида) для получения керамических материалов (источники информации 16 и 19);

известно, что при получении расклинивателей грануляцию сырых гранул перед их обжигом осуществляют до насыпного веса больше 1 (т.е. включая диапазон не менее 1,2 ) (источник информации 13).

Данные обстоятельства послужили основанием для вывода Роспатента о том, что из уровня техники известны решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками изобретения по спорному патенту и касающиеся того, что в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или метасиликат кальция, а материал гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 . Следовательно, возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение по спорному патенту не соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Считая принятое административным органом решение от 02.10.2019 незаконным, Шмотьев С.Ф. обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

В поданном в суд заявлении Шмотьев С.Ф. оспаривал выводы Роспатента, касающиеся квалификации признаков спорного изобретения, считая, что все они являются взаимосвязанными и вследствие этого для признания изобретения не соответствующим условиям патентоспособности должны быть известны не из разных источников информации, а из одного.

Шмотьев С.Ф. выражал несогласие с позицией административного органа об известности из источника информации 13 признака спорного изобретения "насыпной вес сырых гранул больше 1,2 ".

Патентообладатель считал, что Роспатент неправильно определил технический результат, на достижение которого направлено спорное изобретение, и, соответственно, пришел к тому ошибочному заключению, что ряд признаков спорного изобретения не влияют на технический результат.

В такой ситуации Шмотьев С.Ф. ссылался на порочность вывода административного органа о том, что для признания спорного изобретения не соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень" достаточно установления известности его отличительных от ближайшего аналога признаков из уровня техники без подтверждения известности их влияния на достигаемый спорным изобретением технический результат.

При первом рассмотрении дела суд первой инстанции признал, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Суд первой инстанции определил, что с учетом даты приоритета патента Российской Федерации на изобретение N 2235702 (10.10.2002), а также даты поступления возражения против выдачи спорного патента (10.04.2019) законодательство, применимое для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту, включает ГК РФ (в соответствующих редакциях) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 17.04.1998 N 82 (далее - Правила N 82).

К участию в деле был привлечен специалист, а также была проведена комплексная судебная экспертиза (эксперты Туленинов А.Н. и Жарова Н.И.).

Проверив оспариваемое решение административного органа по существу, в том числе приняв во внимание пояснения специалиста и заключение экспертизы, суд первой инстанции признал его не соответствующим требованиям пункта 2 статьи 1350 ГК РФ и нарушающим права и законные интересы Шмотьева С.Ф., что и послужило основанием для признания решения недействительным.

Отменяя решение суда первой инстанции и направляя дело на новое рассмотрение, президиум Суда по интеллектуальным правам исходил из того, что суд первой инстанции неправильно определил законодательство, применимое для оценки охраноспособности спорного изобретения, и устанавливал фактические обстоятельства дела на основании законодательства, не подлежащего применению: с учетом даты приоритета спорного изобретения (10.10.2002) к оценке его охраноспособности подлежит применению пункт 1 статьи 4 Патентного закона, а не пункт 2 статьи 1350 ГК РФ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам дополнительно указал на недопустимость постановки перед экспертами и привлекаемыми к рассмотрению дела специалистами вопросов правового характера, а также на то, что при назначении комплексной экспертизы перед каждым из экспертов ставятся вопросы, относящиеся к его компетенции.

При новом рассмотрении дела суд первой инстанции осуществил проверку оспариваемого ненормативного правового акта на соответствие требованиям пункта 1 статьи 4 Патентного закона, а также Правил N 82.

Проанализировав формулу спорного изобретения, суд первой инстанции констатировал, что она описывает способ, назначением которого является изготовление керамических расклинивателей нефтяных скважин.

Суд первой инстанции подтвердил, что формула спорного изобретения содержит альтернативные варианты выполнения способа: в качестве керамического материала могут быть использованы метасиликат магния, либо метасиликат кальция, либо их смесь.

Суд первой инстанции отклонил довод Шмотьева С.Ф. о взаимосвязанности всех признаков, характеризующих спорное изобретение, указав, что альтернативные признаки, характеризующие использование в качестве керамического материала метасиликата магния и/или метасиликата кальция, являются функционально самостоятельными.

Суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента, касающимся выбора наиболее близкого аналога спорного изобретения: техническое решение, известное из источника информации 1, является способом того же назначения, что спорное изобретение (пункт 3.2.4.2 Правил N 82).

Суд первой инстанции признал правильными выводы административного органа, касающиеся отличительных от ближайшего аналога признаков спорного изобретения:

в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или метасиликат кальция;

материал гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 .

Суд первой инстанции подтвердил, что из источников информации 5-7, 8, 10, 11, 16 и 19 известно использование метасиликата магния и/или метасиликата кальция для получения керамических материалов.

Однако поскольку из этих источников не известно использование метасиликата магния и/или метасиликата кальция в качестве расклинивателей, у суда первой инстанции возникли сомнения в правильности вывода административного органа об известности соответствующих признаков формулы спорного изобретения из представленных с возражением источников информации.

Проверяя вывод Роспатента об известности из источника информации 13 признака формулы спорного изобретения, характеризующего грануляцию материала до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 , суд первой инстанции установил, что из этого противопоставленного источника следует информация об осуществлении грануляции до насыпного веса больше 1 , т.е. о более широком диапазоне насыпного веса используемых гранул. Кроме того, суд первой инстанции отметил, что известные из этого источника информации материалы не являются метасиликатами магния и/или метасиликатами кальция, в связи с чем для этих материалов нельзя аппроксимировать известные значения насыпной плотности гранул.

Приняв во внимание пояснения привлеченного к участию в деле специалиста, изучив содержание описания спорного изобретения, суд первой инстанции отклонил довод Шмотьева С.Ф. о неправильном определении административным органом технического результата, на достижение которого направлено спорное изобретение, и констатировал: технический результат заключается в повышении прочности при одновременном снижении твердости и насыпного веса керамических расклинивателей.

Суд первой инстанции проверил вывод Роспатента о том, что в описании спорного изобретения не раскрыта причинно-следственная связь между отличительными от ближайшего аналога признаками формулы спорного изобретения и техническим результатом.

С целью получения специальных знаний для разрешения этого вопроса суд первой инстанции назначил дополнительную экспертизу, после приобщения к материалам дела экспертного заключения эксперт был опрошен в судебном заседании, от привлеченного к участию в деле специалиста получена консультация.

Изучив заключение эксперта, приняв во внимание пояснения эксперта и консультацию специалиста, исследовав содержание описания спорного изобретения, суд первой инстанции сделал вывод о том, что отличительные от ближайшего аналога признаки спорного изобретения влияют на достижение заявленного для спорного изобретения технического результата.

По результатам анализа описания, используя специальные познания привлеченного к участию в деле специалиста, суд первой инстанции отклонил довод общества "Ника-Петротэк" о том, что совокупностью признаков формулы спорного изобретения заявленный для него технический результат не достигается (поскольку для его достижения необходимы спекающие добавки), указав, что совокупность признаков формулы спорного изобретения является необходимой и достаточной для достижения заявленного для спорного изобретения технического результата. Добавление при изготовлении керамических расклинивателей спекающих добавок также влияет на эксплуатационные характеристики керамических материалов, однако повышение их плотности и прочности достигается и без их применения.

В такой ситуации суд первой инстанции признал, что Роспатент сделал ошибочный вывод об отсутствии необходимости выявления известности из противопоставленных источников влияния этих отличительных признаков на достигаемый спорным изобретением технический результат.

В итоге, признав порочными выводы административного органа об известности из противопоставленных источников отличительных от ближайшего аналога признаков формулы спорного изобретения, а также об отсутствии необходимости выявления известности влияния этих отличительных признаков на достигаемый спорным изобретением технический результат, суд первой инстанции признал оспариваемый ненормативный правовой акт не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 4 Патентного закона и обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение общества.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, изложенные в кассационных жалобах, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что их заявители не оспаривают вывод суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на вынесение оспариваемого решения, о применимом законодательстве, о выборе ближайшего аналога спорного изобретения и об определении отличительных от ближайшего аналога признаков формулы спорного изобретения, о техническом результате, на достижение которого оно направлено.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

В кассационной жалобе Роспатент утверждает, что из источников информации 5-8, 10, 11, 16 и 19 известно использование метасиликата магния и метасиликата кальция для получения керамических материалов. Таким образом, указанные признаки, по мнению административного органа, свидетельствует о том, что качестве керамического материала для изготовления керамических расклинивателей может быть использован метасиликат магния и/или метасиликат кальция. Вывод суда первой инстанции о неизвестности из приведенных источников информации данных признаков, по утверждению Роспатента, не соответствует пункту 1.6.2.2 Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 08.07.1999 N 134 (далее - Рекомендации N 134).

Так, Роспатент считает, что суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что использование керамического материала метасиликат магния и/или метасиликат кальция является функционально самостоятельным признаком, однако не учел, что согласно пункту 1.6.2.2 Рекомендаций N 134 известность функционально самостоятельного признака, характеризующего "материал", подтверждается известностью его использования как в объектах, так и в их частях, безотносительно к назначению этих объектов и их частей.

Таким образом, по мнению административного органа, указание судом первой инстанции на необходимость учитывать назначение объекта ("изготовление керамических расклинивателей нефтяных скважин") при оценке известности признака "в качестве керамического материала метасиликата магния и/или метасиликата кальция" противоречит положениям пункта 1.6.2.2 Рекомендаций N 134.

В отношении известности названного признака Роспатент утверждает: суд первой инстанции не учел то, что признак, характеризующий "изготовление керамических расклинивателей нефтяных скважин", в дословной формулировке содержится в источнике информации 1, а также ссылается на то, что источники информации 5-8, 10, 11, 16 и 19 были приведены для подтверждения известности использования в качестве керамического материала метасиликата магния и/или метасиликата кальция.

Административный орган вместе с тем отмечает, что возможность использования в качестве керамического материала метасиликата магния и/или метасиликата кальция, в том числе для получения огнеупоров, также следует из заключения эксперта Жаровой Н.И. от 24.11.2020.

Роспатент не согласен с тем выводом суда первой инстанции, что оценивать технический результат в отрыве от конкретного материала (метасиликат магния и/или кальция) исходя из насыпного веса сырых гранул вещества неверно.

По мнению административного органа, данный вывод суда первой инстанции противоречит его выводу о функциональной самостоятельности признаков спорного изобретения.

Роспатент указывает, что вывод суда о подтверждении описанием спорного патента наличия причинно-следственной связи между указанными отличительными признаками и упомянутым в данном описании техническим результатом не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

В связи с этим административный орган обращает внимание на то, что в описании к спорному патенту отсутствуют сведения о методе получения существующих алюмосиликатных расклинивателей, о режимах и операциях, используемых для их изготовления, а также отмечает, что во всех трех примерах при получении расклинивателей по спорному патенту используют спекающие добавки, которые, по мнению Роспатента, могут влиять на эксплуатационные характеристики керамических материалов, в частности на плотность и прочность. Административный орган отмечает, что количество используемых спекающих добавок в описании к спорному патенту не отражено.

Таким образом, административный орган утверждает: приведенные в описании к спорному патенту примеры 1-3 не подтверждают, что улучшение свойств расклинивателя достигается тем, что в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или метасиликат кальция, а материал гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 .

С учетом изложенного Роспатент указывает, что из описания спорного патента не следует наличие причинно-следственной связи между его отличительными признаками и упомянутым в описании техническим результатом, данные признаки, по мнению административного органа, не влияют на достижение технического результата.

Помимо прочего, Роспатент не согласен с выводом суда первой инстанции о том, что добавки лишь ускоряют процесс спекания или снижают температуру спекания, и отмечает, что данный вывод противоречит представленным в материалы дела доказательствам.

Административный орган также утверждает, что консультация специалиста Яковлева Р.Ю. ошибочно положена в основу решения суда первой инстанции ввиду наличия противоречий в выводах специалиста при выяснении имеющих для дела обстоятельств и их необоснованности.

В кассационной жалобе общество "Ника-Петротэк" указывает, что суд первой инстанции не устранил ранее допущенные нарушения норм материального и процессуального права, послужившие основаниями для отмены первоначального решения Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2021.

Так, общество "Ника-Петротэк" утверждает, что при назначении дополнительной экспертизы Жаровой Н.И. суд первой инстанции поставил некорректный вопрос, поручил ее проведение эксперту, ранее нарушавшему нормы процессуального права при проведении первоначальной экспертизы, а также не учел результаты опроса эксперта Жаровой Н.И. в судебном заседании 03.02.2022.

По мнению общества "Ника-Петротэк", при рассмотрении спора суд первой инстанции оценил доказательства избирательно, не в их совокупности и не в полном объеме; выводы суда противоречат большинству представленных доказательств, которым не дана надлежащая правовая оценка.

Общество "Ника-Петротэк" считает, что суд первой инстанции неверно применил положения пункта 1.6.2.2 Рекомендаций N 134, согласно которому известность функционально самостоятельного признака "материал" подтверждается известностью его использования как в известных объектах, так и в их частях, безотносительно к назначению этих объектов и их частей.

Общество "Ника-Петротэк" настаивает на том, что из источника информации 13 известен признак "при получении расклинивателей грануляцию сырых гранул перед обжигом осуществляют до насыпного веса больше 1 (т.е. включая диапазон не менее 1,2 )".

Общество "Ника-Петротэк" утверждает, что материалами дела подтверждается недостаточность исследуемых признаков спорного патента для достижения технического результата, и в связи с этим ссылается на дополнительные источники информации, представленные Роспатентом и обществом "Ника-Петротэк" на стадии судебного разбирательства.

Помимо прочего, по мнению общества "Ника-Петротэк", привлеченные эксперт Жарова Н.И. и специалист Яковлев Р.Ю. в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции высказывались по правовым вопросам, что, в свою очередь, предопределило решение суда первой инстанции.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 4 Патентного закона изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.5.3 Правил N 82 изобретение признается соответствующим указанному требованию, если не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

определение наиболее близкого аналога (прототипа) (шаг 1);

выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от этого наиболее близкого аналога (отличительных признаков) (шаг 2);

выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения (шаг 3), и анализ этих решений для установления известности влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат (шаг 4) (пункт 1.6.2.1 Рекомендаций N 134).

В подпункте 7 пункта 19.5.3 Правил N 82 указано, что подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется, если в отношении этих признаков такой результат не определен заявителем или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается (в этом случае отсутствует необходимость выполнения шага 4).

При проверке правильности выбора Роспатентом наиболее близкого аналога спорному изобретению суд первой инстанции согласился с выводом административного органа о том, что таким аналогом следует считать источник 1.

Между лицами, участвующими в деле, отсутствует спор о том, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы изобретения по спорному патенту, отличается от ближайшего аналога рядом признаков - в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или метасиликат кальция; керамическое сырье гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 .

Роспатент признал, что отличительные от ближайшего аналога признаки спорного изобретения известны из представленных с возражением источников информации.

Суд первой инстанции не согласился с этими выводами административного органа, констатировав следующее:

из источников информации 5-7, 8, 10, 11, 16 и 19 известно использование метасиликата магния и/или метасиликата кальция для получения керамических материалов, однако не известно использование метасиликата магния и/или метасиликата кальция в качестве расклинивателей;

из источника информации 13 известны сведения об осуществлении грануляции до насыпного веса больше 1 , т.е. о более широком диапазоне насыпного веса используемых гранул по сравнению в диапазоном, приведенным в качестве признака спорного изобретения (гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 ), известные из этого источника информации материалы не являются метасиликатами магния и/или метасиликатами кальция, в связи с чем для этих материалов нельзя аппроксимировать известные значения насыпной плотности гранул.

Роспатент и общество "Ника-Петротэк" выражают несогласие с выводом суда первой инстанции о том, что выявленные из перечисленных источников информации сведения не свидетельствуют об известности отличительных признаков формулы спорного изобретения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает приведенные в кассационных жалобах доводы заслуживающими внимания.

Роспатент и суд первой инстанции установили, что ближайший аналог спорного изобретения характеризует способ изготовления расклинивателей нефтяных скважин.

Одним из отличительных от ближайшего аналога признаков формулы спорного изобретения является применяемый керамический материал - метасиликат магния и/или метасиликат кальция.

Суд первой инстанции констатировал, что используемый керамический материал представляет собой функционально самостоятельные признаки (с учетом того, что могут быть использованы альтернативные варианты керамического материала).

В такой ситуации достаточным для вывода об известности этих отличительных признаков из противопоставленных источников является известность использования метасиликата магния и/или метасиликата кальция для получения керамических материалов.

Суд первой инстанции согласился с выводом административного органа об известности из источников информации 5-7, 8, 10, 11, 16 и 19 использования метасиликата магния и/или метасиликата кальция для получения керамических материалов.

Установленных судом первой инстанции обстоятельств достаточно для вывода об известности из противопоставленных источников информации этих отличительных признаков формулы спорного изобретения.

Позиция суда первой инстанции о необходимости известности применения этих материалов в качестве керамических расклинивателей является ошибочной и противоречит правильному выводу суда первой инстанции о функциональной самостоятельности признаков, характеризующих применяемый керамический материал.

Аналогичный методологический подход приведен в пункте 1.6.2.2 Рекомендаций N 134, на что справедливо указывает Роспатент: если признак является функционально самостоятельным, в том числе материал, используемый в способе, то в процессе анализа уровня техники проводится поиск решений, которым может быть присущ этот функционально самостоятельный признак; поиск таких признаков проводится как в известных объектах, так и в их частях, безотносительно к назначению этих объектов и их частей.

С учетом изложенного вывод суда первой инстанции о неизвестности из противопоставленных источников признаков, характеризующих применяемый в способе материал, является ошибочным, в то время как вывод административного органа об известности этих признаков - правильным.

В отношении признака формулы спорного изобретения "гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 " суд первой инстанции подтвердил мнение Роспатента об известности из источника информации 13 сведений об осуществлении грануляции до насыпного веса больше 1 .

Делая вывод о неизвестности этого отличительного признака из противопоставленного источника, суд первой инстанции указал:

на несовпадение диапазонов;

на неизвестность из этого источника информации о применении метасиликатов магния и/или метасиликатов кальция.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что, указывая на несовпадение диапазонов, суд первой инстанции не учел, что спорный диапазон (от 1,2 г/см3 и более) полностью входит в известный диапазон (более 1 г/см3), при этом спорный диапазон не является существенно более узким по сравнению с известным диапазоном, а его начальное значение незначительно удалено от начального значения известного диапазона.

В такой ситуации позиция суда первой инстанции, основанная на несовпадении диапазонов, является несостоятельной.

Указание суда первой инстанции на неизвестность из противопоставленного источника информации применения метасиликатов магния и/или метасиликатов кальция не может свидетельствовать о неизвестности признака, характеризующего насыпной вес сырых гранул не менее 1,2 г/см3, поскольку суд первой инстанции правильно признал исследуемый признак функционально самостоятельным.

С учетом изложенного вывод суда первой инстанции о неизвестности из источника информации 13 признака, характеризующего насыпной вес гранул, является ошибочным, в то время как вывод административного органа об известности этого признака - правильным.

Таким образом, шаги 1-3 Роспатент выполнил верно.

Вместе с тем в рамках анализа правильности использованной Роспатентом методологии проверки изобретения на соответствие условию патентоспособности "изобретательский уровень" суд первой инстанции также проверил и вывод Роспатента об отсутствии необходимости выполнения шага 4 вследствие того, что отличительные от ближайшего аналога признаки формулы спорного изобретения не влияют на достижение заявленного для изобретения технического результата.

В ходе такой проверки суд первой инстанции выяснил, что в описании спорного изобретения содержится информация о причинно-следственной связи между отличительными от ближайшего аналога признаками спорного изобретения и заявленным для него техническим результатом. Кроме того, на основании описания спорного изобретения с применением специальных познаний в соответствующей области техники суд первой инстанции установил, что заявленный технический результат спорного изобретения достигается совокупностью его признаков.

Роспатент и общество "Ника-Петротэк" в своих кассационных жалобах выражают несогласие с приведенными выводами суда первой инстанции.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что доводы заявителей кассационных жалоб в этой части подлежат отклонению.

Как уже указывалось, согласно подпункту 7 пункта 19.5.3 Правил N 82 подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется, если в отношении этих признаков такой результат не определен заявителем или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается.

Технический результат, на достижение которого направлено спорное изобретение, заключается в повышении прочности при одновременном снижении твердости и насыпного веса керамических расклинивателей.

Суд первой инстанции назначил по делу экспертизу, поставив на разрешение эксперта вопрос о том, указано ли в патенте на спорное изобретение влияние отличительных признаков на заявленный технический результат.

Эксперт пришел к выводу о наличии таких сведений на стр. 2, 3, в примерах 1-3 на стр. 2 и в таблице на стр. 3 описания изобретения к спорному патенту.

Оценив данное экспертом заключение в совокупности с иными доказательствами по делу, в том числе проанализировав описание спорного изобретения, суд первой инстанции сделал вывод о наличии в описании причинно-следственной связи между отличительными признаками и заявленным для спорного изобретения техническим результатом.

Суд первой инстанции мотивировал свой вывод ссылками на страницы описания и цитатами из него, в том числе следующими сведениями:

"Техническая задача на решение которой направлено изобретение - повышение эксплуатационных характеристик керамических расклинивателей, т.е. повышение прочности при одновременном снижении твердости и насыпного веса. Эта задача при использовании известных технических решений принципиально невозможно, так как для повышения прочности необходимо повышать содержание оксида алюминия, при этом неизбежно растет твердость и насыпной вес (см., например, рекламу фирм-производителей "Carboceramisc" или "Norton" США).

Поставленная техническая задача достигается тем, что в способе изготовления керамических расклинивателей нефтяных скважин в качестве керамического материала берут метасиликат магния и/или метасиликат кальция, который последовательно измельчают, гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 и обжигают при температуре 1215-1290°С.";

таблицей с примерами, приведенной в описании;

"керамические расклиниватели имеют более высокие эксплуатационные характеристики в сравнении с известными:

более высокую прочность расклинивателей, а это позволяет использовать их при более высоких давлениях гидроразрыва, т.е. обеспечивает более высокую нефтеотдачу скважин гидроразрыва;

более низкую твердость, что обеспечивает увеличение срока службы дорогостоящего оборудования для их закачки и гидроразрыва скважин;

более низкую насыпную плотность, что дает экономию средств у потребителя, так как закачку расклинивателей в нефтяную скважину ведут из расчета объема материала, а приобретают у потребителя на вес";

"несмотря на более низкие показатели механических свойств керамики из метасиликата магния и/или кальция по сравнению с высокоглиноземистой керамикой, сопротивление раздавливанию керамических расклинивателей нефтяных скважин из метасиликата магния и/или кальция выше чем из высокоглиноземистой керамики. Это неожиданный факт, хотя известно, что предел прочности при изгибе керамики из метасиликата магния и/или кальция составляет 130-180 , а из высокоглиноземистой керамики - 150-250 . Этот парадоксальный факт, авторы могут объяснить вследствие более низкого модуля упругости керамики из метасиликата магния и/или кальция () по сравнению с высокоглиноземистой керамикой (). При раздавливании, в первом случае, происходит более значительная пластическая деформация и площадь точечных контактов между расклинивателями увеличивается, а хрупкое разрушение наступает при более высоких давлениях.".

С учетом изложенного суд первой инстанции сделал мотивированный вывод о том, что в описании спорного изобретения обоснована причинно-следственная связь как минимум между признаками, характеризующими используемый в спорном способе материал, и заявленным для этого способа техническим результатом.

Доводы заявителей кассационной жалобы об обратном опровергаются содержанием описания спорного изобретения.

Кроме того, суд первой инстанции сделал правильный вывод о наличии в описании изобретения информации, подтверждающей достижение заявленного для изобретения технического результата за счет совокупности приведенных в формуле спорного изобретения признаков, в том числе признаков, характеризующих используемый в спорном способе материал.

В такой ситуации суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что для проверки соответствия спорного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" необходимо выполнение всех четырех шагов подлежащей применению методики.

Поскольку в ходе административного рассмотрения дела Роспатент пришел к ошибочному выводу об отсутствии необходимости выполнения шага 4, суд первой инстанции правомерно признал оспариваемое решение не соответствующим нормам пункта 1 статьи 4 Патентного закона и обязал административный орган повторно провести проверку соответствия спорного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" - выполнить шаг 4.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что доводы административного органа о том, что суд первой инстанции не мог ссылаться на консультацию Яковлева Р.Ю. ввиду наличия в ней противоречий, подлежат отклонению: суд первой инстанции действительно привел в судебном акте все пояснения специалиста, принял их к сведению, однако по результатам исследования описания изобретения сделал собственные выводы.

По смыслу Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации консультация специалиста используется не для получения нового знания, а для уяснения судом информации, уже имеющейся в материалах дела.

Выводы суда первой инстанции, касающиеся неизвестности отличительных признаков спорного изобретения из противопоставленных источников, основанные на противоречивых, как подчеркивает Роспатент, пояснениях специалиста, президиум Суда по интеллектуальным правам признал ошибочными.

Вместе с тем невыполнение Роспатентом шага 4 методологии исследования изобретения на соответствие условию патентоспособности "изобретательский уровень" в ситуации, когда этот шаг подлежал выполнению, является достаточным основанием для признания оспариваемого ненормативного акта недействительным и для обязания Роспатента повторно рассмотреть возражение.

В отношении доводов кассационной жалобы общества "Ника-Петротэк", выражающих несогласие с заключением эксперта, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Вопросы права (в том числе и вопросы патентного права) не могут ставиться перед экспертом, а мнение эксперта по правовым вопросам не может рассматриваться как результат экспертизы.

Включение в заключение эксперта его мнения по правовым вопросам подлежит оценке судом первой инстанции на стадии судебного разбирательства на основании статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из содержания судебного акта, суд первой инстанции не опирался в своих выводах на какие-либо пояснения эксперта, касающиеся правовых вопросов, используя только информацию технического характера.

Доводы общества "Ника-Петротэк", касающиеся существенности признаков, приведенных в описании изобретения, но не вошедших в формулу, подлежат отклонению: с целью разрешения спора необходимо было установить:

приведена ли в описании спорного изобретения причинно-следственная связь между отличительными от ближайшего аналога признаками спорного изобретения и заявленным для изобретения техническим результатом;

достигается ли технический результат за счет совокупности признаков, приведенных в формуле спорного изобретения.

На оба эти вопроса суд первой инстанции дал положительный ответ со ссылками на сведения из описания спорного изобретения.

Вопросы о том, может ли воздействовать на достижение такого же технического результата включение иных добавок, усиливают ли такой результат иные добавки при применении совместно с керамическим материалом, использованном в спорном способе, не входят в предмет рассмотрения настоящего спора и не влияют на вывод о соответствии или несоответствии спорного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Доводы общества "Ника-Петротэк", связанные с отсутствием оценки судом первой инстанции прочих доказательств, в частности представляемых заключений лиц, не привлеченных судом первой инстанции для проведения экспертизы, опровергаются содержанием оспариваемого судебного акта, в котором суд первой инстанции аргументирует причины, по которым то или иное доказательство не было учено при принятии итогового решения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что довод кассационной жалобы об отсутствии оценки судом первой инстанции дополнительных источников информации (в частности, заключения специалиста по результатам лингвистического исследования) не может повлиять на оценку судом правомерности решения Роспатента, принятого без учета этих источников.

Так, согласно пункту 137 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям, принятых по результатам рассмотрения возражений, заявлений, податель возражения, заявления вправе представлять доказательства, которые не были предметом исследования административного органа при вынесении оспариваемого решения, для опровержения выводов этого органа, не дополняя при этом изначально поданное возражение, заявление новыми доводами (основаниями). Документы, дополняющие изначально поданное возражение, заявление, могут быть положены в основу самостоятельного возражения, заявления.

Поступившие при первоначальном рассмотрении дела заключения экспертов Жаровой Н.И. и Туленинова А.Н. правомерно не оценивались судом первой инстанции при повторном рассмотрении дела, поскольку в постановлении от 26.07.2021 при проверке доводов кассационных жалоб президиум Суда по интеллектуальным правам указал на то, что вопросы права (в том числе и вопросы патентного права) не могут ставиться перед экспертом, а мнение эксперта по правовым вопросам не может рассматриваться как результат экспертизы.

Указанные обстоятельства явились основанием для проведения повторной экспертизы, результаты которой являлись предметом оценки суда первой инстанции при новом рассмотрении дела, с учетом всей совокупности доказательств, включая заключение Артемьева А.Д. по результатам рецензирования акта экспертного исследования.

В свою очередь, заключение эксперта Хорошкеева В.А. от 02.09.2020 и поступившие в отношении его документы, в том числе рецензия на это заключение Смольниковой Е.А., суд обоснованно не принимал во внимание вследствие удовлетворения отвода указанному эксперту.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также отклоняет довод кассационной жалобы общества "Ника-Петротэк" о том, что при проверке законности решения Роспатента суд должен был учитывать источники и выводы эксперта, содержавшиеся в переписке по заявке, как не основанный на положениях законодательства: как административный орган, так и суд первой инстанции связаны доводами возражения и представленными с возражением источниками.

Президиум Суда по интеллектуальным правам констатирует, что доводы заявителей кассационных жалоб не опровергают выводы суда первой инстанции и не свидетельствуют о наличии обстоятельств, достаточных для отмены принятого по делу судебного акта.

На основании изложенного, оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд первой инстанции пришел к верному и обоснованному выводу о законности оспариваемого ненормативного правового акта Роспатента.

Прочие доводы заявителей кассационных жалоб повторяют доводы и аргументацию, которые были предметом рассмотрения суда первой инстанции. Доводы Роспатента и общества "Ника-Петротэк" сводятся к несогласию с выводами суда первой инстанции, сделанными по итогам исследования материалов дела и оценки доказательств.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции установлены положениями статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с частью 3 которой при рассмотрении дела арбитражный суд кассационной инстанции проверяет, соответствуют ли выводы арбитражного суда первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Арбитражный суд кассационной инстанции не наделен полномочиями по оценке и исследованию фактических обстоятельств дела, выявленных в ходе его рассмотрения по существу.

Изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационных жалобах, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационных жалоб.

Расходы по уплате государственной пошлины, понесенные обществом "Ника-Петротэк" в связи с подачей кассационной жалобы, относятся на это общество на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 03.03.2022 по делу N СИП-978/2019 оставить без изменения, кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Ника-Петротэк" (ОГРН 1147746303737) и Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина