Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 августа 2022 г. N С01-2240/2021 по делу N А03-16758/2019 Суд отменил принятые ранее судебные акты и отказал во взыскании компенсации за нарушение исключительного права на изобретение, поскольку решением Роспатента оспариваемый патент признан недействительным

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 августа 2022 г. N С01-2240/2021 по делу N А03-16758/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 16 августа 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 августа 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Лапшиной И.В., Четвертаковой Е.С.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Игнашевым М.В. рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества "Алтайвагон" (ул. 22 Партсъезда, д. 16, г. Новоалтайск, Алтайский край, 658087, ОГРН 1022200766279) на решение Арбитражного суда Алтайского края от 06.04.2021 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2021 по делу N А03-16758/2019

по исковому заявлению акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" (Восточное ш., д. 28, г. Нижний Тагил, Свердловская область, 622007, ОГРН 1086623002190) к акционерному обществу "Алтайвагон" о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на изобретение.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1, Москва, 107174, ОГРН 1037739877295).

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" - Щурова К.В. (по доверенности от 31.12.2021 N 109);

от акционерного общества "Алтайвагон" - Шабалина В.А. (по доверенности от 14.11.2019 N 6/3-227Д-2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" (далее - истец, общество "НПК "Уралвагонзавод") обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с исковым заявлением к акционерному обществу "Алтайвагон" (далее - ответчик, общество "Алтайвагон") о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на изобретение "Тележка железнодорожного вагона" по патенту Российской Федерации N 2200681 в размере 138 351 410 рублей (с учетом принятого судом изменения размера исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество "Российские железные дороги".

Решением Арбитражного суда Алтайского края от 06.04.2021, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2021, исковые требования удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 36 322 400 рублей.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, принять новый судебный акт.

В обоснование кассационной жалобы общество "Алтайвагон" отмечает, что формула спорного патента имеет один отличительный признак, затрагивающий наличие сменных износостойких пластин, а не тележки в целом, в связи с чем действия истца направлены на расширение объема охраняемых патентом прав.

Кроме того, ответчик обращает внимание на то, что после вынесения постановления суда апелляционной инстанции по настоящему делу решением Роспатента от 27.11.2021 патент Российской Федерации N 2200681 признан недействительным полностью и аннулирован с даты подачи заявки (17.01.2001). Указанное обстоятельство является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

В отзыве на кассационную жалобу истец просит оставить без изменения обжалуемые судебные акты, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 18.01.2022 производство по кассационной жалобе приостановлено до вступления в законную силу итогового судебного акта по делу N СИП-1347/2021. Определением Суда по интеллектуальным правам от 05.07.2022 производство по рассмотрению кассационной жалобы возобновлено, судебное разбирательство отложено на 16.08.2022.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 15.08.2022 для рассмотрения кассационной жалобы по делу N А03-16758/2019 произведена замена судьи Березиной А.Н. судьей Лапшиной И.В.

В судебном заседании суда кассационной инстанции 16.08.2022 представитель ответчика поддержал доводы кассационной жалобы, просил отменить обжалуемые судебные акты, принять новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении исковых требований.

Представитель истца в судебном заседании возражал против удовлетворения кассационной жалобы, по основаниям, изложенным в отзыве, ходатайствовал об отложении судебного разбирательства для возможности обжалования судебных актов по делу N СИП-1347/2021 в Верховный Суд Российской Федерации.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в его отсутствие.

С учетом мнения лиц, участвующих в деле, коллегия судей отказала в удовлетворении заявленного истцом ходатайства об отложении судебного разбирательства ввиду отсутствия оснований, предусмотренных статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев кассационную жалобу, выслушав представителей истца и ответчика, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемых определения, постановления, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец). Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В силу пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

Согласно абзацу 1 пункта 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Таким образом, из нормы пункта 3 статьи 1358 ГК РФ следует, что для установления использования изобретения необходимо сопоставить каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы, с признаками, выявленными в продукте (способе) предполагаемого нарушителя исключительного права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии со статьей 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в том числе, в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования. При определении размера компенсации подлежат учету вышеназванные критерии.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как следует из материалов дела и установлено судами, общество "НПК "Уралвагонзавод" являлось обладателем патента Российской Федерации N 2200681 на изобретение "Тележка железнодорожного вагона" с датой приоритета от 17.01.2001.

Полагая свое исключительное право нарушенным, общество "НПК "Уралвагонзавод" обратилось к обществу "Алтайвагон" с требованием о прекращении использования изобретения по указанному патенту в своей хозяйственной деятельности. Оставление претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения в арбитражный суд с соответствующим исковым заявлением.

Удовлетворяя заявленные требования частично, суд первой инстанции исходил из доказанности нарушения ответчиком исключительного права истца на изобретение, посчитав возможным определить размер компенсации в меньшем размере в сравнении с заявленной суммой компенсации.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подтвердил правильность выводов суда первой инстанции.

Между тем суд кассационной инстанции находит обоснованным довод кассационной жалобы о том, что аннулирование патента на изобретение, защита исключительного права на которое являлась предметом настоящего спора, само по себе является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований общества "НПК "Уралвагонзавод".

Так, решением Роспатента от 27.11.2021, принятым по результатам рассмотрения возражения общества "Алтайвагон" от 24.12.2020 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение "Тележка железнодорожного вагона" N 2200681 указанный патент был признан недействительным и аннулирован с момента подачи заявки.

Выводы административного органа в полном объеме поддержаны решением Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2022 по делу N СИП-1347/2021, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2022.

В силу положений пункта 5 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, признанный недействительным полностью или в части, аннулируется с даты подачи заявки на патент.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 139 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" следует, что не могут быть признаны нарушением прав лица, которому были выданы патент, свидетельство на товарный знак или свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на которые признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, наименования места происхождения товара, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

С учетом того, что заявка на выдачу патента была подана 17.01.2001, а патент аннулирован с данной даты, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что на момент обращения в арбитражный суд с исковыми требованиями общество "НПК "Уралвагонзавод" не являлось патентообладателем и не имело право требовать взыскания компенсации за нарушение ответчиком исключительного права на изобретение, охраняемое таким патентом.

При этом суд кассационной инстанции полагает необходимым указать, что решение Роспатента от 27.11.2021 принято позднее дат вынесения оспариваемых судебных актов, в связи с чем факт недействительности патента Российской Федерации N 2200681 не мог быть установлен и принят во внимание судами первой и апелляционной инстанций при рассмотрении настоящего дела по существу.

Вместе с тем ввиду вышеизложенного обжалуемые решение и постановление не могут быть признаны законными, поскольку при их вынесении суды первой и апелляционной инстанций исходили из действительности спорного патента, что не соответствует фактическим обстоятельствам, существующим на момент рассмотрения кассационной жалобы Судом по интеллектуальным правам.

В силу пункта 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Суд по интеллектуальным правам полагает возможным отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции полностью и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований общества "НПК "Уралвагонзавод" к обществу "Алтайвагон" о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на изобретение "Тележка железнодорожного вагона" по патенту Российской Федерации N 2200681 в размере 138 351 410 рублей.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение настоящего дела подлежат распределению в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При обращении с апелляционной жалобой в Седьмой арбитражный апелляционный суд общество "Алтайвагон" уплатило государственную пошлину в размере 3 000 рублей по платежному поручению от 30.04.2021 N 5240. Кроме того, при подаче кассационной жалобы общество "Алтайвагон" платежным поручением от 22.11.2021 N 14584 уплатило государственную пошлину в размере 3 000 рублей.

Учитывая результат рассмотрения кассационной жалобы, судебные расходы общества "Алтайвагон" по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на общество "НПК "Уралвагонзавод".

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Алтайского края от 06.04.2021 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2021 по делу N А03-16758/2019 отменить.

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" (ОГРН 1086623002190) в пользу акционерного общества "Алтайвагон" (ОГРН 1022200766279) 6 000 (шесть тысяч) рублей государственной пошлины, уплаченных при подаче апелляционной и кассационной жалоб.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судьи

И.В. Лапшина

Е.С. Четвертакова