Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 сентября 2022 г. по делу N СИП-259/2021 Суд оставил без удовлетворения требование о признании актом недобросовестной конкуренции действий по приобретению исключительных прав на товарный знак, поскольку не установлено сходство товарных знаков истца и ответчика в целом, в связи с чем отсутствует вероятность их смешения в гражданском обороте

Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 сентября 2022 г. по делу N СИП-259/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 21 сентября 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 22 сентября 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Борисовой Ю.В.,

судей Погадаева Н.Н., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Аджиевой Х.И.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Олтайм" (ул. Тверская, д. 5, оф. 85, г. Дубна, Московская обл., 141983, ОГРН 1025001418848) к публичному акционерному обществу "Сбербанк России" (ул. Вавилова, д. 19, Москва, 117312, ОГРН 1027700132195) о признании актом недобросовестной конкуренции действий по приобретению исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 749224 в отношении части услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации (ул. Садовая - Кудринская, д. 11, Москва, 123001, ОГРН 1047796269663) и иностранное лицо WPP BRANDS (UK) LIMITED (Sea Containers, 18 Upper Ground, London, England, SE1 9PD).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Олтайм" - Курашко А.Г. (по доверенности от 19.02.2021); Щедрин Д.М. (по доверенности от 19.02.2021);

от публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Усков В.В. (по доверенности от 08.10.2021), Рыжаков И.Г. (по доверенности от 02.02.2022), Демьяненко О.В. (по доверенности от 28.09.2021), Родионов М.Ю. (по доверенности от 08.10.2021); Колуженков В.В. (по доверенности от 29.09.2021);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Ковалева О.А. (по доверенности от 24.02.2022 N 04/32-390/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Олтайм" (далее - истец, общество "Олтайм") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением от 12.03.2021 к публичному акционерному обществу "Сбербанк России" (далее - ответчик, общество "Сбербанк") о признании актом недобросовестной конкуренции действий по приобретению исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 749224 в отношении части услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), иностранное лицо WPP BRANDS (UK) LIMITED (далее - иностранное лицо) и Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации (далее - ФАС РФ).

Заявление общества "Олтайм" мотивировано тем, что спорный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 749224 презентован российскому потребителю только 24.09.2020, тогда как истец с 2010 года использует в своей деятельности обозначение "" для индивидуализации услуг 35-го класса МКТУ.

Указанное обозначение использовалось истцом в неизменном виде, как со словесной частью товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 710811 "", так и раздельно.

Общество "Олтайм" полагает, что ответчик приобрел исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 749224, сходный до степени смешения с получившим распространение и узнаваемость обозначением "" конкурента, что привело к необоснованным преимуществам для ответчика и нанесению вреда деловой репутации истца.

В подтверждение заинтересованности в подаче настоящего искового заявления общество "Олтайм" указывает, что приобретение ответчиком исключительного права на спорный товарный знак нарушает исключительное право истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 710811 в отношении услуг 35-го класса МКТУ. Отмечает, что фактическое оказание услуг 35-го класса МКТУ с использованием графического обозначения осуществлялось истцом задолго до даты приоритета спорного товарного знака и осуществляется по настоящее время.

В подтверждение активного использования в своей деятельности указанного обозначения с 2010 года, а также в деятельности аффилированных лиц истец представляет ряд доказательств, в частности, составленные нотариусом протоколы осмотра сайтов, сведения об объемах продаж и т.д. В этой связи общество "Олтайм" приходит к выводу, что надлежащими доказательствами подтверждено как на дату подачи заявки на спорный товарный знак, так и до указанной даты, что обозначение "" активно использовалось истцом, и было широко известно российскому потребителя часовой продукции, ювелирных изделий, одежды, аксессуаров.

По мнению истца, спорный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 749224 может восприниматься как ребрендинг обозначения "".

Истец в поступившем в суд исковом заявлении приводит доводы о сходстве до степени смешения спорного товарного знака ответчика и обозначения "", используемого истцом с 2010 года.

Истец отмечает, что ответчику было известно об использовании обществом "Олтайм" указанного обозначения до даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака, ссылается на наличие конкурентных отношений между истцом и ответчиком, а также на то, что действия ответчика причинили или могут причинить убытки истцу либо нанесли или могут нанести вред его деловой репутации.

Дополнительно правовая позиция изложена истцом в процессуальных документах, поступивших в Суд по интеллектуальным правам 08.11.2021, 14.12.2021, 20.01.2022.

Общество "Сбербанк России" представило отзыв, в котором считает заявленные требования необоснованными, просит в их удовлетворении отказать. Дополнительно правовая позиция изложена ответчиком в процессуальных документах, поступивших в суд 20.10.2021, 25.01.2022.

Роспатент в отзыве на исковое заявление указал, что вопрос о признании действий ответчика, связанных с приобретением права на спорный товарный знак, актом недобросовестной конкуренции не относится к компетенции административного органа, в связи с чем оставляет рассмотрение требований истца на усмотрение суда.

Иностранное лицо 19.07.2021 представило отзыв, в котором просило отказать в удовлетворении заявленных требований, отметило добросовестность действий ответчика.

В представленных 21.06.2021 письменных пояснениях антимонопольный орган, реагируя на аргументы истца, не усмотрел в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции, просил отказать в удовлетворении заявленных требований.

В судебном заседании 21.09.2022 представители истца поддержали заявленные требования.

Представители ответчика в заседании просили отказать в удовлетворении заявленных требований.

Роспатент представил в материалы дела решение административного органа от 26.07.2022 по результатам рассмотрения возражения общества "Олтайм", поступившего 10.03.2021.

Иностранное лицо и антимонопольный орган, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явились, своих представителей не направили, что в силу положений части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Общество "Олтайм" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о признании действий общества "Сбербанк России" по приобретению исключительного права на указанный товарный знак недобросовестной конкуренцией в отношении части услуг 35-го класса МКТУ, а именно: "реклама; демонстрация товаров; рассылка рекламных материалов; обновление рекламных материалов; распространение образцов; продажа аукционная; публикация рекламных текстов; продвижение продаж для третьих лиц; реклама интерактивная в компьютерной сети; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; управление процессами обработки заказов товаров; маркетинг; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; оформление рекламных материалов; управление потребительской лояльностью" актом недобросовестной конкуренции (далее - соответствующие услуги 35-го класса МКТУ).

В подтверждение доводов истцом в материалы дела представлены, в частности: сведения информационного ресурса ФГБУ ФИПС "Реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ" о регистрации товарного знака N 749224, копия релиза пресс-службы ответчика (https://press.sber.ru/publications/predstavliaem-nash-novyi-brend-sber-brend-vselennoi-servisov) о презентации товарного знака N 749224, копия свидетельства на товарный знак N 710811, информация об обществе "Олтайм" и используемом обозначении из открытых источников в сети Интернет (https://www.alltime.ru/about/; https://www.alltime.ru/i), копия протокола осмотра от 02.03.2021, составленного нотариусом города Москвы Миллером Н.Н., зарегистрированного в реестре за N 77/374-н/77-2021-1-68, которым зафиксирована информация страниц Интернет-сайта https://www.alltime.ru, полученных с использованием сервиса WebArchive.org, копия протокола осмотра от 03.03.2021, составленного нотариусом города Москвы Нечаевой С.В., зарегистрированного в реестре за N 77/2199-н/77-2021-5-392, которым зафиксирована информация сайта Яндекс.метрики, скриншоты сайта Яндекс.метрики со статистикой посещений сайта общества https://www.alltime.ru, данные о вхождении общества "Олтайм" в рейтинг крупнейших интернет-магазинов России по версии ресурса https://infoselection.ru/, данные о вхождении общества "Олтайм" в рейтинг "Топ 100 интернет-магазинов 2018" по версии ресурса https://ardoz.ru/, данные об оборотах общества "Олтайм" и Саванеева В.В. (копии налоговой отчетности истца и Саванеева В.В.) за период с 2011 по 2019 годы, распечатанная на бумажном носителе копия выписки из ЕГРЮЛ в электронной форме, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью и сформированная на официальном сайте ФНС России в сети Интернет в отношении общества "Олтайм" от 11.03.2021, распечатанная на бумажном носителе копия выписки из ЕГРИП в электронной форме, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью и сформированная на официальном сайте ФНС России в сети Интернет в отношении Саванеева В.В. (ОГРНИП 309501014900026) от 11.03.2021, копия справки (свидетельства) от регистратора доменных имен об администраторе (владельце) доменного имени второго уровня alltime.ru (Саванеев В.В.), копия заключения патентного поверенного Российской Федерации N 1554 Прибыльского А.В., копия заключения ФГБУН ФНИСЦ РАН от 29.01.2021 N 06-2021 по результатам социологического опроса, копия заключения ФГБУН ФНИСЦ РАН от 29.01.2021 N 05-2021 по результатам социологического опроса, копия отчета общества с ограниченной ответственностью "МАЗМ" ("ZOOM MARKET") по проведенной социологической экспертизе товарного знака на сходство до степени смешения с 11.12.2020 до 21.12.2020, копия заключения патентного поверенного Российской Федерации N 1094 Кандыбиной Е.Г., копия заключение патентного поверенного Российской Федерации N 2022 Шульгина В.Д., копия договора между индивидуальным предпринимателем Саванеевым В.В. и акционерным обществом "Центр программ лояльности" о взаимодействии в рамках реализации бонусной программы общества "Сбербанк России" с использованием бонусов "СПАСИБО" ("Спасибо от Сбербанка"), копия протокола осмотра сайтов в сети Интернет, составленного нотариусом города Москвы Миллером Н.Н., от 13.02.2021, зарегистрированного в реестре за N 77/374-н/77-2021-1-61, сравнительная таблица иконок мобильных приложений платформы мобильных устройств "ОС Android", сравнительная таблица обозначений ("фавиконов") интернет-магазинов часов конкурентов общества "Олтайм", копия заключения ФГБУН ФНИСЦ РАН от 29.01.2021 N 07-2021 по результатам социологического опроса, копия данных сервиса "WHOIS" (https://www.nic.ru/whois) об администраторе (владельце) доменных имен "sbermarket.ru", "sbershop.ru", "spasibosberbank.ru".

В опровержение заявленных требований ответчиком представлены сведения об общеизвестном в Российской Федерации товарном знаке N 89, размещенные в открытом реестре Роспатента; сведения о товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 100519, размещенные в открытом реестре Роспатента; сведения о товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 406746, размещенные в открытом реестре Роспатента; сведения о товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 403889, размещенные в открытом реестре Роспатента; сведения о товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 470977, размещенные в открытом реестре Роспатента; извлечение из договора заказа N 72/1881938 между ПАО Сбербанк и WPP BRANDS (UK) LIMITED от 24.12.2018 (копия); извлечение из приложения - технического задания договора заказа N 72/1881938 между ПАО Сбербанк и WPP BRANDS (UK) LIMITED от 24.12.2018 (копия); извлечение из акта сдачи-приемки произведений от 25.12.2018 по договору заказа N 72/1881938 от 24.12.2018 г. (копия); копия страницы интернет-сайта http://investorday.rbc.ru по состоянию на 20.12.2017, содержащейся на интернет-сайте "Internet archive WayBack Machine": https://web.archive.org/web/20171220163205if_/http://investorday.rbc.ru/article?id=l; извлечение из Годового отчета ПАО Сбербанк за 2018 г.; копия публикаций в средстве массовой информации - газете Коммерсантъ, выпуск N 17 от 02.02.2021, стр. 10; отчет по результатам исследования Фонда "ВЦИОМ" мнения потребителей (февраль 2021 г.); отчет по результатам исследования Фонда "ВЦИОМ" мнения потребителей (май - июнь 2021); копия заключения специалиста ФГБОУ ВО "РГАИС" от 30.04.2021 В.В. Орловой; копия заключения (рецензии) специалиста ФГБОУ ВО "РГАИС" В.В. Орловой по результатам анализа заключений патентных поверенных от 30.04.2021, копия адвокатского запроса адвоката Ускова В.В. исх. N 50/04 от 14.04.2021; копия ответа РИА "Банки и Финансы" N 37 от 14.04.2021 на адвокатский запрос Ускова В.В.; фототаблица с изображением лицевой и оборотной сторон платежной карты Cirrus Maestro N 6762 8000 0000 005407; фототаблица с изображением лицевых и оборотных сторон платежных карты Cirrus Maestro N N 67628038 9480395107, 6768038 9542289108, 67628038 9287092105, 67628038 9260870105; извлечение из "Руководства по фирменному стилю бренда СБЕР"; копия постановления Правления Банка от 16.07.2020 N 681 ; копия заглавной страницы sberbank.ru, содержащейся на интернет-сайте "Internet archive WayBack Machine" https://web.archive.Org/web/20200924043218/https:/www.sberbank.ru/ru/person; копия эфирной справки АО "РБК-ТВ" б/н от 01.10.2020; копия Правил программы "Спасибо от Сбербанка" (ред. 01.04.2016); копия определения Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-182438/20 от 09.11.2020; распечатка страницы интернет-сайта по адресу http://rapsinews.ru/judicial_news/20200930/306340993.html; распечатка страницы интернет-сайта по адресу https://www.sostav.ru/publication/magazin-chasov-alltime-obvinyaet-sber-v-plagiate-45335.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D;распечатка страницы интернет-сайта по адресу https://fingazeta.ru/authority/banki/466763?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D; распечатка страницы интернет-сайта по адресу https://pikabu.ru/story/intemetmagazin_alltimejpodal_v_sud_na_sber_za_plagiat_logotipa_7736123, изображение страницы сайта в сети Интернет по адресу https://sberdevices.ru/sberboxtime/ по состоянию на 07.12.2021 (сохраненная копия страницы на сайте https://web.archive.org/); сведения о технических характеристиках и описание изделия SBERBOX TIME, размещенные на странице в сети Интернет по адресу https://sberdevices.ru/help/sberboxtime/; изображения внешнего вида устройства внешнего вида изделия SBERBOX TIME в различных цветовых исполнениях, размещенные в социальной сети YouTube.

Рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении и в отзывах на него, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Российская Федерация является участником международных соглашений в области защиты интеллектуальной и промышленной собственности - патентов, товарных знаков, промышленных образцов и т.д., в том числе Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция по охране промышленной собственности), согласно статье 10.bis которой всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах, считается актом недобросовестной конкуренции.

В частности, подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; 2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; 3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Такое понимание недобросовестной конкуренции было воспринято федеральным законодателем и нашло отражение сначала в Законе РСФСР от 22.03.1991 N 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (статьи 4 и 10), а затем в Федеральном законе от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) (пункт 9 статьи 4).

По смыслу статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности для квалификации регистрации товарного знака как акта недобросовестной конкуренции оценке подлежит честность такой регистрации, которая не может быть установлена без учета цели регистрации товарного знака. В связи с этим при рассмотрении вопроса о добросовестности регистрации товарного знака исследованию могут подлежать как обстоятельства, связанные с самой регистрацией, так и последующее поведение правообладателя, из которого может быть установлена цель такой регистрации.

В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Так, из определения недобросовестной конкуренции, содержащегося в пункте 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции, следует, что для признания действий недобросовестной конкуренцией они должны одновременно выполнять несколько условий, а именно: действия должны совершаться хозяйствующими субъектами; быть направлены на получение преимуществ в предпринимательской деятельности; противоречить законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости; причинить или быть способными причинить убытки другому хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации (причинение вреда).

В пункте 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.03.2021 N 2 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства" (далее - Постановление N 2) разъяснено, что в силу запрета недобросовестной конкуренции хозяйствующие субъекты вне зависимости от их положения на рынке при ведении экономической деятельности обязаны воздерживаться от поведения, противоречащего законодательству и (или) сложившимся в гражданском обороте представлениям о добропорядочном, разумном и справедливом поведении (статья 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, пункты 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса, пункты 7 и 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции).

Нарушение хозяйствующим субъектом при ведении своей деятельности норм гражданского и иного законодательства, в том числе в случае неправомерного использования охраняемого результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, само по себе не означает совершение акта недобросовестной конкуренции.

При рассмотрении спора о нарушении запрета недобросовестной конкуренции должны быть установлены в совокупности:

- факт осуществления хозяйствующим субъектом действий, способных оказать влияние на состояние конкуренции;

- отличие избранного хозяйствующим субъектом способа конкуренции на рынке от поведения, которое в подобной ситуации ожидалось бы от любого субъекта, преследующего свой имущественный интерес, но не выходящего за пределы осуществления гражданских прав и честной деловой практики;

- направленность поведения хозяйствующего субъекта на получение преимущества, в частности имущественной выгоды или возможности ее извлечения, при осуществлении экономической деятельности за счет иных участников рынка, в том числе посредством оказания влияния на выбор покупателей (потребителей), на возможность иных хозяйствующих субъектов, конкурирующих добросовестно, извлекать преимущество из предложения товаров на рынке, на причинение вреда хозяйствующим субъектам-конкурентам иными подобными способами (например, в результате использования (умаления) чужой деловой репутации).

Для доказывания факта недобросовестной конкуренции необходимо установление как специальных признаков, определенных нормами статей 14.1 - 14.7 Закона о защите конкуренции, так и общих признаков недобросовестной конкуренции, предусмотренных пунктом 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции, статьей 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Статьи 14.1 - 14.7 Закона о защите конкуренции указывают на частные случаи недобросовестной конкуренции.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 169 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, намерений этого лица на момент подачи соответствующей заявки. Цель лица, его намерения могут быть установлены с учетом в том числе предшествующего подаче заявки на товарный знак поведения правообладателя, а равно его последующего (после получения права) поведения. В случае если лицо подает заявку на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения, использующегося иными лицами, оценке подлежат в числе прочего известность, репутация обозначения, вероятность случайности такого совпадения.

При этом с точки зрения определения намерений при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительного права на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения.

Недобросовестность правообладателя должна быть, прежде всего, установлена на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения.

Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

Судебная коллегия не усматривает оснований для удовлетворения заявленных требований в силу следующего.

При рассмотрении споров о признании действий лица по приобретению и использованию товарного знака (обозначения) актом недобросовестной конкуренции рассматриваются не просто нарушение конкурентом прав на какое-то средство индивидуализации как таковое, а действия конкурента по незаконному приобретению и использованию тождественного либо сходного средства индивидуализации.

Как усматривается из поступившего в суд искового заявления, истец усматривает недобросовестность в действиях ответчика, направленных на регистрацию на свое имя товарного знака, в отношении которого имеется вероятность смешения с обозначением истца, используемого как в совокупности со словесным обозначением в составе принадлежащего истцу товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 710811 "", так и отдельно.

Между тем, сам факт сосуществования товарного знака истца ("старшего" товарного знака) и товарного знака предполагаемого нарушителя ("младшего" товарного знака) свидетельствует о том, что Роспатент в ходе экспертизы "младшего" товарного знака не установил вероятность его смешения со "старшим" товарным знаком.

В этой связи до обращения истца за защитой нарушенных, по его мнению прав, в уполномоченный орган действовала презумпция того, что отсутствует вероятность смешения в гражданском обороте товарных знаков истца и ответчика.

Такая презумпция является опровержимой, однако законодательство устанавливает порядок такого опровержения - путем подачи в Роспатент возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку (статьи 1512, 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)).

Как отмечено в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.12.2009 N 8091/09, действия по использованию своего зарегистрированного объекта интеллектуальных прав не могут быть расценены в качестве нарушения права на другой объект интеллектуальных прав с более ранней датой приоритета.

При наличии двух действующих свидетельств на товарные знаки до признания в установленном статьей 1513 ГК РФ порядке недействительным свидетельства с более поздней датой приоритета действия обладателя этого свидетельства по использованию своего обозначения не могут быть расценены в качестве нарушения прав на товарный знак, зарегистрированный ранее (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.12.2009 N 10519/09).

Исходя из логики пунктов 52 и 142 Постановления N 10 в такой ситуации для того, чтобы признать вероятность смешения товарного знака потерпевшего с фактически используемым обозначением, если оно представляет собой товарный знак предполагаемого нарушителя, необходимо предварительно опорочить в установленном порядке презумпцию отсутствия вероятности смешения двух зарегистрированных в установленном порядке товарных знаков.

Без опровержения такой презумпции возможно признать вероятность смешения конкретного используемого обозначения при наличии и у потерпевшего, и у предполагаемого нарушителя собственных товарных знаков только в том случае, если товарный знак предполагаемого нарушителя используется этим лицом не в том виде, в котором предоставлена правовая охрана его товарному знаку.

Общество "Олтайм" (наряду с судебным способом защиты) воспользовалось административным способом защиты, подав в Роспатент возражение (поступило в административный орган 10.03.2021), мотивированное тем, что регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 749224 произведена в нарушение требований, установленных подпунктом 1 пункта 3 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Податель возражения указал, что оспариваемая регистрация нарушает его права на ранее зарегистрированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 710811, вводит в заблуждение потребителей в связи с использованием лицом, подавшим возражение, в своей деятельности (розничная торговля, в том числе часами и ювелирными изделиями) графического обозначения "". Кроме того, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с графическим обозначением "", используемым обществом "Олтайм", что основано на восприятии обоих изображений как циферблата часов с одинаковым расположением стрелок.

Рассмотрев поступившее возражение общества "Олтайм", административный орган пришел к выводу об отсутствии сходства оспариваемого товарного знака общества "Сбербанк России" как с графическим элементом товарного знака общества "Олтайм", так и с противопоставленным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 710811. Мотивированные выводы изложены в решении административного органа от 26.07.2022.

Оценив самостоятельно товарный знак ответчика и товарный знак истца, а также товарный знак ответчика с графическим элементом "" истца с применением методологии, содержащейся в ГК РФ, Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, вступивших в силу 31.08.2015 (далее - Правила N 482), пункте 162 Постановления N 10, судебная коллегия пришла к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

Согласно пункту 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В силу пункта 43 Правил N 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как предусмотрено в пункте 44 Правил N 482, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Товарный знак "" по заявке N 2019724957 с приоритетом от 27.05.2019 зарегистрирован 03.03.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за N 749224 на имя общества "Сбербанк России" в отношении широкого перечня товаров и услуг, в том числе услуг 35-го класса МКТУ.

Товарный знак по заявке N 2018743967 "" с приоритетом от 11.10.2018 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за N 710811, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 14-го класса МКТУ и услуг 35-го класса МКТУ, приведенных в свидетельстве, обозначение "RU" неохраняемый элемент.

Сравнивая товарный знак ответчика с товарным знаком истца (комбинированным товарным знаком), судебная коллегия отмечает, что в комбинированном товарном знаке, состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный, именно на нем акцентируется внимание потребителя, он выполняет индивидуализирующую функцию.

В товарном знаке истца "" сильным (доминирующим) является словесный элемент "AllTime" (элемент "Ru" является неохраняемым), тогда как изобразительный элемент в силу своего размера и пространственного расположения доминирующим не является, играет второстепенную роль с точки зрения индивидуализирующей функции.

Сравнив товарный знак истца с товарным знаком ответчика (с учетом выделения в товарном знаке истца доминирующего (сильного) словесного элемента) по предусмотренным Правилами N 482 критериям, судебная коллегия приходит к выводу об отсутствии сходства сравниваемых средств индивидуализации.

Несмотря на то, что спорные рубрики 35-го класса МКТУ товарного знака ответчика "реклама; демонстрация товаров; рассылка рекламных материалов; обновление рекламных материалов; распространение образцов; продажа аукционная; публикация рекламных текстов; продвижение продаж для третьих лиц; реклама интерактивная в компьютерной сети; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; управление процессами обработки заказов товаров; маркетинг; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; оформление рекламных материалов; управление потребительской лояльностью" и рубрики 35-го класса МКТУ товарного знака истца "реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по оптовой и розничной продаже товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные "оплата за клик"; услуги PPC; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая" являются однородными (судебная коллегия отмечает определенную степень однородности), в отсутствие сходства сравниваемых средств индивидуализации возможность смешениях их в гражданском обороте отсутствует.

Судебная коллегия также констатирует и отсутствие сходства сравниваемых товарного знака ответчика и изобразительного элемента "" истца.

Так, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 749224 "" является изобразительным, выполненным с использованием зеленого, синего, голубого, желтого и светло-зеленого цветов, представляет собой окружность, внутри которой с разрывом справа вверху изображена ломаная линия в виде стилизованной галочки.

Изобразительный элемент "" товарного знака истца по свидетельству Российской Федерации N 710811 представляет собой изображение окружности синего цвета, внутри которой расположен элемент в виде заостренных линий, напоминающей циферблат часов.

Проанализировав сравниваемые товарный знак и обозначение, судебная коллегия приходит к выводу об отсутствии их сходства за счет различного вида и характера изображений, сочетания цветов.

Товарный знак ответчика и обозначение истца выполнены в различном цветовом сочетании, который в данном случае не может быть признан второстепенным признаком при проведении сравнения изобразительных обозначений, в совершенно различной стилистике (товарный знак ответчика является видоизмененным обозначением ранее зарегистрированных на имя общества "Сбербанк России" товарных знаков и выполнен в минималистическом стиле, а обозначение истца является стилизованным обозначением, напоминающим циферблат часов).

Ввиду отсутствия однозначной смысловой нагрузки товарного знака ответчика сравнение по семантическому критерию судебной коллегией не проводится.

В этой связи судебная коллегия приходит к выводу, что товарный знак ответчика явно не сходен и с изобразительным элементом истца.

Принимая во внимание как отсутствие сходства товарных знаков истца и ответчика в целом, так и отсутствие сходства товарного знака ответчика и изобразительного элемента истца, судебная коллегия приходит к выводу (несмотря на некоторое подобие заложенных идей в изобразительных элементах) об отсутствии вероятности их смешения в гражданском обороте.

В ситуации отсутствия вероятности смешения средства индивидуализации и (или) графического изображения истца и товарного знака ответчика не имеется оснований для вывода о наличии в действиях предполагаемого нарушителя как признака недобросовестной конкуренции, свидетельствующего о направленности его поведения на получение преимущества за счет общества "Олтайм", так и признака, характеризующего способность оказать влияние на состояние конкуренции.

Помимо прочего, судебная коллегия принимает во внимание доводы ответчика о том, что изобразительные элементы в форме циферблата часов и галочки применялись обществом "Сбербанк России" задолго до приоритета товарного знака истца в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 470977 (дата приоритета - 18.08.2011, правовая охрана предоставлена, в том числе услугам 35-го класса МКТУ) и в оформлении пластиковой карты Maestro и введенной в гражданский оборот не позднее сентября 1998 года (подтверждается справкой хранителя "Национальной коллекции платежных карт" РИА "Банки и Финансы" от 14.04.2021 N 37) (т. 12, л.д. 153).

Судебная коллегия отмечает, что данные социологических исследований как истца, так и ответчика содержат взаимоисключающие выводы, в связи с чем не принимаются во внимание и не могут влиять на выводы об отсутствии в действиях общества "Сбербанк России" признаков недобросовестной конкуренции.

Таким образом, принимая во внимание отсутствие в действиях общества "Сбербанк" как признака недобросовестной конкуренции, свидетельствующего о направленности его поведения на получение преимущества за счет общества "Олтайм", так и признака, характеризующего способность оказать влияние на состояние конкуренции, основания для удовлетворения исковых требований отсутствуют.

Поскольку оснований для удовлетворения исковых требований не имеется, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления подлежат отнесению на истца в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Олтайм" (ОГРН 1025001418848, ИНН 5010024730) к публичному акционерному обществу "Сбербанк России" (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893) о признании актом недобросовестной конкуренции действий по приобретению исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 749224 в отношении части услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Р.В. Силаев