Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 сентября 2022 г. N С01-1487/2022 по делу N СИП-1124/2021 Признать недействительным решение Роспатента об удовлетворении возражения, об изменении решения Роспатента и об отказе в выдаче патента на изобретение в связи с несоответствием заявленного устройства требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 сентября 2022 г. N С01-1487/2022 по делу N СИП-1124/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 16 сентября 2022 г.

Полный текст постановления изготовлен 22 сентября 2022 г.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Четвертаковой Е.С., Рассомагиной Н.Л. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу Степанова Евгения Ивановича (Санкт-Петербург) на решение Суда по интеллектуальным правам от 19.05.2022 по делу N СИП-1124/2021

по заявлению Степанова Евгения Ивановича о признании административной процедуры неисполненной, о признании заявки соответствующей условию патентоспособности, об отмене решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 06.11.2020 и от 25.07.2021.

В судебном заседании приняли участие:

Степанов Евгений Иванович (лично);

представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Беликов И.В. (по доверенности от 24.02.2022 N 04/32-396/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

Степанов Евгений Иванович обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенту), в котором просил:

признать административную процедуру "экспертиза по существу" неисполненной Роспатентом;

признать заявку N 2016146063 на изобретение "Движитель" с формулой изобретения: "Движитель, работающий от внешнего электрического поля при температуре ниже минус 38,8°C, состоящий из жестко связанных пластин, одна из которых является диэлектриком, а другая - слоем из твердой ртути, отличающийся тем, что ртутный слой выполнен в виде пленки, расположенной на дополнительном слое металла" - соответствующей условию патентоспособности "промышленная применимость";

отменить решение Роспатента от 06.11.2020 по результатам экспертизы об отказе в выдаче патента на изобретение.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2022 по ходатайству Степанова Е.И. в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции принял уточнение просительной части заявления, согласно которому Степанов Е.И. просил также признать недействительным решение Роспатента от 25.07.2021, которым возражение заявителя, поступившее 20.05.2021, было удовлетворено, решение административного органа от 06.11.2020 изменено, в выдаче патента на изобретение по заявке N 2016146063 отказано по вновь выявленным обстоятельствам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 19.05.2022 производство по требованию о признании недействительным решения Роспатента от 06.11.2020 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке N 2016146063 прекращено. В остальной части заявленные требования оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, Степанов Е.И. просит отменить решение суда первой инстанции.

Административный орган представил письменные объяснения на кассационную жалобу, в которых не согласился с изложенными в ней доводами, считая обжалуемое решение законным и обоснованным.

От Степанова Е.И. поступили письменные объяснения, содержащие дополнения к приведенным в кассационной жалобе доводам, а также возражения в отношении приобщения письменных объяснений Роспатента.

В судебное заседание явились Степанов Е.И. и представитель административного органа.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам Степанов Е.И. пояснил, что его указание на фальсификацию Роспатентом фактов не является заявлением о фальсификации доказательств в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а представляет собой несогласие с выраженной административным органом позицией, носящей признаки интеллектуального подлога.

В судебном заседании к материалам дела приобщены все поступившие до судебного заседания документы.

Степанов Е.И. поддержал содержащиеся в кассационной жалобе доводы, просил ее удовлетворить.

Представитель административного органа возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считая обжалуемое решение законным и обоснованным.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, Степанов Е.И. 23.11.2016 обратился в Роспатент с заявкой N 2016146063 на выдачу патента на изобретение "Движитель" (код Международной патентной классификации - B64D 27/00 (2006.01)) со следующей формулой:

"Движитель, работающий от внешнего электрического поля при температуре ниже минус 38,8°C, состоящий из жестко связанных пластин, одна из которых является диэлектриком, а другая - слоем из твердой ртути, отличающийся тем, что ртутный слой выполнен в виде пленки, расположенной на дополнительном слое металла.".

По результатам рассмотрения заявки административный орган 06.11.2020 принял решение об отказе в выдаче патента на изобретение ввиду несоответствия заявленного технического решения условию патентоспособности "промышленная применимость".

Степанов Е.И. обратился в Роспатент с возражением на указанное решение.

Решением от 25.07.2021 административный орган удовлетворил возражение Степанова Е.И., изменил решение от 06.11.2020, отказал в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.

Роспатент установил, что в качестве родового понятия в формуле спорного изобретения указано - движитель. Предложенное устройство состоит из слоя диэлектрика и слоя металла, на который нанесен слой твердой ртути. Как отмечал Степанов Е.И., в указанном слое ртути образуется распределенный отрицательный заряд, что позволяет устройству перемещаться под действием внешнего электрического поля за счет влияния кулоновских сил.

Административный орган подчеркнул, что наличие распределенного отрицательного заряда у слоя твердой ртути не известно из уровня техники, соответствующие сведения не приведены и в материалах заявки.

Роспатент отметил, что ни в процессе экспертизы заявки по существу, ни в ходе рассмотрения возражения Степанов Е.И. не доказал известность подобных сведений из уровня техники.

Административный орган указал, что в материалах заявки отсутствуют сведения о каких-либо внешних источниках для зарядки поверхности ртути, а в описании заявки не представлены примеры осуществления, подтверждающие возможность использования заявленного устройства в качестве движителя.

Роспатент обратил внимание на то, что в спорной заявке в явном виде не указан технический результат, однако обозначена задача изобретения - "получение не разрушающейся ртутной поверхности при повышении температуры выше минус 38,8°C".

Вместе с тем в материалах заявки на дату ее подачи не раскрыта совокупность существенных признаков, необходимых для достижения определенного технического результата.

На основании изложенного административный орган констатировал несоответствие описания заявленного изобретения требованию раскрытия его сущности с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники, а сделанный на стадии экспертизы вывод о несоответствии спорного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость" является преждевременным.

Перечисленные обстоятельства Роспатент довел до сведения Степанова Е.И. на заседании коллегии 21.06.2021.

Степанов Е.И. не представил какие-либо доводы, изменяющие выводы административного органа о несоответствии спорного изобретения требованию раскрытия его сущности с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

С учетом данных обстоятельств по окончании заседания коллегии 21.06.2022 Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке N 2016146063 по вновь выявленным обстоятельствам.

При этом административный орган констатировал, что вывод в решении экспертизы о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость" сделан без анализа материалов заявки на соответствие требованиям пункта 2 статьи 1375 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), т.е. является преждевременным.

Несогласие с решением административного органа послужило основанием для обращения Степанова Е.И. в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

Учитывая, что решение Роспатента, принятое по результатам экспертизы, не может быть предметом судебной проверки (пункт 2 статьи 1248, пункт 3 статьи 1387 ГК РФ), суд первой инстанции, руководствуясь статьей 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, прекратил производство по делу в части требования, касающегося оспаривания решения административного органа от 06.11.2020.

В части требования о признании недействительным решения административного органа, принятого по результатам рассмотрения возражения, суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Суд первой инстанции согласился с выводом административного органа о несоответствии заявленного устройства требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники.

При этом суд первой инстанции отклонил ссылку Степанова Е.И. на то, что последний на заседании коллегии 21.06.2021 представил сведения о наличии распределенного заряда у твердой ртути и о существенности признака, характеризующего введение в конструкцию движителя дополнительного слоя металла, отметив отсутствие подобной информации в материалах спорной заявки на дату ее подачи.

Суд первой инстанции признал несостоятельным довод Степанова Е.И. об отсутствии правовых оснований для проверки достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения.

Учитывая сказанное, суд первой инстанции не усмотрел оснований для признания решения административного органа от 25.07.2021 недействительным, в связи с чем отказал в удовлетворении заявленных требований в этой части.

Кроме того, суд первой инстанции не усмотрел оснований для удовлетворения требований о признании административной процедуры "экспертиза по существу" неисполненной и о признании заявленного изобретения соответствующим условию "промышленная применимость".

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, перечисленные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не опровергает выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на вынесение оспариваемого решения, а также о применимом законодательстве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в части упомянутых выводов президиум Суда по интеллектуальным правам не проверяет.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что при принятии обжалуемого решения суд первой инстанции в первую очередь должен был руководствоваться не Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 N 644/261 (далее - Правила N 644/261), а Административным регламентом предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата, утвержденным приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.12.2020 N 163.

В кассационной жалобе Степанов Е.И. отмечает, что ГК РФ не содержит нормы, предусматривающие возможность отказа в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам в ходе рассмотрения возражения без уведомления заявителя.

Степанов Е.И. указывает на некорректность формулировки "вновь выявленные обстоятельства" и на отсутствие подобной юридической конструкции в нормативных правовых актах.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что суд первой инстанции не рассмотрел требование Степанова Е.И. о проверке документов, которые были оценены административным органом как "вновь выявленные обстоятельства", на предмет их соответствия требованиям статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

По мнению Степанова Е.С. документы, регламентирующие осуществление Роспатентом административных процедур, не предусматривают возможность пересмотра или изменения принятых по результатам экспертизы заявки по существу решений по вновь выявленным или по вновь открывшимся обстоятельствам.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что, вопреки указанию в обжалуемом решении, суд первой инстанции не рассмотрел ходатайство Степанова Е.И. об истребовании у административного органа аудиозаписи заседания коллегии и рассмотрел заявленные требования по существу в отсутствие названной аудиозаписи.

Степанов Е.И. отмечает, что суд первой инстанции неправомерно отказал в удовлетворении ходатайства о получении экспертного заключения из профильного научного учреждения, направил запрос в адрес некомпетентного учреждения и использовал ответ на него при принятии обжалуемого решения.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание на искажение судом первой инстанции правовой позиции Степанова Е.И.

По мнению Степанова Е.И., суд первой инстанции не мотивировал свою позицию о меньшей юридической силе заключения экспертизы заявки по существу по отношению к решению, принятому по результатам рассмотрения возражения.

Заявитель кассационной жалобы утверждает, что суд первой инстанции не рассмотрел требование Степанова Е.И. в части "невыполнения Роспатентом обязательного условия, предусмотренного частью 1 статьи 1387 ГК РФ, о направлении уведомления о результатах проверки патентоспособности".

Степанов Е.И. отмечает, что суд первой инстанции не привел норму права, согласно которой заявитель лишен права ссылаться на собственные статьи как на доказательства патентоспособности спорного изобретения.

Заявитель кассационной жалобы акцентирует внимание на общеизвестности такого признака, как "получение неразрушающейся ртутной поверхности при повышении температуры выше минус 38,8°C".

Степанов Е.И. полагает незаконным прекращение производства по требованию о признании недействительным решения Роспатента от 06.11.2020 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке N 2016146063.

Заявитель кассационной жалобы считает, что суд первой инстанции оставил без удовлетворения требование Степанова Е.И. об отмене решения административного органа от 25.07.2020, не указав при этом на частичную отмену последнего в отношении решения Роспатента от 06.11.2020.

По мнению Степанова Е.И., обжалуемое решение суда первой инстанции требует разъяснения в соответствии с положениями статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и в письменных объяснениях на нее, выслушав правовые позиции Степанова Е.И. и представителя Роспатента, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

В кассационной жалобе Степанов Е.И. указывает на ряд процессуальных нарушений, допущенных, по его мнению, судом первой инстанции.

В отношении этих доводов президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить следующее.

Вопреки мнению Степанова Е.И., суд первой инстанции рассмотрел его ходатайство об истребовании у Роспатента аудиозаписи заседания коллегии и ее распечатки, о чем содержится указание как в протоколе судебного заседания от 18.05.2022, так и в обжалуемом решении (абзац первый страницы 3).

При этом суд первой инстанции мотивировал отказ в удовлетворении названного ходатайства, указав на то, что административный орган представил все материалы административного дела по спорной заявке.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что отсутствие в материалах дела аудиозаписи заседания коллегии не повлияло существенным образом на рассмотрение настоящего дела при наличии полной копии материалов административного дела.

Довод кассационной жалобы о необоснованном отклонении судом первой инстанции ходатайства о назначении экспертизы не может быть принят президиумом Суда по интеллектуальным правам.

Согласно части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В случае если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства либо если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе.

Вопрос о назначении судебной экспертизы по данной категории споров отнесен к дискреционным полномочиям суда; назначение экспертизы не является обязательным.

Удовлетворение ходатайства о проведении экспертизы является правом, а не обязанностью суда, которое он может реализовать в случае, если с учетом всех обстоятельств дела придет к выводу о необходимости осуществления такого процессуального действия для правильного разрешения спора.

При этом само по себе назначение или неназначение экспертизы не препятствует лицам, участвующим в деле, представлять доказательства в подтверждение своих доводов (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В ходе рассмотрения настоящего дела суд первой инстанции не установил основания для удовлетворения ходатайства о назначении экспертизы.

Суд по интеллектуальным правам, являясь специализированным судом (статья 43.2 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации"), не обязан назначать экспертизу или привлекать специалиста в случае необходимости использования специальных знаний в сфере, соответствующей специализации суда.

В целях получения разъяснений, необходимых для разрешения настоящего спора, суд первой инстанции в порядке пункта 1.1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации направил запрос в адрес федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук, при этом ответ на запрос не лег в основу обжалуемого решения, но был принят судом первой инстанции во внимание при рассмотрении дела.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в случае возникновения сомнений в отношении квалификации специалиста, а также при наличии возражений на полученный ответ на судебный запрос Степанов Е.И. вправе был заявить их при рассмотрении дела в суде первой инстанции.

В соответствии с положениями части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет довод Степанова Е.И. о незаконном прекращении судом первой инстанции производства по требованию о признании недействительным решения Роспатента от 06.11.2020 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке N 2016146063.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11 ГК РФ) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401-1405 Кодекса, - федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401 ГК РФ). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

В силу пункта 3 статьи 1387 ГК РФ решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, об отказе в выдаче патента на изобретение или о признании заявки на изобретение отозванной может быть оспорено заявителем путем подачи возражения в указанный федеральный орган исполнительной власти в течение семи месяцев со дня направления им заявителю соответствующего решения или запрошенных в указанном федеральном органе исполнительной власти копий материалов, которые противопоставлены заявке и указаны в решении об отказе в выдаче патента, при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение трех месяцев со дня направления решения, принятого по заявке на изобретение.

В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.03.2015 N 663-О отмечено, что пункты 2 и 3 статьи 1248 ГК РФ в системной взаимосвязи с иными положениями названного Кодекса (в том числе пунктами 1 и 2 статьи 11, пунктом 3 статьи 1387, пунктом 2 статьи 1406 ГК РФ) предусматривают последующий судебный контроль внесудебного порядка разрешения споров, связанных, в частности, с отказом в выдаче патента на полезную модель.

Изложенное в полной мере отвечает той правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, что внесудебный порядок урегулирования споров не только не исключает, а напротив, предусматривает возможность для лица обратиться в суд с жалобой на решение соответствующего административного органа (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20.05.1997 N 8-П, определения Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О, от 29.05.2014 N 1252-О).

Как разъясняется в пункте 52 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), согласно статье 1248 ГК РФ споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются, по общему правилу, судом.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ предусматриваются случаи защиты интеллектуальных прав в административном (внесудебном) порядке.

На основании Указа Президента Российской Федерации от 24.05.2011 N 673 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности" органом, рассматривающим возражения на решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности в административном порядке, является Роспатент.

Из изложенного усматривается, что соблюдение административной процедуры оспаривания решений (действий) уполномоченного органа является обязательным условием для дальнейшего обращения в суд.

При этом предметом судебного контроля может быть решение административного органа, принятое по результатам рассмотрения возражения (проверку которого суд первой инстанции осуществил), а не решение об отказе в выдаче патента.

В пункте 52 Постановления N 10 разъяснено, что при обращении в суд с требованием, подлежащим рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, суд отказывает в принятии соответствующего заявления (пункт 1 части 1 статьи 127.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что имеются основания, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 127.1 указанного Кодекса.

В силу пункта 1 части 1 статьи 127.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судья отказывает в принятии искового заявления, заявления, если исковое заявление, заявление подлежат рассмотрению в порядке конституционного или уголовного судопроизводства либо не подлежат рассмотрению в судах.

Поскольку в данном случае имелись предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 127.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отказа в принятии заявления Степанова Е.И. в части требования о признании недействительным решения Роспатента от 06.11.2020 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке N 2016146063, в то время как заявление было принято к рассмотрению, суд первой инстанции обоснованно прекратил производство по делу в указанной части на основании пункта 1 части 1 статьи 150 названного Кодекса.

В отношении довода кассационной жалобы о том, что обжалуемое решение суда первой инстанции требует разъяснения в соответствии с положениями статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что Степанов Е.И. не лишен права обратиться с соответствующим заявлением в суд, принявший решение.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет тот довод Степанова Е.И., что суд первой инстанции не рассмотрел его требование о проверке документов, которые были оценены административным органом как "вновь выявленные обстоятельства", на предмет их соответствия требованиям статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Статья 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации регламентирует основания пересмотра судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

В рассматриваемом случае исследованию подлежал вопрос законности решения Роспатента и соблюдения административным органом процедуры рассмотрения возражения, которая регулируется не процессуальным законодательством, а Правилами N 644/261.

Вопреки мнению заявителя кассационной жалобы, используемая Роспатентом при рассмотрении возражения конструкция "вновь выявленные обстоятельства" и конструкция, примененная в статье 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отношении пересмотра судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, не являются идентичными, в связи с чем у суда первой инстанции отсутствовали основания для проверки имеющихся в материалах административного дела документов на предмет их соответствия требованиям указанной статьи Кодекса.

По существу рассматриваемого спора президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Проведению экспертизы заявки на изобретение по существу посвящена статья 1386 ГК РФ, в силу пункта 2 которой экспертиза включает:

проверку соответствия заявленного изобретения требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 этого Кодекса, и условиям патентоспособности, установленным абзацем первым пункта 1, пунктами 5 и 6 статьи 1350 ГК РФ;

проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 названного Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

проведение информационного поиска в отношении заявленного изобретения и проверку с учетом его результатов соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1350 ГК РФ.

В пункте 43 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их форм, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 N 316, раскрыты объем и последовательность действий, осуществляемых экспертом при экспертизе заявленного изобретения по существу, а именно:

1) проверка соблюдения требования единства изобретения в соответствии с пунктом 6 статьи 1386 ГК РФ;

2) проверка соответствия заявленного изобретения требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 ГК РФ;

3) проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 6 статьи 1350 ГК РФ;

4) проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 ГК РФ;

5) проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 ГК РФ;

6) проверка достаточности раскрытия сущности изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

7) проведение информационного поиска в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка его соответствия условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня в соответствии с пунктами 2-4 статьи 1350 ГК РФ;

8) проверка промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня изобретения.

Проводя экспертизу заявленного изобретения по существу, эксперт действует последовательно.

Последовательность действий эксперта предписана и Руководством по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата, утвержденным приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.12.2018 N 236.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 ГК РФ решение Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение может быть оспорено заявителем путем подачи возражения в течение семи месяцев со дня направления заявителю соответствующего решения или копий материалов, которые противопоставлены заявке и указаны в решении об отказе в выдаче патента, при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение трех месяцев со дня направления решения, принятого по заявке на изобретение.

Порядок рассмотрения административным органом возражения на решение об отказе в выдаче патента ГК РФ не регулирует.

Регулирование данной процедуры осуществляется Правилами N 644/261.

В силу пункта 45 Правил N 644/261 выявленные членами коллегии при рассмотрении спора основания для признания недействительным предоставления правовой охраны объекту интеллектуальной собственности либо основания, препятствующие предоставлению ему правовой охраны, отражаются в протоколе заседания коллегии и учитываются при формировании вывода коллегии по результатам рассмотрения спора. Информация об указанных основаниях в течение пяти рабочих дней со дня заседания коллегии, на котором они выявлены, доводится до сведения сторон спора. При этом им предоставляется возможность представить свое мнение.

Таким образом, на стадии рассмотрения возражения на решение об отказе в выдаче патента Роспатент был вправе проанализировать вновь выявленные основания, препятствующие предоставлению правовой охраны заявленному изобретению.

Наличие у административного органа подобного права подтверждено президиумом Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 03.06.2022 по делу N СИП-668/2021 с учетом мнения ученых, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого вопроса.

Таким образом, на стадии рассмотрения возражений административный орган вправе повторно проанализировать соответствие заявленного изобретения тем законодательно установленным требованиям, соответствие которым уже было проверено экспертом в ходе экспертизы заявки.

Следовательно, довод Степанова Е.И. о невозможности отказа в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам на стадии рассмотрения возражения на решение об отказе в выдаче патента отклоняется президиумом Суда по интеллектуальным правам.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что законодательство, регулирующее проведение экспертизы, не только устанавливает последовательность проверки заявленного изобретения, но и обеспечивает заявителя соответствующей заявки определенным набором прав, в том числе правом на получение информации от эксперта о выявленных несоответствиях на предоставление своих возражений и объяснений в ответ на запрос экспертизы.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1386 ГК РФ в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу Роспатент может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента на изобретение невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения заявки по существу должны быть представлены в течение трех месяцев со дня направления запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил копии в течение двух месяцев со дня направления запроса указанного федерального органа исполнительной власти. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным административным органом не более чем на десять месяцев.

Верховный Суд Российской Федерации неоднократно обращал внимание на то, что формулировка нормативного правового акта, предусматривающая право административного органа, по сути, означает его обязанность, возникающую при наличии установленных законодательством условий (например, см. решение Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2010 N ГКПИ10-1228).

Таким образом, если в ходе проведения экспертизы эксперт установит недостаточность раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки на дату ее подачи, он обязан направить заявителю по заявке на получение патента на изобретение соответствующий запрос.

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 1387 ГК РФ до принятия решения об отказе в выдаче патента Роспатент направляет заявителю уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с предложением представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам. Ответ заявителя, содержащий доводы по приведенным в уведомлении мотивам, может быть представлен в течение шести месяцев со дня направления ему уведомления.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в ситуации, когда экспертиза заявки на изобретение, осуществляя проверку на определенном этапе, не выявила несоответствие этой заявки требованиям законодательства и перешла к следующему этапу проверки, а на стадии рассмотрения возражения при проверке соответствия заявки на изобретение требованиям предшествующих этапов выявлено несоответствие ее требованиям законодательства (которые на стадии рассмотрения возражения признаются, как правило, вновь выявленными обстоятельствами), заявителю по заявке на изобретение должен быть предоставлен аналогичный стадии экспертизы объем прав на заявление возражений в отношении обнаруженных недостатков.

Вопрос о том, каким образом реализуются права заявителя по заявке в случае выявления на стадии рассмотрения возражения подобных обстоятельств, уже вставал перед президиумом Суда по интеллектуальным правам при рассмотрении дела N СИП-668/2021.

При рассмотрении названного дела президиум Суда по интеллектуальным правам с учетом мнения ученых пришел к выводу о том, что пункт 45 Правил N 644/261 содержит положение: "Информация об указанных основаниях в течение пяти рабочих дней со дня заседания коллегии, на котором они выявлены, доводится до сведения сторон спора. При этом им предоставляется возможность представить свое мнение". Такой подход позволяет заявителю по заявке реализовать принадлежащие ему права в том же объеме, в котором они предусмотрены на стадии экспертизы заявки на изобретение.

Президиум Суда по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что ГК РФ определил правила рассмотрения заявки только на стадии экспертизы, допустив определение правил рассмотрения возражений подзаконными актами.

Вместе с тем ГК РФ исходит из того, что, по общему правилу, на стадии рассмотрения возражений по их доводам определяется правомерность конкретных выводов экспертизы. Те обстоятельства, которые в возражении не оспорены, по общему правилу, не проверяются.

Если же административный орган на стадии рассмотрения возражения возобновляет процедуру экспертизы, то заявителю по делу должен быть обеспечен не меньший объем гарантий его прав, нежели был у него на стадии экспертизы.

Применительно к ситуации рассмотрения возражения на отказ в выдаче патента на изобретение при выявлении Палатой по патентным спорам соответствующих обстоятельств пункт 45 Правил N 644/261 по объему предоставляемых заявителю по заявке на изобретение прав не будет противоречить пункту 3 статьи 1386 и пункту 1 статьи 1387 ГК РФ (ситуация выявления обстоятельств несоответствия заявки требованиям законодательства на стадии экспертизы) только в том случае, если:

заявитель по заявке на получение патента был проинформирован о выявлении новых оснований, препятствующих выдаче патента (в письменном виде);

заседание коллегии Палаты по патентным спорам было отложено;

заявителю по заявке на выдачу патента была предоставлена возможность дать свои пояснения по возникшим в ходе административного рассмотрения дела вопросам.

Президиум Суда по интеллектуальным правам принимает во внимание то, что Правила N 644/261 и, в частности, пункт 45 этих Правил не содержат требования об отложении заседания коллегии Палаты по патентным спорам в случае обнаружения вновь выявленных обстоятельств для отказа в выдаче патента; однако этот пункт Правил N 644/261 устанавливает срок доведения до сведения участников административного спора информации о вновь выявленных обстоятельствах.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что требование о доведении информации до сторон спора с предоставлением возможности выразить свое мнение не может быть истолковано иным образом, нежели как требование об отложении заседания коллегии Палаты по патентным спорам на более поздний срок.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что на административный орган возложена обязанность обеспечить условия для полного и объективного рассмотрения дела.

Процедура рассмотрения и разрешения споров в административном порядке должна обеспечивать реальную возможность защиты каждому, чьи права на результат интеллектуальной деятельности оспариваются.

Только в этом случае достигается основная цель деятельности Роспатента - обеспечение охраняемых законом прав и интересов заявителей и обладателей охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, а также законных интересов иных физических и юридических лиц при принятии решений в административном порядке.

Таким образом, при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента на изобретение, в частности при выявлении на этой стадии обстоятельств (которые не были обнаружены при проведении экспертизы по существу), препятствующих выдаче такого патента, должны быть соблюдены права и законные интересы заявителя в том же объеме, в котором предоставлены права заявителю по заявке на стадии экспертизы изобретения.

Как следует из материалов дела, заседание коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения Степанова Е.И. состоялось 21.06.2021. В ходе проведения указанного заседания были выявлены основания для отказа в выдаче патента на изобретение по спорной заявке, отличные от приведенных в заключении экспертизы по существу, о чем было сообщено Степанову Е.И.

Об этом Степанову Е.И. не сообщалось в письменном виде (по аналогии с направлением запроса в порядке пункта 3 статьи 1386 ГК РФ или уведомления в порядке абзаца третьего пункта 1 статьи 1387 ГК РФ), ему не было предоставлено время для формирования своей позиции в отношении вновь выявленных административным органом оснований для отказа в выдаче патента на изобретение, для предоставления доводов и дополнительных документов.

Озвученное в судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам мнение Роспатента о том, что достаточным является устное воспроизведение вновь выявленных обстоятельств и предоставление возможности немедленного ответа заявителю, не может быть поддержано.

Специфика соответствующих отношений, основанная на статье 45 Конституции Российской Федерации, предполагает реальное обеспечение прав заявителя с тем, чтобы выявить действительно патентоспособные решения и предоставить им правовую охрану.

Таким образом, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что, отказывая в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам (которые не были установлены на этапе экспертизы изобретения), Роспатент допустил умаление гарантий прав Степанова Е.И. по сравнению с объемом прав, принадлежащих заявителю по заявке на изобретение на стадии экспертизы изобретения.

В такой ситуации президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о допущенном административным органом нарушении процедуры рассмотрения возражения.

Как разъяснено в пункте 136 Постановления N 10, нарушение Роспатентом процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Допущенное административным органом нарушение процедуры рассмотрения возражений носит существенный характер, поскольку в нарушение положений пункта 45 Правил N 644/261 в истолковании применительно к данной ситуации совместно с пунктом 3 статьи 1386 и абзацем третьим пункта 1 статьи 1387 ГК РФ заявителю по заявке на изобретение не обеспечен тот объем гарантий, который предусмотрен в случае выявления недостатков заявленного изобретения.

Судом по интеллектуальным правам на основании пункта 2 статьи 11 ГК РФ осуществляется последующий судебный контроль принятого в административном порядке решения Роспатента.

Для осуществления квалифицированного судебного контроля необходимо, чтобы проверяемое решение было мотивированным и принятым с соблюдением всех формальных требований. В противном случае задачи судопроизводства (в частности, судебная защита прав и законных интересов правообладателей и заинтересованных лиц) в нарушение норм статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не могут быть достигнуты в полной мере.

При проверке решения административного органа от 25.07.2021 суд первой инстанции ошибочно не усмотрел нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражения.

В описанной ситуации у суда первой инстанции отсутствовали основания для признания названного решения соответствующим закону.

С учетом изложенного решение суда первой инстанции подлежит отмене, решение Роспатента от 25.07.2021, принятое по результатам рассмотрения поступившего 20.05.2021 возражения Степанова Е.И. - признанию недействительным как не соответствующее требованиям статьи 1386 ГК РФ и пункта 45 Правил N 644/261. Административному органу следует повторно рассмотреть поступившее 20.05.2021 возражение Степанова Е.И. на решение Роспатента от 06.11.2020 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке N 2016146063 с учетом настоящего постановления.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления о признании ненормативного правового акта недействительным и за подачу кассационной жалобы подлежат отнесению на административный орган.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 19.05.2022 по делу N СИП-1124/2021 в части отказа в удовлетворении требования о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.07.2021 об удовлетворении поступившего 20.05.2021 возражения, об изменении решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 06.11.2020 и об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке N 2016146063 по вновь выявленным обстоятельствам отменить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.07.2021 об удовлетворении поступившего 20.05.2021 возражения, об изменении решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 06.11.2020 и об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке N 2016146063 по вновь выявленным обстоятельствам как не соответствующее требованиям статьи 1386 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 45 Правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 N 644/261.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть поступившее 20.05.2021 возражение Степанова Евгения Ивановича на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 06.11.2020 с учетом настоящего постановления.

В остальной части решение Суда по интеллектуальным правам от 19.05.2022 по делу N СИП-1124/2021 оставить без изменения.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу Степанова Евгения Ивановича (ИНН 781114761610) 300 (триста) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления в суд первой инстанции и 150 (сто пятьдесят) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

Е.С. Четвертакова

Н.Л. Рассомагина