Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29 сентября 2022 г. N С01-1166/2022 по делу N А56-12274/2020 Дело о запрете незаконного использования полезной модели, о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на патент, а также расходов по уплате государственной пошлины передано на новое рассмотрение, поскольку суд не установил наличие или отсутствие нарушения исключительного права истца

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29 сентября 2022 г. N С01-1166/2022 по делу N А56-12274/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 28 сентября 2022 г.

Полный текст постановления изготовлен 29 сентября 2022 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Борисовой Ю.В.,

судей - Погадаева Н.Н., Сидорской Ю.М.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Аджиевой Х.И.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ТД "АРМАТЕХ" (ул. Маршала Говорова, д. 35, лит. А, оф. 322 А, Санкт-Петербург, 198095, ОГРН 1147847365522) на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.03.2022 по делу N А56-12274/2020

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "ТД "АРМАТЕХ" к обществу с ограниченной ответственностью "Эпаком Нева" (ул. Ольги Берггольц, д. 35, лит. А, Санкт-Петербург, 192148, ОГРН 1167847298464) о запрете незаконного использования патента Российской Федерации N 191161 на полезную модель "Сигнализатор уровня раздела сред", о взыскании компенсации, расходов по уплате государственной пошлины.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Эпаком" (Пулковское ш., д. 26, к. 3, лит. А, кв. 43, муниципальный округ Звездное вн. тер., Санкт-Петербург, 196158, ОГРН 1157847178312).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Эпаком Нева" - Гутиев А.С. (по доверенности от 09.02.2021);

от общества с ограниченной ответственностью "ТД "АРМАТЕХ" - Стабников Л.Л. (по доверенности от 02.12.2019);

от общества с ограниченной ответственностью "Эпаком" - Щербина М.В. (по доверенности от 01.01.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ТД "АРМАТЕХ" (далее - истец, общество "ТД "АРМАТЕХ") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Эпаком Нева" (далее - ответчик, общество "Эпаком Нева") о запрете незаконного использования полезной модели, о взыскании компенсации в размере 1 000 000 руб. за нарушение исключительного права на патент Российской Федерации N 191161 на полезную модель "Сигнализатор уровня раздела сред", а также расходов по уплате государственной пошлины в размере 29 000 руб.

В соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Эпаком" (далее - третье лицо, общество "Эпаком").

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.02.2021 исковые требования удовлетворены.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.03.2022 решение суда первой инстанции отменено. В удовлетворении требований отказано.

Не согласившись с указанным постановлением, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит его отменить, оставить в силе решение суда первой инстанции.

Заявитель кассационной жалобы указывает на нарушение судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, которое, по его мнению, привело к принятию незаконного и необоснованного судебного акта по настоящему делу.

Кассатор отмечает, что суд апелляционной инстанции при отказе в удовлетворении заявленных требований принял во внимание исключительно позицию, изложенную в экспертном заключении общества с ограниченной ответственностью "Ленинградская экспертная служба "ЛЕНЭКСП" от 18.11.2021 (далее - заключение эксперта от 18.11.2021), и только на основе данного доказательства пришел к выводу о том, что устройство "Сигнализатор уровня LS1" не содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы спорной полезной модели. Иных обстоятельств для отмены принятого по делу решения суда первой инстанции обжалуемое постановление не содержит.

При этом, как отмечает податель кассационной жалобы, в постановлении не указано, какие именно из установленных экспертом признаков независимой формулы полезной модели не использованы ответчиком и (или) третьим лицом в спорном устройстве.

Кассатор также констатирует, что оценка признаков независимой формулы полезной модели осуществляется в соответствии с правилами, определёнными пунктом 35 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм, Требований к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, Состава сведений о выдаче патента на полезную модель, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Состава сведений, указываемых в форме патента на полезную модель, формы патента на полезную модель, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 N 701, согласно которому полезная модель признается техническим решением, относящимся к устройству, если формула полезной модели содержит совокупность относящихся к устройству существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата, обеспечиваемого полезной моделью.

При этом, как указывает кассатор, признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Однако, по мнению истца, в описании переданного для исследования патента отсутствует какое-либо обоснование способа соединения кабеля ёмкостного датчика с корпусом сигнализатора как приёма для достижения заявленного технического результата в виде повышения помехоустойчивости устройства, что исключает данный признак из числа существенных.

Как отмечает кассатор, существенные признаки независимой формулы спорной полезной модели определены в приобщенном к материалам дела решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 03.02.2021, к которым отнесены обеспечение блоков устройства, включая ёмкостной датчик, постоянным напряжением высокой стабильности за счет установки блока питания, включающего трансформатор, выпрямитель, фильтр и стабилизатор; устранение наведенных электрических импульсных помех за счет установки опторазвязки (оптопары) в блоке согласования; устранение помех в виде колебания уровня жидкости за счет выполнения микропроцессора с возможностью определения уровня раздела сред при постоянном, в течение определенного времени (от 5 до 15 секунд), уровне сигнала ёмкостного датчика.

В этой связи кассатор резюмирует, что заключение эксперта является лишь одним из доказательств, подлежащих оценке наряду с иными доказательствами по делу, чего судом апелляционной инстанции сделано не было.

Дополнительно кассатор обращает внимание, что в судебном заседании апелляционного суда 22.03.2022 эксперту заданы вопросы относительно сделанных им в заключении выводов, ни на один из заданных вопросов экспертом не был дан ответ, обоснованный техническими сведениями, в отношении достоверности которых имеется возможность объективной проверки.

В отзывах на кассационную жалобу ответчик и третье лицо просят оставить без изменения обжалуемое постановление, указывая на его законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

В судебном заседании 28.09.2022 представитель истца поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы.

Представители ответчика и третьего лица возражали против удовлетворения кассационной жалобы.

Законность обжалуемого постановления проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, отзывах на нее.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, общество "ТД "АРМАТЕХ" является правообладателем патента Российской Федерации N 191161 на полезную модель "Сигнализатор уровня раздела сред" со следующей формулой:

1. Сигнализатор уровня раздела сред, прежде всего границы раздела жира - воды, включающий емкостной датчик, соединенный коммуникационным кабелем через разъем, установленный на корпусе сигнализатора, с входом блока согласования, включающим опторазвязку; выход блока согласования подключен к сигнальному входу микропроцессора, а выход микропроцессора соединен с блоком вывода сигнала, в корпусе сигнализатора размещен также блок питания для емкостного датчика, блока согласования, микропроцессора, блока вывода информации, включающий трансформатор, выпрямитель, фильтр и стабилизатор, при этом микропроцессор выполнен с возможностью определения уровня раздела сред при постоянном, в течение определенного времени, уровне сигнала емкостного датчика.

2. Сигнализатор по п. 1, характеризующийся тем, что выполнен с возможностью обработки сигнала емкостного датчика при постоянном, в течение 5-15 секунд, уровне сигнала датчика.

3. Сигнализатор по п. 1, характеризующийся тем, что выполнен с возможностью подключения, по меньшей мере, одного дополнительного емкостного датчика и содержит, по меньшей мере, один дополнительный разъем, установленный на корпусе сигнализатора, для подключения коммутационного кабеля дополнительного датчика, при этом в сигнализаторе выполнен, по меньшей мере, один дополнительный блок согласования, включающий опторазвязку, соединенный по входу с соответствующим дополнительным разъемом, а по выходу с соответствующим входом микропроцессора.

В результате закупки устройства "Сигнализатор уровня LS-1" обществу "ТД "АРМАТЕХ" стало известно о том, что общество "Эпаком Нева" реализует указанное устройство с применением полезной модели, правообладателем которой является истец.

В подтверждение использования ответчиком в указанном устройстве всех признаков полезной модели по независимому пункту 1 формулы истец представил в материалы дела экспертное заключение от 22.11.2019.

Ссылаясь на то, что использование ответчиком полезной модели по патенту Российской Федерации N 191161 при предложении к продаже, реализации и хранении устройства "Сигнализатор уровня LS-1" без разрешения правообладателя является незаконным, истец направил в адрес ответчика претензию с требованием о прекращении рекламы, производства, продажи и/или иного отчуждения устройства "Сигнализатор уровня LS1" с использованием полезной модели, а также об оплате компенсации за нарушение исключительного патентного права на полезную модель в сумме 1 000 000 руб.

Оставление указанной претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения общества "ТД "АРМАТЕХ" в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования, исходил из того, что использование каждого признака полезной модели, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы спорной полезной модели истца, в производимом и реализуемом ответчиком изделии подтверждено представленными в материалы дела доказательствами. В нарушение положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в материалы дела ответчиком не представлено доказательств, что им до даты приоритета производилось и реализовывалось тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками.

Суд апелляционной инстанции в связи с наличием между сторонами спора о том, содержит ли устройство "Сигнализатор уровня LS-1" признаки полезной модели, приведенные в независимом пункте формулы полезной модели "Сигнализатор уровня раздела сред", назначил по делу патентоведческую экспертизу, проведение которой поручил эксперту общества с ограниченной ответственностью "Ленинградская экспертная Служба "ЛЕНЭКСП" Колпаковой М.В.

На основании заключения эксперта от 18.11.2021 суд апелляционной инстанции сделал вывод о том, что устройство "Сигнализатор уровня LS-1" не содержит каждый признак независимого пункта формулы полезной модели "Сигнализатор уровня раздела сред" по патенту Российской Федерации N 191161.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, отзывов на нее, заслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) полезные модели являются результатами интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно положениям статьи 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В силу пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием полезной модели считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Как разъяснено в абзаце четвертом пункта 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

В силу положений пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ).

Приходя к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы истца и отмены постановления суда апелляционной инстанции, судебная коллегия исходит из следующего.

Как верно отмечает податель кассационной жалобы, суд апелляционной инстанции при вынесении постановления об отказе в удовлетворении заявленных требований принял во внимание лишь заключение эксперта от 18.11.2021, согласно которому соответствующее устройство ответчика не содержит всех признаков независимого пункта формулы спорной полезной модели, оставив без какой-либо оценки иные имеющиеся в деле доказательства.

Так, как усматривается из материалов дела, в подтверждение заявленных требований истцом представлены экспертное заключение от 22.11.2019, согласно которому все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели использованы в устройстве "Сигнализатор уровня LS-1", а также решение Роспатента от 03.02.2021, в котором проанализированы существенные признаки формулы спорной полезной модели.

В соответствии с частью 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Согласно части 7 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений.

В силу положений части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны, в частности: обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле; мотивы, по которым суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции, если его решение было отменено полностью или в части.

Несмотря на вышеуказанные требования процессуального законодательства, судом апелляционной инстанции иные представленные в материалы дела доказательства в принципе не исследовались, мотивированные выводы в обжалуемом постановлении отсутствуют.

При этом, как верно отмечает кассатор, в силу положений части 3 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заключение эксперта исследуется и подлежит оценке наряду с иными имеющимися в материалах дела доказательствами.

Между тем, отказывая истцу в удовлетворении заявленных требований, суд апелляционной инстанции ограничился указанием на то, что выводы эксперта свидетельствуют о том, что в рассматриваемом случае устройство "Сигнализатор уровня LS-1" не содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы технического решения. При этом суд апелляционной инстанции не указал, отсутствие каких именно признаков независимого пункта формулы спорной полезной модели им установлено, как это коррелирует с иными представленными в материалы дела доказательствами.

Применительно к аргументам ответчика и третьего лица о том, что не имеет значения, какие именно признаки подлежат сравнению, необходимо отметить, что согласно нормам материального права и разъяснениям высшей судебной инстанции по обозначенному вопросу полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный именно в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

В связи с этим судебная коллегия полагает, что выводы суда апелляционной инстанции об отсутствии нарушения ответчиком исключительного права истца на полезную модель являются преждевременными и недостаточно мотивированными.

Принимаемые арбитражным судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными (часть 3 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что постановление принято судом апелляционной инстанции с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в нем, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем обжалуемый судебный акт не может быть признан законным и подлежит отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется надлежащее исследование и оценка доказательств и доводов участвующих в деле лиц, в том числе на предмет наличия или отсутствия нарушения ответчиком исключительного права истца, а в случае, если будет установлено такое, оснований для применения гражданско-правовой ответственности и ее размера, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом кассационной инстанции не установлено.

При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции необходимо надлежащим образом исследовать обстоятельства, дать оценку всем доводам и доказательствам лиц, участвующих в деле, установить на основании полной и всесторонней оценке представленных в материалы дела доказательств наличие или отсутствие нарушения исключительного права истца и принять законный судебный акт, исходя из существа заявленных требований и с соблюдением процессуальных прав лиц, в отношении которых судом будут сделаны правовые выводы.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.03.2022 по делу N А56-12274/2020 отменить.

Направить дело N А56-12274/2020 в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд на новое рассмотрение.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Ю.М. Сидорская