Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 10 октября 2022 г. N С01-1451/2022 по делу N СИП-1320/2021 Дело направлено новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином судебном составе, поскольку подлежит установлению период времени, когда уважительные причины существовали, а затем трехлетний период доказывания использования товарного знака определяется с исключением из него периода существования уважительных причин (начальная дата отодвигается на соответствующий период времени), при этом может сложиться такая ситуация, что начальный момент окажется ранее даты регистрации спорного товарного знака

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 10 октября 2022 г. N С01-1451/2022 по делу N СИП-1320/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 3 октября 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 10 октября 2022 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Корнеева В.А., Четвертаковой Е.С.;

судьи-докладчика Погадаева Н.Н.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Цветковой П.А. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества "Дальхимфарм" (ул. Ташкентская, д. 22, г. Хабаровск, 680001, ОГРН 1022701195417) на решение Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2022 по делу N СИП-1320/2021, по исковому заявлению открытого акционерного общества "Дальхимфарм" к акционерному обществу "Валента Фармацевтика" (ул. Фабричная, д. 2, город Щёлково, Московская обл., 141108, ОГРН 1035010202336) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 178115 и N 602114 вследствие их неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от открытого акционерного общества "Дальхимфарм" - Вишняков А.С. (по доверенности от 08.07.2021);

от акционерного общества "Валента Фармацевтика" - Переверзев А.П. (по доверенности от 31.01.2022 N 12), Матвеева А.И. (по доверенности от 31.01.2022 N 12).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество "Дальхимфарм" (далее - общество "Дальхимфарм") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к акционерному обществу "Валента Фармацевтика" (далее - общество "Валента Фармацевтика") о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 178115 и N 602114 в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие их неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2022 по делу N СИП-1320/2021 заявленные требования оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, общество "Дальхимфарм" просит отменить решение суда первой инстанции, принять новый судебный акт.

От общества "Валента Фармацевтика" поступил отзыв на кассационную жалобу, в котором оно не согласилось с изложенными в ней доводами.

Представители общества "Дальхимфарм" и общества "Валента Фармацевтика" приняли участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Представитель общества "Дальхимфарм" поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы, просил ее удовлетворить.

Представитель общества "Валента Фармацевтика" возражал против удовлетворения кассационной жалобы по изложенным в отзыве мотивам.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о месте и времени судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам не направил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, общество "Валента Фармацевтика" является правообладателем товарных знаков:

"" по свидетельству Российской Федерации N 178115 (далее - товарный знак N 178115), зарегистрированный 02.08.1999 по заявке N 96716086 от 03.12.1996 в отношении товаров 5-го класса МКТУ "фармацевтические препараты";

"" по свидетельству Российской Федерации N 602114 (далее - товарный знак N 602114), зарегистрированный 18.01.2017 по заявке N 2015738097 от 20.11.2015 в отношении товаров 5-го класса МКТУ "медикаменты, медикаменты для человека, препараты фармацевтические, препараты химико-фармацевтические".

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны данных товарных знаков, на направление ответчику предложения заинтересованного лица, на неиспользование этих товарных знаков правообладателем в отношении указанных в перечне регистрации товаров, общество "Дальхимфарм" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением.

В обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков общество "Дальхимфарм" ссылалось на то, что оно намерено использовать обозначение "ГИДАЗЕПАМ", тождественное спорным товарным знакам при производстве и реализации лекарственных препаратов, так как является правопреемником Хабаровского химико-фармацевтического завода, основанного в 1939 году, имеет необходимые лицензии и производственные мощности.

При рассмотрении дела суд первой инстанции руководствовался статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 12, 1484 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также принял во внимание разъяснения, данные в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

Суд первой инстанции установил, что досудебный порядок урегулирования спора обществом "Дальхимфарм" соблюден.

Суд первой инстанции признал, что общество "Дальхимфарм" доказало свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака N 602114 в отношении товаров 5-го класса МКТУ "медикаменты, медикаменты для человека, препараты фармацевтические, препараты химико-фармацевтические" и товарного знака N 178115 в отношении товаров 5-го класса МКТУ "фармацевтические препараты", поскольку материалы дела подтверждают реальное намерение истца использовать сходное до степени смешения обозначение в своей деятельности для маркировки однородных товаров.

Вместе с тем в ходе рассмотрения спора общество "Валента Фармацевтика" указывало на то, что неиспользование спорных товарных знаков обусловлено не зависящими от правообладателя обстоятельствами.

Суд первой инстанции учел доводы правообладателя спорных товарных знаков о проведении им клинических исследований заявленного на государственную регистрацию лекарственного средства "Гидазепам", о совершении необходимых для ввода в оборот под указанным наименованием действий для преодоления объективных в настоящем случае препятствий по использованию спорных товарных знаков и для производства лекарственных средств (получение регистрационного удостоверения), а также оценил представленные в материалы дела доказательства (заявление о государственной регистрации лекарственного препарата с торговым наименованием "ГИДАЗЕПАМ" от 14.12.2020 N 134459; скриншот страницы Государственного реестра лекарственных средств (далее - ГРЛС) о регистрации заявления; распечатки листов официального издания Государственного реестра лекарственных средств и изделий медицинского назначения на 01.07.1994, содержащие данные о препарате "Гидазепам"; скриншоты страниц Справочника "Видаль" о препарате "Гидазепам"; решение Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Минздрав России) от 07.07.2021 N 20-2-4158917/Р/ЭКПРО об отказе в проведении экспертизы; заявление на получение разрешения на проведение клинических исследований лекарственного препарата "Гидазепам"; скриншот страницы ГРЛС о разрешении на проведение клинических исследований; разрешение Минздрава России от 19.07.2021 N 392; выписка из протокола заседания Совета по этике от 11.05.2021 N 275; заявление о регистрации лекарственного препарата "Гидазепам" по процедуре ЕАЭС от 28.12.2021; распечатка электронной переписки с поручением на подготовку Инструкции для медицинского применения препарата "Гидазепам"; распечатка электронной переписки, касающейся подготовки макетов пачки и контурной ячейковой упаковки, за период с 09.10.2020 по 12.11.2020; проекты макетов пачки и контурной ячейковой упаковки; соглашение о намерениях сотрудничать в области организации контрактного производства препарата "Гидазепам"; договор на выполнение научно-исследовательских и технологических работ от 21.12.2017 N ВФ-4346989 с акционерным обществом "Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод" (далее - АО "Усолье-Сибирский химфармзавод") на разработку фармсубстанции; акт сдачи-приемки выполненных работ от 18.12.2020 по договору от 21.12.2017; скриншот страницы ГРЛС в отношении препарата "Диамидазепам"; скриншоты страниц официального сайта товарищества с ограниченной ответственностью "ВИВА Фарм" (Республика Казахстан) (далее - ТОО "ВИВА Фарм"), касающиеся препарата "Гидазепам VIC"; договор от 25.03.2020N ВФ-5954842 на выполнение научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работы с АО "Усолье-Сибирский химфармзавод"; акт сдачи-приемки выполненных работ от 16.11.2020 по договору от 20.03.2020; дополнительное соглашение от 08.04.2021 N 2 к договору от 25.03.2020 N ВФ-5954842; титульные листы к паспортам выпущенной АО "Усолье-Сибирский химфармзавод" продукции под торговым наименованием "Гидазепам"; акт получения обществом "Валента Фармацевтика" произведенного АО "Усолье-Сибирский химфармзавод" препарата "Гидазепам"; акт передачи в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области "Ярославская областная клиническая наркологическая больница" (далее - Ярославская областная клиническая наркологическая больница) препарата "Гидазепам"; акт возврата в общество "Валента Фармацевтика" препарата "Гидазепам" от Ярославской областной клинической наркологической больницы; (фотографии препарата "Гидазепам").

По результатам оценки вышеуказанных доводов и доказательств суд первой инстанции установил следующие обстоятельства:

государственная регистрация лекарственного препарата "Гидазепам" (гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин) ранее уже действовала по удостоверению от 24.07.1992 рег. N 92/210/5, которое по состоянию на 04.02.2020 отозвано;

ответчик подал 14.12.2020 в Минздрав России заявку N 134459 на государственную регистрацию лекарственного препарата "Гидазепам таблетки 20 мг и 50 мг", ссылаясь на названное положение (с указанием "тип регистрации: не требуются КИ (20 лет)"), по которой принято решение от 07.07.2021 об отказе в проведении экспертизы лекарственного средства для медицинского применения в части экспертизы лекарственного средства и экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного препарата для медицинского применения ввиду отсутствия в составе регистрационного досье отчетов о результатах клинических исследований лекарственного препарата для медицинского применения;

ответчик 31.03.2021 представил в Минздрав России документы для получения разрешения на проведение клинического исследования лекарственных препаратов "Гидазепам таблетки 20 мг и 50 мг" (по протоколу N ГЗМ-05-01-2021 "Открытое, рандомизированное, перекрестное, с адаптивным дизайном исследование по изучению сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Гидазепам, таблетки 50 мг (АО "Усолье - Сибирский химфармзавод") и "Гидазепам VIC таблетки 50 мг" (ТОО "ВИВА Фарм") у здоровых добровольцев при однократном применении).

Принимая во внимание положения части 9 статьи 18, частей 1 и 4 статьи 52.1 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", суд первой инстанции констатировал: в период с 14.12.2020 по 12.09.2021 ответчик произвел товар, маркированный спорными товарными знаками, и объем такого производства (6000 упаковок лекарственного средства) является реальным, а не номинальным; ответчик совершил необходимые действия для введения товара в оборот в указанный период времени, в том числе подал заявку на регистрацию лекарственного препарата под спорным обозначением и фактически ввел в оборот образцы товара под спорным обозначением при проведении клинических исследований; ответчик не имел возможности фактически ввести в оборот произведенные партии лекарственного препарата, маркированного спорными товарными знаками, за исключением образцов для клинических исследований в силу законодательных ограничений, т.е. по обстоятельствам, не зависящим от воли ответчика, а именно ввиду прохождения обязательной процедуры получении регистрационного удостоверения на лекарственный препарат.

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к выводу о том, что представленные ответчиком доказательства в совокупности свидетельствуют о вводе в гражданский оборот ответчиком товаров 5-го класса МКТУ "фармацевтические препараты", маркированных товарным знаком N 178115, и товаров 5-го класса МКТУ "медикаменты, медикаменты для человека, препараты фармацевтические, препараты химико-фармацевтические", маркированных товарным знаком N 602114, в разрешенном законодательством объеме в виде образцов для клинических исследований, а также о наличии у ответчика объективных препятствий для ввода в оборот в исследуемый период остального объема произведенного товара.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 данного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав содержащиеся в кассационной жалобе доводы, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о соблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора, о заинтересованности общества "Дальхимфарм" в досрочном прекращении правовой охраны рассматриваемых товарных знаков и о применимом законодательстве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

В кассационной жалобе общество "Дальхимфарм" отмечает, что суд первой инстанции некорректно интерпретировал понятие "введение в гражданский оборот" в контексте обстоятельств настоящего спора, поскольку воспринял лишь часть правового смысла, содержащегося в этом понятии, а именно только производство товаров.

По мнению заявителя кассационной жалобы, ответчик не представил доказательства фактической реализации товаров маркированных спорными товарными знаками для неограниченного круга лиц. Приведенный обществом "Валента Фармацевтика" довод о предоставлении ограниченной партии товара для проведения клинических испытаний в Ярославской областной клинической наркологической больнице с участием добровольцев не может подтверждать введение товара в гражданский оборот, так как испытуемые не могли приобрести препарат в частном порядке, не могли его выбрать, проводя сравнение с аналогичными препаратами иных производителей.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы обращает внимание на тот факт, что у ответчика было разрешительное удостоверение от 24.07.1992 на препарат "Гидазепам" (которое отозвано 04.02.2020) и непонятно, почему ответчик ранее не совершал действий, направленных на ввод товара в оборот, а именно не производил лекарственное средство в рамках имеющегося разрешения.

Рассмотрев доводы, приведенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как установлено в пункте 1 статье 1486 ГК РФ, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

В силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При доказывании факта использования товарного знака для индивидуализации товаров либо услуг, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1483 ГК РФ, правообладатель обязан представить доказательства фактического введения указанных товаров/услуг в гражданский оборот.

Кроме того, в силу абзаца второго пункта 3 статьи 1486 ГК РФ при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Таким образом, положения статьи 1486 ГК РФ предусматривают два обстоятельства, исключающие досрочное прекращение правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования по иску заинтересованного лица, а именно представление правообладателем доказательств использования товарного знака или доказательств неиспользования товарного знака по независящим от правообладателя обстоятельствам.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что суд первой инстанции пришел к двум взаимоисключающим выводам о фактическом введении в оборот произведенного товара (лекарственного препарата), маркированного спорными товарными знаками, и в то же время наличия у ответчика объективных препятствий для введения в оборот произведенного товара, признав уважительными причины неиспользования товарных знаков.

Президиум Суда по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что при оценке доказательств реального использования спорного обозначения подлежит установлению совокупность обстоятельств, подтверждающих введение в гражданский оборот продукции, маркированной таким обозначением, в том числе показатели объема продукции.

Названный подход основан на правовой позиции Всемирной организации интеллектуальной собственности, которая указывает, что использование товарных знаков должно быть предано гласности, т.е. товары должны выставляться на продажу через нормальные коммерческие каналы (пункты 9.86 и 9.88 раздела F главы 9 Введения в интеллектуальную собственность. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) - WIPO publication N 478 (R), ISBN 92-805-0752-4-WIPO, Kluwer Law International, 1998). При этом использование должно быть фактическим, номинального использования недостаточно.

Суд первой инстанции установил, что ответчик произвел товар, маркированный спорными товарными знаками, и объем такого производства (6000 упаковок лекарственного средства) является реальным, а не номинальным. Кроме того, ответчик совершил необходимые действия для введения товара в оборот в обозначенный период времени, в том числе подал заявку на регистрацию лекарственного препарата под спорным обозначением и фактически ввел в оборот образцы товара под спорным обозначением при проведении клинических исследований.

Президиум Суда по интеллектуальным правам находит обоснованным довод кассационной жалобы о том, что производство партии лекарственного средства и использование его для проведения клинических исследований на пациентах не может являться фактическим введением товара в гражданский оборот в смысле, придаваемом положениями статей 1484 и 1486 ГК РФ, а соответственно, вывод суда первой инстанции в этой части сделан при неправильном применении норм материального права.

В отношении вывода суда первой инстанции о том, что ответчик не имел возможности фактически ввести в оборот произведенные партии лекарственного препарата, маркированного спорными товарными знаками, за исключением образцов для клинических исследований в силу законодательных ограничений, т.е. по обстоятельствам, не зависящим от воли ответчика, а именно ввиду прохождения обязательной процедуры получения регистрационного удостоверения на лекарственный препарат, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В пункте 167 Постановления N 10 разъяснено, что в силу абзаца второго пункта 3 статьи 1486 ГК РФ при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

К таковым норма части 1 статьи 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS), заключенного в г. Марракеше 15.04.1994, относит обстоятельства, возникающие независимо от воли владельца товарного знака, которые создают препятствие для его использования, как, например, ограничения импорта или другие требования государства в отношении товаров или услуг, охраняемых товарным знаком.

Приводимые правообладателем обстоятельства подлежат оценке с точки зрения зависимости их от воли и поведения самого правообладателя товарного знака, в том числе его разумности и добросовестности, соблюдения им предусмотренных законодательством порядка и сроков совершения действий, устраняющих препятствия для использования товарного знака, а также продолжительности действия исключающих использование товарного знака обстоятельств и влияния их на течение срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ.

В случае если суд признает, что имелись уважительные причины неиспользования товарного знака в какой-либо определенный существенный период, этот период не учитывается при исчислении трехлетнего срока, за который подлежит доказыванию факт использования товарного знака.

При оценке уважительной причины неиспользования подлежат проверке следующие условия:

обстоятельства не зависят от воли правообладателя (не являются обычным предпринимательским риском), например, законодательные запреты или государственные меры (препятствия для ввоза и т.п.);

обстоятельства непосредственно связаны с использованием товарного знака, в частности государственные запреты на импорт или официальные запреты на использование, при этом обычные задержки в государственных органах не имеют значения;

обстоятельства делают использование товарного знака невозможным или неразумным.

Президиум Суда по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что проведение клинических испытаний может быть причиной неиспользования товарного знака, но только в случае, если выполняются указанные выше условия (в том числе анализируется зависимость порядка осуществления клинических испытаний от воли правообладателя).

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.12.2021 N СИП-58/2021 и применяется в международной практике (решение Суда Европейского союза от 03.07.2019 по делу N С-668/17Р).

Заявитель кассационной жалобы правомерно обратил внимание на то, что у ответчика имелось разрешительное удостоверение на лекарственное средство "Гидазепам" от 24.07.1992, на которое ссылался и суд первой инстанции.

Вместе с тем суд первой инстанции не принял во внимание то, что требования о досрочном прекращении правовой охраны заявлены в отношении двух товарных знаков, один из которых (товарный знак N 178115) зарегистрирован 02.08.1999, и ответчик является его правообладателем с 20.10.2006, а соответственно, суд первой инстанции не проверил наличие не зависящих от общества "Валента Фармацевтика" обстоятельств, препятствовавших проведению клинических исследований в установленные разрешением первоначальные сроки, учитывая, что ответчик приступил к разработке фармсубстанции только в 2017 году.

Суд первой инстанции не дал оценки обстоятельствам, которые, по мнению правообладателя, свидетельствовали о возможности применения пункта 3 статьи 1486 ГК РФ, в частности, свидетельствующих о наличии препятствий к завершению клинических исследований, об осуществлении обществом "Валента Фармацевтика" активных действий по введению лекарственного средства в гражданский оборот либо о невозможности осуществления таких действий не по воле правообладателя. Таким образом, суд первой инстанции не установил круг обстоятельств, необходимых для применения положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ.

Кроме того, неверен подход суда первой инстанции к применению пункта 3 статьи 1486 ГК РФ в части последствий выявления обстоятельств, оправдывающих неиспользование товарного знака (если они есть).

Суд первой инстанции определил, что уважительность неиспользования товарного знака сама по себе влечет отказ в иске.

Вместе с тем в абзаце четвертом пункта 167 Постановления N 10 отражены иные последствия: в случае если суд признает, что имелись уважительные причины неиспользования товарного знака в какой-либо определенный существенный период, данный период не учитывается при исчислении трехлетнего срока, за который подлежит доказыванию факт использования товарного знака.

Следовательно, подлежит установлению период времени, когда уважительные причины существовали (в том числе с учетом данных о ранее выданном разрешении), а затем трехлетний период доказывания использования товарного знака определяется с исключением из него периода существования уважительных причин (начальная дата отодвигается на соответствующий период времени). При этом может сложиться такая ситуация, что начальный момент окажется ранее даты регистрации спорного товарного знака (и тогда, по смыслу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ, использование товарного знака оценке не подлежит, а в удовлетворении требований отказывается). В настоящем деле один из спорных товарных знаков имеет дату регистрации - 1999 год, что существенно отстает во времени.

По результатам проверки законности обжалуемого решения суда первой инстанции президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для отмены судебного акта ввиду нарушения норм материального и процессуального права и несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Поскольку для принятия обоснованного и законного решения требуются исследование и оценка доказательств, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, согласно пункту 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит передаче на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в ином судебном составе.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить перечисленные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, дать оценку всем доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, результаты такой оценки изложить в судебном акте и принять мотивированное и обоснованное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2022 по делу N СИП-1320/2021 отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в ином судебном составе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

В.А. Корнеев

Е.С. Четвертакова

Н.Н. Погадаев