Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 октября 2022 г. по делу N СИП-1233/2021 Суд отменил решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, поскольку досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака по заявлению правообладателя является основанием для отмены решения федерального органа

Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 октября 2022 г. по делу N СИП-1233/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 12 октября 2022 г.

Полный текст решения изготовлен 14 октября 2022 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Борисовой Ю.В.,

судей Пашковой Е.Ю., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Аджиевой Х.И.,

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление иностранного лица Dentsply DeTrey GmbH (De-Trey Strasse 1, 78467 Konstanz, Germany) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 21.08.2021 об отказе в удовлетворении возражения от 30.06.2021 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2019706313.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо общество с ограниченной ответственностью "Смартлайф Украина" (просп. Героев, д. 14А, г. Днепр, Украина, 49000, ЕГРПОУ 38599019).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Dentsply DeTrey GmbH - Мельников А.В. (по доверенности от 28.10.2019, посредством систем веб-конференции, размещенной в информационной системе "Картотека арбитражных дел");

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Ларионова М.К. (по доверенности от 24.02.2022 N 04/32-388/41, посредством систем веб-конференции, размещенной в информационной системе "Картотека арбитражных дел").

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Dentsply DeTrey GmbH (далее - заявитель, иностранное лицо) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 21.08.2021 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 30.06.2021, на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2019706313.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо общество с ограниченной ответственностью "Смартлайф Украина" (далее - третье лицо).

Иностранное лицо полагает, что Роспатент неправильно применил нормы материального права при определении сходства противопоставленного товарного знака с обозначением заявителя.

Кроме того заявитель указывает, что в ходе рассмотрения возражения заявителем в Роспатент подано ходатайство, в котором он просил приостановить рассмотрение возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении вышеуказанной заявки в связи с рассмотрением в Суде по интеллектуальным правам искового заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 547830 (дело N СИП-780/2021). Однако административный орган не усмотрел оснований для приостановления рассмотрения возражения.

Дополнительно правовая позиция заявителя раскрыта в письменных пояснениях от 06.07.2022, в которых иностранное лицо указало, что заключило с третьим лицом мировое соглашение, в соответствии с которым третье лицо отказывается от исключительного права на противопоставленный товарный знак, а заявитель выплачивает вознаграждение. Во исполнение данного соглашения третье лицо отказалось от исключительного права на товарный знак, правовая охрана данного средства индивидуализации досрочно прекращена по заявлению правообладателя.

От Роспатента поступил отзыв от 13.05.2022, в котором указано, что на дату принятия оспариваемого решения обстоятельства, которые положены в основу отказа в государственной регистрации оспариваемого обозначения в качестве товарного знака, не были устранены.

В письменных пояснениях от 01.08.2022 административный орган отметил, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 547830 досрочно прекращена 24.06.2022, в то время как решение Роспатента датировано 21.08.2021, в связи с чем данное обстоятельство не могло быть учтено на дату принятия оспариваемого решения.

В этой связи административный орган констатировал, что оспариваемое решение Роспатента принято в полном соответствии с нормами действующего законодательства.

До даты судебного заседания отзыв третьего лица на заявление иностранного лица не поступал.

В судебном заседании 12.10.2022 представитель заявителя поддержал доводы о необходимости отмены решения Роспатента. В связи с тем, что правовая охрана противопоставленного товарного знака досрочно прекращена по заявлению правообладателя после вынесения оспариваемого решения, просил не относить расходы по уплате государственной пошлины на Роспатент.

Представитель административного органа отметил, что оспариваемое решение принято в полном соответствии с нормами действующего законодательства. Однако, принимая во внимание то, что после вынесения оспариваемого ненормативного правового акта правовая охрана противопоставленного товарного знака прекращена, не возражал против отмены решения административного органа.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, явки своего представителя в судебное заседание не обеспечило, что в соответствии с частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения заявления в его отсутствие.

Как следует из материалов дела и установлено судом, словесное обозначение "" по заявке N 2019706313 подано 15.02.2019 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 10-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2019706313 принято 31.05.2020 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) ввиду сходства до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 547830, зарегистрированным на имя третьего лица в отношении товаров 10-го класса МКТУ, однородных заявленным товарам 10-го класса МКТУ; с товарным знаком по международной регистрации N 933398, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя OY VERMAN АВ, P.O. Box 146 FI-04201 Kerava, в отношении товаров 05-го класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05-го класса МКТУ.

Иностранное лицо 30.06.2021 обратилось в административный орган с возражением, в котором выразило несогласие с указанным решением Роспатента, а также просило ограничить перечень товаров, указанных в заявке, исключив из него все товары 5-го класса МКТУ.

Решением Роспатента от 21.08.2021 в удовлетворении возражения заявителя отказано, решение административного органа от 31.05.2020 оставлено в силе по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. В качестве препятствия для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака указан товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 547830, который представляет собой комбинированное обозначение "".

Не согласившись с указанным решением Роспатента, иностранное лицо обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

Исследовав материалы дела и доводы сторон, оценив представленные доказательства в совокупности и взаимной связи в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выслушав явившихся в судебное заседание представителей, суд приходит к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента заявителем не пропущен, что административным органом не оспаривается.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается в заявлении, поданном в суд.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты (15.02.2019) поступления заявки N 2019706313 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, введенные в действие 31.08.2015 (далее - Правила N 482).

Судебная коллегия соглашается с тем, что административным органом верно определена правовая база, подлежащая применению при принятии оспариваемого решения, и отмечает, что выводы Роспатента в данной части заявителем не оспариваются.

Судебная коллегия также принимает во внимание, что после вынесения обжалуемого ненормативного правового акта между заявителем и третьим лицом заключено мировое соглашение, а также то, что противопоставленный товарный знак досрочно прекратил свое действие 24.06.2022 на основании заявления правообладателя.

Прекращение правовой охраны противопоставленного средства индивидуализации выражается не только во внесении таких сведений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, но влечет за собой в рассматриваемом случае невозможность его противопоставления обозначению, в отношении которого подана заявка на регистрацию товарного знака.

Таким образом, прекращение правовой охраны товарного знака третьего лица является обстоятельством, влияющим на возможность предоставления спорному обозначению правовой охраны,

С учетом изложенного к рассматриваемой ситуации по существу может быть применено разъяснение, содержащееся в пункте 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе" (далее - Постановление N 50), в соответствии с которым с учетом принципов диспозитивности и добровольности примирения при рассмотрении дела арбитражным судом результатом примирения могут быть и иные соглашения между отдельными лицами, если такие соглашения фактически приводят к урегулированию спора.

По мнению судебной коллегии, досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака по заявлению правообладателя является применительно к положениям статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом смысла разъяснений, содержащихся в пункте 33 Постановления N 50, основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

При этом, поскольку Роспатент при принятии оспариваемого акта не мог учесть анализируемое обстоятельство, отмена решения административного органа в рассматриваемом случае не свидетельствует о его неправомерности.

С учетом правовой позиции, содержащейся в абзаце шестом пункта 33 Постановления N 50, при отмене решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности судебные расходы по делу применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 111, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования иностранного лица Dentsply DeTrey GmbH (De-Trey Strasse 1, 78467 Konstanz, Germany) удовлетворить.

Отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ИНН 7730176088) от 21.08.2021 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 30.06.2021, на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2019706313.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение, поступившее 30.06.2021, на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2019706313.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Н.Н. Погадаев