Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 октября 2022 г. N С01-1897/2022 по делу N А56-59470/2020 Суд изменил судебные решения о частичном удовлетворении требований о защите исключительного права на товарные знаки, изменив резолютивную часть решения и запретив использование обозначения, сходного до степени смешения со знаками обслуживания истца

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 октября 2022 г. N С01-1897/2022 по делу N А56-59470/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 13 октября 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 октября 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Пашковой Е.Ю.,

судей Борисовой Е.Ю., Сидорской Ю.М. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу Десятова Игоря Сергеевича (пос. Бугры, Всеволожский р-н, Ленинградская обл.) на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.04.2022 по делу N А56-59470/2020 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2022 по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Приорвэй Солютионс" (Ленинский пр., д. 153, пом. 264Н, Санкт-Петербург, 196247, ОГРН 1217800074744) к Десятову Игорю Сергеевичу о защите исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены акционерное общество "Региональный сетевой информационный центр" (ул. Хорошёвская, д. 2, стр. 1, этаж 1, пом. I, комн. 41, Москва, 123308, ОГРН 1067746823099), общество с ограниченной ответственностью "Тикси" (ул. Малая Балканская, д. 34, лит. А, кв. 6, Санкт-Петербург, 192283, ОГРН 1177847360459).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Приорвэй Солютионс" - Туркова А.К. (по доверенности от 30.07.2021);

от Десятова Игоря Сергеевича - Тукманов В.А. (по доверенности от 18.11.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Приорвэй Солютионс" (далее - общество "Приорвэй Солютионс") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к Десятову Игорю Сергеевичу о признании действий по администрированию доменных имен www.careprost-shop.ru, www.bestcareprost.ru, по использованию товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 561880 на сайтах www.careprost-shop.ru, www.bestcareprost.ru, по предложению к продаже и вводу в оборот продукции, маркированной товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 561880 нарушением исключительного права на этот знак; о запрещении использовать товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 561880 в доменных именах и на сайтах в сети Интернет, а также в предложениях к продаже и продажу контрафактных товаров, маркированных товарным знаком, а также о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 561880 в размере 800 000 рублей (с учетом замены истца в порядке процессуального правопреемства, предусмотренном статьей 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены акционерное общество "Региональный сетевой информационный центр" (далее - общество "РСИЦ"), общество с ограниченной ответственностью "Тикси" (далее - общество "Тикси").

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.04.2022 заявленные требования удовлетворены частично: Десятову И.С. запрещено использовать товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 561880 в доменном имени careprost-shop.ru, и на сайте www.careprostshop.ru в сети Интернет и в доменном имени bestcareprost.ru и на сайте www.bestcareprost.ru в сети Интернет; с Десятова И.С. взыскана компенсация в размере 40 000 рублей. В остальной части в удовлетворении требований отказано.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2022 решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.04.2022 оставлено без изменения.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, на несоответствие их выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, Десятов И.С. просит отменить обжалуемые решение и постановление в части удовлетворения требования о запрете использовать товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 561880 в доменных именах и на сайтах в сети Интернет, приняв по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении названных требований.

В обоснование кассационной жалобы Десятов И.С. указывает на отсутствие оснований для удовлетворения требований, связанных с пресечением нарушения, поскольку на момент рассмотрения дела он прекратил использовать товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 561880 в доменных именах и на сайтах в сети Интернет в отношении товаров и услуг, для которых предоставлена правовая охрана товарному знаку.

В связи с этим Десятов И.С. утверждает, что выводы судов о доказанности и необходимости удовлетворения требования о запрете использования товарного знака в доменных именах является ошибочным, противоречит положениями статей 1252 и 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации, изложенным в пункте 57 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

В отзыве на кассационную жалобу общество "Приорвэй Солютионс" отмечает необоснованность изложенных в ней доводов и просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения, отмечает, что на дату рассмотрения кассационной жалобы использование товарного знака ответчиком не прекращено.

Общество "РСИЦ" и общество "Тикси" не представили отзывы на кассационную жалобу.

В судебном заседании, состоявшемся 13.10.2022, представитель Десятова И.С. выступил по существу доводов, содержащихся в кассационной жалобе, и настаивал на ее удовлетворении.

Представитель общества "Приорвэй Солютионс" возражал против удовлетворения кассационной жалобы по мотивам, изложенным в отзыве на нее.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, в результате регистрации 14.07.2021 отчуждения исключительного права общество "Приорвэй Солютионс" является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 561880, зарегистрированного 18.01.2016 с приоритетом от 17.02.2014 в отношении товаров 3-го, 5-го и услуг 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Общество "Приорвэй Солютионс" обнаружило в сети Интернет сайты www.careprost-shop.ru, www.bestcareprost.ru, на которых без получения на то согласия со стороны правообладателя используется товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 561880, а именно в доменном имени сайта, а также путем предложения к продаже и введении в оборот продукции, маркированной этим товарным знаком.

Согласно информации общества "РСИЦ" администратором доменных имен careprost-shop.ru, bestcareprost.ru является Десятов И.С.

В рамках контрольной закупки представителем общества "Приорвэй Солютионс" был приобретен на сайтах www.careprost-shop.ru, www.bestcareprost.ru товар - средство для роста ресниц, маркированное товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 561880.

В результате акцепта оферты по продаже средства для роста ресниц, размещенной на сайтах www.careprost-shop.ru, www.bestcareprost.ru после оплаты заказа N 10056730, N 2031 посредством службы Почты России по накладным N 19775542018773, N 19775542018759 были получены посылки со средством для роста ресниц, маркированным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 561880.

Ссылаясь на нарушение Десятовым И.С. исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 561880, выразившееся в администрировании 2-х доменов, в наименовании которых незаконно используется словесное обозначение "careprost" товарного знака, и которые адресуют к сайтам, где предлагаются к продаже и реализуются товары, маркированные товарным знаком, общество "Приорвэй Солютионс" направило ответчику претензию.

Поскольку Десятов И.С. ответ на направленную в его адрес претензию не представил, нарушение добровольно не устранил, общество "Приорвэй Солютионс" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с настоящим исковым заявлением.

Частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из доказанности принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак, а также использования в спорных доменных именах сходного до степени смешения с товарным знаком истца обозначения, предложения к продаже продукции, маркированной этим товарным знаком, незаконности ввода в гражданский оборот продукции, маркированной товарным знаком истца без согласия правообладателя.

Суд первой инстанции запретил Десятову И.С. использовать товарный знак общества "Приорвэй Солютионс" в спорных доменных именах и на сайтах.

При определении размера компенсации суд первой инстанции с учетом характера и длительности нарушения, не обоснования истцом размера заявленной компенсации, соразмерности компенсации последствиям нарушения, счел возможным взыскать компенсацию в размере 40 000 рублей, из расчета 10 000 рублей за 4 нарушения.

Суд апелляционной инстанции признал выводы суда первой инстанции законными и обоснованными, отметив, что по причине несвоевременного принятия мер по устранению нарушений, в связи с которыми предъявлен иск, выводы суда первой инстанции, связанные с пресечением нарушения, являются правомерными.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и возражении на нее, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено данным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Как разъяснено в пункте 57 Постановления N 10, такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет") также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

Изложенные в кассационной жалобе доводы сводятся к тому, что у судов первой и апелляционной инстанций не было оснований для удовлетворения требований по пресечению нарушения о запрете использовать доменные имена "careprost-shop.ru" / "bestcareprost.ru" и сайты www.careprostshop.ru / www.bestcareprost.ru, так как на момент рассмотрения спора по существу на этих сайтах ответчика не предлагались к продаже товары "косметические средства", в отношении которых зарегистрирован товарный знак.

Как следует из материалов дела, общество "Приорвэй Солютионс" обратилось в защиту исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 561880, зарегистрированного в отношении товаров 3-го, 5-го и услуг 35-го классов МКТУ, ввиду использования Десятовым И.С. сходного с ним обозначения в доменных именах двух сайтов и при реализации на этих сайтах товаров под этим товарным знаком.

Принимая во внимание наличие в материалах дела доказательств использования товарного знака ответчиком указанными способами, суд первой инстанции пришел к выводу о реальной угрозе нарушения исключительного права истца, в связи с чем удовлетворил требования о запрете использовать товарный знак в доменных именах.

С учетом того, что ответчик предпринял меры по устранению нарушения лишь после принятия Судом по интеллектуальным правам решения от 16.12.2021 по делу N СИП-635/2021, в рамках которого было отказано в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 561880 вследствие его неиспользования, суд апелляционной инстанции не усмотрел оснований для выводов о незаконности решения суда первой инстанции, указав, что само по себе использования доменных имен, содержащих полное наименование соответствующего товарного знака следует признать нарушением исключительного права.

Суд по интеллектуальным правам не может признать данные выводы судов в полной степени правомерными в ввиду следующего.

Как отмечено в пункте 158 Постановления N 10, требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Вместе с тем правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ). Поэтому нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

В данном случае судами первой и апелляционной инстанции на основании представленных сторонами доказательств установлены указанные обстоятельства, которые заявителем кассационной жалобы не опровергнуты, а именно использование товарного знака в доменных именах сайтов, на страницах которых предлагались к продаже товары, в отношении которых распространяется правовая охрана товарного знака, в том числе маркированных этим товарным знаком.

Вместе с тем суды первой и апелляционной инстанций не учли, что товарный знак, в защиту которого обратилось общество "Приорвэй Солютионс", не является общеизвестным и зарегистрирован в отношении определенных товаров 3-го, 5-го и услуг 35-го классов МКТУ.

С учетом положений пунктов 1 и 2 части 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Суд по интеллектуальным правам считает, что судами первой и апелляционной инстанций при рассмотрении настоящего дела неправильно применены нормы материального права, поскольку не применены статьи ГК РФ, подлежащие применению.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, но этим судом неправильно применена норма права.

Поскольку судами первой и апелляционной инстанций фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, установлены на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, но неправильно применены нормы материального права, выразившееся в неверном истолковании и применении закона, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции подлежит изменению в части запрета Десятову И.С. использовать (администрировать) доменные имена "careprost-shop.ru" / "bestcareprost.ru", а также соответствующие сайты для предложения к продаже товаров 3-го, 5-го и услуг 35-го классов МКТУ, указанных в регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 561880.

Судебные расходы, понесенные ответчиком в связи с уплатой государственной пошлины за подачу кассационных жалоб, согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на истца в связи с удовлетворением кассационной жалобы ответчика.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.04.2022 по делу N А56-59470/2020 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2022 по тому же делу изменить.

Изложить пункты 1 и 2 резолютивной части решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.04.2022 по делу N А56-59470/2020 в следующей редакции:

"Запретить Десятову Игорю Сергеевичу использовать товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 561880 в доменном имени careprost-shop.ru и на сайте www.careprost-shop.ru в сети Интернет для индивидуализации товаров 3, 5-го классов и услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Запретить Десятову Игорю Сергеевичу использовать товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 561880 в доменном имени bestcareprost.ru и на сайте www.bestcareprost.ru в сети Интернет для индивидуализации товаров 3, 5-го классов и услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.".

В остальной части решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.04.2022 по делу N А56-59470/2020 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2022 по тому же делу оставить без изменения.

Взыскать с общества ограниченной ответственностью "Приорвэй Солютионс" (Ленинский пр., д. 153, пом. 264Н, Санкт-Петербург, 196247, ОГРН 1217800074744) в пользу Десятова Игоря Сергеевича (Всеволожский р-н, Ленинградская обл.) 3 000 (три тысячи) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Ю.М. Сидорская