Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 ноября 2022 г. N С01-1850/2022 по делу N А56-75706/2021 Суд оставил без изменения вынесенное ранее постановление апелляционного суда по делу о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, поскольку при определении размера компенсации, суд апелляционной инстанции принял во внимание характер допущенного нарушения, его длительность, степень вины предпринимателя, который ранее не привлекался к ответственности за совершение аналогичных правонарушений

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 ноября 2022 г. N С01-1850/2022 по делу N А56-75706/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 2 ноября 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 3 ноября 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Голофаева В.В., Снегур А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Игнашевым М.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Пономарева Александра Николаевича (Санкт-Петербург, ОГРНИП 318784700216278) на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.06.2022 по делу N А56-75706/2021 по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ТАБАЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ул. Белы Куна, д. 34, лит. А, пом. 8-Н пом. N 4, каб. 8, Санкт-Петербург, 192236, ОГРН 1037811039661) к индивидуальному предпринимателю Пономареву Александру Николаевичу о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Пономарева Александра Николаевича - Котин Е.А. (по доверенности от 15.09.2021 N 01);

от общества с ограниченной ответственностью "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ТАБАЧНАЯ КОМПАНИЯ" - Зайкин П.В. (по доверенности от 03.08.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ТАБАЧНАЯ КОМПАНИЯ" (далее - компания) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Пономареву Александру Николаевичу (далее - предприниматель) о взыскании 100 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 358758.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.02.2022 в иске отказано.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.06.2022 решение суда первой инстанции отменено, по делу принят новый судебный акт о частичном удовлетворении требований компании: с ответчика в пользу истца взыскана компенсации в размере 50 000 рублей.

Не согласившись с указанным судебным актом, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит постановление от 07.06.2022 отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

В обоснование довода о незаконности обжалуемого судебного акта податель кассационной жалобы сообщает, что наличие некоторого звукового сходства между спорным обозначением и охраняемым товарным знаком не обуславливает вывод о смешении в глазах потребителей хозяйственной деятельности лиц, использующих эти обозначения.

По мнению предпринимателя, определяющим является отличие сравниваемых обозначений по заложенному в них смыслу и стилю проработки композиции (от простого и ясного для потребителя слова "ПОРТСИГАР", единственно образующего средство индивидуализации истца, до комбинированного обозначения, выполненного по мотивам морской тематики с включением нарицательного словосочетания "ПОРТ СИГАР").

Ответчик ссылается на то, что последовательная оценка сходства применяемых сторонами спора обозначений дана в заключении эксперта от 20.09.2021 N ТЗ-09/2021, которое было обоснованно положено в основу решения суда первой инстанции.

Как утверждает Пономарев А.Н., предписанный судом апелляционной инстанции к взысканию размер компенсации несоразмерен обстоятельствам нарушения исключительного права на товарный знак.

Поскольку действия по размещению спорного обозначения не причинили вреда истцу, податель кассационной жалобы считает, что размер компенсации в рассматриваемом случае не должен превышать 10 000 рублей.

Компания представила отзыв на кассационную жалобу, сославшись на законность и обоснованность постановления суда апелляционной инстанции, несостоятельность позиции предпринимателя.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, настаивал на ее удовлетворении.

Истец выступил по мотивам отзыва, просил оставить кассационную жалобу без удовлетворения.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, компании как правообладателю товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 358758 стало известно, что Пономаревым А.Н. на вывеске у входа в магазин по адресу: Ленинградская область, г. Мурино, Привокзальная площадь, д. 5а, к. 3, было размещено обозначение, сходное до степени смешения с упомянутым средством индивидуализации.

Полагая, что предприниматель допустил нарушение принадлежащего ему исключительного права, истец предъявил требования, рассматриваемые в рамках настоящего дела.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из отсутствия сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца, что влечет невозможность выявления правонарушения на стороне предпринимателя.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выводы суда первой инстанции не поддержал, сославшись на то, что в решении от 07.06.2022 дана ненадлежащая оценка сходства сравниваемых обозначений и не исследована совокупность обстоятельств, подлежащих установлению при анализе возможности смешения этих обозначений.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату решения следует читать как "от 07.02.2022 г."

Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из того, что товарный знак компании и спорное обозначение ассоциируются друг с другом, в связи с чем использование последнего не от имени правообладателя не допускается.

Определяя подлежащий взысканию размер компенсации суд апелляционной инстанции, с учетом доводов ответчика, пришел к выводу, что адекватной характеру допущенного нарушения является компенсация в сумме 50 000 рублей.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве не нее, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Судебная коллегия отмечает, что вопрос сходства (или его отсутствия) сравниваемых обозначений до степени смешения является вопросом факта.

Вместе с тем суды не могут подходить к рассмотрению этого вопроса произвольно, а потому суд кассационной инстанции вправе проверять соблюдение ими требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств по делу, методологических подходов к оценке сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, правильном применении норм материального права.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 по делу N А60-6484/2016.

Судебная коллегия поддерживает позицию суда апелляционной инстанции, указавшего на неверное определение судом первой инстанции сильного элемента сравниваемых обозначений.

Самостоятельно проанализировав зафиксированное на вывеске ответчика обозначение "" и товарный знак "" истца, суд апелляционной инстанции верно установил, что именно словесный элемент "ПОРТ СИГАР" / "ПОРТСИГАР" акцентирует на себе внимание потребителя.

Проработка изображений, входящих в состав спорного обозначения, второстепенна, так как по общему правилу словесные элементы запоминаются лучше в случае обеспечения возможности их воспроизведения на слух.

Сам по себе масштаб используемого ответчиком изображения при очевидности прочтения на его фоне слов "ПОРТ СИГАР" не свидетельствует о том, что графический элемент является более значимым.

Вывод суда первой инстанции об обратном сделан без учета того, что сравниваемые обозначения должны анализироваться в целом, по общему зрительному впечатлению. В этом отношении важно обращать внимание на то, что доминирующее положение элемента в обозначении определяется не объемом занимаемого пространства, а способностью оказывать влияние на восприятие потребителя.

Таким образом, суд апелляционной инстанции правомерно исходил из того, что вывод о степени сходства сравниваемых обозначений в рассматриваемом случае должен быть построен на степени сходства их единственных словесных элементов "ПОРТ СИГАР" / "ПОРТСИГАР".

При этом суд мотивированно не признал отсутствие сходства сопоставляемых обозначений по графическому критерию, поскольку визуально за счет одной манеры выполнения (оригинального шрифта черного цвета, заглавных букв кириллического алфавита) они сближаются между собой.

Аналогичным образом в обжалуемом судебном акте отклонено и заключение суда первой инстанции о существенных отличиях семантики названных слов.

Суд апелляционной инстанции подчеркнул, что вариации понимания словосочетания "ПОРТ СИГАР" при совместном употреблении с изображениями, имеющими отношение к морской тематике, так или иначе связаны с морфемной основой слова "портсигар". Следовательно, обоснованно указание на то, что разделение названной лексической единицы на две составляющие, нивелируемое при прочтении, не исключает смысловые ассоциации с футляром для хранения и ношения сигар, сигарет, папирос.

Суд апелляционной инстанции верно отметил, что при тождестве буквенного и звукового ряда названных слов достигается фонетическое сходство приведенных обозначений. Ввиду наличия в них общего словесного элемента "ПОРТ СИГАР" / "ПОРТСИГАР" вывод суда первой инстанции об отсутствии смешения со ссылкой на различное стилистическое исполнение сопоставляемых обозначений в силу пункта 162 Постановления N 10 справедливо противопоставлен судом апелляционной инстанции тому, что полное отсутствие сходства обозначений при наличии совпадающих элементов установлено быть не может.

Более того, отразив в решении от 07.02.2022, что словесный элемент товарного знака истца не обладает различительной способностью, поскольку характеризует сферу применения соответствующего средства индивидуализации, суд первой инстанции поставил под сомнение охраноспособность данного товарного знака, что является недопустимым.

Поскольку словесные элементы, выполняющие основную индивидуализирующую функцию сравниваемых обозначений, несут в себе фонетически тождественные признаки при том, что они выполнены крупным шрифтом черного цвета и буквами одного алфавита, у коллегии судей не имеется правовых оснований для опровержения данного судом апелляционной инстанции заключения о высокой степени сходства этих обозначений ввиду того, что они стойко ассоциируются друг с другом, а изобразительные отличия при общем зрительном впечатлении обозначений такой ассоциативной связи не исключают.

Суд апелляционной инстанции также правомерно перешел к исследованию того, какие услуги, в отношении которых зарегистрирован товарный знак компании, аналогичны деятельности предпринимателя, поскольку надлежащим образом мотивированные выводы суда первой инстанции со ссылками на имеющиеся в материалах дела доказательства и применимые нормы права, в части однородности товаров (услуг), индивидуализируемых сравниваемыми обозначениями, в решении от 07.02.2022 отсутствуют.

В названном судебном акте говорится о том, что непредставление доказательств известности на рынке компании сводит к минимуму вероятность смешения принадлежащему этому лицу товарного знака с используемым ответчиком обозначением. Между тем в бремя доказывания, истца исходя из предмета настоящего спора, не входит доказывание использования правообладателем объекта интеллектуальной собственности, в защиту которого предъявлен иск. Критерий распространенности применения товарного знака в гражданском обороте, которым руководствовался суд первой инстанции, является значимым применительно к обстоятельствам, усиливающим вероятность смешения сопоставляемых обозначений, но не предопределяет общий вывод о введении потребителя в заблуждение при сосуществовании истца и ответчика в пределах одного экономического сектора.

Устраняя данный недостаток, суд апелляционной инстанции отметил, что услуга 35-го класса "продвижение товаров для третьих лиц" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, оказываемая компанией под товарным знаком "", однородна реализуемым предпринимателем табачным изделиям, поскольку сопутствует продвижению последних, а значит пользуется спросом среди одних и тех же конечных потребителей.

Таким образом, при наличии установленной однородности услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, и товаров, предлагаемых к продаже ответчиком, а также определенной степени сходства сравниваемых обозначений, на которую обращал внимание и суд первой инстанции, отсутствие сходства сравниваемых обозначений до степени смешения не могло быть признано.

В части довода кассационной жалобы о том, что судом апелляционной инстанций необоснованно не принято во внимание экспертное заключение от 20.09.2021 N ТЗ-09/2021, судебная коллегия отмечает, что частью 5 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Кроме того, суд имеет право и возможность самостоятельно оценить степень сходства сравниваемых обозначений до степени смешения с точки зрения рядового потребителя.

В этой связи коллегия судей соглашается с тем, что вывод суда первой инстанции об отсутствии в действиях Пономарева А.Н., использующего спорное обозначение, состава нарушения исключительного права на средство индивидуализации компании, был сделан неправомерно.

Подтвердив право истца на взыскание заявленной компенсации, которое согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ следует из доказанности факта правонарушения, суд апелляционной инстанции учел, что компания представила расчет имущественного требования по правилам подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, то есть в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 Постановление N 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Судебная коллегия считает необходимым отметить, что вышеназванные критерии были приняты во внимание судом апелляционной инстанции, в связи с чем довод ответчика о необоснованном размере взысканной в пользу правообладателя компенсации подлежит отклонению.

Определяя размер компенсации за нарушение исключительного права истца, вопреки доводам кассационной жалобы, суд принял во внимание характер допущенного нарушения, в том числе его длительность, степень вины предпринимателя, который ранее не привлекался к ответственности за совершение аналогичных правонарушений, и исходя из принципов разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, посчитал адекватной сумму в 50 000 рублей.

Аргумент предпринимателя о том, что при отсутствии сведений об убытках на стороне правообладателя названная сумма является чрезмерной, также признается несостоятельным, так как в соответствии с положениями статьи 1252 ГК РФ правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Кроме того, суд апелляционной инстанции учитывал, что подлежащий взысканию размер компенсации не должен превышать возможные имущественные потери истца, которые были мотивированно оценены исходя из характера нарушения.

Так как размер компенсации подлежит установлению судом, рассматривающим спор по существу, на основании оценки доказательств, представленных сторонами в обоснование или опровержении испрашиваемой суммы, коллегия судей критически относится к мнению ответчика о необходимости большего снижения компенсации, поскольку оснований для соответствующего процессуального решения судом апелляционной инстанции по результатам оценки материалов дела выявлено не было.

По существу доводы заявителя кассационной жалобы свидетельствуют о его несогласии с установленными судом апелляционной инстанции фактическими обстоятельствами дела, а значит, не могут свидетельствовать о судебной ошибке, которая может быть исправлена судом кассационной инстанции в силу пределов его полномочий, установленных нормами главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как разъяснено в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", при проверке соответствия выводов арбитражных судов первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам (часть 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) необходимо исходить из того, что суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом апелляционной инстанции на основании исследования имеющихся в деле доказательств, с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы суда соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права, у суда кассационной инстанции отсутствуют предусмотренные статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены обжалуемого судебного акта.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относится на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.06.2022 по делу N А56-75706/2021 оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Пономарева Александра Николаевича (Санкт-Петербург, ОГРНИП 318784700216278) - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

А.А. Снегур