Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 ноября 2022 г. по делу N СИП-652/2022 Суд отказал в иске о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения на его решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, поскольку представленные заявителем документы не подтверждают приобретенной различительной способности заявленного обозначения как средства индивидуализации услуг компании

Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 ноября 2022 г. по делу N СИП-652/2022

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 8 ноября 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 11 ноября 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Голофаева В.В., Рогожина С.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Беляевой А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление иностранного лица Deere & Company (One John Deere Place, Moline, State of Illinois, 61265-8098, United States of America) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 24.04.2022, принятого по результатам рассмотрения возражения от 20.01.2022 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2020726541.

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Deere & Company - Мельников А.В., Рыбчак И.А., Рыбчак В.В. (по совместной доверенности от 30.06.2022);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Тетцоева З.В. (по доверенности от 24.02.2022 N 04/32-385/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Deere & Company (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 24.04.2022 об отказе в удовлетворении возражения от 20.01.2022 на решение об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения "" по заявке N 2020726541, об обязании Роспатента устранить допущенные нарушения и повторно рассмотреть возражение компании от 20.01.2022.

В обоснование заявленных требований компания указывает на то, что при проверке охраноспособности цветового обозначения Роспатент применил закон, не подлежащий применению, а именно положения, установленные для изобразительных обозначений.

Компания считает необоснованным вывод административного органа о неотносимости основного объема доказательств, подтверждающих приобретение различительной способности заявленным цветовым обозначением.

По мнению заявителя, ввиду неправильного применения законодательства Роспатентом не был принят во внимание тот факт, что цветовой товарный знак, будучи обозначением, не имеющим определенной (графической) формы, используется, чаще всего, в качестве цветовой гаммы/цветографического оформления производимых товаров, либо в качестве цветов корпоративного стиля.

Компания полагает, что вывод Роспатента о снижении рекламной активности заявителя является необоснованным, так как Роспатент не привел ни ссылки на нормы законодательства, ни на применимую судебную практику, в соответствии с которыми снижение рекламной активности рассматривалось бы в качестве обстоятельства, имеющего правовое значение для решения вопроса о приобретении обозначением различительной способности.

С точки зрения заявителя, наличие товарного знака по международной регистрации N 883509 подтверждает, что заявленное обозначение уже было признано охраноспособным в Российской Федерации в отношении товаров 12-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), а наличие лицензионных соглашений также свидетельствует о длительном использовании указанного товарного знака заявителем в отношении товаров 12-го класса МКТУ.

Компания отмечает, что обозначение по заявке N 2020726541 обладает различительной способностью, в связи с чем его государственная регистрация в качестве товарного знака не противоречит пункту 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), кроме того, по ее мнению, обозначение по заявке N 2020726541 приобрело дополнительную различительную способность в отношении товаров и услуг заявителя, в связи с чем оспариваемое решение Роспатента также противоречит пункту 1.1 статьи 1483 ГК РФ.

Роспатент в отзыве не согласился с заявленными требованиями, поскольку полагает, что оспариваемое решение является законным и обоснованным.

Административный орган считает, что заявленное сочетание двух цветов не является достаточным признаком, который позволяет обозначению осуществлять индивидуализирующую функцию. По мнению Роспатента, такое обозначение воспринимается как фон, на котором, как правило, не заостряется внимание потребителя при его восприятии.

Роспатент отмечает, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, в нем отсутствуют признаки, необходимые и достаточные для запоминания его потребителями.

Административный орган обращает внимание на то, что при анализе представленных заявителем материалов учитывалось, что сочетание зеленого и желтого цветов кроме заявителя используется и другими мировыми производителями сельскохозяйственной техники, а зеленый и желтый цвета используются большинством крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники.

С точки зрения Роспатента, сведения о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации N 883509, а также доводы о его использовании, в том числе путем заключения лицензионных соглашений, не приводят к преодолению требований пункта 1 статьи 1483 ГК РФ по рассматриваемой заявке.

В письменных пояснениях компания отмечает, что Роспатент в отзыве проигнорировал довод заявления о том, что при проверке охраноспособности цветового обозначения применен закон, не подлежащий применению, а именно положения, установленные для проверки охраноспособности изобразительных, а не цветовых обозначений, полагая, что эта ошибка привела к исключению Роспатентом значительной части доказательств, подтверждающих приобретение различительной способности.

Компания считает, что гражданское законодательство не предусматривает такого исключения из применения подпункта 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ, как "интенсивное использование заявленного сочетания, так и входящих в него цветов иными производителями".

По мнению заявителя, Роспатент незаконно расширил правовую базу для рассмотрения возражения, включив в качестве правового обоснования своего решения Руководство по экспертизе товарного знака ЕС и дело "компании "Unilever" (бренд "Dove")".

В судебном заседании, состоявшемся 08.11.2022, представители компании поддержали заявленные требования.

Представитель Роспатента поддержал доводы, приведенные в отзыве на заявление, просил в удовлетворении заявленных требований отказать, настаивая на законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта.

Как следует из материалов дела, компания обратилась в Роспатент 26.05.2020 с заявкой N 2020726541 на регистрацию в качестве товарного знака цветового обозначения "" в цветовом сочетании "желтый, зеленый" в отношении товаров 7-го "самоходные, толкаемые, буксируемые, прицепные, навесные, встроенные, полунавесные или переносные/портативные машины и орудия, инструменты для сельского хозяйства, садоводства и лесного хозяйства; самоходные, толкаемые, буксируемые, прицепные, навесные, встроенные или полунавесные машины и орудия, инструменты для погрузки-разгрузки и транспортировки материалов и товаров", 12-го "самоходные транспортные средства для сельского хозяйства, садоводства и лесного хозяйства", 28-го "игрушечные транспортные средства и машины для сельского хозяйства, садоводства и лесного хозяйства; игрушечные миниатюрные транспортные средства и машины" классов МКТУ.

Роспатентом 20.09.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации обозначения "" по заявке N 2020726541 в качестве товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Административный орган признал, что в заявленном обозначении доминирующее положение занимает сочетание двух цветов (зеленый и желтый), при этом цвет - это характеристика определенного объекта, а не сам объект, он используется для исполнения обозначения в избранном цветовом сочетании, которое учитывается при экспертизе обозначения наряду с его внешним видом; наличие зарегистрированных на имя заявителя товарных знаков не может выступать в качестве убедительного мотива в защиту регистрации заявленного обозначения, поскольку указанные обозначения существенно отличаются от заявленного.

При этом Роспатент критически отнесся к материалам, представленным компанией в подтверждение приобретенной различительной способности.

Компанией 20.01.2022 было подано возражение на решение Роспатента от 20.09.2021 об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке N 2020726541, доводы которого сводились к следующему:

- Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Государственный реестр) содержит значительное количество цветовых товарных знаков;

- заявленное обозначение представляет собой фирменный стиль заявителя - сочетание зеленого и желтого цветов (в соответствии с колориметрической системой Манселла координаты зеленого цвета - 9.47 GY3.57/7.45, координаты желтого цвета - 5.06 Y7.63/10.66), которое уже на протяжении многих лет используется в качестве цветов производимой заявителем продукции, сопутствующих товаров (смазочных материалов, технических жидкостей), в качестве цветов униформы сотрудников, в сопровождающем программном обеспечении, обучающих симуляторах компании;

- заявитель использует сочетание зеленого и желтого цветов в качестве цветов игрушечных и игрушечных миниатюрных транспортных средств и машин, а также для раскрасок, паззлов и творческих заданий для детей;

- компания заявителя основана более 180 лет назад и, просуществовав 31 год, была официально зарегистрирована в качестве юридического лица под названием "Deere & Company" в 1868 году;

- благодаря основному товарному знаку "" заявитель и его продукция известны в мире и в Российской Федерации как "John Deer" (Джон Дир);

- от имени заявителя на территории Российской Федерации действует его дочерняя компания "Джон Дир Агрикалчерэл Холдингз Инк." и ее филиал, а также общество с ограниченной ответственностью "Джон Дир Русь";

- заявитель является крупнейшим в мире производителем сельскохозяйственной техники (по состоянию на 2009 год), а первая поставка оборудования заявителя в Россию была осуществлена еще в 1880 году, в 2005 году в г. Оренбурге было открыто первое российское производство; за 10 лет инвестиции в этот завод составили порядка 45 миллионов долларов, на 2015 год завод производил 9 моделей посевной и почвообрабатывающей техники с локализацией 60%, в 2010 году был открыт завод по сборке комбайнов, тракторов и строительной техники в городе Домодедово (Московская область);

- примерный объем продаж техники "John Deere", основными цветами которой является сочетание зеленого и желтого цветов составляет: 45 563 111,84 рублей в 2018 г., 39 904 279,89 рублей в 2019 г. и 38 983 485,64 рублей в 2020 г.;

- сочетание зеленого и желтого цветов используется заявителем для оформления информации о товарах (в частности, при оформлении рекламных и информационных брошюр, в оформлении сайта компании), которая доносится до потребителя, в том числе путем размещения в сети Интернет (в частности, на сайте компании), включая рекламу, а также путем участия в различных мероприятиях и выставках (Агропромышленная выставка "Всероссийский день поля", 2019 г., XIX международная специализированная выставка "ЭКСПОДРЕВ-2017" в Красноярске (сентябрь 2017), Пятый чемпионат "Лесоруб XXI века" (август 2019) и т.п.) для продвижения товаров на рынке; издается ежеквартальный журнал "Борозда" о сельском хозяйстве во всех его проявлениях (начиная с 2014 г.), а также журнал "Нас знают в лесу" - о лесозаготовительной технике "John Deere";

- основная продукция заявителя относится к дорогостоящей специализированной технике, которая эксплуатируется в течение долгого периода времени, доходящего до десятков лет; вероятность спонтанной покупки таких товаров равна нулю, а яркая цветовая гамма продукции - в частности, зеленый цвет изделия с ярко-желтыми деталями (колеса, навесные элементы, полосы), легко запоминается и позволяет потребителю безошибочно идентифицировать товары заявителя на рынке и выделить их из массы однородных товаров других производителей;

- заявителем представлены счета-фактуры, товарные накладные, рекламно-информационные брошюры (в бумажном или электронном виде), подтверждающие использование сочетания зеленого и желтого цветов в отношении заявленных товаров;

- для целей идентификации товаров, факт продаж которых подтверждается представленными счетами-фактурами и товарными накладными, заявитель приводит ссылки на веб-сайты с информацией об этих товарах;

- мнение заявителя о том, что заявленное обозначение обладает различительной способностью в отношении всех заявленных товаров, также подтверждается результатами социологического исследования, проведенного ВЦИОМ с мая 2019 по январь 2020 среди специалистов в области сельского хозяйства, лесозаготовки и продажи техники;

- мнение компании о том, что заявленное обозначение обладает различительной способностью и способно выступать в качестве товарного знака также подтверждается тем, что заявитель является владельцем товарного знака "" по международной регистрации N 883509 с приоритетом от 25.08.2005, правовая охрана которого распространяется на территорию Российской Федерации;

- наличие лицензионных соглашений по товарному знаку по международной регистрации N 883509 свидетельствует о длительном использовании указанного товарного знака заявителем в отношении товаров 12-го класса МКТУ.

В подтверждение вышеизложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- данные сайта https://www.deere.ru/ с приложением соответствующих файлов, кадры документальной хроники, участие в мероприятии "День поля", специализированных выставках, пресс-релизы, данные журналов "Борозда", "Нас знают в лесу", файлы в отношении валочно-пакетирующих машин, культиваторов, лесорубов, самоходных косилок и т.п.;

- данные сайта https://promzona.uz/ с приложением соответствующих файлов, фотографии старинных изделий заявителя;

- данные сайта Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/ с приложением соответствующих файлов;

- данные о примерных объемах продаж техники John Deere (письмо С.В. Давиденко, главы российского филиала концерна "Джон Дир Агрикалчерэл Холдингз Инк.");

- данные сайта https://excavator.ru/ в отношении дилерской сети;

- дополнительное соглашение от 10.02.2021 N 18-1 к дилерскому соглашению от 01.03.2006 с одним из дилеров - обществом с ограниченной ответственностью "Агро-Строительные Технологии";

- рекламные и информационные брошюры;

- письмо С.В. Давиденко, главы российского филиала концерна "Джон Дир Агрикалчерэл Холдингз Инк." о примерной величине денежных средств, потраченных для продвижения техники John Deer;

- рекламно-информационные брошюры (в бумажном и электронном виде);

- счета-фактуры и товарные накладные;

- данные сайта https://grandmaket.ru/ с приложенными файлами в отношении открытия музея;

- данные сайта https://lesregion.ru/ с приложенными файлами в отношении статьи о выставке "Гранд макет", опубликованной в журнале "Лесной регион";

- социологическое исследование ВЦИОМ;

- данные в отношении товарного знака заявителя по международной регистрации N 883509;

- лицензионные соглашения в отношении товарных знаков заявителя, в том числе в отношении товарного знака по международной регистрации N 883509;

- практика Роспатента по регистрации цветовых знаков.

Решением Роспатента от 24.04.2022 в удовлетворении возражения компании отказано, решение Роспатента от 20.09.2021 оставлено в силе.

Отказывая в удовлетворении указанного возражения, Роспатент исходил из того, что обозначение "" по заявке N 2020726541 не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой изображение одинаковых частей зеленого и желтого цвета; при этом изображение двух цветов не придает знаку оригинальности и запоминаемости, позволяющих потребителю индивидуализировать товары производителя; заявленное обозначение воспринимается скорее как фон, на котором, как правило, не заостряется внимание потребителя при его восприятии.

Указанное, по мнению административного органа, свидетельствует о том, что, заявленное обозначение, в том виде как оно заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, не обладает различительной способностью, т.е. в нем отсутствуют признаки, необходимые и достаточные для запоминания его потребителями.

Проанализировав представленные заявителем в подтверждение довода о приобретении заявленным обозначением различительной способности материалы, Роспатент пришел к выводам о том, что в этих материалах присутствует информация о заявителе, как производителе товаров, а также данные о поставляемых на территорию Российской Федерации товарах 7, 12-го классов МКТУ, в том числе до даты подачи спорной заявки, однако в качестве товарного знака в имеющихся материалах упоминается: словесное обозначение "John Deere", а не испрашиваемое цветовое сочетание; все имеющиеся в деле документы касаются использования заявленного сочетания цветов на самой технике сельскохозяйственного и лесозаготовительного назначения, в том числе с дополнительными индивидуализирующими элементами: ; в имеющихся документах изображена сама техника зеленого-желтого цвета, а не заявленное обозначение в том виде, как оно представлено на регистрацию в качестве товарного знака.

Административный орган обратил внимание на то, что динамика примерного объема продаж техники "John Deere", основными цветами которой является сочетание зеленого и желтого цветов, представленная в справке компании, свидетельствует о снижении объемов продаж в течение трех лет, а показатели по продажам за иные периоды времени не представлены.

Изучив представленные счета-фактуры и товарные накладные, свидетельствующие о поставке техники, орудий (тяговые самоходные жатки, самоходные косилки, рулонные прессподборщики, гусеничные харвестеры, валочно-пакетирующие машины, разбрасыватели удобрений, прицепные паровые культы, культиваторы прицепные) в течение 2018 - 2020 годов в Курскую, Воронежскую, Московскую, Орловскую, Новосибирскую, Иркутскую области, Краснодарский и Ставропольский края, Саратов, Томск, Малоярославецкий район, Роспатент отметил, что перечисленная техника и орудия соотносятся с заявленными товарами 7-го и 12-го классов МКТУ, в то время как в отношении товаров 28-го класса МКТУ документов не представлено; документального подтверждения поставок заявленных товаров 7-го и 12-го классов МКТУ в другие регионы, округа и города Российской Федерации, а также в иной период времени в материалах дела не имеется.

Исследовав справку о примерной величине денежных средств, потраченных для продвижения техники "John Deer", основными цветами которой является сочетание зеленого и желтого цветов, на российском рынке (2018 год - 95 млн. рублей, 2019 год - 80 млн. рублей, 2020 год - 70 млн. рублей), административный орган указал на то, что данные цифры свидетельствуют о снижении рекламной активности заявителя, а также отметил, что из названной справки не представляется возможным идентифицировать распределение денежных средств в отношении конкретных видов рекламы и места ее размещения.

По мнению Роспатента, изложенному в оспариваемом решении, документального подтверждения введения в гражданский оборот товаров 28-го класса МКТУ, представляющих собой игрушки и маркируемых заявленным обозначением, представлено не было, упоминание игрушечных экспонатов в материалах о музее, статье о выставке "Гранд макет", опубликованной в журнале "Лесной регион" носит разовый характер и не свидетельствует о длительном и интенсивном использовании заявленного обозначения в качестве средства индивидуализации товаров 28-го класса МКТУ.

Административный орган сослался на то, что сведения о предоставлении правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 883509, а также доводы о его использовании не приводят к преодолению требований пункта 1 статьи 1483 ГК РФ по рассматриваемой заявке; указанный знак, несмотря на совпадение описания цветового сочетания, представляет собой иное обозначение, так как цвета композиционно выполнены по другому в пространстве, в иной пропорции по отношению друг к другу и производят качественно иное зрительное впечатление на потребителя.

Роспатент в оспариваемом ненормативном правовом акте отметил, что представленные заявителем лицензионные соглашения касаются различных товарных знаков заявителя, в том числе и товарного знака по международной регистрации N 883509, однако не могут свидетельствовать об использовании заявленного обозначения в том виде, как оно представлено на регистрацию в качестве товарного знака.

Проанализировав социологическое исследование ВЦИОМ, представленное заявителем в подтверждение узнаваемости заявленного обозначения в отношении сельскохозяйственной и лесозаготовительной деятельности, административный орган пришел к следующим выводам: большинство респондентов ассоциировали исследуемое обозначение с природой или флагом, а вовсе не со средством индивидуализации товаров заявителя; вопросы в отношении уровня знания видов сельскохозяйственной, лесозаготовительной техники марки "John Deer", опыта ее использования были заданы без учета заявленного обозначения; полученные в результате исследования результаты свидетельствуют о незначительном уровне узнаваемости заявленного обозначения в качестве средства индивидуализации товаров заявителя, а также о том, что цвет не способен однозначно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака; география исследования в социологическом опросе не отображена; заявленный перечень содержит товары 28-го класса МКТУ, представляющие собой игрушки, которые социологическим исследованием охвачены не были.

В отношении приведенных заявителем примеров используемых цветовых сочетаний разными лицами Роспатент отметил, что они не являются основанием для отмены решения Роспатента в отношении заявленного обозначения как не соответствующего требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

С учетом изложенного административный орган в оспариваемом решении констатировал, что из материалов возражения не усматривается, что обозначение, в том виде как оно заявлено на регистрацию, приобрело различительную способность в качестве средства индивидуализации заявленных товаров 7, 12, 28-го класса МКТУ.

Несогласие компании с вышеизложенными выводами Роспатента послужило основанием для обращения в Суд по интеллектуальным правам с заявлением об оспаривании решения от 24.04.2022.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, в отзыве на него и письменных пояснениях, заслушав мнение представителей компании и Роспатента, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления в силу нижеследующего.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на обращение с заявлением об оспаривании решения Роспатента компанией не пропущен, что не оспаривается административным органом.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

На основании части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, рассмотрение возражения заявителя на отказ в регистрации товарного знака и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение от 24.04.2022 принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривает компания.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 27 Постановления N 10, при оспаривании решений Роспатента необходимо учитывать, что заявки на товарный знак подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными принятого решения.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака (26.05.2020) законодательство, применимое для оценки его охраноспособности, включает в себя ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

По общему правилу само по себе цветовое исполнение не является достаточным признаком, который позволяет обозначению осуществлять индивидуализирующую функцию.

Исходя из этого, Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что заявленное обозначение не обладает изначальной различительной способностью, поскольку представляет собой изображение одинаковых частей зеленого и желтого цвета, не придает знаку оригинальности и запоминаемости, позволяющих потребителю индивидуализировать товары производителя, а воспринимается как фон, на котором, как правило, не заостряется внимание потребителя при его восприятии.

Ссылка заявителя на то, что Роспатент рассматривал заявленное обозначение как изобразительное, в связи с чем при проверке его охраноспособности применил закон, не подлежащий применению, носит надуманный характер, поскольку из оспариваемого решения следует, что административный орган исходил из того, что на регистрацию заявлена именно комбинация цветов, лишь указав на то, в каком виде (параллельно друг над другом) представлена эта комбинация.

Данное указание представляется оправданным, поскольку, к примеру, в товарном знаке по международной регистрации N 883509, на который ссылается компания, цвета представлены в ином пространственном расположении и заключены в иную геометрическую форму.

При этом сама же компания в поданном в суд заявлении фактически подтверждает значимость пространственного расположения цветов, указывая на то, что в описании товарного знака по международной регистрации N 883509 имеется ссылка на то, что "зеленый цвет наносится на корпус транспортного средства, а желтый - на колеса".

Суд по интеллектуальным правам обращает внимание, что компания в поданном в суд заявлении не указала, какая норма материального права применена Роспатентом неправильно и какая норма материального права подлежала применению в рассматриваемом случае. Ссылка заявителя на Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденное приказом федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" от 20.01.2020 N 12, подлежит отклонению, поскольку названное Руководство не является нормативным правовым актом, а представляет собой внутренним документ указанного учреждения, содержащий рекомендации для его сотрудников.

Коллегия судей соглашается с доводом Роспатента о том, что оба цвета часто используются именно на сельскохозяйственной и лесозаготовительной технике, в том числе в заявленном сочетании. Широкое использование зеленого и желтого цвета в сфере сельскохозяйственного оборудования обусловлено, в том числе, тем, что данные цвета ассоциируются с природой, растительностью и солнцем. Например, помимо заявителя в зелено-желтом сочетании сельскохозяйственное оборудование производит всемирно известная немецкая марка Krone, в зеленом цвете сельскохозяйственные машины производят такие мировые марки как AGCO, Same-Deutz-Fahr (SDF), Amazone и т.д., в желтом цвете сельскохозяйственную технику производит, например, марки Caterpillar, ROPA, что подтверждается представленными Роспатентом материалами.

При этом суд полагает, что данные доводы Роспатента направлены на обоснование выводов, содержащихся в оспариваемом решении, и не меняют мотивов его принятия, что является допустимым. Суд не может не дать оценку доводам, которые содержатся в отзыве на заявление (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2019 по делу N СИП-674/2018 и от 22.11.2018 по делу N СИП-192/2018).

Само по себе использование сочетания цветов или отдельных цветов иными известными производителями идентичных товаров свидетельствует о низкой вероятности возникновения у потребителей ассоциативной связи с товарами одного производителя.

Коллегия судей учитывает, что регистрация цвета на имя конкретного лица ведет к монополизации прав на него в соответствующем сегменте рынка. При этом суд исходит из того, что количество цветов ограничено и частая практика регистрации цвета на имя отдельных хозяйствующих субъектов может привести к быстрому исчерпанию всех доступных цветов в определенной сфере и, как следствие, к созданию препятствий для доступа на рынок других хозяйствующих субъектов.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что изначально не обладающее различительной способностью обозначение может приобрести ее только в результате длительного использования, в связи с чем на основании подпункта 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ ему может быть предоставлена правовая охрана.

Согласно указанной правовой норме положения пункта 1 названной статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Иными словами, для приобретения различительной способности обозначением, изначально такой способностью не обладающим, заявителю необходимо доказать, что указанное обозначение в сознании потребителя ассоциируется исключительно с заявителем и его конкретными товарами (услугами). Такие доказательства могут быть представлены заявителем в качестве доводов для преодоления приведенных в запросе экспертизы мотивов отказа в регистрации заявленного обозначения в связи с отсутствием различительной способности.

Аналогичная правовая позиция нашла отражение в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2020 по делу N СИП-442/2019.

Обязанность доказывания приобретения заявленным обозначением различительной способности возложена именно на лицо, подавшее на регистрацию в качестве товарного знака обозначение, не обладающее изначальной различительной способностью (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.02.2021 по делу N СИП-315/2020).

Следует различать порядок установления приобретенной различительной способности в том случае, когда обозначение лишено само по себе отличительных черт, но при этом не установлен факт его широкого использования иными производителями, от того случая, когда обозначение не обладает различительной способностью и при этом часто используется иными производителями для маркировки производимых и реализуемых товаров (как в рассматриваемом случае, когда цветовое сочетание, не обладающее различительной способностью, к тому же часто используется иными производителями таких же товаров).

В первом случае доказательства интенсивного использования действительно служат основанием для вывода о том, что потребитель воспринимает обозначение именно как средство индивидуализации товаров и услуг заявителя.

Во втором случае даже при представлении заявителем доказательств интенсивного использования вывод о восприятии потребителем обозначения в качестве средства индивидуализации заявителя является затруднительным с учетом того, что иные лица также используют данное обозначение.

Например, согласно Руководству по экспертизе товарного знака ЕС, если установлено, что цвет часто используется в определенном сегменте рынка (независимо от того, используется ли он в декоративных и/или функциональных целях), в его регистрации в качестве товарного знака должно быть отказано (13/09/2010, T-97/08, Colour (shade of orange) II, EU:T:2010:396, § 44-47), поскольку в таком случае затрагиваются публичные интересы.

В соответствии с пунктом 35 Правил N 482 для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Аналогичная правовая позиция приведена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2019 по делу N СИП-324/2019, от 09.10.2020 по делу N СИП-99/2020, от 06.11.2020 по делу N СИП-105/2020, от 04.12.2020 по делу N СИП-84/2020, от 05.11.2020 по делу N СИП-234/2020, от 09.02.2021 по делу N СИП-290/2020.

Для приобретения обозначением различительной способности оно должно не только использоваться до даты приоритета, но и ассоциироваться у среднего российского потребителя с конкретными товарами и услугами, которые им маркировались. При этом при оценке обозначения, зарегистрированного или заявленного на государственную регистрацию, следует учитывать конкретное обозначение, указанное в заявке на товарный знак.

Оценка на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится в том виде, в котором это обозначение зарегистрировано или заявлено на государственную регистрацию. Поскольку правовая охрана испрашивается именно для цвета, лишенного какой-либо формы или конфигурации, наличие у него приобретенной различительной способности целесообразно признавать, если цвет в глазах потребителя сам по себе указывает на производителя вне зависимости от присутствия или отсутствия других элементов на его фоне.

С учетом приведенных методологических подходов коллегия судей самостоятельно проанализировала доводы заявителя о приобретенной различительной способности спорного обозначения и оценила вышеперечисленные документы, представленные в подтверждение данного довода.

По результатам такого анализа Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об обоснованности оспариваемого заявителем вывода Роспатента о том, что представленные заявителем документы не подтверждают его довод о наличии у заявленного обозначения приобретенной различительной способности на вышеуказанную дату подачи заявки (дату приоритета).

При этом коллегия судей исходит из того, что с учетом подходов, сложившихся в правоприменительной и судебной практике, оценка на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится в том виде, в котором это обозначение зарегистрировано или заявлено на государственную регистрацию.

Поскольку правовая охрана испрашивалась для сочетания цветов, наличие у него приобретенной различительной способности целесообразно признавать, если данное сочетание цветов в глазах потребителя само по себе указывает на производителя вне зависимости от присутствия или отсутствия других элементов.

Вместе с тем такое восприятие потребителем заявленных на регистрацию цветов представленные заявителем в Роспатент материалы подтвердить не могут, поскольку на всех имеющихся в деле фотографиях сельскохозяйственная и лесозаготовительная техника, помимо окраски в определенные цвета, имеет и иные индивидуализирующие элементы, в частности, , , , . Из представленных материалов о поставляемых на территорию Российской Федерации (в том числе до даты приоритета заявленного обозначения) товарах 7, 12-го классов МКТУ невозможно понять, по каким признакам потребители индивидуализируют продукцию компании (являются ли этими признаками сочетание цветов, либо словесные и изобразительные элементы).

Кроме того, как верно отметил Роспатент, согласно представленным заявителем материалам с изображением производимой им техники элементы данной техники помимо желтого и зеленого цвета могут быть выполнены также в красном и сером цветах.

При этом суд исходит из того, что применительно к транспортным средствам (колесной и гусеничной технике) индивидуализирующими признаками, как правило, являются словесные и изобразительные элементы, а не их окраска в определенные цвета.

Ссылка заявителя на то, что часть вышеприведенных изобразительных и графических элементов выполнены в зелено-желтой цветовой гамме, подлежит отклонению, поскольку указанные обозначения являются товарными знаками компании и подлежат самостоятельной правовой охране.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что сведения, содержащиеся в справке о примерных объемах продаж техники "John Deere", основными цветами которой является сочетание зеленого и желтого цветов, исходят от заинтересованного лица и не подтверждены какими-либо объективными данными. Сами по себе приведенные величины выручки от продажи техники на российском рынке являются незначительными, учитывая, что сама по себе техника является дорогостоящей (значения выручки приведены в справке в рублях, а не миллионах рублей, как утверждает заявитель). Выделение в справке объемов продаж техники, основными цветами которой является сочетание зеленого и желтого цветов, свидетельствует о том, что такая техника может быть выкрашена и в иные цвета. Кроме того, как правильно отмечено Роспатентом, объем продаж приведен лишь за три последних года и имеет устойчивую тенденцию к снижению.

Аналогичным образом может быть оценена справка о примерной величине денежных средств, потраченных для продвижения техники "John Deer", основными цветами которой является сочетание зеленого и желтого цветов. Административным органом также верно обращено внимание на тенденцию к снижению рекламной активности компании.

Кроме того, из представленных доказательств не следует, что заявителем продвигалось именно заявленное сочетание цветов как бренд.

Довод заявителя о том, что снижение объемов продаж продукции заявителя и снижение рекламной активности не свидетельствуют о снижении известности указанной продукции потребителям, не может быть признан обоснованным в силу того, различительная способность, которая обусловлена известностью товаров определенного производителя, не является постоянной, приобретенной раз и навсегда, а может с течением времени утрачиваться по мере уменьшения со временем таких товаров в гражданском обороте и последующего их исчезновения.

Представленные сведения об истории начала работы компании в России, создании производственных мощностей, участии в выставках, географии поставок, публикации в СМИ, распечатки из сети Интернет, счета-фактуры и товарные накладные, лицензионные соглашения о предоставлении права использования иных товарных знаков непосредственно не подтверждают широкую известность потребителях техники компании, окрашенной в зелено-желтой цветовой гамме, и, соответственно, не свидетельствуют о приобретении заявленным обозначением различительной способности.

Суд по интеллектуальным правам также обращает внимание на то, что документального подтверждения введения компанией в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров 28-го класса МКТУ, представляющих собой игрушки, маркируемые заявленным обозначением, представлено не было. Упоминание игрушечных экспонатов в материалах о музее, статье о выставке "Гранд макет", опубликованной в журнале "Лесной регион", носит разовый характер и не свидетельствует о длительном и интенсивном использовании заявленного обозначения в качестве средства индивидуализации товаров 28-го класса МКТУ.

Оценив имеющееся в материалах дела социологическое исследование ВЦИОМ "Уровень знания цветового обозначения "" в отношении сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники марки John Deere и компании Deere & Company", коллегия судей соглашается с выводом Роспатента о том, что данное исследование также не подтверждает фактическое восприятие потребителями зеленого и желтого цвета в качестве средства индивидуализации товаров заявителя.

Целевая аудитория данного исследования, составляющая 510 специалистов, распределяется следующим образом: 270 респондентов - специалисты в области сельского хозяйства, 140 специалистов - в области лесозаготовки, 100 специалистов - в области продажи техники.

Большинство респондентов (35% всех специалистов) отметили ассоциацию заявленного цветового сочетания с природой, 21% - 11% - с сельхозтехникой и только 15% - с "John Deer". При этом в перечень возможных ассоциаций не включались названия иных компаний, производящих сельскохозяйственную технику, за исключением "John Deer", что могло повлиять на увеличение доли лиц, ассоциирующих тестируемое обозначение с заявителем.

Вопросы в отношении уровня знания видов сельскохозяйственной, лесозаготовительной техники марки "John Deer", опыта ее использования были заданы без учета заявленного обозначения.

Коллегия судей отмечает, что на вопрос "Как Вы считаете, какая из перечисленных компаний-производителей лесозаготовительной и сельскохозяйственной техники использует заявленное цветовое сочетание для индивидуализации своих товаров?" приблизительно одинаковое количество респондентов высказались, что заявленное обозначение используется компанией заявителя (43%), а 38% респондентов затруднились с ответом, что свидетельствует о неоднозначности в восприятии этого обозначения потребителями. Данные результаты свидетельствуют о незначительном уровне узнаваемости заявленного обозначения в качестве средства индивидуализации товаров заявителя.

Кроме того, суд полагает, что указанное число респондентов, соотносящих заявленное обозначение с компанией, не корреспондирует результатам ответов, полученных на предыдущий вопрос: "С чем ассоциируется заявленное обозначение?".

При исследовании важности цветового оформления лесозаготовительной/сельскохозяйственной техники для верной идентификации ее производителя приблизительно равное количество респондентов отметили "скорее важно" (49%) и "скорее не важно" (43%). Указанное свидетельствует о том, что цвет не способен однозначно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака. Изложенное свидетельствует о том, что цвет не способен однозначно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

Ссылка заявителя на то, что на вопрос: "Какая из перечисленных марок лесозаготовительной/сельскохозяйственной техники использует заявленное цветовое сочетание для индивидуализации своих товаров?" 55% респондентов выбрали марку "John Deer" не принимается коллегией судей, поскольку среди вариантов ответов, предложенных респондентам в данном вопросе, отсутствовала марка "Krone", которая, как было указано выше, также производит свою продукцию в зелено-желтом сочетании, а кроме того, перечень ответов начинался с марки "John Deer", что также могло повлиять на корректность результатов.

Следует также отметить, что в представленном географическом исследовании не отражена география исследования и социологический опрос не проводился среди потребителей товаров 28-го класса МКТУ, представляющих собой игрушки.

Таким образом, представленные заявителем документы не свидетельствуют о том, что на дату подачи заявки (26.05.2020) сочетание зеленого и желтого цвета стало восприниматься потребителями в качестве средства индивидуализации товаров компании, указанных в перечне заявленного обозначения.

Довод компании о том, что факт предоставления Роспатентом на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 883509 сам по себе свидетельствует о наличии у заявленного обозначения различительной способности, не может быть признан обоснованным в силу того, что товары, в отношении которых зарегистрирован указанный товарный знак и испрашивается правовая охрана заявленному обозначению отличаются, тогда как различительная способность устанавливается применительно к конкретным товарам; вывод о наличии у названного товарного знака различительной способности делался на дату его приоритета (25.08.2005), при том, что, как отмечалось выше, приобретенная различительная способность может быть утрачена с течением времени; заявителем не представлено документов, свидетельствующих о том, какая совокупность доказательств предоставлялась им при подаче заявления о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 883509.

Таким образом, вопреки аргументам заявителя, при принятии оспариваемого решения Роспатент обоснованно пришел к выводу о том, что представленные заявителем документы не подтверждают приобретенной различительной способности заявленного обозначения как средства индивидуализации услуг компании. Как следствие, отсутствуют основания для признания оспариваемого ненормативного правового акта недействительным и для предоставления правовой охраны спорному обозначению на основании подпункта 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ.

При изложенных обстоятельствах оспариваемое решение Роспатента является законным и обоснованным.

Данный вывод, в свою очередь, является в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отнесения бремени расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение (подачу) заявления в суд первой инстанции на компанию.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

заявление иностранного лица Deere & Company (One John Deere Place, Moline, State of Illinois, 61265-8098, United States of America) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) от 24.04.2022, принятого по результатам рассмотрения возражения от 20.01.2022 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2020726541, оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин