Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 декабря 2022 г. N С01-2146/2022 по делу N А56-38307/2022 Суд оставил без изменения постановление апелляционного суда о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в связи с доказанностью фактов принадлежности этих прав истцу и нарушения их ответчиком

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 декабря 2022 г. N С01-2146/2022 по делу N А56-38307/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 29 ноября 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 1 декабря 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Сидорской Ю.М.,

судей Булгакова Д.А., Силаева Р.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Улубаевой И.С.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "МИЛК" (наб. Свердловская, д. 60, лит. В, часть пом. 1-Н, пом. 145-145, к. 213, Санкт-Петербург, 195027, ОГРН 1167847176573) на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2022 делу N А56-38307/2022

по иску публичного акционерного общества "ГАЗ" (пр. Ленина, д. 88, г. Нижний Новгород, 603004, ОГРН 1025202265571) к обществу с ограниченной ответственностью "МИЛК" об обязании прекратить использование товарного знака и о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "МИЛК" - Кислицкий А.М. (по доверенности от 02.10.2022);

от публичного акционерного общества "ГАЗ" - Сурженко Г.А. (по доверенности от 11.10.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

публичное акционерное общество "ГАЗ" (далее - общество "ГАЗ") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "МИЛК" (далее - общество "МИЛК") об обязании прекратить нарушение исключительных прав на общеизвестный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 32 и товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 403593, N 581382, N 809028 путем прекращения продажи/размещения на сайте https://bvdshop.ru предложений о продаже товаров с использованием товарных знаков истца; о взыскании компенсации в размере 7 797 980 рублей, судебной неустойки в размере 1 000 рублей за каждый день неисполнения после вступления в силу решения суда по данному делу до момента фактического исполнения судебного акта в полном объеме.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.06.2022 требования удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 30 000 рублей, расходы по государственной пошлине в размере 6 235 рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2022 решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.06.2022 изменено: с общества "МИЛК" в пользу общества "ГАЗ" взыскана компенсация в размере 3 898 990 рублей, судебные расходы по государственной пошлине в размере 67 990 рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым по делу постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2022, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судом апелляционной инстанции норм материального права, просит обжалуемый судебный акт отменить, оставить в силе решение суда первой инстанции.

В обоснование поданной кассационной жалобы общество "МИЛК" указывает, что спорный электромобиль является уменьшенной копией автомобиля ГАЗ-21, то есть ретрорепликой, при этом для любого среднестатистического потребителя является очевидным полное сходство электромобиля именно с оригинальным автомобилем ГАЗ-21 по его внешнему виду, независимо от наличия/отсутствия товарных знаков. Ответчик считает, что по совокупности ярких отличительных внешних характеристик, а именно: по общему дизайну кузова, фар, стеклянных элементов, их взаимному расположению, характерным штампованным элементам крыльев, дверей, бампера, капота, хромированным накладкам кузова, приборной панели, деталям отделки интерьера и т.д., с очевидностью следует, что к продаже предлагалась точная уменьшенная реплика автомобиля, производимого Горьковским автозаводом более 50 лет назад. По мнению общества "МИЛК", указание в объявлении информации о том, что это именно электромобиль для детей дает потенциальному потребителю очевидное понимание того, что данная продукция не является производством истца, то есть исключает сомнения в отношении причастности общества "ГАЗ" к его изготовлению.

Оспаривая определенный судом апелляционной инстанции размер компенсации, ответчик указывает, что убыток истца мог быть исчислен только как нереализованная возможность получить вознаграждение за представление в пользование товарных знаков; судом апелляционной инстанции не исследовалась реальная рыночная стоимость товара, равно как не устанавливалась и обычная при данных обстоятельства стоимость предоставления истцом прав на использование товарных знаков, размещенных на электромобиле. Кроме этого общество "МИЛК" отмечает, что не продавало данный товар и не получало дохода от размещения на сайте, персонал ответчика лишь размещал на сайте образцы продукции иных лиц, не предполагая при этом, что нарушает права правообладателя.

Ответчик считает, что частичное удовлетворение требований общества "ГАЗ" судом апелляционной инстанции нарушает баланс интересов сторон, поскольку взысканная компенсация явно несоразмерна, несопоставима с потенциальными убытками истца, его возможным лицензионным вознаграждением от предоставления своих товарных знаков, с масштабами нарушения и ставит ответчика на грань банкротства. По мнению общества "МИЛК", обстоятельства дела свидетельствуют о сознательном стремлении общества "ГАЗ" действовать лишь с целью получения необоснованной выгоды посредством использования для расчета компенсации высокую стоимость образца электромобиля, безотносительно к реальному ущербу и без практического намерения выявить нарушителя его исключительных прав.

Истец представил отзыв на кассационную жалобу, в котором указал, что доводы ответчика подлежат отклонению как направленные на переоценку выводов суда по фактическим обстоятельствам дела, что недопустимо при проверке судебных актов в кассационном порядке.

В судебном заседании представитель общества "МИЛК" поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель истца возражал против удовлетворения кассационной жалобы на основании доводов, изложенных в отзыве на нее.

Законность обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как следует из материалов дела и установлено судами, общество "ГАЗ" является правообладателем товарных знаков "", "", "" по свидетельствам Российской Федерации N 403593, N 581382, N 809028, зарегистрированных в том числе в отношении товаров 28-го класса "автомобили (игрушки), игрушки, игры, модели транспортных средств уменьшенные, модели транспортных средств масштабные, аксессуары для игр, тренажеры спортивные, спортивные принадлежности" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Кроме того истец является обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 32, зарегистрированный в отношении товаров 12-го класса "автомобили, запчасти к ним" МКТУ.

В обоснование иска общество "ГАЗ" указало, что в сети "Интернет" на сайте https://bvdshop.ru, в интернет-магазине электротранспорта и мототехники к продаже предлагается детский электромобиль "Волга ГАЗ-21 мини" с использованием обозначений, сходных до степени смешения с вышеуказанными товарными знаками истца.

Полагая, что указанные действия общества "МИЛК" нарушают исключительные права истца, последний обратился к ответчику с претензией, содержащей требование прекратить нарушение исключительных прав на товарные знаки и выплатить компенсацию за допущенное нарушение. Неисполнение ответчиком требований, указанных в претензии, послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

При рассмотрении спора суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о наличии у истца исключительных прав на указанные товарные знаки, а также факта их незаконного использования ответчиком.

Частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации всю совокупность представленных в материалы дела доказательств, учитывая заявление ответчика о снижении компенсации, характер и однократность допущенного им нарушения, счел возможным снизить размер компенсации до 30 000 рублей.

В отношении требования об обязании ответчика прекратить нарушение исключительных прав общества "ГАЗ", суд первой инстанции указал, что оно не подлежит удовлетворению, поскольку ответчик устранил нарушение.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривающий дело в порядке статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не согласился с выводами суда первой инстанции в отношении подлежащего взысканию размера компенсации и указал, что его снижение до 30 000 рублей, т.е. ниже минимального предела, произведено необоснованно.

Определяя подлежащий взысканию размер компенсации в размере однократной стоимости товара, на котором незаконно размещены спорные товарные знаки, суд апелляционной инстанции исходил из того, что использование объектов интеллектуальной собственности не носило грубого характера, нарушение совершено ответчиком впервые, общество "МИЛК" добровольно прекратило использование спорных товарных знаков, доказательства соответствия размера заявленной к взысканию компенсации размеру причиненных обществу "ГАЗ" убытков в материалы дела не представлены.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе ответчика и отзыве на нее, выслушав присутствовавших в судебном заседании представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

В соответствии со статьей 1250 Кодекса интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования. При определении размера компенсации подлежат учету вышеназванные критерии.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Сторонами, не оспариваются выводы судов относительно принадлежности истцу исключительных прав на товарные знаки, а также факт нарушения ответчиком исключительных прав истца. С учетом части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации выводы судов первой и апелляционной инстанций в указанной части судом кассационной инстанции не проверяются.

Рассмотрев содержащийся в кассационной жалобе довод о наличии в материалах дела достаточных доказательств, позволяющих снизить размер компенсации ниже однократной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Как разъяснено в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Как отмечено в пункте 62 Постановления N 10, суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Согласно абзацу шестому пункта 61 Постановления N 10, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих товаров, по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, стоимости контрафактных товаров, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Как следует из обжалуемого судебного акта, судом апелляционной инстанции установлена двукратная стоимость контрафактного товара, составляющая 7 797 980 рублей (3 898 990 * 2).

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - Постановление N 28-П), при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика. При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 24.07.2020 N 40-П "По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда" (далее - Постановление N 40-П), с учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика и при наличии соответствующего заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины.

При этом с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (то есть не может быть менее стоимости права использования товарного знака).

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам отмечает, что снижение судом размера компенсации возможно при соблюдении критериев, приведенных в Постановлении N 28-П и Постановлении N 40-П, при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры.

Определение размера компенсации относится к прерогативе суда, рассматривающего спор по существу, который определяет размер компенсации в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как следует из материалов дела, ответчиком было представлено мотивированное ходатайство о снижении заявленного размера компенсации.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев данное ходатайство, пришел к выводу о возможности снижения размера взыскиваемой компенсации до однократной стоимости товара, на котором незаконно размещены товарные знаки.

Обосновывая невозможность дальнейшего снижения размера компенсации, суд апелляционной инстанции указал, что общество "МИЛК" не привело в обоснование этого убедительных доводов. Позиция ответчика о том, что при определении размера компенсации суд апелляционной инстанции должен был исходить из двукратной стоимости использования спорных товарных знаков, не основана на положениях действующего законодательства: истцом заявлено требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, а не в двукратном размере стоимости права использования товарного знака.

Суд апелляционной инстанции по своему усмотрению не вправе изменить способ исчисления предъявленной ко взысканию компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора от 23.09.2015, определения Верховного Суда Российской Федерации от 11.07.2017 N 308-ЭС17-3088, N 308-ЭС17-4299). Аналогичное положение о том, что суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации, изложено в пункте 59 Постановления N 10.

В связи с чем применительно к обстоятельствам данного дела не будет иметь значения размер вознаграждения, указанный в лицензионных договорах, поскольку расчет суммы компенсации должен был быть проверен судами на основании данных о стоимости товара, по которой он фактически предлагался к продаже третьим лицам.

С учетом изложенного, судебная коллегия суда кассационной инстанции приходит к выводу о том, что суд апелляционной инстанции правомерно исходил из невозможности уменьшения размера компенсации ниже однократной стоимости товара, на котором незаконно размещены товарные знаки.

Суд по интеллектуальным правам также учитывает, что определение размера компенсации не является выводом о применении материально-правовых норм и не относится к компетенции суда кассационной инстанции. Размер компенсации подлежит определению (установлению) судом, рассматривающим спор по существу, на основании оценки доказательств, представленных сторонами в обоснование такого размера.

Суд кассационной инстанции отклоняет ссылку общества "МИЛК" на наличие в действиях истца признаков злоупотребления правом: сам по себе факт обращения правообладателя в суд за защитой нарушенного права не является злоупотреблением правом.

Как указано в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", при проверке соответствия выводов арбитражных судов первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам необходимо исходить из того, что суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом апелляционной инстанции на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Иных безусловных оснований для отмены постановления суда апелляционной инстанции, предусмотренных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судом по интеллектуальным правам также не установлено.

С учетом изложенного суд кассационной инстанции не усматривает оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2022 делу N А56-38307/2022 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "МИЛК" - без удовлетворения.

Отменить приостановление исполнения постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2022 делу N А56-38307/2022, принятое на основании определения Суда по интеллектуальным правам от 20.10.2022.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Ю.М. Сидорская

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Р.В. Силаев