Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 12 декабря 2011 г. N Ф08-7612/11 по делу N А53-26988/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 12 декабря 2011 г.

Постановление в полном объеме изготовлено 12 декабря 2011 г.

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Аваряскина В.В., судей Алексеева Р.А. и Фефеловой И.И., при участии в судебном заседании истца - индивидуального предпринимателя Попова Александра Викторовича (ИНН 616701515594, ОГРН 304616736300102) и его представителя Павлова В.В. (доверенность от 23.12.2010), от ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Донконсервпром" (ИНН 6165142008, ОГРН 1076165009975) - Ильина А.П. (доверенность от 15.11.2011), от третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Проксима"" - Ивановой Е.Ю. (доверенность от 25.08.2011), в отсутствие третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "Веста-Фудс", извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, рассмотрев кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Попова Александра Викторовича на постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2011 по делу N А32-26988/2011 (судьи Малыхина М.Н., Галов В.В., Ломидзе О.Г.), установил следующее.

Индивидуальный предприниматель Попов А.В. (далее - предприниматель) обратился в Арбитражный суд Ростовской области с иском к ООО "Донконсервпром" (далее - общество) о запрете обществу использовать любыми способами пластиковые банки (тубы) с крышкой-колпачком, в которых использован промышленный образец по патенту Российской Федерации N 66101 "Пластиковая туба с крышкой-колпачком" (далее - промышленный образец N 66101), в том числе использовать такие пластиковые банки (тубы) путем их применения, упаковки товаров, рекламы, в том числе в сети Интернет, предложения о продаже, продажи, иного введения в гражданский оборот или хранения для этих целей указанных банок (туб) и упакованных в них товаров; о запрете обществу использовать любыми способами пластиковые банки (тубы), в которых использована полезная модель по патенту Российской Федерации N 69846 "Туба пластиковая для горчицы" (далее - полезная модель N 69846), в том числе использовать такие пластиковые банки (тубы) путем их применения, упаковки товаров, рекламы, в том числе в сети Интернет, предложения о продаже, продажи, иного введения в гражданский оборот или хранения для этих целей указанных банок (туб) и упакованных в них товаров; о запрете обществу использовать любыми способами в отношении горчицы обозначение, включающее словесный элемент "по-Александровски", в частности, использовать указанное обозначение на товарах - горчице (в том числе на этикетках, банках (тубах) и иных таре и упаковках горчицы), которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью; на документации, связанной с введением товара в гражданский оборот; в предложениях о продаже товара, в объявлениях, на вывесках и в рекламе, а также в сети Интернет и иными способами.

Требования мотивированы нарушением исключительных прав истца в результате продажи ответчиком горчицы "по-Александровски" в пластиковых банках (тубах) с колпачком.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ООО "Веста-Фудс" и ООО "ПКФ "Проксима"" (далее - фирма).

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 24.05.2011 исковые требования удовлетворены в полном объеме. Суд пришел к выводу о наличии нарушений исключительных прав истца при использовании ответчиком банки (тубы) для горчицы и этикетки с указанным наименованием продукции.

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2011 решение от 24.05.2011 отменено в части запрета использования ответчиком промышленного образца N 66101 и полезной модели N 69846, в соответствующей части иска отказано. Решение от 24.05.2011 в части использования товарного знака горчицы "по-Александровски" оставлено без изменения. Судебный акт мотивирован тем, что фирма, у которой общество приобретает банки (тубы) для горчицы, обладает правом преждепользования в отношении технических и художественно-конструкторских решений, используемых в промышленном образце N 66101 и полезной модели N 69846.

В кассационной жалобе предприниматель просит отменить постановление от 01.09.2011 в части отказа в иске, решение от 24.05.2011 оставить в силе. По мнению заявителя, суд апелляционной инстанции не применил пункты 1, 2 статьи 1227, пункт 2 статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекса) или аналогичную статью 12 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1, допустил нарушение статей 67, 75, 82, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что повлияло на исход дела. Суд апелляционной инстанции не учел, что доказан факт наличия права преждепользования у фирмы, однако ответчиком по данному делу является общество. Материалами дела не подтверждена тождественность решения в упаковках истца и упаковках, используемых фирмой. Суд неверно оценил, принял дополнительные доказательства и пришел выводу о наличии такой тождественности. То обстоятельство, что общество приобретало банки (тубы) для горчицы у предполагаемого преждепользователя не освобождает ответчика от получения разрешения от патентообладателя. Апелляционный суд исследовал вопрос о правах третьего лица, а не о правах ответчика в отношении спорных объектов патентного права, не принял во внимание наличие спора в отношении интеллектуальных прав, но не в отношении материальных предметов. Вывод суда апелляционной инстанции о том, что важным является факт ввода в гражданский оборот банок (туб) для горчицы, в которых используются решения истца, нормативно не обоснован. О переходе права преждепользования ни ответчик, ни третье лицо не заявляли. Указание на утрату смысла преждепользования в случае самостоятельной фасовки в свою тару, ошибочно. Действующее законодательство устанавливает баланс интересов между патентообладателем и преждепользователем. Субъектом права преждепользования может быть одновременно только одно лицо. Преждепользователь вправе распоряжаться своей продукцией любым способом, однако закон не дает ему права настаивать на обеспечении ему рыночных преимуществ через привлечение покупателей тары путем освобождения их от обязанностей, возложенных на них законом. Судом апелляционной инстанции не установлен объем преждепользования. Вывод о наличии у фирмы права преждепользования не соответствует материалам дела, судом не исследованы значимые обстоятельства. В нарушение статьи 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к делу приобщен контракт с польской организацией в отношении другого предмета - бутылки, а не тубы. Техническая документация на оборудование у фирмы отсутствует. Судом апелляционной инстанции нарушены требования части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, приняты дополнительные доказательства, которые не свидетельствуют о наличии у фирмы права преждепользования, с нарушением статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации сделан вывод об идентичности банок (туб), используемых ранее фирмой и производимых истцом.

Общество и фирма представили отзывы на кассационную жалобу, в которых просят постановление суда апелляционной инстанции оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании предприниматель и его представитель поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе, представители общества и фирмы возражали против удовлетворения кассационной жалобы.

В судебном заседании объявлялся перерыв с 8 декабря 2011 года до 12 декабря 2011 года.

Изучив материалы дела и доводы кассационной жалобы, выслушав участвующих в деле лиц, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что судебные акты надлежит отменить в части требований с направлением дела на новое рассмотрение по следующим основаниям.

Из материалов дела видно и судами установлено, что истцу выдан патент на промышленный образец N 66101. Названный промышленный образец зарегистрирован в государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации 16.08.2008 с датой приоритета 13.12.2006. Срок действия патента до 13.12.2021 (т. 1, л. д. 32 - 37).

Согласно выданному патенту промышленный образец характеризуется: составом композиционных элементов: горловиной, корпусом с плечиками, крышкой с колпачком; выполнением корпуса в виде усеченного конуса, суженного вверх; выполнением донышка плоским овальной формы; композиционным построением крышки, имеющей нижнюю часть цилиндрической формы с рифленой поверхностью и верхнюю часть конусообразной формы, переходящей в полый цилиндрический выступ; отличается: наличием этикетки на фронтальной стороне корпуса со шрифтовой графикой; выполнением фронтальной и тыльной сторон корпуса слегка выпуклыми; пластической проработкой верхней части крышки в виде конуса с гладкой слегка вогнутой поверхностью; наличием на крышке кольцевого пояска, соединенного по периметру с основанием крышки с помощью тонких жестких перемычек; наличием на крышке колпачка, соединенного посредством перемычки как с основанием крышки, так и с гибким кольцевым пояском; выполнением колпачка крышки с цилиндрическими стенками и сферической верхушкой; соответствием внешнего диаметра цилиндрического выступа крышки внутреннему диаметру колпачка крышки; выполнением цилиндрического выступа верхней части крышки с возможностью появления выпускного отверстия при срезанной верхушке выступа (т. 1, л. д. 37). В патенте приведено фотоизображение спорной тубы.

Кроме того, истцу выдан патент на полезную модель N 69846 (т. 1, л. д. 38, 39). Названная полезная модель зарегистрирована в государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 10.01.2008 с датой приоритета 13.06.2007. Срок действия патента до 13.06.2017.

Формула полезной модели N 69846 согласно патенту отражена следующим образом: туба пластиковая для горчицы, содержащая корпус, имеющий горловину и крышку, выполненную с цилиндрическим выступом, завершающимся запаянной верхушкой, и с возможностью образования узкого выпускного отверстия, закрываемого колпачком, отличающаяся тем, что корпус выполнен уплощенным, трапецеидальной формы, с плоским овальным донышком и с выпуклыми полужесткими фронтальной и тыльной стенками. В патенте приведено графическое изображение тубы.

Также истцу выдано свидетельство на товарный знак N 324484 "ПРОДУКЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКАЯ" (т. 1, л. д. 40), зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.04.2007 с датой приоритета 13.02.2006. Срок действия регистрации до 13.02.2016.

В свидетельстве приведено изображение товарного знака: в верхней части прямоугольника желтого (горчичного) цвета, размещена геометрическая фигура желтого цвета с выпуклыми верхней и нижней сторонами и прямыми вертикальными боковыми сторонами с красным контуром, внутри которой выполнена в две строки надпись заглавными буквами "ПРОДУКЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКАЯ".

В материалы дела истцом представлен образец тубы для горчицы с использованием вышеназванных технических, художественно-конструкторских решений и товарного знака. Туба выполнена из желтого пластика с белой пластиковой крышкой, соответствует описанию приведенному в патентах. На этикетке размещен товарный знак истца.

Предприниматель, ссылаясь на указанные обстоятельства, считая, что обществом неправомерно используются промышленный образец N 66101, полезная модель N 69846 и товарный знак N 324484 "ПРОДУКЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКАЯ", обратился в суд с иском.

Согласно пункту 1 статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству (пункт 1 статьи 1351 Кодекса).

Пунктами 1, 3 статьи 1358 Кодекса предусмотрено, что патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 указанной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В силу пункта 1 статьи 1229 Кодекса гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 Кодекса), если названным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В соответствии со статьей 1361 Кодекса лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Как следует из указанной нормы закона, право преждепользования возникает при соблюдении следующих условий. Во-первых, использование должно начаться или к нему должны быть сделаны необходимые приготовления на территории Российской Федерации до даты приоритета патента. Во-вторых, решение должно быть тождественным и использоваться добросовестно. В-третьих, используемое тождественное решение должно быть создано независимо от автора запатентованного решения (самостоятельно). В-четвертых, необходимо подтвердить объемы такого использования.

В силу пункта 3 статьи 10 Кодекса в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.

Как видно из материалов дела, названные банки (тубы) производились ранее фирмой для реализации как тары, то есть в коммерческих целях.

В силу пунктов 1, 2 статьи 1227 Кодекса интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Переход права собственности на вещь не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 1291 названного Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1361 Кодекса право преждепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

Из содержания обжалуемого постановления видно, что требования статей 1227, 1361 Кодекса судом апелляционной инстанции учтены, выводы суда не связаны только с фактом приобретения материальных объектов обществом, но также с правом третьего лица осуществлять полномочия, предусмотренные статьей 1361 Кодекса, реализовывать свой экономический интерес.

То обстоятельство, что фирма доказывала факт наличия у нее права преждепользования, судом приняты во внимание соответствующие доказательства при разрешении спора между предпринимателем и обществом, не свидетельствует о нарушении норм процессуального права, так как в силу статей 41, 51, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации третье лицо вправе возражать и документально обосновать возражения относительно позиции стороны по делу, в том числе, истца.

Вместе с тем постановление суда в части отказа в удовлетворении требований об обязании ответчика прекратить нарушение исключительных прав предприятия на спорные промышленный образец и полезную модель принято при неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора, разрешая спор, суд не определил объем использования фирмой тождественного решения до даты приоритета изобретения, в то время как данное обстоятельство имеет существенное значение, поскольку в силу статьи 1361 Кодекса дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения при наличии права преждепользования должно вестись без расширения объема использования, использование тождественного решения сверх объема является нарушением патента.

Суд кассационной инстанции считает судебные акты подлежащими отмене по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела арбитражному суду первой инстанции следует учесть изложенное, исходя из подлежащих применению норм материального права, на основании полного, всестороннего и объективного исследования и оценки всех имеющихся в деле доказательств, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, установить обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения дела, в том числе оценить доводы фирмы о преждепользовании; определить объем использования фирмой спорного промышленного образца и полезной модели до даты приоритета патента; определить объем использования данного объекта на дату подачи предпринимателем иска и с учетом установленных обстоятельств разрешить спор по существу.

При этом, устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально оформлен и подтвержден, во избежание возможного расширения такого объема использования.

Руководствуясь статьями 274, 284, 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа постановил:

Решение Арбитражного суда Ростовской области от 24.05.2011 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2011 по делу N А32-26988/2011 в части запрета обществу с ограниченной ответственностью "Донконсервпром" использовать любыми способами в отношении горчицы обозначение, включающее словесный элемент "по-Александровски", в частности, использовать указанное обозначение на товарах - горчице (в том числе на этикетках, банках (тубах) и иных таре и упаковках горчицы), которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью; на документации, связанной с введением товара в гражданский оборот; в предложениях о продаже товара, в объявлениях, на вывесках и в рекламе, а также в сети Интернет и иными способами оставить без изменения.

В остальной части решение от 24.05.2011 и постановление от 01.09.2011 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Аваряскин

Судьи

Р.А. Алексеев И.И. Фефелова