Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 сентября 2011 г. N 15АП-7179/11

город Ростов-на-Дону

дело N А53-26988/2010

01 сентября 2011 г.

15АП-7179/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 25 августа 2011 года.

Полный текст постановления изготовлен 01 сентября 2011 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Малыхиной М.Н.,

судей В.В. Галова, О.Г. Ломидзе,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Я.В. Сокиренко,

при участии:

от истца: Попов А.В., Павлов В.В. (доверенность от 08.07.2011),

от ответчика: Ильин А.П. (доверенность от 21.01.2011),

от третьих лиц: от ООО "Веста-Фудс": не явился, извещен надлежащим образом,

от ООО ПКФ "Проксима": Иванова Е.Ю. ( доверенность от 25.08.2011), Рыбченко В.А. (доверенность от 25.07.2011)

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Донконсервпром"

на решение Арбитражного суда Ростовской области от 24.05.2011 по делу N А53-26988/2010

по иску индивидуального предпринимателя Попова Александра Викторовича

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью "Донконсервпром"

при участии третьих лиц: общества с ограниченной ответственностью "Веста-Фудс", общества с ограниченной ответственностью производственно-коммерческой фирмы "Проксима"

о запрете нарушения патентных прав и прав на товарный знак,

принятое в составе судьи Стрекачева А.Н.,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Попов Александр Викторович (далее - истец, предприниматель) обратился в Арбитражный суд Ростовской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Донконсервпром" (далее - ответчик) о:

- запрете обществу с ограниченной ответственностью "Донконсервпром" использовать любыми способами пластиковые банки (тубы) с крышкой-колпачком, в которых использован промышленный образец по патенту Российской Федерации N 66101 "Пластиковая туба с крышкой-колпачком", в том числе использовать такие пластиковые банки (тубы) путем их применения, упаковки товаров, рекламы, в том числе в сети Интернет, предложения о продаже, продажи, иного введения в гражданский оборот или хранения для этих целей указанных банок (туб) и упакованных в них товаров;

- запрете обществу с ограниченной ответственностью "Донконсервпром" использовать любыми способами пластиковые банки (тубы), в которых использована полезная модель по патенту Российской Федерации N 69846 "Туба пластиковая для горчицы", в том числе использовать такие пластиковые банки (тубы) путем их применения, упаковки товаров, рекламы, в том числе в сети Интернет, предложения о продаже, продажи, иного введения в гражданский оборот или хранения для этих целей указанных банок (туб) и упакованных в них товаров;

- запрете обществу с ограниченной ответственностью "Донконсервпром" использовать любыми способами в отношении горчицы обозначение, включающее словесный элемент "по-Александровски", в частности, использовать указанное обозначение на товарах - горчице (в том числе на этикетках, банках (тубах) и иных таре и упаковках горчицы), которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью; на документации, связанной с введением товара в гражданский оборот; в предложениях о продаже товара, в объявлениях, на вывесках и в рекламе, а также в сети Интернет и иными способами.

Исковые требования мотивированы нарушением исключительных прав истца в результате продажи ответчиком горчицы "по-Александровски".

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Веста-Фудс" и общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма "Проксима".

Решением суда от 24.05.2011 г. исковые требования удовлетворены в полном объеме. Суд пришел к выводу (в том числе со ссылкой на заключение проведенной по делу судебной экспертизы) о наличии нарушений исключительных прав истца при использовании ответчиком банки (тубы) для горчицы и этикетки с указанным наименованием продукции. Доводы о наличии у третьего лица права преждепользования в отношении тары для горчицы судом отклонены.

Общество с ограниченной ответственностью "Донконсервпром" обжаловало решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном гл. 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и просило решение суда отменить.

Заявитель жалобы отмечает, что он не является производителем спорной тары для горчицы, закупая ее у ООО ПКФ "Проксима", тем самым не является нарушителем исключительных прав истца, полагает также, что используемые истцом и ответчиком этикетки не являются сходными до степени смешения.

В отзыве на апелляционную жалобу предприниматель просил решение оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель истца против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, представил дополнительные письменные пояснения относительно дополнительно представленных третьим лицом доказательств и поддержал изложенные в них доводы, полагает общество ПКФ "Проксима" не подтвердившим право преждепользования в связи с отсутствием достоверных доказательств приобретения указанным лицом до даты приоритета оборудования для производства спорной тары.

Представитель ООО ПКФ "Проксима" представил дополнительные доказательства в отношении факта и объема производства спорной тары до даты приоритета, в том числе фото-, видеоматериалы и письменные пояснения, поддержал доводы, изложенные в письменных пояснениях. Заявил ходатайство о допросе в качестве свидетеля Марченко Павла Семеновича для целей подтверждения факта производства представленного образца тары на оборудовании ООО "ПКФ "Проксима". Судом указанное ходатайство удовлетворено в целях правильного рассмотрения спора. Свидетель пояснил суду, что представленный третьим лицом в судебное заседание в опечатанном за подписью свидетеля виде образец тубы пластиковой для горчицы с крышкой был изготовлен на оборудовании ООО ПКФ "Проксима" в его (свидетеля) присутствии.

Как видно из материалов дела, истцу выдан патент на промышленный образец N 66101 пластиковая туба с крышкой- колпачком. Промышленный образец зарегистрирован в Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации 16.08.2008 г. с датой приоритета 13.12.2006 г. Срок действия патента до 13.12.2021г. (л.д. 32-37 т.1).

Согласно выданному патенту промышленный образец характеризуется:

- составом композиционных элементов: горловиной, корпусом с плечиками, крышкой с колпачком;

- выполнением корпуса в виде усеченного конуса, суженного вверх;

- выполнением донышка плоским овальной формы;

- композиционным построением крышки, имеющей нижнюю часть цилиндрической формы с рифленой поверхностью и верхнюю часть конусообразной формы, переходящей в полый цилиндрический выступ;

отличающаяся: наличием этикетки на фронтальной стороне корпуса со шрифтовой графикой;

- выполнение фронтальной и тыльной сторон корпуса слегка выпуклыми;

- пластической проработкой верхней части крышки в виде конуса с гладкой слегка вогнутой поверхностью;

- наличием на крышке кольцевого пояска, соединенного по периметру с основанием крышки с помощью тонких жестких перемычек;

-наличием на крышке колпачка, соединенного посредством перемычки как с основанием крышки, так и с гибким кольцевым пояском;

- выполнением колпачка крышки с цилиндрическими стенками и сферической верхушкой;

- соответствием внешнего диаметра цилиндрического выступа крышки внутреннему диаметру колпачка крышки;

- выполнением цилиндрического выступа верхней части крышки с возможностью появления выпускного отверстия при срезанной верхушке выступа (л.д. 37 т.1).

В патенте приведено фотоизображение спорной тубы.

Кроме того, истцу выдан патент на полезную модель N 69846 туба пластиковая для горчицы. Полезная модель зарегистрирована в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 10.01.2008 г. с датой приоритета 13.06.2007 г. Срок действия патента до 13.06.2017г. (л.д. 38-39 т.1).

Формула полезной модели согласно патенту отражена следующим образом: туба пластиковая для горчицы, содержащая корпус, имеющий горловину и крышку, выполненную с цилиндрическим выступом, завершающимся запаянной верхушкой, и с возможностью образования узкого выпускного отверстия, закрываемого колпачком, отличающаяся тем, что корпус выполнен уплощенным, трапецеидальной формы, с плоским овальным донышком и с выпуклыми полужесткими фронтальной и тыльной стенками.

В патенте приведено графическое изображение тубы.

Также истцу выдано свидетельство на товарный знак N 324484 "ПРОДУКЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКАЯ", зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.04.2007 г. с датой приоритета 13.02.2006 г. Срок действия регистрации до 13.02.2016г. (л.д. 40-41 т.1).

В свидетельстве приведено изображение товарного знака: в верхней части прямоугольника желтого (горчичного) цвета, размещена геометрическая фигура желтого цвета с выпуклыми верхней и нижней сторонами и прямыми вертикальными боковыми сторонами с красным контуром, внутри которой выполнена в две строки надпись заглавными буквами "ПРОДУКЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКАЯ".

Согласно указанию в патенте слово "продукция" относится к неохраняемым элементам товарного знака, отражены используемые цвета и перечень товаров, к которым правообладателем может быть применен указанный товарный знак: горчица, уксус, приправы, пряности.

В материалы дела истцом представлен образец тубы для горчицы с использованием вышеназванных технических, художественно-конструкторских решений и товарного знака. Туба выполнена из желтого пластика с белой пластиковой крышкой, соответствует описанию приведенному в патентах. На этикетке размещен товарный знак истца.

Истец ссылается на нарушение ответчиком принадлежащих истцу исключительных прав на полезную модель, промышленный образец и товарный знак в связи с реализацией производимой ответчиком в аналогичных тубах горчицы с использованием на этикетке продукции обозначения, сходного с товарным знаком истца до степени смешения.

В материалы дела представлен образец тары, используемой ответчиком для реализации производимой им горчицы: пластиковая туба желтого цвета с белой крышкой, визуально сходная с тубой истца, на которой размещена этикетка, содержащая наименование продукции "ГОРЧИЦА по-Александровски" и товарный знак ответчика (л.д. 79-81 т.1).

Ответчиком использование соответствующей тары и этикетки не отрицается. Вместе с тем, ответчик ссылается на то, что тара для горчицы им не производится, а закупается у ООО "ПКФ "Проксима", а используемое обозначение не является сходным с товарным знаком истца, и одновременно является традиционным для горчицы.

В силу пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации к результатам интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности), отнесены в том числе полезные модели; промышленные образцы; товарные знаки и знаки обслуживания.

Согласно положениям статьи 1229 ГК РФ лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя является незаконным, за исключением случаев, когда такое использование допускается законом.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, выдаваемым федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности при регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственном реестре товарных знаков) (ст. 1481 ГК РФ).

В соответствии с правилами статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе путем размещения товарного знака на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, спецификой правовой защиты товарного знака является защита правообладателя не только от незаконного использования товарного знака, но и от использования обозначений, сходных с зарегистрированным товарным знаком до степени смешения.

В суде первой инстанции была проведена судебная патентоведческая экспертиза, на разрешение которой поставлены следующие вопросы:

1. Содержит ли изделие - банка (туба) для горчицы, используемая ООО "Донконсервпром", все существенные признаки промышленного образца по патенту РФ N 66101 "Пластиковая туба с крышкой-колпачком", нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца по патенту N 66101?

2. Содержит ли продукт - банка (туба) для горчицы, используемая ООО "Донконсервпром", каждый признак полезной модели, приведенный в содержащейся в патенте РФ N 69846 "Туба пластиковая для горчицы" формулы полезной модели, либо признак, эквивалентный ему?

3. Является ли обозначение, используемое ООО "Донконсервпром" на этикетке товара "Горчица по-Александровски", сходным до степени смешения (вероятности смешения) с товарным знаком N 324484 правообладателя - индивидуального предпринимателя Попова Александра Викторовича? Если да, то является ли достаточным для такого смешения (вероятности смешения) само по себе наличие в обозначении, используемом ООО "Донконсервпром", словесного элемента "по-Александровски", выполненного в любой форме (независимо от графических и иных конкретных особенностей исполнения)?

4. Занимает ли неохраняемый элемент "ПРОДУКЦИЯ" в товарном знаке N 324484 доминирующее положение,

5. Имеет ли товарный знак N 324484 различительную способность?

6. Тождественно ли решение, указанное в Технических условиях ТУ 2297-001-81601514-97 "Изделия из полимерных материалов для пищевой промышленности (с приложениями), банке (тубе) для горчицы с указанной на ней изготовителем горчицы ООО "Донконсервпром"?

В соответствии с заключением эксперта (т.3, л.д. 8-109):

- банка (туба) для горчицы, используемая ООО "Донконсервпром", содержит все существенные признаки промышленного образца по патенту РФ N 66101 "Пластиковая туба с крышкой-колпачком", нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца по патенту N 66101;

- банка (туба) для горчицы, используемая ООО "Донконсервпром", содержит каждый признак полезной модели, приведенный в содержащийся в патенте РФ N 69846 "Туба пластиковая для горчицы формулы полезной модели, либо признак, эквивалентный ему;

- обозначение, используемое ООО "Донконсервпром" на этикетке товара "Горчица по-Александровски", является сходным до степени смешения (вероятности смешения) с товарным знаком N 324484 правообладателя - индивидуального предпринимателя Попова Александра Викторовича. При этом является достаточным для такого смешения (вероятности смешения) само по себе наличие в обозначении, используемом ООО "Донконсервпром", словесного элемента "по-Александровски", выполненного в любой форме (независимо от графических и иных конкретных особенностей исполнения).

- неохраняемый элемент "ПРОДУКЦИЯ" в товарном знаке N 324484 не занимает доминирующее положение;

- товарный знак по свидетельству N 324484 имеет различительную способность.

На вопрос, тождественно ли решение, указанное в Технических условиях ТУ 2297-001-81601514-97 "Изделия из полимерных материалов для пищевой промышленности (с приложениями), банке (тубе) для горчицы с указанной на ней изготовителем горчицы ООО "Донконсервпром", эксперт ответа не дал, указав на невозможность из поставленного вопроса определить, о каком тождестве идет речь (техническом, художественно-конструкторском, по цвету, поверхности, степени жесткости стенок сосуда, по свойствам герметичности, укупорочным свойствам, по требованиям безопасности, результатам испытаний либо ином), а также отметив недостаточность представленного для исследования материала.

В силу пункта 1 статьи 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве полезной модели охраняется новое и промышленно применимое техническое решение, относящееся к устройству.

Согласно пункту 1 статьи 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид, если по своим существенным признакам промышленный образец является новым и оригинальным.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

В соответствии со статьей 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст.ст. 1381,1382 ГК РФ) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования). Право преждепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

Поскольку тара для горчицы приобреталась ответчиком у привлеченного к участию в деле ООО "ПКФ "Проксима", а последнее ссылается на наличие у него права преждепользования, в связи с производством спорной тары до даты приоритета, указанной в патентах истца, констатация нарушения ответчиком исключительных прав истца на полезную модель и промышленный образец невозможна без исследования вопроса о том, использовал ли ответчик тару, легально введенную в оборот либо нет.

При этом ответчик ошибочно полагает, что использование тары, произведенной третьим лицом с нарушением прав истца, не может являться правонарушением, ответственность за которое несет ответчик. Указанный довод основан на ошибочном понимании ответчиком положений статьи 1229 ГК Российской Федерации и не исключает необходимости исследования вопроса о наличии права преждепользования у общества "Проксима". Использование тары, произведенной иными лицами с нарушением прав истца, является предпринимательским риском истца и образует состав правонарушения в случае установления такого нарушения.

Также апелляционный суд полагает ошибочными, основанными на неверном толковании пункта 2 статьи 1361 Кодекса, доводы истца об отсутствии необходимости исследования вопроса о наличии права преждепользования у общества "Проксима", поскольку право на использование произведенной тары в любом случае сохраняется только за преждепользователем, который может самостоятельно расфасовывать горчицу в произведенную тару.

Указанная норма права говорит о праве использования тождественных решений (в спорном случае технических и художественно-конструкторских) с сохранением объема использования. Поскольку основным видом предпринимательской деятельности общества "Проксима" является производство для целей реализации пластиковой тары, в том числе тары для горчицы, а производство горчицы третье лицо никогда не осуществляло, то сохранение права использования технических и художественно-конструкторских решений означает сохранение права на производство и реализацию указанной тары. В противном случае смысл преждепользования утрачивается, а объем преждепользования не может быть установлен (так как ранее третье лицо горчицу не производило).

Судом первой инстанции был исследован вопрос о наличии у ООО "ПКФ "ПРОКСИМА" права преждепользования в отношении технических и художественно-конструкторских решений, нашедших отражение в зарегистрированных истцом полезной модели и промышленном образце.

Так, в суде первой инстанции ООО "Проксима" подтверждало доводы о наличии у него права преждепользования Доставочным листом (ТД 2) N 09458171 от "22" ноября 2000 г., утвержденной Президентом ООО ПКФ "Проксима" "05" ноября 2003 г. рецептурой и технологическая карта на приготовление смеси и сырья для изготовления оспариваемого изделия, документами о реализации спорной тары, начиная с 2004 года письмом ОАО "Уразовский пищекомбинат" от 18.02.11 г., договором поставки N 08 от 01.02.2006 г., товарными накладными N 93 от 16.03.05, N 438 от 05.07.05, N 745 от 21.09.05, N 864 от 11.11.05, N 46 от 13.02.06, письмом ИП Топтун Е.В., товарными накладными N 45 от 28.02.04, N 185 от 31.05.04, N 393 от 23.08.04, N 62 от 24.02.05, N 668 от 29.08.05, N 801 от 17.10.05, N 906 от 06.12.05, N 14 от 11.01.06, N 12 от 20.03.06, N 647 от 05.08.06, N 1 от 11.01.05, N61 от 09.02.05, N 6 от 16.02.05, документами, подтверждающими, что ООО ПКФ "Проксима" представляла спорную тубу с крышкой на Международной неделе упаковки в 2005 г., документами, характеризующими процесс производства тубы с крышкой-носиком, обозначенной в документах как "банка 0,15", ведомостями складского учета за 2005 г., счетами-фактурами, подтверждающими приобретение сырья для изготовления туб, ведомостью амортизации основных средств за период 01.01.2011-17.02.2011 г., в которой учтена пресс-форма для изготовления спорной продукции, налоговыми декларациями по НДС за 2005 год, книгой продаж за 2005 год, регистрами учета по счетам 10.1, 43, 62.

Суд первой инстанции указал, что представленные в материалы дела доказательства право преждепользования не подтверждают, так как и не могут быть соотнесены с тубами, подпадающими под признаки промышленного образца и полезной модели истца. Представленные ООО ПКФ "Проксима" в материалы дела Технические условия ТУ 2297-001-81601514-97 "Изделия из полимерных материалов для пищевой промышленности (с приложениями) не содержат всей необходимой информации для вывода о наличии (отсутствии) права преждепользования и данное обстоятельство подтверждено экспертным заключением. Кроме этого, указанные технические условия разработаны и утверждены ИП Гончаровым С.И. и в них не указано ООО ПКФ "Проксима".

Вместе с тем, учитывая специфику описания в патентах истца формулы полезной модели и существенных признаков промышленного образца (как не содержащих каких-либо выраженных в цифровом изображении параметров, размеров, указания на материал изделия, его рецептуру, его потребительские, физические, химические свойства и пр.) для вывода о тождестве технических и художественно-конструкторских решений не требуется специального анализа технических условий, не имеет значения рецептура изделия. Фактически единственное обстоятельство, которое требовало исследования - это факт производства третьим лицом до даты приоритета (13.12.2006) тары для горчицы, соответствующей отраженным в патентах охраняемым элементам полезной модели (формуле) и промышленного образца (признакам).

В указанном случае для установления тождества используемых технических и художественно-конструкторских решений достаточно обычного визуального анализа, по результатам которого апелляционный суд приходит к выводу о наличии соответствующего тождества.

Так, представленные в материалы дела образцы тары для горчицы, произведенные ООО "ПКФ "Проксима", также представляют из себя тубу пластиковую с корпусом, имеющим горловину и крышку, выполненную с цилиндрическим выступом, завершающимся запаянной верхушкой, и с возможностью образования узкого выпускного отверстия, закрываемого колпачком, отличающуюся тем, что корпус выполнен уплощенным, трапецеидальной формы, с плоским овальным донышком и с выпуклыми полужесткими фронтальной и тыльной стенками.

Совпадает описание тары третьего лица и с существенными признаками, обозначенными в патенте на промышленный образец истца.

Материалами дела, в том числе фото- и видеосъемкой, свидетельскими показаниями незаинтересованного лица, присутствующего в процессе видеосъемки, подтверждено производство обществом "Проксима" в настоящее время пластиковой тубы для горчицы, с использованием технических и художественно-конструкторских решений, тождественных запатентованным истцом. В частности, установлено, что истец располагает соответствующим оборудованием для производства тубы и крышки к ней.

Учитывая, что судом первой инстанции был некорректно определен предмет доказывания в части установления нарушения патентных прав истца, в связи с чем не исследованы в полном объеме доказательства производства спорной тары до декабря 2006 года, апелляционный суд приобщил к материалам дела в целях правильного разрешения спора ряд дополнительных доказательств, представленных в том числе третьим лицом.

Исследовав в совокупности представленные в обоснование того, что производство спорной тары осуществляется третьим лицом с 2004 года, то есть до даты приоритета патентов истца, доказательства, апелляционный суд находит указанное обстоятельство подтвержденным материалами дела.

Так, ООО "ПКФ "Проксима" представило контракт N 616/40395732/002 от 10.09.2000 г., заключенный с ООО "ТПП "Зенит" (г. Варшава, Польша) на приобретение формы для изготовления изделий из пластмасс ("бутылки 0,15") методом раздува. Производитель оборудования фирма "Нерло", Польша.

Также представлен добавочный лист ТД2 к грузовой таможенной декларации, из которой следует, что фирмой "Проксима" на территорию Российской Федерации в ноябре 2000 г. ввезено оборудование: термопласт-автомат для производства стаканчиков из полипропилена, пресс-форма для производства изделий из пластмасс, производитель: Польша.

На вопрос истца о том, почему в указанной ГТД не отражено название оборудования, соответствующее производимой третьим лицом тары с указанием ее объема, представитель ООО "ПКФ "Проксима" пояснил, что в ГТД наименование товара было отражено согласно утвержденным классификаторам.

По пояснениям третьего лица, документальные доказательства исполнения указанного контракта (инвойсы, ГТД, документы об оплате и пр.) за давностью лет утрачены.

Вместе с тем, на фотографиях имеющегося в настоящий момент у третьего лица оборудования отображено наименование производителя (Nerlo).

Согласно ведомости амортизации основных средств (л.д. 131-133) ООО "ПКФ "Проксима" прессформа "банка 0,15" введена в эксплуатацию 31.08.2001 г.

Как поясняет представитель третьего лица, спорная тара для горчицы была разработана на основании переданных обществу "Проксима" Технических условий ТУ 2297-001-81601514-97 "Изделия из полимерных материалов для пищевой промышленности", разработанных предпринимателем Гончаровым С.И. в 1997 году (л.д. 135-155 т.1) и переданных согласно письму ИП Гончарова С.И. от 29.04.2000 г. обществу "Проксима" (л.д. 198 т.5). Истцом представлены доказательства сертифицирования производимой им продукции (в том числе тары для горчицы) в сентябре 2006 года, в сертификате имеется ссылка на вышеназванные технические условия (л.д. 92 т.5).

В материалы дела представлена утвержденная 05.11.2003 г. президентом ООО "ПКФ "Проксима" рецептура на приготовление смеси сырья для банки 0,15 (л.д. 162 т.1) и технологическая карта.

В целях рассмотрения спора третье лицо обратилось с запросом к ОАО "Уразовский пищекомбинат" в отношении того, с какого момента указанное лицо производит у общества "Проксима" закупку пластиковой тары для производства горчицы (банка 0,15 и пробка на банку 0,15) (л.д. 164 т.1).

Согласно письму от 18.02.2011 г. ОАО "Уразовский пищекомбинат" с приложением фотографий закупаемой тары для горчицы указанное лицо приобретает спорную тару у ПКФ "Проксима" с 2005 года (л.д. 53-55 т.5).

Данные сведения подтверждены договором поставки N 08 от 01.02.2006 г. на закупку данного товара, заключенным между ООО ПКФ "Проксима" и ОАО "Уразовский пищекомбинат", товарными накладными, подтверждающими поставку банки 0,15 и пробки к ней в 2005-2006 г. (л.д. 173-179 т.1).

Аналогичный запрос был направлен предпринимателем 14.02.2011 г. индивидуальному предпринимателю Топтун Е.В. (л.д. 180 т.1), которая также подтвердила закупку у общества "Проксима" банки для горчицы 0,15 в комплекте с пробкой для банки 0,15 с февраля 2004 года с приложением фотографии банки.

В подтверждение наличия договорных отношений представлены товарные накладные (л.д. 183-194 т.1).

Обществом "Проксима" представлены доказательства участия в международных выставках "Росупак" в г. Москве в качестве производителя пластиковой тары, в том числе тары для горчицы в 2005 и 2006 гг. Подлинные каталоги обозревались в судебном заседании, в материалы дела приобщены страницы с указанием информации о ПКФ "Проксима" как участнике выставок и ассортименте производимой продукции, сертификаты участия.

Ассортимент продукции третьего лица, представляемый на выставках отражен также на представленных фотографиях за 2007 год (л.д. 102-103 т.4).

Принятые третьим лицом обозначения производимой им продукции подтверждены представленными прайс-листами 2005-2006 г. (л.д. 119-121 т.5). Согласно представленным данным в ассортименте третьего лица имеется только одна банка 0,15 объемом 140 мл, что позволяет установить относимость документов бухгалтерского учета общества "Проксима" с использованием наименования "банка 0,15".

Так, третьим лицом представлены данные складского учета и оборотно-сальдовые ведомости за 2005-2006 гг., отражающие в том числе выпуск, хранение и реализацию банки 0,15 и пробки для банки 0,15. Представлена карточка счета 43 (выписка по реализации банки 0,15) за 1-ое полугодие 2005 года (л.д. 84 т.4) с приложением расшифровки по контрагентам (карточки счета 62). По обозначенным в данных учета контрагентам представлены счета-фактуры, подтверждающие закупку спорной тары с пробкой в отношении ИП Онищенко С.А., Открытое акционерное общество "Горпищекомбинат", ООО "ВГМЗ САРЕПТА", ООО "Фалерит", ООО фирма "Здоровье +" и др. (л.д. 97-114 т.5).

Представлены данные складского учета по движению материала для производства банки 0,15 в 2005-2006 гг. (л.д. 144-164 т.5).

Оценивая указанные доказательства в совокупности, апелляционный суд полагает подтвержденным факт выпуска обществом ПКФ "Проксима" тубы для горчицы с крышкой аналогичной, производимой истцом тубе пластиковой для горчицы с крышкой.

Доводы истца о том, что третьим лицом не подтверждено документально исполнение контракта на приобретение пресс-форм для литья именно спорной тары, апелляционный суд отклоняет, так как учитывает истечение установленных сроков хранения первичной документации и полагает достаточными иные представленные доказательства производства продукции до даты приоритета патентов истца.

Представленное третьим лицом Экспертное заключение N 286 "а" в отношении наличия права преждепользования у ПКФ "Проксима" суд не принимает, так как правовые выводы и оценка представленных доказательств являются прерогативой суда. Экспертное заключение (заключение специалиста) может быть представлено лишь по вопросам, требующим специальных (не юридических) познаний, в силу чего представленное заключение доказательственной силой не обладает.

Объемы производства спорной тары согласно данным складского учета и оборотно-сальдовым ведомостям третьего лица за 2011 год не превышают объемы производства и реализации указанной продукции обществом "Проксима" в 2005 и 2006 гг.

На основании изложенного апелляционный суд полагает, что ООО ПКФ "Проксима" обладает правом преждепользования в отношении технических и художественно-конструкторских решений, на которые истцу выданы вышеуказанные патенты на полезную модель и промышленный образец.

Следовательно, использованная ответчиком для расфасовки горчицы тара введена в гражданский оборот без нарушения прав истца, исковые требования в части запрета нарушать исключительные права предпринимателя на обозначенные в иске полезную модель и промышленный образец не обоснованны и не подлежат удовлетворению.

Вместе с тем, выводы суда о допущенном ответчиком нарушении прав истца на товарный знак апелляционный суд полагает верными.

Так, пунктом 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания", утвержденными Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Поскольку правовая экспертиза при регистрации товарного знака включает в себя проверку на тождество и сходство с ранее зарегистрированными товарными знаками, методики установления сходства, названные в указанных правилах могут быть использованы для целей разрешения настоящего спора.

Правилами также указано на необходимость при установлении сходства учитывать однородность товаров, на которых размещены товарные знаки (обозначения).

Вместе с тем, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений, применяемых на этикетках товаров истца и ответчика, должен быть разрешен с позиции рядового потребителя, не имеющего специальных познаний в сфере сопоставления товарных знаков и иных обозначений.

Судом первой инстанции с применением правил установления сходства и учетом результатов проведенной по делу судебной экспертизы сделан правомерный вывод о смешении используемого ответчиком для размещения на однородной с продукцией истца продукции обозначения с зарегистрированным товарным знаком истца до степени сходства.

Апелляционный суд не усматривает оснований для иной оценки представленных доказательств и установления иных обстоятельств дела.

Так, также как и истец, ответчик использует этикету прямоугольной формы горчичного цвета с размещенной на ней геометрической фигурой желтого цвета в выпуклыми сторонами с контуром, на которой размещено выполненное заглавными буквами красного, как и у истца, цвета наименование "горчица". Ниже размещены слова "по-Александровски", также как и у истца, исполненные зеленым цветом.

Истцом даны пояснения относительно того, что наименование "Александровская" в производимой им горчице связано с именем производителя ИП Попова Александра Викторовича и не является общепринятым наименованием рецепта горчицы. Доказательств обратного и обоснования выбора наименования собственной продукции ответчик не представил.

По мнению апелляционного суда, выводы о наличии сходства представленных обозначений с товарным знаком истца до степени смешения являются верными.

В частности, апелляционный суд отмечает сходство цветовой гаммы, общей идеи подбора элементов этикетки и их комбинации и взаимного расположения. Частные различия формы геометрической фигуры желтого цвета, цвета контура данной фигуры, используемого шрифта говорят лишь об отсутствии тождества, но не устраняют ощущения общего визуального сходства до степени смешения обозначений как совокупности элементов. Указанное ощущение сходства усиливается тождественной цветовой гаммой банки, крышки, шрифтов, что также принимается во внимание, несмотря на то, что цветовая гамма указанных элементов в данном случае не рассматривается как охраняемый элемент товарного знака, равно как и слово "горчица".

Доводы апелляционной жалобы в указанной части основаны на ошибочном понимании норм материального права заявителем.

Приведенные правовые нормы не рассчитаны на защиту правообладателя исключительно в том случае, когда у потребителя будет иметься возможность и явно выраженное намерение на внимательное изучение и сопоставление используемых на однородном товаре обозначений истца и ответчика и когда потребителю достоверно известен зарегистрированный товарный знак, включая все его элементы и их взаимное расположение.

Сходство определяется общим восприятием обозначения (товарного знака) потребителем, имеющим общее представление о товаре производителя, на котором размещен зарегистрированный товарный знак, в том числе в отсутствие возможности и специальной цели сопоставления товаров со сходными обозначениями в момент покупки.

При изложенных обстоятельствах судом правомерно констатировано нарушение прав истца на товарный знак. В указанной части решение суда первой инстанции надлежит оставить без изменения.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Учитывая изложенное и то, что решение суда подлежит отмене в части удовлетворения двух требований истца, судебные расходы по иску необходимо распределить пропорционально удовлетворенным требованиям. С ООО "Донконсервпром" в пользу ИП Попова А.В. надлежит взыскать 4 000 руб. Расходы, связанные с проведением судебной экспертизы, суд возлагает в равной мере на истца и на ответчика. Поскольку при подаче апелляционной жалобы ООО "Донконсервпром" уплатило государственную пошлину в размере 2 000 руб., необходимо взыскать ИП Попова А.В. в пользу ООО "Донконсервпром" 666,66 руб. судебных расходов по уплате указанной пошлины пропорционально удовлетворенным требованиям. Излишне уплаченная государственная пошлина ООО "Донконсервпром" в размере 4 000 руб. подлежит возврату плательщику из федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 24.05.2011 по делу N А53-26988/2010 отменить в части запрета обществу с ограниченной ответственностью "Донконсервпром" использовать любыми способами пластиковые банки (тубы) с крышкой-колпачком, в которых использован промышленный образец по патенту Российской Федерации N 66101 "Пластиковая туба с крышкой-колпачком", в том числе использовать такие пластиковые банки (тубы) путем их применения, упаковки товаров, рекламы, в том числе в сети Интернет, предложения о продаже, продажи, иного введения в гражданский оборот или хранения для этих целей указанных банок (туб) и упакованных в них товаров; запрета обществу с ограниченной ответственностью "Донконсервпром" использовать любыми способами пластиковые банки (тубы), в которых использована полезная модель по патенту Российской Федерации N 69846 "Туба пластиковая для горчицы", в том числе использовать такие пластиковые банки (тубы) путем их применения, упаковки товаров, рекламы, в том числе в сети Интернет, предложения о продаже, продажи, иного введения в гражданский оборот или хранения для этих целей указанных банок (туб) и упакованных в них товаров, взыскания с общества с ограниченной ответственностью "Донконсервпром" в пользу индивидуального предпринимателя Попова Александра Викторовича 28 192 руб. расходов, связанных с проведением судебной экспертизы, 8 000 руб. расходов, связанных с уплатой государственной пошлины.

В указанной части в удовлетворении исковых требований отказать.

В остальной части решение суда оставить без изменения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Донконсервпром" (ИНН 6165142008, ОГРН 1076165009975) 4 000 руб. из федерального бюджета излишне уплаченной государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Попова Александра Викторовича (ИНН 616701515594, ОГРН 304616736300102) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Донконсервпром" (ИНН 6165142008, ОГРН 1076165009975) 666,66 руб. судебных расходов.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий

М.Н. Малыхина

Судьи

В.В. Галов О.Г. Ломидзе