Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 января 2023 г. N С01-2528/2022 по делу N А10-2422/2022 Суд отменил вынесенные ранее судебные акты и отказал во взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие нарушение ответчиком исключительных прав истца на спорные товарные знаки

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 января 2023 г. N С01-2528/2022 по делу N А10-2422/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 24 января 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 января 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Лапшиной И.В., Четвертаковой Е.С.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Маковецкой Н.П. рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Продукты от Титана" (ул. Дзержинского, д. 1, г. Улан-Удэ, Респ. Бурятия, 670034, ОГРН 1060326043205) на решение Арбитражного суда Республики Бурятия от 30.06.2022 и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 15.11.2022 по делу N А10-2422/2022

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Галанова Андрея Александровича (Москва, ОГРН 306501013700020) к обществу с ограниченной ответственностью "Продукты от Титана" о запрете использования обозначения и взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Продукты от Титана" - Бухольцева И.С. (по доверенности от 14.02.2020), Гармаев А.П. (по доверенности от 25.05.2022);

от индивидуального предпринимателя Галанова Андрея Александровича - Грудина А.О. (по доверенности от 23.03.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Галанов Андрей Александрович (далее - истец) обратился в Арбитражный суд Республики Бурятия с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Продукты от Титана" (далее - ответчик, общество "Продукты от Титана") о запрете использования обозначения "ФРУТОВИТ" в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 617287, N 617288, в частности при производстве товаров, предложении к продаже, продаже товаров, и о взыскании компенсации за нарушения исключительных прав на товарные знаки в размере двукратной стоимости контрафактного товара 1 634 526 рублей.

Решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 30.06.2022, оставленным без изменения постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 15.11.2022, иск удовлетворен.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, принять по делу новый судебный акт.

В обоснование кассационной жалобы общество "Продукты от Титана" указывает на то, что вопреки разъяснениям, содержащимся в пункте 156 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), суды первой и апелляционной инстанции пришли к необоснованному выводу о доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца.

Так, заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что материалы дела не содержат доказательств, свидетельствующих о реализации или предложениях к продаже им товаров, маркированных обозначением, сходным до степени смешения с товарными знаками истца.

По мнению общества "Продукты от Титана", оспариваемый им вывод о доказанности факта нарушения исключительных прав истца, основан лишь на предположении судов о последующей перепродаже ответчиком товаров, приобретенных у общества с ограниченной ответственностью "Фрутовит" (далее - общество "Фрутовит").

Как указывает заявитель кассационной жалобы, за реализацию ответчику партии товаров со спорным обозначением общество "Фрутовит" уже привлечено к ответственности в рамках дела N А40-208181/2020 в виде взыскания компенсации за нарушение исключительных прав истца, рассчитанной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс). По мнению общества "Продукты от Титана", повторное взыскание с ответчика компенсации за приобретение того же товара способствует необоснованному получению выгоды истцом и нарушению баланса интересов сторон.

В отзыве на кассационную жалобу истец просит оставить без изменения обжалуемые судебные акты, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

В судебном заседании суда кассационной инстанции 24.01.2023 представители ответчика поддержали доводы кассационной жалобы, просили отменить обжалуемые судебные акты, принять по делу новый судебный акт.

Представитель истца возражал против удовлетворения кассационной жалобы по доводам, изложенным в отзыве.

Изучив материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для ее удовлетворения в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрены, в частности, следующие способы осуществления исключительного права на товарный знак: 1) путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) путем использования товарного знака при выполнении работ, оказании услуг; 3) путем размещения товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В абзаце пятом пункта 162 Постановления N 10 указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Как указано в статье 1250 ГК РФ, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, Галанов А.А. является обладателем исключительных прав на товарные знаки "", "" по свидетельствам Российской Федерации N 617287 и N 617288, зарегистрированные 25.05.2017 с приоритетом от 18.12.2015 в отношении, в частности, товаров 29-го, 30-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В 2018 году Галанов А.А. узнал о незаконном использовании обществом "Фрутовит" обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации NN 617287, 617288, 348783, 334658, 334659, 348782, 370691, 377548, на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, а также в предложениях о продаже товара, в том числе в сети Интернет.

В процессе судебного разбирательства по делу N А40-208181/2020 по иску Галанова А.А. о взыскании с общества "Фрутовит" компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 617287, N 617288, истцу стало известно, что общество "Продукты от Титана" в период с 28.02.2019 по 19.08.2019 осуществило закупку контрафактного товара у общества "Фрутовит" на сумму 817 263 рубля.

Полагая, что действиями обществом "Продукты от Титана" были нарушены исключительные права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 617287, N 617288, Галанов А.А. направил в его адрес претензию с требованием о выплате компенсации.

Оставление претензии без ответа стало основанием для обращения в арбитражный суд с исковым заявлением.

Удовлетворяя исковые требования в полном объеме, суд первой инстанции исходил из доказанности факта принадлежности истцу исключительных прав на товарные знаки, а также факта нарушения ответчиком таких прав.

При этом суд первой инстанции указал, что приобретение ответчиком товара с обозначением "ФРУТОВИТ", сходного до степени смешения со средствами индивидуализации истца, подтверждено товарными накладными и счетами-фактурами от 28.02.2019 N 42 на сумму 243 444 рубля, от 22.05.2019 N 138 на сумму 421 416 рублей, от 19.08.2019 N 224 на сумму 152 403 рубля.

Сославшись на сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) в отношении основных видов деятельности ответчика, суд установил, что приобретение и дальнейшее хранение контрафактных товаров осуществлено обществом "Продукты от Титана" для использования в предпринимательской деятельности, то есть с целью введения спорной партии товаров в гражданский оборот.

Суд первой инстанции также указал, что ответчиком, как профессиональным участником рынка торговли, не представлено пояснений о том, для каких целей была приобретена данная партия контрафактной продукции у общества "Фрутовит" и ее дальнейшее хранение, а также не представлено соответствующих доказательств приобретения продукции без целей ее введения в гражданский оборот.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выводы суда первой инстанции поддержал.

При этом суд апелляционной инстанции принял во внимание, что в ходе рассмотрения апелляционной жалобы представитель ответчика указал на то, что товар приобретался в целях дальнейшей реализации, при приобретении товара ответчик не запрашивал у продавца разрешение правообладателя на реализацию товара.

Проанализировав содержание оспариваемых судебных актов, Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с обоснованностью изложенных в них выводов судов первой и апелляционной инстанций ввиду следующего.

Действительно, из разъяснений, содержащихся в пунктах 56, 71 Постановления N 10, следует, что использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации несколькими способами представляет собой, по общему правилу, соответствующее число случаев нарушений исключительного права. Требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право. В случаях ряда последовательных нарушений исключительного права различными лицами каждое из этих лиц несет самостоятельную ответственность за допущенные нарушения.

Таким образом, в рассматриваемом деле при доказанности наличия в действиях ответчика состава нарушения исключительных прав на средства индивидуализации истца он должен быть привлечен к гражданско-правовой ответственности, предусмотренной действующим законодательством. То обстоятельство, что с общества "Фрутовит" уже взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 617287, N 617288, само по себе не является препятствием для привлечения ответчика к ответственности за совершение правонарушения, носящего самостоятельный характер.

Вместе с тем коллегия судей полагает заслуживающим внимания довод подателя кассационной жалобы о том, что судами первой и апелляционной инстанций сделан необоснованный вывод о нарушении ответчиком исключительных прав истца.

По смыслу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ перечень способов использования товарного знака не является исчерпывающим, и не ограничивается производством товаров с размещением на них этого товарного знака, предложением их к продаже, продажей, демонстрацией на выставках и ярмарках.

Из разъяснений, изложенных в пункте 156 Постановления N 10, следует, что исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз на территорию Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак.

Вместе с тем такие действия, как приобретение товара, в котором выражен товарный знак, независимо от цели приобретения, а равно хранение или перевозка такого товара без цели введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации, не нарушают исключительное право правообладателя.

Как следует из материалов дела, в обоснование нарушения ответчиком исключительных прав истца представлены товарные накладные и счета-фактуры, подтверждающие покупку обществом "Продукты от Титана" у общества "Фрутовит" товаров, маркированных обозначением, сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 617287 и N 617288.

Со ссылками на положения статьи 2 ГК РФ, а также сведения из ЕГРЮЛ в отношении видов деятельности ответчика, суды первой и апелляционной инстанций, основываясь на указанных выше доказательствах, пришли к выводу о том, что приобретение и дальнейшее хранение товаров осуществлено ответчиком с целью введения его в гражданский оборот, в связи с чем имеет место нарушение принадлежащих истцу исключительных прав.

Между тем указанный вывод сделан вопреки разъяснениям, изложенным в пункте 156 Постановления N 10. Так, приобретение контрафактных товаров, вне зависимости от целей такого приобретения, не является способом использования товарных знаков истца по смыслу статьи 1484 ГК РФ. С учетом изложенного документально подтвержденная закупка обществом "Продукты от Титана" товаров, маркированных обозначением, сходным до степени смешения с товарными знаками истца, не является нарушением ответчиком исключительных прав истца.

Кроме того, вывод судов первой и апелляционной инстанций об осуществленном ответчиком дальнейшем хранении приобретённых товаров для целей введения его в гражданский оборот коллегия судей также находит безосновательным. По существу, указанный вывод носит предположительный характер и сделан в отсутствие каких-либо доказательств.

Учитывая специфику споров о защите исключительного права на объекты интеллектуальных прав и особенности доказывания обстоятельств, входящих в предмет доказывания по указанным спорам, именно на истца возлагается обязанность по доказыванию факта совершения ответчиком нарушения исключительных прав на товарные знаки.

Вопреки положениям части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Галанов А.А. соответствующие доказательства в материалы дела не представил, а суды первой и апелляционной инстанций, в нарушение бремени доказывания и баланса интересов сторон, возложили на ответчика обязанность по предоставлению доказательств приобретения и хранения продукции без цели дальнейшего введения их в гражданский оборот.

При указанных обстоятельствах решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции нельзя признать вынесенными с правильным применением норм материального права, а выводы судов - соответствующими фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам.

Учитывая, что допущенные судами существенные нарушения норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам привели к принятию неверных решения и постановления, они не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, но этим судом неправильно применена норма права либо законность решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций повторно проверяется арбитражным судом кассационной инстанции при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 3 части 1 указанной статьи.

Из разъяснений, содержащихся в абзаце пятом пункта 33 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции" следует, что если допущенные нарушения могут быть устранены в суде кассационной инстанции, то в целях рассмотрения дела в разумный срок, не передавая его на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и принять новый судебный акт на основании пункта 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку суды первой и апелляционной инстанции установили все фактические обстоятельства дела (дополнительного исследования доказательств не требуется), но неверно применили нормы права, подлежащие применению, Суд по интеллектуальным правам полагает возможным, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт - отказать в удовлетворении исковых требований Галанова А.А. в полном объеме ввиду отсутствия факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом принятого судебного акта расходы ответчика на уплату государственной пошлины за подачу апелляционной и кассационной жалоб относятся на истца.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2022 приостановлено исполнение решения Арбитражного суда Республики Бурятия от 30.06.2022 по делу N А10-2422/2022 до принятия Судом по интеллектуальным правам постановления по результатам рассмотрения кассационной жалобы.

В целях приостановления исполнения судебного акта ответчиком также было произведено внесение денежных средств на депозитный счет Суда по интеллектуальным правам в размере 1 634 526 рублей по платежному поручению от 06.12.2022 N 989721.

В связи с рассмотрением кассационной жалобы и вынесением итогового судебного акта приостановление исполнения решения Арбитражного суда Республики Бурятия от 30.06.2022 по делу N А10-2422/2022 подлежит отмене, а денежные средства, внесенные обществом "Продукты от Титана" - возврату с депозитного счета Суда по интеллектуальным правам.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288.2, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Бурятия от 30.06.2022 и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 15.11.2022 по делу N А10-2422/2022 отменить.

В удовлетворении исковых требований Галанова Андрея Александровича отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Галанова Андрея Александровича (ОГРН 306501013700020) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Продукты от Титана" (ОГРН 1060326043205) 6 000 (шесть тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной и кассационной жалоб.

Отменить приостановление исполнения решения Арбитражного суда Республики Бурятия от 30.06.2022 по делу N А10-2422/2022, введенное определением Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2022.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Продукты от Титана" (ОГРН 1060326043205) с депозитного счета Суда по интеллектуальным правам 1 634 526 (один миллион шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей, перечисленных по платежному поручению от 06.12.2022 N 989721, по реквизитам, указанным в платежном поручении.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судьи

И.В. Лапшина

Е.С. Четвертакова