Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 февраля 2023 г. N С01-731/2022 по делу N СИП-960/2020 Действующее законодательство предоставляет не только право любому лицу оспаривать патент по указанным основаниям, но и право действительных авторов и патентообладателей в отсутствие спора между ними внести в патент соответствующие изменения для устранения выявленных ими недостатков

Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 февраля 2023 г. N С01-731/2022 по делу N СИП-960/2020

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 15 февраля 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 17 февраля 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Борисовой Ю.В.,

судей - Погадаева Н.Н., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Масловой Е.Ю.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Телеком-Прибор" (ул. Союзная, д. 1 В, под. 8, эт. 4, пом. 5, ком 411, г. Одинцово, Московская обл., 143006, ОГРН 1107746378409) к обществу с ограниченной ответственностью "Компания КСС-Контакт" (Малый Сухаревский пер., д. 9, стр. 1, пом. 1, комн. 11, Москва, 127051, ОГРН 1117746703502), Жую Сергею Васильевичу (Московская область, г. Одинцово), иностранному лицу NINGBO GMF TELECOM TECHNOLOGY CO. LTD (Mayan Industrial District, Henghe town, Cixi, Ningbo, China, postal code 315318, регистрационный номер 913302825511206823), Юй Хуачунь, Ли Пинъу, У Кайфа (г. Личуан, Китайская Народная Республика) о признании недействительным патента Российской Федерации N 191609 на полезную модель "Сплиттерный модуль".

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Телеком-Прибор" - Ладонин А.В., Басманова Е.С. (по доверенности от 14.07.2022);

от общества с ограниченной ответственностью "Компания КСС-Контакт" - Гетман В.А. (по доверенности от 25.03.2021), Литинская Е.А. и Макаркин А.А. (по совместной доверенности от 01.04.2022);

от иностранного лица NINGBO GMF TELECOM TECHNOLOGY CO. LTD - Белова Ю.М. (по доверенности от 06.04.2021);

от Юй Хуачунь, Ли Пинъу, У Кайфа - Белова Ю.М. (по доверенности от 06.04.2021);

от Жуя Сергея Васильевича - Гетман В.А. (по доверенности от 08.04.2021); Макаркин А.А., Литинская Е.А. (по совместной доверенности от 10.02.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Телеком-Прибор" (далее - общество "Телеком-Прибор") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Компания КСС-Контакт" (далее - общество "Компания КСС-Контакт") и Жую Сергею Васильевичу о признании недействительным патента Российской Федерации N 191609 на полезную модель "Сплиттерный модуль".

К участию в деле в качестве соответчиков в порядке статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации привлечены Юй Хуачунь, Ли Пинъу, У Кайфа (далее - иностранные физические лица), иностранное лицо NINGBO GMF TELECOM TECHNOLOGY CO. LTD (далее - иностранное юридическое лицо).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Определением исполняющего обязанности председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А. от 22.06.2021 в порядке статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена судьи Булгакова Д.А. на судью Погадаева Н.Н. Судебное разбирательство произведено с самого начала.

В исковом заявлении со ссылкой на положения подпункта 5 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) общество "Телеком-Прибор" полагает, что патент Российской Федерации N 191609 на полезную модель "Сплиттерный модуль" подлежит признанию недействительным полностью, поскольку оспариваемый патент выдан с указанием в нем в качестве автора и патентообладателя лиц, не являющихся таковыми.

Как указывает истец, спорный патент выдан в порядке конвенционного приоритета по заявке от 29.11.2018 CN 201821990304.7, поданной в Китайской Народной Республике.

Ссылаясь на пункт "А" статьи 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), общество "Телеком-Прибор" указывает, что лицом, имеющим право на подачу заявки на полезную модель и получение патента в порядке конвенционного приоритета является лицо, подавшее первую заявку в государстве - участнике Парижской конвенции, либо его правопреемник.

Заявителем, подавшим первую заявку от 29.11.2018 CN 201821990304.7 на полезную модель в государстве - участнике Парижской конвенции - Китайской Народной Республике, было иностранное юридическое лицо, в качестве авторов указаны иностранные физические лица.

Истец отмечает, что в материалах административного дела отсутствуют какие-либо документы, свидетельствующие (на момент подачи заявки в Роспатент в рамках конвенционного приоритета) о правопреемстве между обществом "Компания КСС-Контакт" и иностранным юридическим лицом.

Таким образом, общество "Телеком-Прибор" полагает, что общество "Компания КСС-Контакт" не являлось лицом, подавшим приоритетную заявку от 29.11.2018 N CN 201821990304.7, и не являлось его правопреемником на момент подачи соответствующей заявки в административный орган, в связи с чем общество "Компания КСС-Контакт" не может являться законным правообладателем оспариваемого патента.

Истец констатирует, что при выдаче оспариваемого патента на полезную модель переведенная с китайского на русский язык приоритетная заявка от 29.11.2018 CN 201821990304.7 Роспатентом не запрашивалась, а обществом "Компания КСС-Контакт" - не представлялась.

Общество "Телеком-Прибор" указывает, что в заверенных копиях документов заявки, направленных истцу Роспатентом в ответ на ходатайство об ознакомлении с документами заявки на выдачу патента на полезную модель и выдаче копий таких документов от 16.06.2020, заверенная копия первой заявки отсутствовала.

Истец отмечает, что из текста заявки от 15.04.2019 N 2019111196 на выдачу патента на полезную модель также следует, что, невзирая на заявление в составе заявки конвенционного приоритета, в перечне прилагаемых к заявлению документов копия первой заявки при испрашивании конвенционного приоритета отсутствовала.

Истец обращает внимание на то, что согласно заключению Роспатента о результатах рассмотрения ходатайства от 30.07.2020 заверенная копия приоритетной заявки от 29.11.2018 N CN 201821990304.7 поступила в административный орган после принятия решения о выдаче патента и не входила в состав документов заявки.

Между тем истец полагает, что, исходя из Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации полезной модели и выдаче патента на полезную модель, его дубликата, утвержденного приказом Роспатента от 26.12.2018 N 233 (далее - Руководство N 233), следует, что принятию решения о выдаче патента на полезную модель в порядке конвенционного приоритета в обязательном порядке должна предшествовать проверка документов, подтверждающих право конвенционного приоритета, осуществляемая в рамках формальной экспертизы заявки (пункты 2.3, 2.49-2.65 Руководства N 233).

Таким образом, истец приходит к выводу, что оспариваемый патент был выдан с нарушением статьи 1382 ГК РФ и пункта 2.3. Руководства N 233 и должен быть признан недействительным согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ по причине указания в нем в качестве патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ.

Общество "Телеком-Прибор" также обращает внимание на то, что оспариваемый патент выдан с указанием в нем в качестве автора лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ, а также без указания в патенте в качестве авторов лиц, являющихся таковым в соответствии с ГК РФ.

Так, как указано в исковом заявлении, в качестве единственного автора полезной модели в оспариваемом патенте указан Жуй С.В.

Между тем из первоначальной заявки N CN 201821990304.7, а также китайского патента на полезную модель от 26.07.2019 следует, что авторами указанной полезной модели являются Юй Хуачунь, Ли Пинъу, У Кайфа.

Как отмечает истец, Жуй С.В. не указан в патенте N CN209167608U, выданном по заявке от 29.11.2018 N CN 201821990304.7, или в свидетельстве, выданном Государственным управлением Китайской Народной Республики по правам интеллектуальной собственности.

Таким образом, истец приходит к выводу, что оспариваемый патент должен быть отменен вследствие указания в нем в качестве автора Жуй С.В., не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ.

Истец в обоснование заинтересованности в оспаривании патента на полезную модель по свидетельству Российской Федерации N 191609 сослался на то, что в производстве Арбитражного суда Московской области находится дело N А41-37362/2020 по исковому заявлению общества "Компания КСС-Контакт" к обществу "Телеком-Прибор" о прекращении нарушения исключительного права на оспариваемый патент, о взыскании денежной компенсации за нарушение исключительного права в размере 3 000 000 рублей, а также о возмещении судебных расходов.

Кроме того, истец констатирует, что общество "Компания "КСС-Контакт" совершило действия по патентованию конструкции сплиттерного модуля после окончания проведенного с участием общества "Телеком-Прибор" и общества "Компания КСС-Контакт" конкурса, победителем которого был признан истец; 15.04.2019 обществом "Компания "КСС-Контакт" была подана заявка на выдачу патента на полезную модель N 2019111196 со ссылкой на конвенционный приоритет от 29.11.2018 N CN 201821990304.7. Впоследствии общество "Компания КСС-Контакт" препятствовало истцу в продаже сплиттерных модулей и исполнения контракта с публичным акционерным обществом "Ростелеком" (далее - общество "Ростелеком"), направило ему претензионное письмо, требовало от общества "Ростелеком" заключить контракт с ним, прекратить закупать сплиттеры у истца (после получения претензии общество "Ростелеком" приостановило закупки у истца, вследствие чего последний понес убытки).

Истец впоследствии представил правовую позицию, в которой в очередной раз указал, что согласно положениям пункта "А" статьи 4 Парижской конвенции конвенционным приоритетом может воспользоваться только лицо, подавшее первоначальную заявку либо его правопреемник, в то время как общество "Компания КСС-Контакт" не является правопреемником иностранного лица.

Истец утверждает, что Парижская конвенция не предусматривает правовых возможностей для замены патентообладателя патента, который был получен с нарушением ее пункта "А" статьи 4, то есть когда конвенционный приоритет заявило лицо, не имеющее на это законных прав.

Согласно позиции истца, как предусмотрено пунктом 2 статьи 1398 ГК РФ, патент на полезную модель в течение срока его действия может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ.

Правовая позиция была детализирована истцом в многочисленных письменных пояснениях и объяснениях, в частности, в связи с внесенными впоследствии (в период рассмотрения данного дела в Суде по интеллектуальным правам) изменениями в спорный патент (добавлением 01.06.2021 в качестве соавторов иностранных физических лиц, а 25.02.2022 в качестве сопатентообладателя - иностранного юридического лица). Истец обращает внимание суда на то, что данные изменения, в том числе произведенные в рамках исправления так называемой "технической ошибки", не нивелируют того обстоятельства, что иностранное юридическое лицо не воспользовалось правом на подачу заявки в установленном порядке в рамках конвенционного приоритета, с соответствующей заявкой в административный орган с указанием в качестве патентообладателя иностранного юридического лица, в качестве авторов - иностранных физических лиц не обращалось.

В этой связи, в том числе после удовлетворения Судом по интеллектуальным правам ходатайств третьих лиц (иностранных физических лиц и иностранного юридического лица) о привлечении в качестве соответчиков (ввиду внесения вышеуказанных изменений в спорный патент применительно к субъектному составу авторов и патентообладателей) иностранных физических лиц и иностранного юридического лица, истец настаивал на признании патента недействительным полностью.

Административный орган 14.01.2021 представил отзыв на исковое заявление, в котором указал, что законодательством Российской Федерации Роспатенту не предписано осуществлять проверку правомерности указания в заявлении о выдаче патента на изобретение авторов и лиц, на имя которых испрашивается патент. Дополнительно правовая позиция раскрыта Роспатентом в процессуальном документе, поступившем в Суд по интеллектуальным правам 02.03.2022.

Жуй С.В. и общество "Компания КСС-Контакт" 15.02.2021 представили совместный отзыв на исковое заявление, в котором указали, что общество "Телеком-прибор" является ненадлежащим истцом по делу в связи с тем, что в соответствии с положениями ГК РФ право на обращение в суд за защитой своего нарушенного права имеют сам автор или патентообладатель, право которого могло быть нарушено регистрацией спорного патента.

По мнению Жуя С.В. и общества "Компания КСС-Контакт", в связи с тем, что общество "Телеком-Прибор" не является автором или патентообладателем оспариваемого патента, оно не может быть признано надлежащим истцом по делу.

Жуй С.В. и общество "Компания КСС-Контакт" обращают внимание на то, что между авторами полезной модели отсутствует какой-либо спор, в частности, ответчики утверждают, что в 2015 году группой авторов, в состав которой входили граждане Китайской Народной Республики Юй Хуачунь, Ли Пинъу, У Кайфа и гражданин Российской Федерации Жуй Сергей Васильевич, был совместно разработан и создан продукт интеллектуальной собственности (полезная модель) - упрощенный разветвитель (сплиттерный модуль).

Жуй С.В. и общество "Компания КСС-Контакт" отмечают, что отношения авторов данного продукта интеллектуальной собственности - полезной модели и порядок его коммерческого использования были урегулированы заключенным в 2015 году договором о соавторстве.

По утверждению ответчиков, с момента оформления авторских прав и до настоящего времени споров об авторстве и о порядке передачи прав правообладателям между соавторами нет, все отношения урегулированы. Соавторы претензий друг к другу о порядке оформления авторских прав и порядке дальнейшего использования созданной ими полезной модели, о порядке оформления прав правообладателей, с указанием правообладателями иностранного юридического лица, общества "Компания КСС-Контакт" не имеют.

Юй Хуачунь, Ли Пинъу, У Кайфа представили совместный отзыв на исковое заявление от 11.05.2021, в котором указали, что между ними и Жуем С.В. не существовало и не существует споров по вопросу авторства в отношении оспариваемого патента. Указанные лица полагают подачу искового заявления злоупотреблением правом со стороны общества "Телеком-Прибор" с целью получения возможности копирования разработанной полезной модели "Сплиттерный модуль" на территории Российской Федерации.

Иностранное юридическое лицо представило отзыв от 06.05.2021, в котором отметило, что спорная полезная модель создана творческим трудом иностранных физических лиц и Жуя С.В. Правообладатель оспариваемого патента получил право на получение охранного документа на законных основаниях. Иностранное юридическое лицо указывает, что общество "Телеком-Прибор" является ненадлежащим истцом, необоснованно использует техническую ошибку, допущенную занимавшейся оформлением заявки юридической фирмой, отмечает недобросовестность действий общества "Телеком-Прибор", ссылается на то, что утверждения истца о том, что заявка от 29.112018 N CN 201821990304.7 будет препятствовать получению обществом "Компания "КСС-Контакт" собственного патента, и с целью неправомерного исключения данного препятствия общество "Компания "КСС-Контакт" сообщило в своей заявке от 15.04.2019 N 2019111196 недостоверные сведения, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. По мнению иностранного юридического лица, единственным намерением общества "Телеком-Прибор" при обращении в суд с настоящим иском является намерение устранить препятствие в копировании на территории Российской Федерации сплиттерных модулей, правовая охрана в отношении которых действует на территории двух государств.

Дополнительная правая позиция изложена иностранными физическими лицами и иностранным юридическим лицом в многочисленных процессуальных документах, суть которых сводится к отсутствию спора между китайскими и российским соавторами и патентообладателями, созданию спорной полезной модели в результате соавторства, наличию соглашений о сотрудничестве и внесению в ходе рассмотрения дела изменений в спорный патент путем включения в состав соавторов и сопатентообладателей иностранных физических лиц и иностранного юридического лица.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.03.2022 исковые требования общества "Телеком-Прибор" удовлетворены: патент Российской Федерации N 191609 на полезную модель признан недействительным, на административный орган возложена обязанность аннулировать названный патент и внести соответствующие изменения в Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации (далее - Государственный реестр).

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.06.2022 указанное решение отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что проверка правильности указания авторского состава в патенте, выданном в Китайской Народной Республике на основании приоритетной заявки, не является предметом настоящего спора, а само по себе различие авторского состава требует исследования судом первой инстанции обстоятельств, связанных с созданием спорного технического решения.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам обратил внимание на то, что при установлении того, является ли Жуй С.В. автором спорного технического решения, суду первой инстанции необходимо установить характер участия этого лица в создании спорного решения.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2022 заявление принято к производству.

При повторном рассмотрении дела лица, участвующие в деле, дополнительно раскрыли правовые позиции в многочисленных процессуальных документах, поступивших в суд.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 28.09.2022 на основании положений статьи 57 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, учитывая необходимость присутствия переводчика при допросе ответчика - гражданина Китая, не владеющего русским языком, в целях правильного разрешения настоящего спора к участию в процессе привлечен переводчик Цыренжапова Ю.Б. (уровень знаний подтверждается соответствующим дипломом).

Кроме того, в качестве свидетеля вызван Домбров Александр Александрович.

В судебном заседании 15.02.2023 общество "Телеком-Прибор" поддержало заявленные требования.

Представители ответчиков возражали против удовлетворения заявленных требований.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, не явился, своего представителя не направил, что в силу положений части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Как следует из материалов дела, на территории Китайской Народной Республики 29.11.2018 подана заявка N CN 201821990304.7 иностранным юридическим лицом, впоследствии 26.07.2019 выдан патент N CN 209167608U с указанием в качестве патентообладателя иностранного юридического лица, в качестве соавторов - иностранных физических лиц Юй Хуачунь, Ли Пинъу, У Кайфа.

Патент Российской Федерации N 191609 на полезную модель "Сплиттерный модуль" был выдан по поданной в Роспатент 15.04.2019 заявке N 2019111196 с приоритетом от 29.11.2018, установленным по дате подачи конвенционной заявки N CN 201821000304.7, с указанием в нем в качестве автора Жуя Сергея Васильевича, в качестве патентообладателя - общества с ограниченной ответственностью "Компания КСС-КОНТАКТ", со следующей формулой:

"1. Сплиттерный модуль, содержащий корпус, в корпусе размещены делитель оптического сигнала и множество сборок адаптеров, причем каждая сборка адаптера содержит адаптер и разъем, подключенный к выходу делителя оптического сигнала посредством соответствующего оптического волокна, разъем для подключения к сети провайдера, расположенный вне корпуса и соединенный с входом делителя оптического сигнала посредством оптического волокна, входящего в корпус, крышку корпуса, установленную и закрепленную на корпусе, при этом на крышке выполнены канавки для позиционирования оптического волокна, входящего в корпус и подключенного к входу делителя оптического сигнала, и боковая стенка крышки корпуса содержит прорези для ввода оптического волокна внутрь корпуса, сообщающиеся с соответствующими позиционирующими канавками на крышке корпуса.

2. Оптический разветвитель по п. 1, в котором боковая стенка корпуса содержит по меньшей мере один проем для установки соответствующей по меньшей мере одной сборки адаптера.

3. Оптический разветвитель по п. 2, в котором проемы снабжены множеством пластин для установки сборок адаптеров, причем каждая пластина содержит по меньшей мере одну выемку.

4. Оптический разветвитель по п. 1, в котором корпус содержит монтажную пластину, прилегающую к боковой стенке, расположенной напротив стенки с проемами, и зажим для фиксации делителя оптического сигнала.

5. Оптический разветвитель по п. 1, в котором на основании корпуса расположены две позиционирующих стойки, одна из которых размещена вблизи делителя оптического сигнала, а другая - вблизи стенки с проемами, и позиционирующую стойку на боковой стенке с проемами с внешней стороны корпуса, снабженную защелкой и обеспечивающую позиционирование крышки на корпусе.

6. Оптический разветвитель по п. 5, в котором позиционирующая стойка, расположенная вблизи делителя оптического сигнала, содержит отверстие для позиционирования и установки корпуса.

7. Оптический разветвитель по п. 1, в котором корпус содержит по меньшей мере одну пару позиционирующих элементов, размещенных вблизи противоположных боковых стенок, прилегающих к стенке, на которой выполнены прорези, причем каждый позиционирующий элемент содержит прорезь, не доходящую до основания корпуса.

8. Оптический разветвитель по п. 1, который дополнительно содержит установочную пластину, содержащую выступ, соответствующий отверстию для позиционирования корпуса на установочной пластине, при этом корпус соединен с установочной пластиной с возможностью отсоединения.

9. Оптический разветвитель по п. 1, в котором множество сборок адаптеров размещены по меньшей мере в один ряд".

В период рассмотрения судом настоящего дела в спорный патент внесены изменения: 01.06.2021 в состав соавторов включены вышепоименованные иностранные физические лица, 25.02.2022 - в состав сопатентообладателя включено названное иностранное юридическое лицо.

Судебная коллегия, оценив обстоятельства дела на основании собранных по делу доказательств, проанализировав доводы и правовые позиции лиц, участвующих в деле, пришла к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований истца.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с названным Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1 - 3 статьи 1363 названного Кодекса, может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 указанной статьи.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия по основаниям и в порядке, которые установлены абзацами первым и вторым настоящего пункта.

В силу пункта "А" статьи 4 Парижской конвенции любое лицо, надлежащим образом подавшее заявку на патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец или товарный знак в одной из стран Союза, или правопреемник этого лица пользуется для подачи заявки в других странах правом приоритета в течение сроков, указанных в данной конвенции.

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 1382 ГК РФ, приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть установлен по дате подачи первой заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец в государстве - участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет) при условии подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на изобретение или полезную модель в течение двенадцати месяцев с указанной даты, а заявки на промышленный образец - в течение шести месяцев с указанной даты. Если по независящим от заявителя обстоятельствам заявка, по которой испрашивается конвенционный приоритет, не могла быть подана в указанный срок, этот срок может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, но не более чем на два месяца.

Применительно к доводам общества "Телеком-Прибор" о наличии права на обращение в суд с соответствующим иском и контраргументам ответчиков об отсутствии такового (отсутствии у истца заинтересованности в оспаривании патента на спорную полезную модель и недобросовестных действиях (злоупотреблении правом) истца в связи с этим) судебная коллегия отмечает следующее.

Истец со ссылкой на положения пункта 2 статьи 1398 ГК РФ отмечает, что патент на полезную модель в течение срока его действия, установленного пунктами 1 - 3 статьи 1363 ГК РФ, может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 настоящей статьи.

В обоснование заинтересованности, помимо прочего, истец ссылается на то, что в производстве Арбитражного суда Московской области находится дело N А41-37362/2020 по исковому заявлению общества "Компания КСС-Контакт" к обществу "Телеком-Прибор" о прекращении нарушения исключительного права на оспариваемый патент, взыскании денежной компенсации за нарушение исключительного права в размере 3 000 000 рублей.

Из искового заявления также усматривается, что в период с 30.10.2018 по 17.01.2019 общество "Телеком-Прибор" и общество "Компания КСС-Контакт" приняли участие в конкурсе на закупку общества "Ростелеком" N 31807084152, проводимом в форме аукциона, с аналогичными изделиями - сплиттерными модулями, по конструкции соответствующими полезной модели по оспариваемому патенту, победителем конкурса был признан истец как лицо, запросившее за изделие наименьшую цену, с истцом обществом "Ростелеком" был заключен договор на поставку соответствующего оборудования.

Истец констатирует, что после окончания конкурса общество "Компания КСС-Контакт" совершило действия по патентованию конструкции сплиттерного модуля, 15.04.2019 им была подана заявка в Роспатент на выдачу патента на полезную модель N 2019111196 со ссылкой на конвенционный приоритет от 29.11.2018 CN 201821990304.7, что позволило впоследствии, после получения оспариваемого патента, необоснованно отсчитывать срок действия исключительного права на полезную модель с указанной даты - 29.11.2018.

Истец также отмечает, что после незаконного получения оспариваемого патента общество "Компания КСС-Контакт" препятствовало истцу в продаже сплиттерных модулей и исполнения контракта с обществом "Ростелеком", направило обществу "Ростелеком" претензионное письмо от 13.02.2020 N 13021/20-ПР, в котором указало на контрафактность продукции истца, требовало от общества "Ростелеком" прекратить закупать сплиттеры у общества "Телеком-Прибор" и заключить контракт на поставку с обществом "Компания КСС-Контакт" как обладателем исключительного права на полезную модель по оспариваемому патенту.

Истец указывает, что в результате действий общества "Компания КСС-Контакт" он понес убытки в виде упущенной выгоды, так как общество "Ростелеком" после получения претензии общества "Компания "КСС-Контакт" приостановило закупки сплиттеров по договору поставки от 22.01.2019 N 01/23/73-19, заключенному с истцом.

Кроме того, истец со ссылками на нормы права отмечает, что получение обществом "Компания "ККС-Контакт" спорного патента является незаконным, поскольку данное юридическое лицо не являлось подателем первой (приоритетной) заявки в стране - участнице Парижской конвенции, а также правопреемником иностранного юридического лица, Жуй С.В. в качестве автора спорной полезной модели в рамках первой заявки не фигурировал, а последующие изменения, внесенные в спорный российский патент (об указании в июне 2021 года в качестве соавторов иностранных физических лиц и в феврале 2022 года в качестве сопатентообладателя иностранного юридического лица) не нивелирует того обстоятельства, что спорный патент (с использованием права конвенционного приоритета) выдан с нарушением закона.

Судебная коллегия, проанализировав вышеуказанные доводы истца в обоснование права на оспаривание спорного патента и представленные в его обоснование доказательства, приходит к выводу о наличии у него права на обращение в суд с соответствующим иском.

Помимо вышерассмотренных приведенных аргументов истца о наличии у него частного интереса, судебная коллегия отмечает, что возможность оспаривания патента в период его действия (помимо частного интереса) преследует и публичный интерес, заключающийся в том, чтобы неправомерно выданные патенты не препятствовали развитию науки, ремесел и ведению третьими лицами деятельности с использованием неохраноспособных решений. В этой связи допускается оспаривание патентов в период их действия любым лицом (пункт 2 статьи 1398 ГК РФ). Такой публичный интерес сохраняется, пока сохраняется действие патента или возможность его восстановления.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.04.2017 по делу N СИП-219/2016, от 31.07.2017 по делу N СИП-788/2016, от 28.09.2017 по делу N СИП-771/2016 и от 10.10.2019 по делу N СИП-144/2019.

В этой связи отклоняются доводы о том, что иностранные физические лица и иностранное юридическое лицо не уполномочивали истца на обращение в суд в защиту их интеллектуальных прав, а также признаются несостоятельными и доводы Жуя С.В. и общества "Компания "КСС-Контакт" о том, что право на обращение в суд за защитой своего нарушенного права имеют сам автор или патентообладатель, право которого могло быть нарушено регистрацией спорного патента.

С учетом изложенного судебная коллегия не усматривает оснований для признания отсутствия у истца права на обращение в суд с соответствующим иском о признании патента Российской Федерации N 191609 недействительным.

Кроме того, судебная коллегия обращает внимание на то, что президиум Суда по интеллектуальным правам согласился с указанными выводами в постановлении от 06.06.2022 по настоящему делу, отметил, что доводы ответчиков связаны с неправильным толкованием норм материального права в связи со следующим. Гражданское законодательство прямо предусматривает право любого лица, которому стало известно о допущенных нарушениях, требовать признания недействительным патента на полезную модель, в том числе и по основаниям, связанным с неправильным указанием автора и патентообладателя полезной модели. Такое лицо не обязано подтверждать наличие у него частного интереса в признании патента недействительным.

В случае отсутствия собственных притязаний на авторство и патентообладание (для физических лиц) либо на патентообладание (для юридических лиц) такое лицо может требовать как признания патента недействительным частично и установления действительных авторов и патентообладателей технического решения (с выдачей нового патента), так и признания такого патента недействительным полностью, что следует из подпункта 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ.

Применительно к доводам истца о несогласии с субъектным составом лиц, указанных в спорном патенте в качестве авторов и патентообладателей, необходимо отметить следующее.

В постановлении от 06.06.2022 президиум Суда по интеллектуальным правам обратил внимание на то, что лица, к которым предъявлено требование и которые полагают, что между ними отсутствует спор в отношении авторства и патентообладания в отношении спорной полезной модели, вправе избрать способ защиты собственных интересов от предъявленного иска. Одним из таких способов является возражение против заявленного иска, заключающееся в том, что иск подлежит удовлетворению не полностью. Иной способ защиты собственных интересов предусмотрен в рамках административной процедуры.

В соответствии с пунктом 2 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры изобретений, полезных моделей, промышленных образцов Российской Федерации, а также в патенты на изобретение, полезную модель, промышленный образец, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.11.2015 N 811 (далее - Административный регламент N 811), заявление о внесении изменений в соответствующий Государственный реестр и (или) в патент, относящихся к сведениям о правообладателе и (или) об авторе, в том числе к наименованию, имени правообладателя, его месту нахождения или месту жительства, имени автора, адресу для переписки, а также изменений для исправления очевидных и технических ошибок подается правообладателем.

Для исправления очевидных и технических ошибок Роспатент может вносить изменения в сведения Государственного реестра, относящиеся к государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности, по собственной инициативе или по просьбе любого лица, предварительно уведомив об этом правообладателя.

В абзаце четвертом подпункта 1 пункта 18 Административного регламента N 811 указано, что если в качестве правообладателя выступают несколько лиц, то в случае указания в заявлении необходимости внесения в соответствующий Государственный реестр и патент изменений, касающихся состава правообладателей, если одно или несколько юридических или физических лиц ранее не были указаны в качестве таковых и (или) в качестве правообладателей были указаны юридические или физические лица, не являющиеся таковыми, без аннулирования ранее выданного патента и при отсутствии спора между всеми указанными лицами, заявление должно быть подписано всеми перечисленными в упомянутом абзаце подпункта 1 пункта 18 Административного регламента N 811 лицами.

Согласно подпункту 2 пункта 18 Административного регламента N 811 к заявлению, касающемуся изменения состава авторов, прилагаются:

согласие авторов с изменением состава авторов, содержащее сведения об отсутствии спора между всеми ранее указанными и вновь указываемыми в качестве авторов лицами, оформленное в произвольной машинописной форме;

вступившее в законную силу решение суда (представляется в случае наличия спора об авторстве и разрешения его в судебном порядке);

согласие вновь указываемого автора (авторов) или его законного представителя на обработку персональных данных, если в заявлении в связи с изменением состава авторов не сделано соответствующее указание.

Как усматривается из материалов дела, ответчики избрали административный путь защиты своих интересов, обратившись в Роспатент с заявлениями об изменении состава авторов и патентообладателей спорной полезной модели, которые были удовлетворены до окончания рассмотрения дела по существу.

Действующее законодательство предоставляет не только право любому лицу оспаривать патент по указанным основаниям, но и право действительных авторов и патентообладателей в отсутствие спора между ними внести в патент соответствующие изменения для устранения выявленных ими недостатков.

Аргументы истца о неправомерности внесения таких изменений в связи с наличием спора об авторстве являются несостоятельными, поскольку спор об авторстве и установлении патентообладателя представляет собой спор между лицами, считающими себя авторами и патентообладателями технического решения, и лицами, указанными в патенте в качестве таковых, который в настоящем деле отсутствует. В настоящем деле рассматривается требование лица, не претендующего на авторство и патентообладание в отношении спорной полезной модели, о признании патента недействительным в связи с неправильным указанием в нем авторов и патентообладателей спорной полезной модели. Рассмотрение настоящего спора само по себе не могло являться препятствием для определения состава авторов и патентообладателей спорной полезной модели в параллельном административном порядке.

Во исполнение указаний президиума Суда по интеллектуальным правам суд первой инстанции предпринял дополнительные меры по проверке состава авторов и патентообладателей в спорном патенте на дату вынесения судом решения и выяснению юридически значимых обстоятельств, связанных с созданием спорного технического решения.

Согласно статье 1347 ГК РФ автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное.

В силу пункта 1 статьи 1348 ГК РФ граждане, создавшие изобретение, полезную модель или промышленный образец совместным творческим трудом, признаются соавторами.

Как разъяснено в пункте 116 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), при рассмотрении споров об авторстве (соавторстве) на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статьи 1347 и 1348 ГК РФ) суду следует устанавливать характер участия каждого из лиц, претендующих на авторство (соавторство), в создании технического решения, решения внешнего вида изделия.

При этом необходимо иметь в виду, что соавторство возникает только по поводу одного общего для нескольких лиц технического решения, решения внешнего вида изделия.

Автором (соавторами) изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин (граждане), творческим трудом которого (которых) создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности.

В пункте 121 Постановления N 10 содержится правовая позиция, согласно которой при рассмотрении дел, связанных с оспариванием авторства на изобретение, полезную модель, промышленный образец, суд учитывает характер участия каждого из лиц, указанных в патенте или претендующих на авторство, в создании технического решения, решения внешнего вида изделия; факты внесения личного творческого вклада в создание технического решения (решения внешнего вида изделия) названными лицами, принятия каждым из них творческого участия в совместном труде по созданию технического решения (решения внешнего вида изделия), разработки ими каких-либо существенных признаков, направленных на достижение обеспечиваемого изобретением и полезной моделью технического результата; факты создания перечисленными в патенте в качестве авторов лицами технического решения (решения внешнего вида изделия), совокупность признаков которого получила отражение в формуле изобретения, полезной модели, на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на промышленный образец.

В суде первой инстанции ответчики Жуй С.В., Юй Хуачунь, Ли Пинъу, У Кайфа последовательно поясняли, что создали спорную полезную модель в соавторстве, а также указывали, что соответствующие изменения в Государственный реестр и в спорный патент внесены Роспатентом с их согласия.

В этой связи суд первой инстанции заслушал не только подробные пояснения Жуя С.В. относительно обстоятельств создания в соавторстве спорного технического решения, но и вызвал в судебное заседание в качестве свидетеля Домброва А.А., являвшегося сотрудником общества "Компания КСС-Контакт" в период создания спорной полезной модели (далее - свидетель).

В судебном заседании Домбров А.А. дал подробные показания относительно обстоятельств, связанных с созданием Жуем С.В. данного технического решения; помимо прочего сообщил суду, что перевел собственные чертежи Жуя С.В. в цифровой формат и сделал по ним 3D модель.

Кроме того, в судебном заседании с привлечением переводчика заслушаны показания ответчика Юй Хуачунь, который пояснил, что спорная техническая модель создавалась в соавторстве с Жуем С.В., проинформировал о периоде создания и соответствующих обстоятельствах, сопутствующих созданию.

Аргументы истца о расхождениях в показаниях свидетеля и ответчика Юй Хуачунь относительно периодов создания спорной полезной модели, об отсутствии каких-либо письменных доказательств авторства Жуя С.В. не опровергают доводы ответчиков о том, что спорное техническое решение создано в соавторстве вышеуказанных лиц.

Во-первых, действующее законодательство не содержит закрытого перечня источников, которые должны/могут подтверждать авторство того или иного лица на объект промышленной собственности. В этой связи суд принимает во внимание показания вышеуказанных лиц по соответствующим обстоятельствам.

Во-вторых, в дело представлена переписка лиц, участвовавших в процессе создания сплиттерного модуля, ввиду чего доводы истца об отсутствии в принципе письменных доказательств противоречат материалам дела.

При этом в судебном заседании с участием ответчика Юй Хуачунь при содействии переводчика подробно исследован спорный патент и патент, получивший правовую охрану на территории Китая. Юй Хуачунь пояснил, что просил Жуя С.В. запатентовать на территории Российской Федерации именно созданный в соавторстве технический результат.

Таким образом, в ходе рассмотрения дела подтвержден факт создания спорного технического решения в соавторстве Жуя С.В. и иностранных физических лиц Юй Хуачун, Ли Пинъу, У Кайфа.

Как указано выше, в период рассмотрения дела в суде в спорный патент внесены изменения, в качестве сопатентообладателей обозначены иностранное юридическое лицо и общество "Компания КСС-Контакт". При этом согласно представленным ответчиками в материалы дела доказательствам, в том числе с нотариально заверенным переводом, Жуй С.В. является единоличным исполнительным органом общества "Компания КСС-Контакт", Юй Хуачунь является единоличным исполнительным органом иностранного юридического лица, Ли Пинъу, У Кайфа - его сотрудниками.

В этой связи указание в качестве патентообладателей в спорном патенте на полезную модель (с учетом изменений, внесенных в рамках административной процедуры) общества "Компания КСС-Контакт" и иностранного юридического лица является правомерным.

Во исполнение указаний президиума Суда по интеллектуальным правам судом первой инстанции дополнительно исследованы обстоятельства, связанные с возможными недобросовестными действиями лиц, участвующих в деле.

Так, в частности, определением Суда по интеллектуальным правам от 09.08.2022 удовлетворено ходатайство истца, у общества "Ростелеком" истребованы документы относительно полной конкурсной документации по закупке сплиттерных модулей.

В части доводов истца о наличии в действиях ответчиков признаков злоупотребления правом, поскольку они предпринимали действия по воспрепятствованию поставок сплиттерных модулей истца в общество "Ростелеком", судебная коллегия отмечает следующее.

Пунктом 1 статьи 10 ГК РФ установлена недопустимость осуществления гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действий в обход закона с противоправной целью, а также иного заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В силу пункта 2 статьи 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

При этом добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу вышеприведенных норм добросовестным поведением является поведение, ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Под злоупотреблением правом понимается поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему права, сопряженное с нарушением установленных в статье 10 ГК РФ пределов использования гражданских прав, осуществляемое с незаконной целью или незаконными средствами, нарушающее при этом права и законные интересы других лиц и причиняющее им вред или создающее для этого условия.

Для установления наличия или отсутствия злоупотребления участниками гражданско-правовых отношений своими правами необходимо исследование и оценка конкретных действий и поведения этих лиц с позиции возможных негативных последствий для этих отношений, для прав и законных интересов иных граждан и юридических лиц.

При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Между тем истцом не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что действия ответчиков направлены исключительно на причинение вреда истцу.

Как установлено в ходе рассмотрения дела судом, ответчики - физические лица являются надлежащими авторами, юридические лица - патентообладателями спорного технического решения. В этой связи действия, в частности, общества "Компания КСС-Контакт" по обращению в общество "Ростелеком" с соответствующей информацией и по указанию на необходимость заключения контракта с ним не свидетельствуют о том, что единственной целью было причинение вреда истцу, а не нормальным поведением в рамках соответствующих отношений лица, имеющего непосредственное отношение к спорному техническому решению.

Судом также отклоняются аргументы ответчиков о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом, ввиду его обращения в суд с настоящим иском.

В данном судебном акте ранее подробно проанализированы нормативная база и фактические обстоятельства, позволяющие истцу в рассматриваемом случае обратиться в суд с соответствующим исковым заявлением. Доводы ответчиков о намерениях и целях истца носят предположительный характер и вопреки требованиям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не подтверждены доказательствами, отвечающим принципам относимости, достоверности, допустимости и объективности.

В этой связи судебная коллегия констатирует, что ответчиками не представлено надлежащих доказательств того, что соответствующие действия истца направлены исключительно на причинение им вреда.

Применительно к доводам ответчиков о том, что истец уклоняется от налогов, судебная коллегия отмечает, что обстоятельства, связанные с предположительным нарушением истцом налогового законодательства не имеют отношения к предмету спора. Кроме того, в опровержение указанных аргументов ответчиков истцом представлены в материалы дела документы, подтверждающие его налоговую добросовестность, а также его нахождение по юридическому адресу.

Право преждепользования истца на спорную полезную модель документально не подтверждено.

Поскольку оснований для удовлетворения исковых требований не имеется, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления подлежат отнесению на истца в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Между тем расходы, понесенные в связи с обращением ответчиков в суд кассационной инстанции с соответствующими кассационными жалобами, подлежат взысканию с истца в пользу уплативших соответствующую государственную пошлину лиц.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Телеком-Прибор" (ОГРН 1107746378409) к обществу с ограниченной ответственностью "Компания КСС-Контакт" (ОГРН 1117746703502), Жую Сергею Васильевичу (Московская область, г. Одинцово), иностранному лицу NINGBO GMF TELECOM TECHNOLOGY CO. LTD (Mayan Industrial District, Henghe town, Cixi, Ningbo, China, postal code 315318, регистрационный номер 913302825511206823), Юй Хуачунь (г. Нинбо, Китайская Народная Республика), Ли Пинъу (г. Сифень, Китайская Народная Республика), У Кайфа (г. Личуан, Китайская Народная Республика) о признании недействительным патента Российской Федерации N 191609 на полезную модель "Сплиттерный модуль" оставить без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Телеком-Прибор" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Компания КСС-Контакт" 3 000 (три тысячи) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы, в пользу Жуя Сергея Васильевича 3 000 (три тысячи) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Р.В. Силаев