Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 16 февраля 2023 г. N С01-2650/2022 по делу N СИП-1050/2021 Дело о признании недействительными патентов на изобретение в части указания патентообладателя передано на новое рассмотрение, поскольку суд первой инстанции фактически не рассмотрел исковое заявление в части доводов об авторах спорных технических решений, о служебном характере спорных технических решений

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 16 февраля 2023 г. N С01-2650/2022 по делу N СИП-1050/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 13 февраля 2023 г.

Полный текст постановления изготовлен 16 февраля 2023 г.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Четвертаковой Е.С., Рассомагиной Н.Л.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Цветковой П.А. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Специальные технологии" (ул. Зеленая Горка, д. 1/3, оф. 2.2, г. Новосибирск, 630060, ОГРН 1065473004563) на решение Суда по интеллектуальным правам от 30.11.2022 по делу N СИП-1050/2021

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Специальные технологии" к Шерстову Игорю Владимировичу (г. Новосибирск) о признании недействительным патента Российской Федерации N 2761906 на изобретение по заявке N 2020143429 в части указания патентообладателя, о признании недействительным патента Российской Федерации N 2748054 на изобретение по заявке N 2020119016 в части указания патентообладателя.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), Карапузиков Александр Иванович (г. Новосибирск), Зенов Константин Геннадьевич (г. Новосибирск), федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук (просп. Академика Лаврентьева, д. 15Б, г. Новосибирск, 630090, ОГРН 1025403665572).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Специальные технологии" - Шехтман Е.Л. (по доверенности от 23.07.2021);

от Шерстова Игоря Владимировича - Мазечкин Д.А. (по доверенности от 25.11.2021).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Специальные технологии" (далее - общество "Специальные технологии") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к Шерстову Игорю Владимировичу о признании патента Российской Федерации N 199702 на полезную модель и патента Российской Федерации N 2748054 на изобретение недействительными в части указания патентообладателем Шерстова И.В. и неуказания в качестве патентообладателя общества "Специальные технологии".

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции принял уточнение исковых требований в части замены патента Российской Федерации N 199702 на полезную модель патентом Российской Федерации N 2761906 на изобретение.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Карапузиков Александр Иванович, Зенов Константин Геннадьевич, федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук (далее - ИЛФ СО РАН).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 30.11.2022 в удовлетворении исковых требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество "Специальные технологии" просит отменить решение суда первой инстанции, направить дело на новое рассмотрение.

Шерстов И.В. представил отзыв на кассационную жалобу, в котором не согласился с изложенными в ней доводами.

В судебное заседание явился представитель общества "Специальные технологии".

Представитель Шерстова И.В. принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн заседания).

Роспатент, ИЛФ СО РАН, Карапузиков А.И., Зенов К.Г., надлежащим образом извещенные о месте и времени судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Представитель общества "Специальные технологии" поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы, просил ее удовлетворить.

Представитель Шерстова И.В. возражал против удовлетворения кассационной жалобы по указанным в отзыве мотивам.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Патент Российской Федерации N 2761906 на изобретение "Резонансный дифференциальный оптико-акустический детектор" (индекс Международной патентной классификации - G01N 21/00 (2006.01), индекс Совместной патентной классификации - G01N 21/00 (2021.08)) выдан по заявке N 2020143429 с приоритетом от 02.06.2020 с указанием в патенте в качестве автора и патентообладателя Шерстова И.В. Патент выдан со следующей формулой:

"Резонансный дифференциальный оптико-акустический детектор, включающий два независимых открытых акустических резонатора, выполненных в форме прямых трубок круглого сечения, расположенных параллельно друг другу и соединенных по торцам входной и выходной буферными полостями, отличающийся тем, что акустические резонаторы выполнены цилиндрической формы диаметром D ₁ и длиной L ₁ и разделены перегородкой толщиной t, на боковых стенках в середине каждого акустического резонатора смонтированы микрофоны, в середине одного из акустических резонаторов напротив микрофона смонтирован звуковой излучатель, входная и выходная буферные полости выполнены идентичными цилиндрической формы диаметром D ₂ и длиной L ₂, концы акустических резонаторов сообщены с буферными полостями, причем диаметр буферных полостей составляет D ₂(2D ₁+t),

где

D ₂ - диаметр буферных полостей;

D ₁ - диаметр акустических резонаторов;

t - толщина перегородки, разделяющей акустические резонаторы;

длина буферных полостей L ₂ составляет (1_1,5)D ₁, торцы буферных полостей закрыты прозрачными окнами, а на боковых стенках буферных полостей смонтированы устройства для ввода/вывода анализируемого газа.".

Патент Российской Федерации N 2748054 на изобретение "Лазерный оптико-акустический газоанализатор и резонансный дифференциальный оптико-акустический детектор" (индекс Международной патентной классификации - G01N 21/00 (2006.01), индекс Совместной патентной классификации - G01N 21/00 (2021.02)) выдан по заявке N 2020119016 с приоритетом от 02.06.2020 с указанием в патенте в качестве автора и патентообладателя Шерстова И.В. Патент выдан со следующей формулой:

"1. Лазерный оптико-акустический газоанализатор, включающий воздушный насос, последовательно установленные лазер с модуляцией мощности излучения, газонаполненную оптико-акустическую ячейку с постоянной концентрацией газа-маркера, через которую проходит лазерное излучение, резонансный оптико-акустический детектор (ОАД) и контроллер, газонаполненная оптико-акустическая ячейка и ОАД снабжены микрофонами, соединенными с контроллером, отличающийся тем, что он снабжен дополнительным резонансным ОАД с малой оптической длиной ~0,5...1 мм, установленным между газонаполненной оптико-акустической ячейкой и основным ОАД, дополнительный ОАД снабжен по меньшей мере одним микрофоном, основной и дополнительный ОАД соединены воздуховодом таким образом, чтобы на вход дополнительного ОАД поступала проба анализируемого воздуха, а выход дополнительного ОАД был соединен со входом основного ОАД, выход основного ОАД соединен с воздушным насосом, причем напор насоса обеспечивает скорость прокачки воздуха, при которой режим течения анализируемого газа через оптико-акустические детекторы является ламинарным.

2. Лазерный оптико-акустический газоанализатор по п. 1, отличающийся тем, что основной ОАД снабжен звуковым излучателем.

3. Лазерный оптико-акустический газоанализатор по любому из пп. 1 или 2, отличающийся тем, что лазерный излучатель снабжен термостатом.

4. Лазерный оптико-акустический газоанализатор по любому из пп. 1 или 2, отличающийся тем, что контроллер содержит аналого-цифровой преобразователь, встроенную карту памяти, интерфейс связи с персональным компьютером или внешним управляющим контроллером, интерфейс Wi-Fi, интерфейс Ethernet, интерфейс для подключения GPS/Глонасс приемника для определения местоположения, встроенную аккумуляторную батарею для работы в автономном режиме, порт для подключения AC/DC адаптера питания, выносной ручной пульт управления, устройство индикации.".

Общество "Специальные технологии" ссылалось на недействительность патентов Российской Федерации N 2761906 и N 2748054 на изобретения в части указания в них Шерстова И.В. в качестве патентообладателя, указывая, что изобретения, охраняемые названными патентами, были созданы группой авторов в составе Карапузикова А.И., Зенова К.Г. и Шерстова И.В., являлись для этих авторов служебными, в связи с чем патентообладателем таких технических решений должно быть указано общество "Специальные технологии", а не один из авторов. При этом общество "Специальные технологии" поясняло, что авторы Карапузиков А.И. и Зенова К.Г. отказываются быть упомянутыми в качестве таковых в публикации сведений о выдаче патентов, в связи с чем названные патенты на изобретение не оспариваются в части указания автора.

Карапузиков А.И. и Зенов К.Г., будучи привлеченными к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований в отношении предмета спора, в представленных отзывах подтвердили служебный характер спорных изобретений, а также отказ быть упомянутыми в качестве авторов в публикации сведений о выдаче патентов, пояснили, что в такой ситуации считают правильным оспаривание обществом "Специальные технологии" патентов только в части указания патентообладателя.

Общество "Специальные технологии" настаивало на том, что спорные технические решения являются служебными, поскольку созданы в период работы Карапузикова А.И., Зенова К.Г. и Шерстова И.В. в этом обществе и в связи с выполнением работниками должностных обязанностей.

Общество "Специальные технологии" указывало, что в период 2007 - 2012 годов указанными авторами были разработаны лазерные оптико-акустические течеискатели (газоанализаторы) в рамках выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам от 26.03.2007 N 4820р/7348, от 28.09.2009 N 7308р/7348 и от 01.07.2011 N 9455р/7348, заключенным обществом "Специальные технологии" (исполнителем) с федеральным государственным бюджетным учреждением "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере", в соответствии с условиями которых исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности принадлежат исполнителю; выполнение работ по этим государственным контрактам подтверждено отчетами, загруженными в информационную систему названного учреждения; в рамках выполнения этих работ создан новый тип детектора утечек элегаза - лазерный оптико-акустический течеискатель, первоначально имевший название "Карат", а в дальнейшем - рабочее название "SF ₆LaserGasTest"; общество "Специальные технологии" осуществляет его мелкосерийное производство.

Кроме того, общество "Специальные технологии" ссылалось на то, что результаты интеллектуальной деятельности, связанные с созданием лазерного оптико-акустического течеискателя, относятся в этом обществе к сведениям, составляющим коммерческую тайну.

С учетом того, что патенты Российской Федерации N 2761906 и N 2748054 на изобретения не оспаривались обществом "Специальные технологии" в связи с неправильным указанием в них коллектива авторов, суд первой инстанции сделал вывод о необходимости исследования только вопроса о том, носят ли эти изобретения служебный характер по отношению к указанному в патентах автору этих изобретений Шерстову И.В.

Шерстов И.В. возражал против служебного характера спорных технических решений по отношению к обществу "Специальные технологии", ссылаясь на их разработку по основному месту работы - в ИЛФ СО РАН, а также в рамках сотрудничества с обществом с ограниченной ответственностью "Октава" (далее - общество "Октава").

Суд первой инстанции установил, что Шерстов И.В. в 2007 - 2017 годах работал в обществе "Специальные технологии" по трудовому договору на условиях внешнего совместительства в должности инженера по лазерам.

Суд первой инстанции счел не подтвержденным то, что спорные технические решения являются служебными для Шерстова И.В. по отношению к работодателю - обществу "Специальные технологии", отметив отсутствие доказательств выплаты авторского вознаграждения.

Кроме того, суд первой инстанции принял во внимание то, что в любом случае обществу "Специальные технологии" было известно о результатах интеллектуальной деятельности, отраженных в отчетах и в инструкции к лазерному оптико-акустическому течеискателю "SF6LaserGasTest" (который выпускается этим обществом). Это свидетельствует о том, что даже при признании спорных изобретений служебными право получения патентов на них перешло к автору.

При этом суд первой инстанции отклонил ссылку общества "Специальные технологии" на конфиденциальный характер соответствующих сведений исходя из отсутствия доказательств отнесения именно спорных технических решений к коммерческой тайне.

Таким образом, суд первой инстанции не усмотрел оснований для удовлетворения исковых требований общества "Специальные технологии".

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае.

В кассационной жалобе общество "Специальные технологии" указывает на допущенное судом первой инстанции нарушение норм процессуального права, выразившееся в принятии решения о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле.

В обоснование данного довода заявитель кассационной жалобы ссылается на упоминание в обжалуемом судебном акте общества "Октава" в контексте создания технических решений при сотрудничестве Шерстова И.В. с названным лицом.

По мнению общества "Специальные технологии", фактически суд первой инстанции указал на возможный служебный характер спорных технических решений, созданных Шерстовым И.В. в связи с сотрудничеством с обществом "Октава".

При этом общество "Октава" не было привлечено к участию в настоящем деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Рассмотрев указанный довод, президиум Суда по интеллектуальным правам не может признать его обоснованным.

По смыслу разъяснений, изложенных в пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", к лицам, о правах и об обязанностях которых принят судебный акт, относятся лица, не участвующие в деле, как указанные, так и не указанные в мотивировочной и/или резолютивной части судебного акта, в случае, если судебный акт принят об их правах и обязанностях, т.е. данным судебным актом непосредственно затрагиваются их права и обязанности, в том числе создаются препятствия для реализации их субъективного права или для надлежащего исполнения обязанности по отношению к одной из сторон спора.

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что в обжалуемом решении суда первой инстанции ни в мотивировочной, ни в резолютивной его части не содержатся суждения и выводы о правах и об обязанностях общества "Октава"; не установлены права этого лица в отношении предмета спора; обжалуемым судебным актом на него не возложены какие-либо обязанности.

Общество "Октава" упоминается в обжалуемом решении суда первой инстанции исключительно в описании доводов Шерстова И.В.

То обстоятельство, что Шерстов И.В. ссылался на наличие сотрудничества с обществом "Октава", не свидетельствует о том, что обжалуемое решение принято о правах и обязанностях данного общества.

С учетом изложенного отсутствуют основания для того вывода, что обжалуемый судебный акт принят о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле.

Иных нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, президиум Суда по интеллектуальным правам не выявил.

Проанализировав доводы, изложенный в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что общество "Специальные технологии" не оспаривает применимое законодательство.

Тот факт, что Шерстов И.В. правильно указан в спорных патентах в качестве автора изобретений, не подвергался сомнению в суде первой инстанции, а также не оспаривается в кассационной жалобе.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание на нерассмотрение судом первой инстанции вопроса о пропуске сроке исковой давности.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что согласно абзацу второму пункта 2 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1-3 статьи 1363 этого Кодекса, может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ.

С учетом этого, как отмечено в пункте 140 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", к требованиям о признании патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недействительным в пределах срока действия патента сроки давности, предусмотренные главой 12 ГК РФ, не применяются.

Поскольку срок действия патентов на спорные изобретения не истек, к требованиям о признании его недействительным не может применяться общий срок исковой давности, предусмотренный пунктом 1 статьи 196 ГК РФ, в связи с чем суд первой инстанции обоснованно рассматривал исковые требования по существу.

В кассационной жалобе общество "Специальные технологии" указывает на то, что суд первой инстанции не дал правовую оценку ряду доказательств: представленным этим обществом государственным контрактам от 26.03.2007 N 4820р/7348, от 28.09.2009 N 7308р/7348, от 01.07.2011 N 9455р/7348 и отчетам к названным контрактам; электронной переписке Шерстова И.В. с директором этого общества Карапузиковым А.А.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции не учел довод общества "Специальные технологии" о том, что по смыслу статей 1350 и 1370 ГК РФ предусмотренное пунктом 4 статьи 1370 названного Кодекса уведомление о создании служебного изобретения представляет собой строго определенный документ, а не сообщение работника работодателю в любой форме. Учитывая приведенный подход, общество "Специальные технологии" настаивает на неполучении им уведомления Шерстова И.В. о создании последним охраноспособного технического решения в период трудовых отношений между указанными лицами.

Общество "Специальные технологии" полагает, что суд первой инстанции недостаточно полно исследовал вопрос взаимоотношений Шерстова И.В. с работодателями и не запросил соответствующие документы в целях всесторонней оценки данных обстоятельств.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что суд первой инстанции не принял во внимание довод общества "Специальные технологии" об отсутствии в представленных в материалы дела отчетах упоминания о спорных технических решениях.

Общество "Специальные технологии" выражает несогласие с выводами суда первой инстанции о недоказанности служебного характера изобретений по спорным патентам, полагает, что такие выводы сделаны исключительно на основании правовой позиции Шерстова И.В. без учета доводов и доказательств названного общества.

Кроме того, суд первой инстанции необоснованно приравнял дату приоритета спорных патентов к периоду разработки технических решений, защищаемых этими патентами.

Заявитель кассационной жалобы отмечает, что суд первой инстанции не дал оценку служебному характеру спорных технических решений в части авторства Карапузикова А.И. и Зенова К.Г., а также влиянию данного факта на установление надлежащего патентообладателя.

Общество "Специальные технологии" указывает: суд первой инстанции не исследовал в ходе судебного разбирательства вопрос о выплате/невыплате Шерстову И.В. авторского вознаграждения, однако обжалуемое решение содержит выводы о том, что подобные выплаты Шерстову И.В. не осуществлялись.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание на наличие в материалах дела документов, свидетельствующих о принятии Шерстовым И.В. на себя обязательств не разглашать сведения, которые общество "Специальные технологии" считает конфиденциальными.

Общество "Специальные технологии" полагает необоснованными выводы суда первой инстанции об использовании Шерстовым И.В. в спорных технических решениях патентов ИЛФ СО РАН.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к следующим выводам.

Подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ предусмотрено, что патент на изобретение может быть признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с этим Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с ГК РФ.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1-3 статьи 1363 ГК РФ, может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 названного Кодекса.

В силу пункта 2 статьи 1345 ГК РФ автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат следующие права: 1) исключительное право; 2) право авторства.

Как установлено пунктом 1 статьи 1357 ГК РФ, право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Пунктом 1 статьи 1370 ГК РФ предусмотрено, что изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом соответственно.

По смыслу пункта 1 статьи 1370 ГК РФ для признания технического решения служебным не требуется, чтобы в документе, определяющем трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная инструкция), содержалось конкретное указание на выполнение соответствующих работ по созданию конкретных патентоспособных объектов либо по усовершенствованию известных решений.

Определяющим для признания технического решения служебным является факт его создания в рамках трудовых обязанностей, содержание которых может быть выражено в виде относительно общего круга осуществляемых работником трудовых функций или конкретного задания.

Исходя из положений пункта 3 статьи 1370 ГК РФ исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.

Авторство Шерстова И.В. на спорные изобретения лица, участвующие в деле, не оспаривали.

Вместе с тем общество "Специальные технологии" указывало, что спорные изобретения созданы коллективом авторов в составе Карапузикова А.И., Зенова К.Г. и Шерстова И.В., двое из которых (Карапузиков А.И. и Зенов К.Г.) отказались быть упомянутыми в качестве таковых в публикации сведений о выдаче патентов.

В представленных в суд первой инстанции отзывах Карапузиков А.И. и Зенов К.Г. подтвердили, что они являются авторами изобретений, разработанных в обществе "Специальные технологии", служебный характер таких технических решений, а также то, что они отказываются быть упомянутыми в качестве авторов в публикации сведений о выдаче патентов.

Автор изобретения вправе отказаться быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке на изобретение (абзац второй пункта 1 статьи 1385 ГК РФ и (или) в публикации сведений о выдаче патента (пункт 1 статьи 1394 Кодекса), - иными словами, остаться анонимным.

Вместе с тем это не препятствует в рамках спора об установлении патентообладателя исследовать вопрос о надлежащих авторах и в случае выявления того, что указанные лица действительно являются авторами, без изменения в патенте состава указанных в нем авторов признать надлежащее лицо патентообладателем.

Исследование вопроса о служебном характере результата интеллектуальной деятельности допускается не только в рамках рассмотрения спора об этом между работодателем и работником, выступающими в качестве истца и ответчика, но и в иных делах об оспаривании прав патентообладателя (аналогичный подход отражен в пункте 2 Информационной справки, подготовленной по результатам обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации, по вопросам, возникающим при применении норм Гражданского кодекса Российской Федерации о служебных результатах интеллектуальной деятельности (утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2018 N СП-23/17, далее - Информационная справка).

Наличие в числе авторов лиц, не являющихся работниками конкретного работодателя, не препятствует признанию результата интеллектуальной деятельности служебным в отношении иных авторов, являющихся работниками такого работодателя (аналогичный подход отражен в пункте 6 Информационной справки).

В такой ситуации для определения надлежащего патентообладателя суд первой инстанции должен был проверить:

являются ли Карапузиков А.И. и Зенов К.Г. соавторами спорных технических решений;

являются ли спорные технические решения для этих авторов (если такое авторство подтвердится) служебными.

Эти обстоятельства судом первой инстанции не анализировались и не устанавливались.

В отношении Шерстова И.В. спорным был вопрос только о том, являются ли конкретные результаты интеллектуальной деятельности для него служебными.

Из содержания обжалуемого судебного акта не удается установить, на основании каких доказательств суд первой инстанции счел, что спорные изобретения не являются для Шерстова И.В. служебными: в судебном акте отсутствует анализ технических решений, содержащихся в представленных обществом "Специальные технологии" документах, а аргументы Шерстова И.В. о создании им спорных технических решений до начала работы в обществе "Специальные технологии" либо после начала такой работы, но по заданию иного работодателя или в самостоятельном порядке хотя и изложены в описательной части обжалуемого судебного акта, никакой оценки со стороны суда первой инстанции не получили.

Создание объекта патентного права работником, выполняющим работу по совместительству, не препятствует признанию служебного характера данного объекта. В случае спора между работодателями относительно того, кому принадлежит право на получение патента, исследуется, у кого из работодателей в рамках выполнения задания или трудовых обязанностей работник создал спорный объект (аналогичный подход отражен в пункте 5 Информационной справки).

В такой ситуации президиум Суда по интеллектуальным правам признает, что дело не рассмотрено судом первой инстанции и в части установления служебного характера спорных изобретений в отношениях между Шерстовым И.В. и обществом "Специальные технологии".

Суд первой инстанции был вправе перейти к рассмотрению вопроса о надлежащем уведомлении авторами работодателя о создании технических решений только после проверки доводов общества "Специальные технологии" обо всех авторах спорных технических решений, о служебном характере таких технических решений.

Согласно пункту 4 статьи 1370 ГК РФ при отсутствии в договоре между работодателем и работником соглашения об ином работник должен письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана.

Если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником не подаст заявку на выдачу патента на соответствующие служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец другому лицу или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец возвращается работнику. В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право использования служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю вознаграждения, размер, условия и порядок выплаты которого определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора - судом (абзац второй пункта 4 статьи 1370 ГК РФ).

В качестве одного из оснований для отказа в удовлетворении заявленных требований суд первой инстанции указал, что представленная обществом "Специальные технологии" документация подтверждает известность ему о спорных технических решениях, а распространение на эти решения режима коммерческой тайны ничем не подтверждено.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, проверив данный вывод суда первой инстанции, установил, что каких-либо документов, подтверждающих распространение на спорные технические решения режима коммерческой тайны, общество "Специальные технологии" не представляло.

В кассационной жалобе общество "Специальные технологии" настаивает на том, что оно не получало надлежащее уведомление о создании охраноспособных технических решений, так как имеющиеся в материалах дела документы не отвечают требованиям к форме и содержанию соответствующего уведомления.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым обратить внимание на следующее.

Закон не содержит определенной формы такого уведомления. При этом из положений статьи 1370 ГК РФ следует, что уведомление должно касаться уже созданного технического решения и содержать признаки, позволяющие его идентифицировать.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет довод общества "Специальные технологии" о том, что направленное работником работодателю уведомление должно быть выполнено в строго определенной форме. Достаточным является такое сообщение о созданном техническом решении, которое раскрывает его признаки и позволяет его идентифицировать.

Вместе с тем тот вывод суда первой инстанции, что соответствующее уведомление состоялось, не снимает с суда обязанность установить, был ли спорный результат интеллектуальной деятельности служебным.

Законом предусмотрено право работодателя на подачу заявки на получение патента на служебное изобретение в течение четырех месяцев после получения соответствующего уведомления работника.

В случае если работодатель не совершит указанные выше действия, для него возникают определенные правовые последствия, а именно переход права на получение патента к работнику (автору изобретения) с последующим предоставлением работодателю права использования изобретения на условиях неисключительной лицензии (пункт 4 статьи 1370 ГК РФ).

В такой ситуации использование изобретения работодателем не является нарушением исключительного права работника (патентообладателя), а последний не вправе предъявлять соответствующие претензии.

Таким образом, отказ в иске вследствие того, что спорные изобретения не являются служебными, и отказ в иске вследствие того, что право на получение патентов вернулось работнику - автору служебного изобретения, имеют разные правовые последствия.

Поскольку суд первой инстанции фактически не рассмотрел исковое заявление общества "Специальные технологии" в части доводов об авторах спорных технических решений, о служебном характере спорных технических решений, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что решение суда первой инстанции подлежит отмене.

Поскольку оценка фактических обстоятельств дела и представленных доказательств не входит в компетенцию суда кассационной инстанции, дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное, установить обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения дела, привести мотивы, по которым суд придет к своим выводам, и на основе этого исходя из подлежащих применению норм материального права, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, принять законное и обоснованное решение.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 30.11.2022 по делу N СИП-1050/2021 отменить.

Дело N СИП-1050/2021 направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

Е.С. Четвертакова

Н.Л. Рассомагина