Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 февраля 2023 г. по делу N СИП-771/2022 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку ответчиком не подтверждено использование спорного товарного знака в отношении заявленных истцом товаров, в то время как последний подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 февраля 2023 г. по делу N СИП-771/2022

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 8 февраля 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 10 февраля 2023 года

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Голофаева В.В., Чесноковой Е.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Игнашевым М.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление иностранного лица Great Wall Motor Company Limited (2266, Chaoyang South Street, Baoding, 071000 Hebei, China, CN) к обществу с ограниченной ответственностью "Старт" (ул. Новосмирновская, д. 14, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426039, ОГРН 1161832050676) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 470592 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Great Wall Motor Company Limited - Родионов Н.М. (по доверенности от 10.08.2022);

от общества с ограниченной ответственностью "Старт" - Плотников И.В. (по доверенности от 18.10.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Great Wall Motor Company Limited (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Старт" (далее - общество) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 470592 в отношении услуг 35-го класса "агентства по экспорту-импорту, демонстрация товаров, изучение рынка, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, реклама, распространение рекламных материалов, продвижение товаров (для третьих лиц), распространение образцов, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); управление процессами обработки заказов на покупки" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Исковое заявление мотивированно тем, что компания как крупнейший автомобилестроительный холдинг из Китая намерена расширить свое присутствие на отечественном рынке за счет оказания услуг, однородных указанным в перечне регистрации спорного товарного знака.

Истец, не обнаружив сведений об использовании ответчиком, принадлежащего ему средства индивидуализации, по крайней мере, на протяжении трех лет до даты направления предложения заинтересованного лица, подал в Роспатент собственные заявки N 2022712495, N 2022712542 на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, содержащих словесный элемент "TANK", в отношении услуг 35-го класса МКТУ. Между тем в регистрации по указанным заявкам компании отказано, поскольку административный орган противопоставил спорный товарный знак ответчика.

Указанные обстоятельства послужили мотивом обращения компании в суд с заявленными требованиями.

Дополнительно правовая позиция истца изложена в возражении от 24.01.2023.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв на исковое заявление, в котором сообщил, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может. Одновременно административный орган заявил ходатайство о рассмотрении настоящего дела в отсутствие его представителя.

Ответчик также представил отзыв, сославшись на отсутствие у компании права на иск ввиду того, что трехлетний период с момента приобретения исключительного права на спорный товарный знак на дату предъявления требований по делу не истек.

В судебном заседании представитель компании поддержал заявленные требования.

Представитель общества выступил по доводам отзыва, просил оставить иск без удовлетворения.

Роспатент извещен надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru.

Дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя Роспатента.

Из материалов дела следует, что словесный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 470592 зарегистрирован 12.09.2012, в том числе в отношении услуг 35-го класса "агентства по экспорту-импорту, демонстрация товаров, изучение рынка, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, реклама, распространение рекламных материалов, продвижение товаров (для третьих лиц), распространение образцов, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); управление процессами обработки заказов на покупки" МКТУ.

На основании государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг (дата и номер регистрации договора: 30.11.2021 РД0381777) правообладателем товарного знака стало общество.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака, направил в адрес ответчика предложение о добровольном отказе от исключительного права на спорный товарный знак либо об отчуждении в его пользу исключительного права на соответствующее средство индивидуализации.

В связи с тем, что в течение двух месяцев со дня направления предложения ответчик названные условия не исполнил, истец по истечении срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением по настоящему делу.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Суд приходит к выводу о том, что истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленным в материалы дела досудебным предложением, а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения (направлено 09.06.2022, что следует из квитанции) и тридцатидневный срок на подачу искового заявления по настоящему делу (подано 26.08.2022).

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

В пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

В подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истцом представлены: заключенный между компанией и обществом с ограниченной ответственностью "Хавейл Мотор Рус" эксклюзивный дистрибьютерский договор от 20.06.2019, в соответствии с которым последнее осуществляет распространение на территории Российской Федерации продукции истца и занимается ее послепродажным обслуживанием; дополнение от 01.06.2019 N GW/XZ-RUSHMR-XTXY-19-06-2019 к договору от 01.11.2014 с обществом с ограниченной ответственностью "Хавейл Мотор Рус" на выполнение функции иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия продукции требованиям технических регламентов, национальных стандартов и в части ответственности за несоответствие продукции требованиям технических регламентов, национальных стандартов; заключенный между компанией и обществом с ограниченной ответственностью "Хавейл Мотор Рус" лицензионный договор на использование товарных знаков от 01.11.2014 с дополнительным соглашением от 10.12.2020 N 2; соглашение от 01.06.2022 N HMMR-R&D-CERT-02 с обществом с ограниченной ответственностью "Хавейл Мотор Рус" о предоставлении полномочий представителя изготовителя; заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "Хавейл Мотор Рус" и обществом с ограниченной ответственностью "Проектное бюро АЕ1" договор от 02.03.2022 N YMR-A34- 0322 на разработку стандартов оформления дилерского центра "TANK" и Брендбука; справка о принадлежности домена TANK.RU; подписанное между обществом с ограниченной ответственностью "Хавейл Мотор Рус" и федеральным государственным унитарным предприятием "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" дополнительное соглашение от 28.06.2022 N 13-22 к договору от 11.11.2021 N 285-21 и названный договор; уведомления Роспатента по заявкам N 2022712495, N 2022712542.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации перечисленные документы в их совокупности и взаимосвязи, судебная коллегия приходит к выводу о том, что осуществляемая истцом деятельность является однородной услугам 35-го класса МКТУ для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, поскольку они относятся к услугам одного рода, имеют общее назначение и близкий круг потребителей.

Указанный вывод подтверждается тем, что присутствие компании на отечественном рынке автомобилей и их комплектующих обеспечивается силами лицензиата (общества с ограниченной ответственностью "Хавейл Мотор Рус"), который принял на себя обязательства расширить сферу деятельности истца и оказываемых услуг путем открытия дилерского центра "TANK". В свою очередь истец для сопровождения использования спорного обозначения получил права администрирования доменного имени TANK.RU, а также обратился в Роспатент с заявками на регистрацию обозначений "", "" в отношении услуг 35-го класса "агентства по импорту-экспорту; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; маркетинг; реклама; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг, предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; консультации по вопросам организации и управления бизнесом" МКТУ.

Суд учитывает, что вопрос о сходстве до степени смешения товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 470592 и названных обозначений фактически разрешен административным органов, который отказал в принятии положительного решений по заявкам N 2022712495, N 2022712542, противопоставив им средство индивидуализации общества.

Сравнив с позиции рядового потребителя приведенные обозначения, суд отмечает их сходство за счет тождества входящего в них доминирующего словесного элемента, который акцентирует на себе внимание в первую очередь и несет в себе основную индивидуализирующую функцию.

Кроме того, судебная коллегия принимает во внимание, что согласно разъяснениям, изложенным в пункте 40 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, подача истцом заявок в Роспатент на регистрацию товарного знака или сходного с ним товарного знака в отсутствие иных доказательств реального намерения использовать товарный знак сама по себе не является основанием досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием в соответствии с положениями статьи 1486 ГК РФ.

Между тем согласно перечню услуг 35-го классов МКТУ, указанных в упомянутых заявках истца, они однородны услугам 35-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак ответчика.

Наряду с этим при решении вопроса о заинтересованности истца судебная коллегия учитывает однородность заявленных в иске услуг деятельности истца, связанной продажей автомобилей, организацией мероприятий по их продвижению, рекламой, маркетингом, интернет-маркетингом.

С учетом изложенного суд признает обоснованными доводы истца о том, что осуществляемые им виды деятельности однородны услугам 35-го класса МКТУ "агентства по экспорту-импорту, демонстрация товаров, изучение рынка, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, реклама, распространение рекламных материалов, продвижение товаров (для третьих лиц), распространение образцов, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); управление процессами обработки заказов на покупки".

Доводы истца о заинтересованности, а также о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора ответчик не опровергает.

С учетом изложенного, судебная коллегия принимает во внимание положения пункта 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации согласно которым, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Исходя из положений статей 1484 и 1486 ГК РФ, закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ, исходя из разъяснений пункта 166 Постановления N 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

При этом для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Исходя из даты направления истцом предложения заинтересованного лица (09.06.2022), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 09.06.2019 по 08.06.2022 включительно.

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 1486 ГК РФ при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Анализ указанных положений позволяет сделать вывод о том, что ответчик должен доказать использование им товарного знака при оказании услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых установлена заинтересованность истца.

В подтверждение использования спорного товарного знака ответчик представил суду: лицензионный договор от 18.05.2022 с обществом с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Вортекс" и документы о его регистрации; рекламные буклеты, фотографии, листовки с применением товарного знака; протокол лабораторных исследований моющего средства "TANK" от 17.06.2017; документы о регистрации и исследованиях пенного моющего средства "TANK" от 04.07.2017; свидетельство о регистрации продукции "TANK" от 20.07.2016.

Суд отмечает, что лицензионный договор от 18.05.2022 и документы о его регистрации лишь подтверждают существование между ответчиком и обществом с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Вортекс" договорных правоотношений, что не является доказательством использования спорного средства индивидуализации в понимании требований, установленных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. Документарные сведения об оказании лицензиатом в рамках поименованного договора услуг 35-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак, ответчиком не раскрыты.

Деятельность по реализации своих товаров, подкрепленная фотоматериалами, протоколом лабораторных исследований моющего средства "TANK" от 17.06.2017, документом о регистрации и исследованиях пенного моющего средства "TANK" от 04.07.2017 и свидетельством о регистрации продукции "TANK" от 20.07.2016, не подпадает под понятие услуги, поскольку под услугой понимаются действия, направленные на оказание помощи, содействия другим лицам, то есть услуга оказывается третьим лицам.

При этом судебная коллегия отмечает, что согласно разъяснениям, изложенным в абзаце втором пункта 166 Постановления N 10 при установлении обстоятельств использования спорного товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается, если не доказана широкая известность этого знака. Доказательства широкой известности ответчиком не представлялись.

Довод общества о незначительном периоде времени, в течение которого оно являлось правообладателем товарного знака, подлежит отклонению: по смыслу статьи 1486 ГК РФ смена правообладателя товарного знака посредством отчуждения прав на него не изменяет исчисление трехлетнего срока и не свидетельствует о невозможности использования средства индивидуализации по причинам, не зависящим от правообладателя.

Общество не было лишено права представлять доказательства использования спорного товарного знака предшествующим правообладателем, однако своим правом не воспользовалось. Общество также должно было осознавать риски, связанные с приобретением неиспользуемого средства индивидуализации.

Исходя из изложенных обстоятельств, учитывая, что ответчиком не подтверждено фактическое использование товарного знака в отношении испрашиваемых истцом услуг, в то время как последний подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного средства индивидуализации в указанной выше части, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Судебные расходы с учетом принятого решения в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования иностранного лица Great Wall Motor Company Limited удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 470592 в отношении услуг 35-го класса "агентства по экспорту-импорту, демонстрация товаров, изучение рынка, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, реклама, распространение рекламных материалов, продвижение товаров (для третьих лиц), распространение образцов, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); управление процессами обработки заказов на покупки" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для которых он зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Старт" (ОГРН 1161832050676) в пользу иностранного лица Great Wall Motor Company Limited (2266, Chaoyang South Street, Baoding, 071000 Hebei, China, CN) 6 000 (шесть тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.Н. Чеснокова