Решение Суда по интеллектуальным правам от 1 марта 2023 г. по делу N СИП-360/2022 Суд отказал в удовлетворении исковых требований о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков, поскольку ответчиком подтверждено фактическое использование спорного товарного знака в трехлетний период, предшествующий обращению с предложением заинтересованного лица

Решение Суда по интеллектуальным правам от 1 марта 2023 г. по делу N СИП-360/2022

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 22 февраля 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 1 марта 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Борисовой Ю.В.,

судей - Пашковой Е.Ю., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Масловой Е.Ю.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление акционерного общества "Мединторг" (ул. Сущёвская, д. 19, стр. 5, пом. I, оф. 206, Москва, 127055, ОГРН 1037739371900) к иностранному лицу RowaWagner Gmbh & Co KG Arzneimittelfabrik (Frankenforster Strasse 77, 51427 BergischGladbach (DE) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации N 225137 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "Мединторг" - Рябов В.Н. (по доверенности от 10.03.2022), Неструев А.М. (по доверенности от 06.02.2021);

от иностранного лица RowaWagner Gmbh & Co KG Arzneimittelfabrik - Струц Т.В. (по доверенности от 12.05.2022), Чиженок М.В. (по доверенности от 12.05.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Мединторг" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу RowaWagner Gmbh & Co KG Arzneimittelfabrik (далее - иностранное лицо) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации N 225137.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2022 исковое заявление общества оставлено без рассмотрения ввиду несоблюдения истцом досудебного порядка урегулирования спора.

Не согласившись с названным определением суда первой инстанции, общество обратилось в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.10.2022 определение Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2022 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

В обоснование заявленных требований общество указало на то, что с 1994 года осуществляет на территории Российской Федерации полный комплекс услуг по регистрации и дистрибуции фармацевтической продукции и иммунобиологических препаратов, имеет лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, является держателем регистрационных удостоверений на ряд лекарственных препаратов.

Кроме того, общество обратилось в Роспатент с заявкой N 2021789235 на государственную регистрацию товарного знака "" в отношении товаров 05-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Поскольку ответчик спорный товарный знак не использует, общество в его адрес направило предложение заинтересованного лица о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

В этой связи истец просил удовлетворить заявленные требования о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации спорного товарного знака.

Роспатент представил отзыв, просил рассмотреть дело в отсутствие своего представителя.

Ответчик представил письменные пояснения, в которых просил отказать обществу в удовлетворении исковых требований.

Дополнительно истцом и ответчиком правовые позиции раскрыты в многочисленных процессуальных документах, поступивших в суд.

В судебном заседании 22.02.2023 представители общества поддержали доводы, изложенные в исковом заявлении.

Представители ответчика возражали против удовлетворения заявленных требований.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, не явился, своего представителя не направил, что в силу положений части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Как следует из материалов дела и установлено судом, товарный знак "" по международной регистрации N 225137 зарегистрирован 29.10.1959 на имя иностранного лица, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05-го класса МКТУ "лекарства, а именно препараты для лечения заболеваний почек".

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака, а также на неиспользование правообладателем товарного знака, истец направил 09.02.2022 в адрес ответчика соответствующее предложение.

Не получив согласия на отчуждение товарного знака, а также в связи с необращением правообладателя товарного знака в Роспатент с заявлением об отказе от права на товарный знак в отношении соответствующих товаров, истец по истечении двухмесячного срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении и отзыве на него, заслушав мнение представителей истца и ответчика, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, судебная коллегия пришла к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных исковых требований о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака на территории Российской Федерации в связи со следующим.

В силу положений пункта 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Досудебный порядок урегулирования спора соблюден, досудебное предложение направлено истцом ответчику в установленном законом порядке и сроки. В данном конкретном случае направление предложения заинтересованного лица на русском языке достигло своей промежуточной цели: переписка заинтересованного лица и правообладателя началась. В рамках этой переписки суть положений статьи 1486 ГК РФ и предмет спора были разъяснены на английском языке. При новом рассмотрении дела судом первой инстанции соблюдение истцом досудебного порядка ответчиком не оспаривается.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Вместе с тем, в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Истцом в подтверждение заинтересованности представлены документы на материальном носителе и в электронном виде, в том числе: информация о товарном знаке по международной регистрации N 225137, уведомление о предоставлении правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 225137 на территории Российской Федерации, информация о компании с официального сайта общества, сведения из Государственного реестра лекарственных препаратов, сведения о предложении к продаже лекарственных препаратов "Псевдовак", "Флутамид", "Флюваксин", информация о заявке на регистрацию товарного знака "РОВАТИНЕКС" N 2021789235, уведомление Роспатента о несоответствии заявки требованиям статьи 1483 ГК РФ, выписка из приказа Генерального директора общества от 17.11.2021 N 25/ЛП, переписка с представителем ответчика, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) в отношении общества, выписка из торгового реестра в отношении ответчика, копия свидетельства о государственной регистрации общества, фотографии упаковки БАД "БЕСТДЖЕК", информационная справка о бенефициарных владельцах открытого акционерного общества "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга" (далее - общество Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга"), список лиц, аффилированных с обществом "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга", выписка из ЕГРЮЛ в отношении общества "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга", информация с официального сайта общества "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга", распечатки с сайта https://medi.ru/, изображение лекарственного препарата "Кромоспир", сведения из реестра лекарственных препаратов в отношении ЛС "Кромоспир", заключение специалиста (лингвиста) от 08.02.2023 N 6832.

Сопоставив спорный товарный знак по международной регистрации N 225137 "" и заявленное на регистрацию истцом обозначение "" (заявка N 2021789235), судебная коллегия приходит к выводу об их сходстве за счет сходства словесного элемента "Роватинекс"/"Rowatinex" (в транслиттерации), выполняющего в сравниваемых обозначениях основную индивидуализирующую функцию, оценивает степень сходства как высокую. Сходство сравниваемых обозначения и товарного знака ответчиком не оспаривается.

Согласно правовой позиции, содержащейся в пункте 162 Постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Товары 05-го класса МКТУ, указанные в перечне регистрации спорного товарного знака ("лекарства, а именно препараты для лечения заболеваний почек"), в отношении которых истец просит прекратить правовую охрану, и товары истца, в отношении которых он осуществляет и (или) осуществил подготовительную деятельность, а также в отношении которых подал заявление на регистрацию обозначения в качестве товарного знака ("добавки пищевые; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые белковые; биологически активные добавки к пище (БАД); препараты фармацевтические"), совпадают как род/вид, имеют один и тот же круг потребителей и могут быть отнесены ими к одному и тому же источнику происхождения. Степень сходства оценивается как определенная.

Таким образом, существует вероятность смешения сравниваемых обозначения истца и товарного знака ответчика в гражданском обороте.

В этой связи судебная коллегия приходит к выводу о том, что истец является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака на территории Российской Федерации.

Доводы ответчика о том, что обществом не доказана заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку из документов истца не следует, что он является производителем лекарственных средств, подлежат отклонению. Действующее законодательство не содержит требований о том, что лицо, обращающееся в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, должно быть именно производителем какого-либо лекарственного средства.

Как следует из представленных материалов, истец вправе осуществлять деятельность, направленную на введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации лекарственных препаратов, что подтверждается информацией из общедоступных источников, является держателем регистрационных удостоверений на лекарственные препараты. Общество также осуществляет введение в гражданский оборот биологических активных добавок к пище (является дистрибьютором данной продукции). Кроме того, общество осуществило подготовительные действия, подало заявку в административный орган о регистрации сходного с товарным знаком ответчика обозначения в отношении однородных товаров.

Относительно доводов ответчика о том, что действия общества по подаче искового заявления, а также подача заявки на регистрацию товарного знака в отношении обозначения "РОВАТИНЕКС" являются злоупотреблением правом, судебная коллегия отмечает следующее.

Пунктом 1 статьи 10 ГК РФ установлена недопустимость осуществления гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действий в обход закона с противоправной целью, а также иного заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В силу пункта 2 статьи 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

При этом добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу вышеприведенных норм добросовестным поведением является поведение, ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Под злоупотреблением правом понимается поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему права, сопряженное с нарушением установленных в статье 10 ГК РФ пределов использования гражданских прав, осуществляемое с незаконной целью или незаконными средствами, нарушающее при этом права и законные интересы других лиц и причиняющее им вред или создающее для этого условия.

Для установления наличия или отсутствия злоупотребления участниками гражданско-правовых отношений своими правами необходимо исследование и оценка конкретных действий и поведения этих лиц с позиции возможных негативных последствий для этих отношений, для прав и законных интересов иных граждан и юридических лиц.

При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Между тем иностранным лицом не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что действия общества направлены исключительно на причинение вреда ответчику. Истец, осуществивший подготовительные действия к использованию обозначения, сходного с товарным знаком истца в отношении однородных товаров, полагая, что отсутствуют надлежащие доказательства в подтверждение использования ответчиком в трехлетний период на территории Российской Федерации спорного товарного знака, обратился за судебной защитой в установленном законом порядке и сроки.

Кроме того, согласно пояснениям истца в судебном заседании 22.02.2023 доводы ответчика о единственной цели - захватить товарный знак являются несостоятельными, поскольку в рамках проводимых переговоров истец предлагал заключение с ответчиком соответствующего договора, условия которого предполагали сохранение исключительного права на товарный знак за ответчиком.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

На основании положений статьи 1486 ГК РФ решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Исходя из даты направления истцом предложения заинтересованного лица (09.02.2022), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 09.02.2019 по 08.02.2022 включительно.

Ответчиком в подтверждение использования спорного товарного знака представлены на материальном носителе и в электронном виде следующие документы, в частности: сведения из Государственного реестра лекарственных средств в отношении лекарственного препарата "РОВАТИНЕКС" N ЛСР-006862/08, копия договора "Техническое соглашение" от 27.10.2011 с переводом на русский язык, сведения из Реестра бенефициарных владельцев компании Рова Фармасьютикалз Лтд, с переводом на русский язык, копии счетов компании Орникс Оу N 1/12, N 2/12, N 1/02, N 1/10, N 2/10, N 01/02 и N 02/02 с переводом на русский язык, копии международных транспортных накладных N 2204961393, N 2204819668, N 2204918146, N 2204874704, N 2205017719 с переводом на русский язык, копии таможенных деклараций N 10228010/230721/0332598, N 10228010/130921/0423108, N 10228010/271021/0514617, N 10228010/271021/0514620, N 10228010/181221/3048450, N 10228010/181221/3048456, копии товарных накладных общества с ограниченной ответственностью "Свич-Стор" (далее - общество "Свич-Стор") N 77, N 4, N 22, сведения из автоматизированной информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения о вводе в гражданский оборот в Российской Федерации лекарственного препарата "Роватинекс" за период с 27.07.2021 по 08.02.2022, инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата "РОВАТИНЕКС", утвержденная Минздравом Российской Федерации, фотографии образца лекарственного препарата "РОВАТИНЕКС" производственной серии 8451С, образец лекарственного препарата "Роватинекс" производственной серии 8452С (дата производства 01.2021), приобретенного в аптеке общества с ограниченной ответственностью АС "Эвалар" 06.06.2022, в картонной упаковке с инструкцией по медицинскому применению, кассовым и товарным чеком, заверенные копии заявлений общества с ограниченной ответственностью "Свич-Стор" от 02.08.2021, 20.09.2021, 01.11.2021, 18.12.2021 о соответствии ввезенного лекарственного препарата "Роватинекс" производственных серий 8451С и 8452С требованиям, установленным при государственной регистрации лекарственного препарата, статья "О толковании статьи 1486 ГК РФ", Гаврилов Э.П., "Патенты и лицензии", N 6, 2020 г., копия уведомления Роспатента о принятии обращения о несоответствии обозначения "РОВАТИНЕКС" по заявке N 2021789235 требованиям законодательства, копия нотариально заверенного и апостилированного уведомления о смене директоров компании РОВА Лимитед от 07.10.1980 с нотариально заверенным переводом на русский язык, копия нотариально заверенного и апостилированного свидетельства о смене наименования компании "РОВА Лимитед" на "Рова Фармасьютиклз Лимитед" от 08.06.1987 с нотариально заверенным переводом на русский язык, копия нотариально заверенной и апостилированной общей годовой декларации В1С компании Рова Фармасьютикалз Лимитед от 30.09.2021 с нотариально заверенным переводом на русский язык, нотариально заверенная декларация иностранного лица от 21.06.2022 с нотариально заверенным переводом на русский язык, нотариально заверенная декларация Рова Фармасьютиклз Лимитед от 21.06.2022 с нотариально заверенным переводом на русский язык, фотографии образца лекарственного препарата "РОВАТИНЕКС" ("ROWATINEX") производственной серии 8451С, копия кассового и товарного чеков, копия нотариально заверенного договора "Техническое соглашение" от 27.10.2011 с приложениями с нотариально заверенным переводом на русский язык, сведения из Реестра бенефициарных владельцев компании Рова Фармасьютикалз Лтд, копии счетов компании Орникс Оу N 1/12, N 2/12, N 1/02, N 2/09, N 01/10 и N 2/10, N 1/02, N 2/02, заверенные членом правления Орникс Оу с переводом на русский язык, копии международных транспортных накладных N 2204961393, N 2204819668, N 2204918146, N 2204874704, N 2205017719, заверенные членом правления Орникс Оу с переводом на русский язык, письмо дистрибьютора общества "Свич-Стор" от 02.12.2022 N 17/1 с приложением, решение Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-823/2019 от 16.07.2020, первые листы инструкций по применению лекарственных препаратов зарубежных производителей, сведения о предложениях о продаже лекарственного препарата "РОВАТИНЕКС" ("ROWATINEX") в сети Интернет аптеками "Верофарм" (www.wer.ru) 22.04.2021 и на сервисе "Здоровье Mail.ru" (health.mail.ru) 23.01.2021, сведения о лекарственном препарате "РОВАТИНЕКС" ("ROWATINEX") с сайта "Видаль - Лекарственные препараты в России" (www.vidal.ru) от 10.09.2016 и 27.05.2022, с сайта "Регистр лекарственных средств России РЛС" (www.rlsnet.ru) от 16.09.2021.

Суд по интеллектуальным правам, оценив представленные ответчиком доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрев доводы, изложенные истцом и ответчиком применительно к использованию спорного товарного знака, приходит к выводу о доказанности его использования иностранным лицом в трехлетний период на территории Российской Федерации.

Доводы истца о недоказанности ответчиком использования спорного товарного знака ответчиком ввиду того, что использование обозначения "РОВАТИНЕКС" не свидетельствует об использовании товарного знака, а также ввиду номинального характера использования и ввиду отсутствия доказательств использования спорного средства индивидуализации под контролем иностранного лица подлежат отклонению в силу следующего.

Принимая во внимание то, что спорный товарный знак зарегистрирован в отношении товара 05-го класса МКТУ - лекарственного средства, необходимо отметить, что обращение лекарственного препарата на территории Российской Федерации возможно при наличии соответствующего разрешения компетентного государственного органа, ввозимый и предлагаемый к продаже лекарственный препарат должен предназначаться для российского рынка, то есть соответствовать требованиям и характеристикам, в том числе иметь утвержденную компетентным органом упаковку, маркировку и инструкцию по медицинскому применению.

Во исполнение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком в материалы дела представлены доказательства того, что обращающийся на российском рынке лекарственный препарат "РОВАТИНЕКС" ("ROWATINEX") производится аффилированной с правообладателем товарного знака "ROWATINEX" компанией Рова Фармасьютикалз Лтд (Ирландия) по заказу правообладателя товарного знака "ROWATINEX". Компания Рова Фармасьютикалз Лтд с 22.08.2008 и по настоящее время является держателем регистрационного удостоверения N ЛСР-006862/08 на соответствующий лекарственный препарат, то есть является лицом, получившим разрешение на обращение данного лекарственного препарата на российском рынке.

Судебная коллегия принимает во внимание позицию ответчика, согласно которой производимый на основании регистрационного удостоверения N ЛСР006862/08 лекарственный препарат "РОВАТИНЕКС" ("ROWATINEX") предназначен исключительно для Российской Федерации, действия правообладателя и аффилированной с ним компании Рова Фармасьютикалз Лтд по производству данного препарата направлены на его введение в гражданский оборот на территории России. При этом обозначение "ROWATINEX" размещено в заголовке инструкции по медицинскому применения этого препарата по заказу правообладателя для индивидуализации данного товара при его обращении на территории Российской Федерации.

Факт размещения товарного знака "ROWATINEX" на инструкции к соответствующему препарату "РОВАТИНЕКС" истцом не оспаривается, в частности, в ходе судебного заседания 22.02.2023 представитель общества "Мединторг" представил на обозрение суду упаковку препарата, на инструкции к которому указан спорный товарный знак.

В этой связи судебная коллегия приходит к выводу, что материалами дела подтверждена связь между волеизъявлением правообладателя товарного знака по размещению обозначения "ROWATINEX" в товаросопроводительных документах (инструкции по медицинскому применению) и использованием этого обозначения для индивидуализации лекарственного препарата при его обращении на территории Российской Федерации.

Кроме того, судебная коллегия на основании анализа представленных в материалы дела доказательств приходит к выводу, что компания Орникс Оу (Эстония, поставщик товара на территорию Российской Федерации) и общество "Свич-Стор" (импортер и дистрибьютор) осуществляют деятельность по поставке и обращению лекарственного препарата "РОВАТИНЕКС" ("ROWATINEX") на российском рынке с согласия, по договору и с полномочиями от производителя лекарственного препарата - компании Рова Фармасьютикалз Лтд, аффилированной с правообладателем товарного знака.

Дополнительно необходимо отметить, что в силу положений пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Аргументы общества о том, что использование товарного знака "ROWATINEX" в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата не является надлежащим использованием товарного знака, не основаны на нормах права.

Доводы истца о том, что нанесение товарного знака на соответствующую инструкцию к лекарственному препарату не может подтверждать использование спорного товарного знака, поскольку потребитель не знакомится с содержанием инструкции до приобретения препарата, также подлежат отклонению, поскольку лекарственный препарат не может быть введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации без вложенной в упаковку инструкции по медицинскому применению, предназначенной для информирования потребителя о назначении препарата (с целью осуществления правильного выбора потребитель может с ней ознакомиться перед приобретением соответствующего препарата).

При этом судебная коллегия соглашается с позицией иностранного лица о том, что размещение товарного знака на первичной потребительской упаковке не является единственным возможным способом надлежащего использования товарного знака.

Как справедливо отмечает ответчик, формирование представления потребителя об индивидуализирующих признаках товара происходит не только при выборе препарата перед его покупкой, но и в процессе его потребления: товарные знаки могут размещаться на вторичной потребительской упаковке (например, на блистере, содержащем таблетки) и даже на самой лекарственной форме препарата (например, на капсуле или таблетке), чтобы избежать смешения препаратов в процессе их применения.

Кроме того, в рассматриваемый трехлетний период времени лекарственный препарат "РОВАТИНЕКС" ("ROWATINEX") предлагался к продаже в Российской Федерации и посредством сети "Интернет", в частности, на сайтах аптечных сетей, указанные предложения сопровождались информацией о латинском наименовании лекарственного препарата - "ROWATINEX" либо текстом инструкции по медицинскому применению, содержащей это латинское наименование.

Как следует из представленных ответчиком архивных страниц, латинское наименование лекарственного препарата "ROWATINEX" приводилось в популярных онлайновых справочниках лекарственных средств (например, "Видаль - Лекарственные препараты в России" (www.vidal.ru) и "Регистр лекарственных средств России РЛС" (www.rlsnet.ru)).

В соответствии с пунктом 38 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015, использование обозначения в документации, сопровождающей товар, может быть признано надлежащим использованием товарного знака, при условии, что сопровождаемый этой документацией товар был введен в гражданский оборот и доведен до потребителя, чтобы исключить возможность сохранения действия неиспользуемого товарного знака путем производства партии товара без его последующей реализации потребителю.

Проанализировав представленные ответчиком документы, подтверждающие введение в гражданский оборот соответствующего лекарственного препарата в спорный трехлетний период, судебная коллегия с учетом характера и объемов поставок отклоняет как не основанные на материалах дела аргументы общества о номинальном характере использования.

В связи с тем, что материалами дела подтверждено использование ответчиком именно спорного товарного знака, представленное истцом заключение специалиста о проведении лингвистического исследования от 08.02.2023 N 6832, согласно которому обозначения "ROWATINEX" и "РОВАТИНЕКС" имеют фонетическое и графическое различие, не опровергают вышеуказанных выводов суда. Кроме того, фактически данное заключение представляет собой частное мнение лица, не привлеченного к участию в деле.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что ответчиком подтверждено фактическое использование спорного товарного знака в трехлетний период, предшествующий обращению с предложением заинтересованного лица, несмотря на подтверждение истцом своей заинтересованности в досрочном прекращении его правовой охраны, суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения исковых требований.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования акционерного общества "Мединторг" (ОГРН 1037739371900) к иностранному лицу RowaWagner Gmbh & Co KG Arzneimittelfabrik (Frankenforster Strasse 77, 51427 BergischGladbach (DE) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации N 225137 вследствие его неиспользования оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Н.Н. Погадаев