Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 июля 2020 г. по делу N СИП-823/2019 Суд оставил без удовлетворения требование истца о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку его действия по оспариванию факта введения ответчиком в гражданский оборот на территории РФ спорного товара, а, следовательно, и по использованию им спорного товарного знака, являются злоупотреблением правом

Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 июля 2020 г. по делу N СИП-823/2019

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 12 ноября 2020 г. N С01-1199/2020 по делу N СИП-823/2019 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 14 июля 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 16 июля 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Булгакова Д.А., Силаева Р.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Далгатовым М.Р.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Розлекс Фарм" (ул. Заводская, д. 1, пгт. Редкино, Конаковский р-н, Тверская обл., 171261, ОГРН 1046908000908)

к иностранному лицу VMG PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED (619/19, 1st Floor Chattarpur Main Road DELHI DL 110074 India)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 479821 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Розлекс Фарм" - Савиных Т.В. (по доверенности от 11.07.2019);

от иностранного лица VMG PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED - Бражников В.С. и Гурова Е.Л. (по совместной доверенности от 06.07.2018).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Розлекс Фарм" (далее - общество "Розлекс Фарм") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу - VMG PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED (далее - компания) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 479821 в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для индивидуализации которых он зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака общество "Розлекс Фарм" указывает на то, что оно уже длительное время осуществляет предпринимательскую деятельность по производству и реализации лекарственных средств для медицинского применения, являясь крупным предприятием фармацевтической промышленности.

Общество "Розлекс Фарм" отмечает, что применяемая им система менеджмента качества продукции соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в отношении разработки, производства, хранения и реализации нестерильных лекарственных препаратов, не требующих специального выделения в отдельное производство.

Общество "Розлекс Фарм" также ссылается на то, что им подана в Роспатент заявка N 2019751344 на регистрацию обозначения "" в качестве товарного знака в отношении товаров 5-го класса МКТУ, по которой, как полагает общество, Роспатентом будет отказано в регистрации товарного знака по причине наличия регистрации тождественного заявленному обозначению товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 479821 в отношении однородных товаров 5-го класса МКТУ.

Компания в отзыве не согласилась с данными требованиями, ссылаясь на использование спорного товарного знака в течение последних трех лет, предшествующих дате направления предложения со стороны общества.

Компания указывает на то, что она является производителем лекарственного препарата "Квинизол" - покрытых пленочной оболочкой таблеток "Квинизол" по 500 мг, которые вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации путем поставки соответствующей продукции российским юридическим лицам для дальнейшей ее реализации.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв на исковое заявление, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

Обществом "Розлекс Фарм" 02.03.2020 представлены письменные пояснения на отзыв ответчика, в которых оно ссылается на недоказанность компанией фактов производства товара с товарным знаком "Квинизол" и введения этого товара в гражданский оборот, что в совокупности свидетельствует о неиспользовании компанией в своей деятельности спорного товарного знака.

Общество "Розлекс Фарм" представило 04.03.2020 письменные пояснения о том, что представленные компанией счета-фактуры и грузовые авианакладные не могут подтверждать использование спорного товарного знака, поскольку содержат обозначение "Qunizol", которое произносится и читается как "кунизол", за счет чего возникает впечатление, отличное от восприятия спорного товарного знака со словесным элементом "КВИНИЗОЛ" (KVINIZOL).

Компания в поступившем в суд 05.03.2020 ходатайстве о приобщении дополнительных материалов ссылается то, что судебными актами по делу N А40-236158/2018 установлен факт поставки ею в 2017 году обществу "Розлекс Фарм" партии лекарственного препарата "Квинизол", а также указывает на факты поставок указанного препарата обществу с ограниченной ответственностью "Алкеми Фарма", что подтверждается соответствующими товарораспорядительными документами.

В письменных пояснениях, поступивших в суд 20.03.2020, общество "Розлекс Фарм" полагает, что представленными ответчиком доказательствами не подтверждается факт введения товара, маркированного обозначением "Квинизол", в гражданский оборот на территории Российской Федерации ни самом правообладателем, ни его лицензиатом, ни иным лицом под контролем правообладателя, а сам по себе факт производства или импорта маркированных товарным знаком товаров не является доказательством использования товарного знака, поскольку одного намерения использовать товарный знак не достаточно для сохранения правовой охраны.

Компания 23.03.2020 представила письменные пояснения, согласно которым в действиях истца усматриваются признаки злоупотребления правом, так как истец, получив от ответчика лекарственный препарат "Квинизол", упаковав его и осуществив реализации, при этом обратился с иском о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего компании товарного знака, зная о том, что названный лекарственный препарат вводился в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Компания полагает, что представленные ею доказательства использования спорного товарного знака в полной мере подтверждают факт введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации лекарственного препарата "Квинизол" путем поставки, в том числе обществу "Розлекс Фарм", с целью дальнейшей розничной реализации другим лицам.

Настоящее дело рассматривалось судом в составе председательствующего судьи Снегура А.А., судей Васильевой Т.В., Силаева Р.В.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2020 судья Васильева Т.В. заменена на судью Булгакова Д.А. на основании статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем судебное разбирательство по делу производится с самого начала.

В судебном заседании, состоявшемся 14.07.2020, представитель общества "Розлекс Фарм" настаивал на удовлетворении исковых требований.

Представители компании возражали против удовлетворения исковых требований.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд не направил, в связи с чем дело рассмотрено на основании части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие его представителя. Вместе с тем при подготовке дела к судебному разбирательству от Роспатента поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя с последующим направлением копии судебного акта.

Как следует из материалов дела, компания является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 479821, зарегистрированного 01.02.2013 с приоритетом от 25.11.2011 по заявке N 2011738897 в отношении товаров 5-го класса МКТУ "медицинские и фармацевтические препараты и вещества".

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака в отношении товаров 5-го класса МКТУ, неиспользование правообладателем этого товарного знака для индивидуализации названных товаров, общество 15.07.2019 направило по юридическому адресу компании и в адрес ее представителя предложения о добровольном отказе от исключительного права на спорный товарный знак или о заключении договора об отчуждении исключительного права на этот товарный знак.

Не получив ответа компании на направленное предложение, общество по истечении двухмесячного срока, установленного частью 1 статьи 1486 ГК РФ, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, отзыве на него и письменных пояснениях, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнение представителей сторон, суд пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Обществом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленным в материалы дела предложением от 12.07.2019 о добровольном отказе от исключительного права на спорный товарный знак или об отчуждении исключительного права на него, адресованным компании (т. 1 л.д. 10-13), а также почтовыми квитанциями и описями вложения в ценное письмо (т. 1, л.д. 14-15), из которых следует факт направления предложения 15.07.2019, что компанией и Роспатентом не оспаривается.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Вместе с тем в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака обществом "Розлекс Фарм" представлены следующие документы: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества "Розлекс Фарм", согласно которой к основному виду деятельности этого лица относится производство лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях (ОКВЭД 21.20), к дополнительным - производство медицинских инструментов и оборудования (ОКВЭД 32.50), торговля оптовая фармацевтической продукцией (ОКВЭД 46.46), торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (ОКВЭД 47.73), торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.74); уведомление Роспатента о приеме и регистрации заявки N 2019751344 от 11.10.2019; выданная Министерством промышленности и торговли Российской Федерации лицензия от 27.12.2016 N 00138-ЛС на осуществление производства лекарственных средств; выданное Министерством промышленности и торговли Российской Федерации заключение N GMP-0116-000178/17 о соответствии производителя (иностранного производителя) лекарственных средств для медицинского применения требованиям Правил надлежащей производственной практики; выданный органом по сертификации Ассоциация по сертификации "Русский Регистр" сертификат соответствия системы менеджмента качества от 14.11.2018 N 18.2069.026.

Суд, оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимной связи, приходит к выводу о том, что истец является лицом, обладающим правом на осуществление деятельности, связанной с производством, хранением и реализацией лекарственных средств, в том числе нестерильных лекарственных препаратов.

Обществом также осуществлены подготовительные действия к использованию обозначения, сходного с принадлежащим компании товарным знаком, путем обращения 11.10.2019 с заявкой N 2019751344 на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения "" для индивидуализации товаров 5-го класса МКТУ.

В соответствии с разъяснением, содержащимся в пункте 162 Постановления N 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Сопоставив товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 479821 и обозначение "" по заявке N 2019751344 в соответствии с критериями, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), суд приходит к выводу о том, что данные обозначения обладают высокой (близкой к тождеству) степенью сходства.

Как следует из пункта 45 Правил N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 162 Постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Как отмечено в пункте 42 Обзора, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Руководствуясь вышеизложенными правилами, рекомендациями и разъяснениями по определению однородности товаров и услуг, судебная коллегия приходит к выводу о том, что производимые обществом "розлекс Фарм" товары "лекарственные средства" являются однородными товарам 5-го класса МКТУ "медицинские и фармацевтические препараты и вещества", в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.

При этом Суд по интеллектуальным правам исходит из того, что согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (далее - Закон об обращении лекарственных средств) лекарственные средства - это вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий. К лекарственным средствам относятся фармацевтические субстанции и лекарственные препараты.

В свою очередь, судебная коллегия полагает, что оборот медицинских и фармацевтических препаратов и веществ связан с медицинской и фармацевтической видами деятельности.

В соответствии с пунктом 33 статьи 4 Закона об обращении лекарственных средств фармацевтическая деятельность - деятельность, включающая в себя оптовую торговлю лекарственными средствами, их хранение, перевозку и (или) розничную торговлю лекарственными препаратами, их отпуск, хранение, перевозку, изготовление лекарственных препаратов.

Медицинская деятельность - профессиональная деятельность по оказанию медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях (пункт 10 статьи 2 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации").

В связи с этим судебная коллегия считает, что сравниваемые товары относятся к одному роду товаров, имеют одинаковое назначение (лечение и профилактика заболеваний), близкий круг потребителей, являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, что обуславливает возможность возникновения у потребителей представления об изготовлении этих товаров одним и тем же лицом.

При этом степень однородности изготовляемой и реализуемой обществом "Розлекс Фарм" продукции и товаров 5-го класса МКТУ "медицинские и фармацевтические препараты и вещества" спорного товарного знака следует квалифицировать как высокую.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что, принимая во внимание установленную судом высокую степень сходства товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 479821 с обозначением "" по заявке N 2019751344, высокую степень однородности товаров, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, и товаров, производимых и реализуемых обществом, а также товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, вероятность смешения потребителями этих обозначений в гражданском обороте является весьма высокой.

При таких обстоятельствах истца с формальной точки зрения следует признать лицом, заинтересованным в подаче иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 479821 в отношении товаров 5-го класса МКТУ "медицинские и фармацевтические препараты и вещества".

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Статьей 5C(1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (далее - Парижская конвенция), статьями 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС, заключено в г. Марракеше 15.04.1994) предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 166 Постановления N 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При этом при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 41 Обзора).

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Исходя из даты направления истцом в адрес ответчика предложения (15.07.2019), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорных товарных знаков, исчисляется с 15.07.2016 по 14.07.2019 включительно.

В подтверждение фактического использования спорного товарного знака компанией в материалы дела представлены следующие доказательства: постановление о возбуждении уголовного дела от 08.07.2019, вынесенное дознавателем ОМВД России по Конаковскому району; декларация о соответствии продукции от 21.11.2017 N 386534Д; письмо акционерного общества НПК "Катрен" от 22.07.2019 об изъятии и уничтожении препарата "Квинизол" производства общества "Розлекс Фарм"; письмо общества "Розлекс Фарм" от 18.07.2019 об отзыве из реализации лекарственного препарата "Квинизол" производства общества "Розлекс Фарм"; фотографии упаковки и блистера лекарственного средства "Квинизол" (МНН "Орнидазол"); счет-фактура от 27.10.2017 N VMG/461 и соответствующая грузовая авианакладная 082-71334745 с переводами на русский язык, согласно которым ответчиком в адрес истца поставлена партия лекарственного препарата "Квинизол"; решение Арбитражного суда города Москвы от 25.12.2018 по делу N А40-236158/2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.04.2019 по тому же делу; контракт от 02.10.2017 N ROZ-VMG/001, заключенный между компанией (продавец) и обществом "Розлекс Фарм" (покупатель); письмо Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) от 01.11.2017 N 01И-2720/17 со сведениями о лекарственных средствах (в том числе "Квинизол" производства компании, образцы которого отобраны у общества "Розлекс Фарм") по результатам испытаний которых принято решение о соответствии их качества требованиям нормативной документации; распечатка страницы с сайта Росздравнадзора; письмо общества с ограниченной ответственностью "АлФарма" (полное фирменное наименование - общество с ограниченной ответственностью "Алкеми Фарма" (далее - общество "Алкеми Фарма")) от 02.03.2020 N 405 с информацией о поставке в его адрес с февраля 2017 года лекарственного препарата "Квинизол", произведенного компанией на территории Республики Индия; заключенный между обществом "Алкеми Фарма" и иностранным лицом AQUARIUS ENTERPRISES контракт от 09.01.2019 N АР 02-2019 со спецификациями от 02.07.2019 N 2, от 17.10.2019 N 3; подписанное между обществом "Алкеми Фарма" и иностранным лицом AQUARIUS ENTERPRISES дополнительное соглашение от 01.07.2019 N 1 к контракту от 09.01.2019 N АР 02-2019; декларации о соответствии на лекарственный препарат "Квинизол" производства компании, выданные обществу "Алкеми Фарма"; письмо общества "Алкеми Фарма" в Росздравнадзор от 13.12.2019 N 284/1219 с подтверждением соответствия ввозимого лекарственного препарата "Квинизол" требованиям, установленным при его государственной регистрации; декларации на товары, подтверждающие ввоз в Российскую Федерацию лекарственного препарата "Квинизол" производства компании, декларант - общество "Алкеми Фарма"; письмо иностранного лица - Star medic (international) LTD (прежнее наименование - ARS OVERSEAS LTD) от 24.02.2020 N 125 о закупках лекарственного препарата "Квинизол" у компании с 2016 года; заключенный между обществом "Розлекс Фарм" и иностранным лицом ARS OVERSEAS LTD контракт от 19.07.2016 N ARS/001 на поставку лекарственного препарата "Квинизол" с инвойсами и авианакладной; декларации на товары, в которых в качестве отправителя указана компания, а в качестве получателя - общество "Розлекс Фарм"; декларации о соответствии от 22.11.2017 на лекарственный препарат "Квинизол", выданные обществу "Розлекс Фарм"; паспорт от 13.11.2017 N 70/17 (номер серии (партии) JDQE702) на лекарственный препарат "Квинизол", выданные обществу "Розлекс Фарм"; счет от 07.02.2017 VMG/409, подтверждающий поставку ответчиком истцу партии JDQE702 лекарственного препарата "Квинизол"; авианакладная на поставку названной партии; счет от 11.09.2019 АЕ/301/2019-20, подтверждающий поставку обществу "Алкеми Фарма" партии лекарственного препарата "Квинизол"; авианакладная на поставку данной партии; счет от 26.07.2016 VMG/341, подтверждающий поставку ответчиком истцу партии JDQE601 лекарственного препарата "Квинизол"; авианакладная на указанную поставку; счет от 17.01.2017 VMG/399, подтверждающий поставку ответчиком истцу партии JDQE701 лекарственного препарата "Квинизол"; авианакладная на названную поставку.

Суд по интеллектуальным правам, оценив представленные ответчиком доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрев доводы, изложенные истцом и ответчиком применительно к использованию спорного товарного знака, пришел к выводу о доказанности ответчиком использования спорного товарного знака в трехлетний период, предшествующий обращению с предложением заинтересованного лица, для индивидуализации товаров 5-го класса МКТУ "медицинские и фармацевтические препараты и вещества".

В соответствии со статьей 127 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (приложение N 1 к подписанному в г. Москве 11.04.2017 Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза), товары, перемещаемые через таможенную границу Союза, и иные товары в случаях, установленных настоящим Кодексом, для нахождения и использования на таможенной территории Союза, вывоза с таможенной территории Союза и (или) нахождения и использования за пределами таможенной территории Союза подлежат помещению под таможенные процедуры, если иное не установлено настоящим Кодексом.

В пунктах 1, 2 статьи 104 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза закреплено, что товары подлежат таможенному декларированию при их помещении под таможенную процедуру. Таможенное декларирование осуществляется декларантом либо таможенным представителем, если иное не установлено названным Кодексом.

В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 105 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза декларация на товары является одним из видов таможенной декларации, применяемой при таможенном декларировании, и используется при помещении товаров под таможенные процедуры.

Согласно подпунктам 2 и 4 пункта 1 статьи 106 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза в декларации на товары подлежат указанию, в частности сведения:

о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе товаров;

о товарах: происхождение товаров, наименование страны отправления и страны назначения, товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Из совокупности представленных доказательств следует, что компания является производителем лекарственного препарата "Квинизол", который с 2016 года поставляется как непосредственно ею, так и иными иностранными лицами (индийскими компаниями) покупателям (российским юридическим лицам, в том числе обществу "Розлекс Фарм"). Наименование лекарственного препарата "Квинизол" указывалось на товаросопроводительных документах (декларациях на товары, счетах, авианакладных).

По смыслу подпункта 3 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ указание товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, признается использованием товарного знака.

Факт поставки обществу "Розлекс Фарм" компанией лекарственного препарата "Квинизол" в нерасфасованном виде для последующей упаковки и реализации помимо представленных контракта, счетов и авианакладных подтверждается также судебными актами по делу N А40-236158/2018. При этом общество "Розлекс Фарм" не отрицает указанные факты, что в том числе признано представителем этого лица в судебном заседании.

Кроме того, в судебном заседании в порядке, предусмотренном статьей 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, произведен осмотр представленной ответчиком упаковки лекарственного препарата "Квинизол" (МНН "Орнидазол") и было установлено: в упаковке содержится 10 таблеток, упаковка покрыта пленочной оболочкой, объем 500 мг, на упаковке с обратной стороны указана информация о производителе - VMG PHARMACEUTICALS (Индия), о лице, которое произвело упаковку товара, - ООО "Розлекс Фарм" (Россия), дата производства октябрь 2017 года, годен до сентября 2020 года, серия (партия) JDQE702.

При этом на упаковку также нанесен штрих-код товара и указание розничного продавца - ООО "Аптека РИГЛА", что по совокупности обстоятельств свидетельствует о том, что данный товар был введен в гражданский оборот путем его розничной продажи.

Представитель истца в судебном заседании не оспаривал факт упаковки им поставленного ответчиком лекарственного препарата и не заявлял о фальсификации ответчиком данного доказательства в порядке, предусмотренном статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судебная коллегия отклоняет довод общества о неотносимости представленных доказательств к спорному товарного знаку по причине отсутствия полного тождества обозначений "Квинизол" и "Qunizol", поскольку в силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ для целей этой статьи Кодекса использованием товарного знака признается его использование с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Согласно подпункту 2 пункта "С" статьи 5 Парижской конвенции применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку. Данное положение допускает существование незначительных различий между формой, в которой знак зарегистрирован, и формой, в которой он применяется, а также отличий от той формы, в которой знак был впервые зарегистрирован. При этом обязательным условием правовой охраны товарного знака является допущение использования только таких отличий, которые не изменяют характерных черт товарного знака.

При сравнении обозначений, используемых правообладателем для индивидуализации товаров и услуг, и обозначения, которому предоставлена правовая охрана, суд обязан учитывать, что вывод об использовании обозначения с незначительными изменениями должен быть основан на восприятии не отдельных элементов, а товарного знака в целом (общего впечатления).

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.10.2018 по делу N СИП-154/2018.

Кроме того, суд отмечает, что в ряде имеющихся в материалах дела товаросопроводительных документов, в том числе подтверждающих поставку в адрес общества "Розлекс Фарм", лекарственный препарат поименован как "Квинизол", то есть в том виде как и спорный товарный знак.

Суд по интеллектуальным правам также считает заслуживающим внимания довод компании о наличии в действиях общества "Розлекс Фарм" по оспариванию факта введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации лекарственного препарата "Квинизол" и, соответственно, использования спорного товарного знака, признаков злоупотребления правом.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 10 ГК РФ установлено, что в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 этой же статьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены настоящим Кодексом.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 указанного Кодекса), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, суд исходит из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм и их официальных разъяснений, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица.

Из приведенных выше правовых норм также следует, что под злоупотреблением правом понимается и ситуация, когда лицо действует формально в пределах предоставленных ему прав, но недозволенным способом, и целью его действий является обход установленных в целях защиты прав другого лица обязательных требований и ограничений.

Суд по интеллектуальным правам, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства и доводы сторон, пришел к выводу о недобросовестности поведения общества "Розлекс Фарм", которое заведомо зная, что компания, начиная с 2016 года поставляла в его адрес партии нерасфасованного лекарственного препарата "Квинизол", который затем упаковывался обществом "Розлекс Фарм" и вводился в дальнейший оборот в Российской Федерации, вместе с тем оспаривает факт введения указанного товара в гражданский оборот, основываясь на отсутствии у компании доказательств последующей реализации упакованного товара.

При этом из представленных в материалы дела постановления о возбуждении уголовного дела от 08.07.2019, вынесенного дознавателем ОМВД России по Конаковскому району, декларации о соответствии продукции от 21.11.2017 N 386534Д; письма акционерного общества НПК "Катрен" от 22.07.2019 об изъятии и уничтожении препарата "Квинизол" производства общества "Розлекс Фарм", письма общества "Розлекс Фарм" от 18.07.2019 об отзыве из реализации лекарственного препарата "Квинизол" производства общества "Розлекс Фарм" усматривается, что общество "Розлекс Фарм" организовало самостоятельное производство лекарственного препарата "Квинизол" и его реализацию на территории Российской Федерации.

Последовательность и содержание действий общества "Розлекс Фарм" по невыполнению обязательств по договору поставки, заключенному с компанией (неоплате поставленных товаров), началу производства и реализации собственной продукции под тем же наименованием, по предъявлению иска о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, по заявлению доводов о неиспользовании компанией спорного товарного знака на территории Российской Федерации свидетельствуют о недобросовестности поведении общества "Розлекс Фарм", поскольку перечисленные действия очевидно осуществляются с намерением причинить вред компании, являющейся правообладателем спорного товарного знака и производителем лекарственного препарата, маркируемого этим товарным знаком.

С учетом изложенной совокупности установленных обстоятельств судебная коллегия приходит к выводу о том, что действия общества "Розлекс Фарм" по оспариванию факта введения на территории Российской Федерации лекарственного препарата "Квинизол" производства компании в гражданский оборот, а, следовательно, и по использованию компанией спорного товарного знака, следует признать злоупотреблением правом, запрет на которое установлен статьей 10 ГК РФ.

Установление злоупотребления правом со стороны истца означает, что заявленным им интерес, преследуемый при обращении в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, не подлежит правовой защите.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.11.2019 по делу N СИП-182/2019.

Соответственно, установление противоправности интереса при обращении с иском по настоящему делу свидетельствует об отсутствии оснований для его судебной защиты по требованию о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака по смыслу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ.

С учетом изложенного, установленные судом обстоятельства наличия в действиях общества злоупотребления правом являются самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10.

При таких обстоятельствах требование общества "Розлекс Фарм" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 479821 в отношении товаров 5-го класса МКТУ, для индивидуализации которых он зарегистрирован, вследствие его неиспользования удовлетворению не подлежит.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Розлекс Фарм" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судьи

Д.А. Булгаков

Р.В. Силаев