Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 марта 2023 г. по делу N СИП-144/2022 Суд отказал в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку истец не доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении испрашиваемых товаров

Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 марта 2023 г. по делу N СИП-144/2022

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 14 марта 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 16 марта 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Лапшиной И.В., Чесноковой Е.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Маковецкой Н.П. рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление иностранного лица URIACH ITALY, S.R.L. (Palazzo F6, Assago Milanofiori Strada 1 1-20090 ASSAGO, MILANO, Italy) к Бризанову Леониду Игоревичу (Москва) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 598128 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995,ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица URIACH ITALY, S.R.L. - Абраменко О.И. (по доверенности от 16.02.2022);

от Бризанова Леонида Игоревича - Лобова Е.С. (по доверенности от 30.07.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо URIACH ITALY, S.R.L. (далее - истец, компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к Бризанову Леониду Игоревичу (далее - ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 598128 в отношении всех товаров Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), в отношении которых он зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В отзыве на исковое заявление ответчик указывает на отсутствие оснований для удовлетворения исковых требований, ссылаясь на незаинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а также на использование спорного средства индивидуализации в спорный трехлетний период.

Роспатент в отзыве на исковое заявление указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака относится к компетенции Суда по интеллектуальным правам, просил рассмотреть дело в отсутствие своего представителя.

В судебном заседании 14.03.2023 представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме.

Представитель ответчика просил в удовлетворении исковых требований отказать.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальном сайте арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направил, в связи с чем дело рассмотрено на основании части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие его представителей.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований исходя из нижеследующего.

Судом установлено, что ответчик является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 598128 с датой приоритета 24.12.2015, зарегистрированного 08.12.2016 в отношении товаров 5-го класса МКТУ "добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; крахмал для диетических или фармацевтических целей".

Ссылаясь на свою заинтересованность в использовании сходного с данным товарным знаком обозначения в отношении однородных товаров и полагая, что он не используется правообладателем в отношении данных товаров в течение трех лет, предшествующих дате направления предложения заинтересованного лица, истец обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что соответствует положениям абзаца четвертого пункта 1 статьи 1486 ГК РФ и подтверждается представленным в материалы дела предложением истца заинтересованного лица с доказательствами его направления 16.11.2021 ответчику, а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения и тридцатидневный срок на подачу искового заявления (исковое заявление подано в суд 14.02.2022).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Согласно пункту 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

В силу разъяснений, изложенных в пункте 162 Постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец указал на то, что им был получен отказ Роспатента в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку "COLPOFIX" по международной регистрации N 1540223 для товаров 5-го класса МКТУ, однородных товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 598128.

Истец отмечает, что производит и реализует товары, маркированные обозначением "COLPOFIX", а именно - вагинальный спрей-гель от ВПЧ-индуцированных изменений (вирус папилломы человека). Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение используется истцом при оформлении упаковки данного товара, при рекламировании продукции, в том числе в средствах массовой информации, и ее реализации.

В подтверждение указанного обстоятельства компания представила макет упаковки товара, содержащей обозначение "COLPOFIX", скриншоты страниц социальных сетей, содержащих информацию о производимом товаре, скриншоты интернет-страниц различных маркетплейсов с информацией о предложениях к продаже указанного товара.

Компания, ссылаясь на свою заинтересованность в выходе производимой ею продукции на российский рынок, представила переписку сотрудников истца (почтовые адреса с доменом @uriach.com) с партнером истца (почтовые адреса @italfarmaco.ru и @italfarmacogroup) от 20.12.2021. В теме переписки указано: "URIACH - ITF Colpofix Россия - локальные исследования". Из перевода содержащейся в письме информации следует, что сотрудники истца обсуждают услуги регистрации медицинского продукта (лекарственного средства) и проведение клинических исследований в Российской Федерации, а именно - сроки, этапы и стоимость процедуры. Указанное обстоятельство свидетельствует об осуществлении компанией подготовительных действий для использования обозначения "COLPOFIX" в отношении указанного товара на территории Российской Федерации.

Кроме того, истец 06.10.2022 подал заявку N 2022771309 на регистрацию товарного знака "" в отношении товаров 5-го класса МКТУ "вещества диетические для медицинских целей; добавки к пище; добавки пищевые для животных; лейкопластыри; материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; питание детское; препараты ветеринарные; препараты для вагинального спринцевания для медицинских целей; препараты фармацевтические; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты фармацевтические; растворы вагинальные для медицинских целей; смазки для медицинских целей; средства дезинфицирующие; фармацевтические препараты и вещества, применяемые в гинекологии; вагинальные противогрибковые препараты; вагинальные увлажняющие средства; препараты для медицинского применения; гигиенические и санитарно-гигиенические изделия медицинского назначения; диетические продукты для ветеринарного применения; диетические вещества для ветеринарного применения".

Проанализировав имеющиеся в материалах дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, коллегия судей полагает возможным признать факт осуществления истцом производства и реализации названного товара, маркированного обозначением "COLPOFIX", на территории различных стран, а также осуществления подготовительных действий для ввода указанного товара в гражданский оборот Российской Федерации.

Между тем суд отмечает, что ссылка компании на подачу им заявки N 2022771309 на регистрацию товарного знака от 06.10.2022 не может быть принята во внимание, поскольку заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака подлежит доказыванию по состоянию на дату направления им предложения заинтересованного лица (16.11.2021).

Обозначение "COLPOFIX", используемое истцом в своей деятельности, и товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 598128 являются сходными по фонетическому признаку, поскольку начальные [COL-] и конечные [-FIX] звукосочетания данных обозначений являются тождественными. Наличие буквы "Р" в слове "COLPOFIX" не влияет на формирование в сознании потребителя близкого к тождеству фонетического звучания сравниваемых обозначений.

С учетом фантазийного характера обозначений анализ сходства обозначений с точки зрения семантики невозможен.

Принимая во внимание то, что словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены буквами латинского алфавита черного цвета стандартным шрифтом и, по существу, практически совпадают по составу и количеству букв, суд приходит к выводу о наличии высокой степени графического сходства. При этом исполнение диакритического знака буквы "i" в форме мяча в спорном товарном знаке и использование различных буквенных регистров не имеет определяющего значения для вывода о визуальном сходстве обозначений, несмотря на отдельные графические отличия.

Таким образом, коллегия судей исходит из сходства сравниваемых обозначений в целом, обусловленного обеспеченного высокой степенью их фонетического и графического сходства.

В отношении однородности товаров, производимых и реализуемых истцом, товарам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, суд полагает необходимым указать следующее.

В силу пункта 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как установлено судом, материалами дела подтверждается факт производства и реализации компанией товара - вагинального спрея-геля от ВПЧ-индуцированных изменений, маркированного обозначением, сходным с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 598128.

Спорное средство индивидуализации зарегистрировано в отношении товаров 5-го класса МКТУ "добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; жир рыбий; крахмал для диетических или фармацевтических целей".

Сравниваемые товарные позиции относятся к разным родовым категориям, поскольку производимый истцом товар является фармацевтическим средством, тогда как товары 5-го класса МКТУ, указанные в перечне спорного товарного знака, относятся к пищевым добавкам. Отличие товаров также прослеживается в назначении и целях их использования (медицинские цели/производственные цели), потребительских свойствах, условиях реализации и круге потребителей.

Суд полагает необходимым также отметить, что вагинальный спрей-гель, производимый истцом, является готовым для использования средством с конкретным специфическим назначением, определяющим узкий круг адресных потребителей и условия реализации, тогда как товары 5-го класса МКТУ, в том числе "дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей", для которых зарегистрирован спорный товарный знак, представляют собой ингредиенты, входящие в состав тех или иных продуктов (например, биологически активных добавок и т.д.), т.е. они не используются в употреблении сами по себе.

Указанное обстоятельство свидетельствует об отнесении сравниваемых товарных позиций к разным родовым категориям и о наличии у них отличающегося функционального и целевого назначения, что в свою очередь существенно влияет на оценку их однородности.

С учетом изложенного суд считает, что товары, производимые истцом и маркированные обозначением "COLPOFIX", не могут быть признаны однородными товарам 5-го класса, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Доводы истца об обратном, изложенные в дополнениях к возражению на отзыв на исковое заявление от 13.03.2023, являются необоснованными и не могут быть приняты во внимание суда ввиду следующего.

Истец утверждает, что товары, в производстве которых он заинтересован, а именно "фармацевтическая продукция; фармацевтические препараты и вещества, используемые в гинекологии; вагинальные противогрибковые препараты; вагинальные промывания; вагинальные увлажнители; вагинальные лубриканты; препараты для медицинского применения; препараты для ветеринарного применения; гигиенические и санитарные продукты для медицинского применения; диетические вещества для медицинского применения; диетические продукты для медицинского применения; питание для детей; пищевые добавки для людей; пластыри, материалы для перевязок; материалы для зубных пломб; ортодонтический альгинат для зубных оттисков; дезинфицирующие средства" являются однородными товарам 5-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Между тем доказательства производства, реализации приведенных в вышеуказанном перечне товаров в материалы дела не представлены, как и не представлены сведения, подтверждающие действительное наличие намерений истца осуществлять деятельность в отношении этих товаров. В то же время при установлении однородности должны исследоваться только те товарные позиции, в отношении которых установлена заинтересованность истца в использовании сходного с товарным знаком обозначения.

В связи с этим проведенный истцом анализ однородности товаров ошибочен.

Кроме того, доводы истца о том, что сравниваемые им товары однородны, поскольку имеют общие каналы реализации (аптечные сети, специализированные магазины) и круг потребителей, являются необоснованными и носят характер субъективного предположения и неоправданного обобщения. Истец не принимает во внимание отнесение сравниваемых товаров к разным родовым категориям, которые предопределяют разное назначение и потребительские свойства таких товаров, исключающие взаимозаменяемость и взаимодополняемость.

Спорным является утверждение компании и об общих каналах реализации, поскольку пищевые добавки далеко не всегда относятся к биологически активным добавкам, реализуемым в аптечных сетях и специализированных магазинах, в отличие от фармацевтических средств.

Кроме того, суд отмечает ошибочность определения истцом однородности товаров 5-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, не названному товару, производство которого осуществляет истец, а однородным ему товарам ("однородность через однородность"), что противоречит устоявшимся в судебной практике методологическим подходам определения однородности товаров в делах данной категории.

С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что используемое истцом обозначение не является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 598128 ввиду отсутствия однородности производимых и реализуемых истцом товаров с товарами оспариваемой регистрации.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Оценив в совокупности представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что истец не доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 5-го класса МКТУ.

Отсутствие доказательств заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

В связи с этим обстоятельства использования спорного товарного знака суд не исследует.

Судебные расходы с учетом принятого решения в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

в удовлетворении исковых требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судьи

И.В. Лапшина

Е.Н. Чеснокова