Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 марта 2023 г. по делу N СИП-639/2022 Суд частично признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента на изобретение, поскольку спорное изобретение не соответствует условию патентоспособности "промышленная применимость"

Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 марта 2023 г. по делу N СИП-639/2022

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 28 марта 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 30 марта 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Снегура А.А.,

судей - Рогожина С.П., Чесноковой Е.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Беляевой А.А.

рассмотрел в судебном заседании заявление иностранного лица Societe des Produits Nestle S.А. (Avenue Nestle, 55 1800 Vevey, Switzeland) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 21.05.2022, принятого по результатам рассмотрения возражения от 01.09.2021, о признании патента Российской Федерации на изобретение N 2591831 недействительным частично и о выдаче нового патента на изобретение.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо N.V.NUTRICIA (Eerste Stationsstraat 186, 2712 НM Zoetermeer, The Netherland).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица "Сосьете де Продюи Нестле С.А." - Дутикова Ю.В., Залесов А.В. и Коломыцева Ю.М. (по совместной доверенности от 09.06.2022);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старцева Д.Б. (по доверенности от 10.02.2023 N 01/4-32-287/41и);

от иностранного лица N.V.NUTRICIA - Васильев С.В., Журов А.В. и Колесникова М.В. (по совместной доверенности от 18.08.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Societe des Produits Nestle S.А. (далее - компания Societe des Produits Nestle S.А.) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 21.05.2022, принятого по результатам рассмотрения возражения от 01.09.2021, о признании патента Российской Федерации N 2591831 на изобретение "Смесь неусваиваемых олигосахаридов для стимулирования иммунной системы" недействительным частично и о выдаче нового патента на изобретение с формулой, представленной 30.11.2021.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо N.V.NUTRICIA (далее - компания N.V.NUTRICIA).

В обоснование заявленных требований компания Societe des Produits Nestle S.А. ссылается на то, что внесенные в формулу спорного изобретения изменения позволили реализовать композицией назначение только в части питания, в то время как остальные недостатки изобретения, в том числе отсутствие подтверждения реализации назначения, связанного с лечением и профилактикой иммунных заболеваний, и заболеваний, опосредованных усилением Thl ответа или Thl/Th2 баланса, сохранились.

Заявитель полагает, что Роспатент необоснованно установил соответствие группы изобретений по измененной формуле всем условиям патентоспособности.

По мнению компании Societe des Produits Nestle S.А., административный орган неправильно применил нормы статьи 1350 и подпункта 1 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), подлежащие применению в отношении определения соответствия:

- независимых пунктов 8-10 измененной формулы изобретения (пункты 10, 12, 14 первоначальной формулы) условию патентоспособности "промышленная применимость";

- независимых пунктов 1, 6-10, зависимых пунктов 2-5 измененной формулы (пункты 1, 2-3, 5, 7-10, 12, 14 первоначальной формулы) условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Указывая на несоответствие изобретений по независимым пунктам 8-10 измененной формулы условию патентоспособности "промышленная применимость", заявитель обращает внимание, что в том виде, как сформулировано назначение, оно относится к созданию композиций для лечения и/или профилактики огромной группы заболеваний различной природы: заболевания иммунной системы, злокачественные новообразования, вирусные заболевания, включая ВИЧ-инфекцию (ряд заболеваний из приведенной группы на сегодняшний день является купируемыми, но неизлечиваемыми полностью), тогда как в спорном патенте реализация такого широкого назначения не подтверждена описанием (в первоначальных материалах заявки имеется единственный пример, который относится к исследованию свойств композиции, отличной по составу от приведенного как в первоначальной, так и измененной формуле, и не относится к лечению или профилактике указанных нозологий, а раскрывает сведения о величине иммунного ответа у здоровых мышей, вакцинированных от гриппа).

С точки зрения компании Societe des Produits Nestle S.А., здоровые мыши, исследуемые в указанном примере, не могут являться адекватной моделью для проверки возможности лечения заболеваний, которые могут быть предотвращены и/или вылечены путем усиления Thl ответа и/или Thl/Th2 баланса (любых в контексте изобретения), и иммунных заболеваний.

Заявитель указывает на то, что, как следует из источника информации GRAS Notification for Galacto-oligosaccharides (GOS) 18.10.2007 (с переводом релевантных частей), избыточный иммунный ответ Th1 в конечном итоге может привести к аутоиммунитету, разрушению материала собственного тела индивидуума, например, к инсулинозависимому сахарному диабету, рассеянному склерозу, болезни Крона, обыкновенной пузырчатке, аутоиммунной тромбоцитопенической пурпуре, аутоиммунной гемолитической анемии.

Компания Societe des Produits Nestle S.А. считает, что изложенный в описании вышеназванный пример не отвечает требованиям достоверности, так как в нем указано, что проводили испытания с участием четырех групп мышей, получавших разные комбинации олигосахаридов, при том, что вывод о предполагаемой реализации назначения - усиление иммунного ответа и даже о синергетическом эффекте сделан на основании сравнения данных, полученных для группы 4, с группами 1 и 2, и с теоретическим "ожидаемым" значением, однако "ожидаемое" значение надлежащим образом не обосновано и не может служить достоверным показателем для сравнения.

Заявитель отмечает, что подтверждение реализации назначения является одним из условий общего условия патентоспособности "промышленная применимость" и должно подтверждаться на дату приоритета, поэтому дополнительными примерами "исправить" такое нарушение нельзя; дополнительные примеры в ходе экспертизы принимаются только для подтверждения достижения технического результата, но не для подтверждения реализации назначения, в связи с чем представленный патентообладателем на стадии экспертизы дополнительный пример не мог быть принят Роспатентом к рассмотрению в части подтверждения реализации назначения.

Как полагает компания Societe des Produits Nestle S.А., внесенные в пункт 1 измененной формулы дополнительные признаки в части белков, жиров и усваиваемых углеводов не могут оказать влияние на терапевтическую/профилактическую активность композиции, поскольку, по утверждению самого патентообладателя, включенные компоненты являются неактивными, в отношении активных компонентов представленный патентообладателем дополнительный пример также не относится к независимому пункту 1 измененной формулы, так как композиция по пункту 1 формулы включает конкретные бетагалактоолигосахариды, содержащие более 80% бета-1,4 и бета-1,6 связей, тогда как дополнительный пример не содержит указание на использование этого конкретного типа GOS.

С учетом изложенного заявитель считает, что оспариваемое решение Роспатента незаконно и необоснованно в части установления соответствия условию "промышленная применимость" измененной формулы спорного изобретения.

Не соглашаясь с выводом административного органа о том, что ни один из источников информации, включенных в уровень техники, не раскрывает возможности получения технического результата, заключающегося в синергетическом эффекте в отношении усиления Thl иммунного ответа, в связи с чем нельзя сделать вывод, что из уровня техники следует, что добавление 2'-фукозиллактозы в определенном количестве привело бы к получению такого технического результата, компания Societe des Produits Nestle S.А. обращает внимание, что в источнике информации - патентный документ WO 2009/077352 отмечено, что "фукозилированный олигосахарид может быть выбран из группы, включающей 2'-фукозиллактозу, 3'-фукозиллактозу, дифукозиллактозу, лакто-N-люкопентаозу, лакто-N-фукогексаозу, фукозиллакто-N-гексаозу и фукозиллакто-N-неогексаозу, особенно предпочтительным фукозилированным олигосахаридом является 2'-фукозиллактоза (2FL)", в том же источнике информации раскрыты композиции для предотвращения оппортунистических инфекций, где указанные композиции могут содержать 2'-фукозиллактозу в количестве от 0,1 до 3 г на 100 г состава, т.е. от 0,1 до 3 мас.% и галактоолигосахариды.

Исходя из этого, заявитель утверждает, что вывод о неизвестности предпочтительного использования 2-фукозиллактозы является несостоятельным.

При этом компания Societe des Produits Nestle S.А. отмечает, что достижение технического результата спорного изобретения, заключающегося в синергетическом эффекте в отношении усиления Th1 иммунного ответа, не подтверждается материалами заявки, так как единственный пример, приведенный в первоначальных материалах заявки, касается композиции, где использованы четыре компонента: фукозиллактоза, бетагалактоолигосахариды, фруктоолигосахариды и олигосахариды уроновой кислоты, т.е. он относится к композиции иного состава, не раскрытой ни в первоначальном варианте формулы, ни в измененном, а дополнительный пример также не относится к питательной композиции, охарактеризованной в независимом пункте 1 измененной формулы, поскольку в нем раскрыта питательная композиция, которая не является человеческим молоком и содержит от 0,07 до 1% масс. 2'-фукозиллактозы из расчета на сухую массу композиции, и содержит бетагалактоолигосахариды, имеющие структуру [галактоза]n-глюкоза; где n равно целому числу от 2 до 60, где бетагалактоолигосахариды имеют более 80% бета-1,4 и бета-1,6 связей, и где питательная композиция содержит белки, усваиваемые углеводы и жиры, где белки предоставляют 5-50%, усваиваемые углеводы предоставляют 15-85%, и жиры предоставляют 5-50% калорий из расчета на общее количество калорий.

В связи с этим заявитель полагает, что технический результат в отношении спорного изобретения не подтвержден, ввиду чего демонстрации его достижения в уровне техники не требуется.

Кроме того, компания Societe des Produits Nestle S.А. указывает на то, что приведенный в описании пример не отвечает требованиям достоверности, не демонстрирует заявленного синергетического эффекта.

В связи с изложенным заявитель считает, что композиция по пункту 1 формулы спорного изобретения не имеет изобретательского уровня, а зависимые пункты включают признаки, также известные из указанного уровня техники, и в отношении этих зависимых пунктов (кроме пункта 3) формулы технический результат также не подтвержден.

Роспатентом представлен отзыв на заявление, в котором он просит отказать в удовлетворении заявленных требований.

Не соглашаясь с доводом заявителя о несоответствии группы изобретений, охарактеризованных в независимых пунктах 8-10 уточненной формулы, условию патентоспособности "промышленная применимость", административный орган отмечает, что назначение спорного изобретения - "питательная композиция" отражено в первоначальных материалах заявки N 2012105313; средства и методы создания смеси компонентов для получения питательной композиции широко известны специалисту в данной области техники и их осуществимость не вызывает сомнений; реализация назначения, представляющего собой питание для разных возрастных групп и для лиц с различным состоянием здоровья также не вызывает сомнения, поскольку питательная композиция, лежащая в основе группы изобретений по спорному патенту, включает белки, жиры и усваиваемые углеводы в сочетании с олигосахаридами, направленными на стимулирование иммунной системы; композиция по независимым пунктам 1, 6, 7 уточненной формулы не требует какого-либо дополнительного экспериментального подтверждения.

По мнению Роспатента, в отношении композиций, раскрытых в независимых пунктах 8, 9 и 10 уточненной формулы, пример 1 в описании к спорному патенту демонстрирует, что композиция, содержащая 2-фукозиллактозу (2-FL) и бетагалактоолигосахариды (GOS), обеспечивает усиление иммунного ответа на вакцинацию, в частности усиление Thl ответа; при этом указанная композиция дополнительно содержит фруктоолигосахариды (FOS) и олигосахариды гиалуроновой кислоты (AOS), что не противоречит сделанному выводу.

С точки зрения административного органа, дополнительный пример, приведенный в корреспонденции от 24.02.2016, показывает, что реализация назначения возможна и при применении композиции, содержащей только 2-FL и GOS, согласно сведениям, раскрытым в источнике информации - GRAS Notification for Galacto-oligosaccharides (GOS) нарушение баланса Thl и Th2 иммунного ответа приводит к ряду паталогических состояний и чрезмерный Th2 ответ приводит к аллергии и сопутствующим заболеваниям, включая астму, атопический дерматит, аллергию на пылевого клеща, аллергический ринит и крапивницу.

Исходя из этого, Роспатент полагает, что возможность осуществления изобретения и реализации им указанного назначения подтверждена для изобретений по независимым пунктам 8, 9 и 10 уточненной формулы, в связи с чем композиция по этим пунктам соответствует условию патентоспособности "промышленная применимость".

Возражая против довода заявителя о том, что технический результат, заключающийся в синергетическом эффекте в отношении усиления Thl иммунного ответа, не подтвержден, административный орган обращает внимание на то, что возможность достижения указанного технического результата показана примерами, представленными в первоначальных документах заявки и в корреспонденции от 24.02.2016 в ответ на запрос дополнительных материалов.

Ссылаясь на несостоятельность доводов компании Societe des Produits Nestle S.А. о недостоверности примера, содержащегося в первоначальных материалах заявки, и о том, что невозможно предположить линейную зависимость доза-ответ, Роспатент отмечает, что в статье Arjan P.Vos at al., "А specific prebiotic oligosaccharide mixture stimulates delayed-type hypersensitivity in a murine influenza vaccination model", International Immunopharmacology 6 (2006), приведенной заявителем в подтверждение данного утверждения, отсутствие линейности зависимости доза-ответ присутствует только при концентрациях GOS/FOS выше 5% масс., тогда как представленный патентообладателем пример демонстрирует эффект при концентрациях намного ниже этого количества (1% масс, в диете 4 и 2% масс, в диете 3), т.е. сведения, приведенные в названной статье, фактически указывают на линейную зависимость от дозы ниже 5% масс. (в особенности ниже 2,5% масс.).

Административный орган указывает на то, что в дополнительном примере также раскрыты дополнительные доказательства синергетического эффекта 2-фукозиллактозы (2-FL) и бетагалактоолигосахариды (GOS) по отношению к гиперчувствительности ответа по типу ответа замедленного типа (DTН). По его мнению, поскольку, как указано в дополнительном примере и таблице, влияние на ответ DTH более чем вдвое больше, чем можно было бы ожидать от ответа DTH при диете, включающей только FL или бетагалактоолигосахариды, данные результаты указывают на синергетический эффект усиления Thl ответа, возникающий при введении FL или бетагалактоолигосахаридов.

Таким образом, как полагает административный орган, дополнительный пример иллюстрирует синергетическое усиление Thl ответа и/или восстановление Thl/Th2 баланса для композиции по уточненной формуле.

Считая необоснованным довод заявителя о том, что реализация назначения не подтверждена на дату приоритета спорного изобретения, Роспатент отмечает, что реализация назначения, представляющего собой питание для разных возрастных групп и для лиц, с различным состоянием здоровья, также не вызывает сомнения, поскольку питательная композиция, лежащая в основе группы изобретений по патенту Российской Федерации N 2591831, включает белки, жиры и усваиваемые углеводы в сочетании с олигосахаридами, направленными на стимулирование иммунной системы.

По утверждению административного органа, композиция по независимым пунктам 1, 6, 7 уточненной формулы не требует какого-либо дополнительного экспериментального подтверждения, а в отношении композиций, раскрытых в независимых пунктах 8, 9 и 10 уточненной формулы, пример 1 в описании к спорному патенту демонстрирует, что композиция, содержащая 2-фукозиллактозу (2-FL) и бетагалактоолигосахариды (GOS), обеспечивает усиление иммунного ответа на вакцинацию, в частности усиление Thl ответа, при том, что указанная композиция дополнительно содержит фруктоолигосахариды (FOS) и олигосахариды гиалуроновой кислоты (AOS), что не противоречит сделанному выводу.

Возражая против доводов компании Societe des Produits Nestle S.А. о том, что спорное изобретение в части независимых пунктов 1, 6-10, зависимых пунктов 2-5 измененной формулы не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень", Роспатент ссылается на то, что признаками, отличающими группу изобретений, охарактеризованную в независимых пунктах 1, 6, 7, 10 формулы от наиболее близкого аналога (патентный документ WO 2009/067000), являются необходимость выбора именно 2-фукозиллактозы в качестве дополнительного компонента и количественное содержание 2-фукозиллактозы.

С точки зрения административного органа, ни один из источников информации не раскрывает возможности получения технического результата, заключающегося в синергетическом эффекте в отношении усиления Thl иммунного ответа, что раскрыто в первоначальных документах заявки, по которой выдан спорный патент, в связи в чем нельзя сделать вывод об известности из уровня техники того, что выбор именно 2-фукозиллактозы в определенном количестве привел бы к получению указанного технического результата.

Роспатент отмечает, что группа изобретений, охарактеризованная в независимых пунктах 8 и 9 уточненной формулы, отличается от наиболее близкого аналога (GRAS Notification for Galacto-oligosaccharides (GOS) 18.10.2007) также тем, что в состав используемой композиции включена 2-фукозиллактоза в определенном количестве; возможность достижения заявленного технического результата показана примерами, представленными как в первоначальных документах заявки, так и в корреспонденции от 24.02.2016 в ответ на запрос дополнительных материалов; из патентного документа WO 2009/077352 известны составы, которые могут быть использованы для получения питательных композиций, где указанные составы включают 2-фукозиллактозу в количестве от 0,1 до 3 г на 100 г состава, т.е. от 0,1 до 3 мас.%; ни один из источников информации не раскрывает возможности получения технического результата, заключающегося в синергетическом эффекте в отношении усиления Thl иммунного ответа.

Таким образом, по мнению административного органа, из уровня техники не следует, что добавление 2-фукозиллактозы в определенном количестве привело бы к получению такого технического результата, в связи с чем Роспатент в оспариваемом решении пришел к правильному выводу о том, что изобретения по независимым пунктам 8 и 9 уточненной формулы соответствуют условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Компания N.V.NUTRICIA в представленном отзыве на заявление также просит отказать в его удовлетворении, считая оспариваемое решение Роспатента законным и обоснованным.

Как полагает третье лицо, приведенный в описании спорного патента пример 1 убедительно демонстрирует, что композиция, содержащая 2-фукозиллактозу и бетагалактоолигосахариды (GOS), обеспечивает усиление иммунного ответа на вакцинацию, в частности усиление Thl ответа, указанная композиция дополнительно содержит незначительное количество фруктоолигосахаридов (FOS) и олигосахаридов гиалуроновой кислоты (AOS) в соотношении GOS:FOS:AOS 9:1:1,1, что не противоречит сделанному выводу.

Не соглашаясь с доводом заявителя о неправомерности рассмотрения Роспатентом дополнительного примера для подтверждения реализации назначения изобретения, компания N.V.NUTRICIA обращает внимание, что дополнительный пример был приведен ею в ответ на запрос экспертизы и полностью соответствует установленному порядку представления примеров реализации назначения изобретения, поскольку действующее законодательство не содержит специальных положений, запрещающих экспертизе Роспатента принимать к рассмотрению дополнительные примеры подтверждения реализации назначения, направленные заявителем после даты приоритета заявки.

Возражая против утверждения компании Societe des Produits Nestle S.А. о том, что мышиная модель, которая использована в примерах (имеющийся в описании спорного патента пример 1 и дополнительный пример) для исследования свойств композиции, охарактеризованной в пункте 1 измененной формулы спорного изобретения, не позволяет убедиться в реализации назначения этой композиции, которое определено в пунктах 8-10 измененной формулы изобретения, третье лицо отмечает, что, как усматривается из источника информации - статья Arjan P.Vos et al., "А specific prebiotic oligosaccharide mixture stimulates delayed-type hypersensitivity in a murine influenza vaccination model", International Immunopharmacology, 6, 2006, используемая в обоих примерах модель вакцинации против гриппа у мышей является стандартной моделью для анализа иммуномодулирующих свойств пребиотических олигосахаридов, поскольку модуляция вакцинно-специфических ответов гиперчувствительности замедленного типа (DTH) является маркером для клеток Thl, а также для баланса Th1/Th2.

По мнению компании N.V.NUTRICIA, возможность применения указанной композиции для разработки средства для лечения и/или предотвращения заболеваний, которые вызваны ослаблением Thl ответа и нарушением Th1/Th2 баланса (пункт 8 измененной формулы), и для усиления ответа на вакцинацию (пункт 9 измененной формулы) очевидна из представленных результатов.

Третье лицо утверждает, что из источника информации - патентный документ WO 2005/039597 известно, что преобладание в организме Th2 клеток и соответственно нарушение Th1/Th2 баланса является одной из причин таких заболеваний, как астма, аллергия, атипический дерматит, аллергический конъюнктивит, аллергия на пылевого клеща, крапивница и аллергический ринит, следовательно, свойство спорной композиции усиливать Th1 ответ и восстанавливать Th1/Th2 баланс, доказанное на общепринятой модели для изучения иммуномодулирующих свойств пребиотических олигосахаридов, подтверждает возможность применения этой композиции для разработки средства для лечения и/или предотвращения перечисленных выше заболеваний (пункт 10 измененной формулы).

В отношении вопроса о достоверности результатов, представленных в примерах (имеющийся в описании спорного патента пример 1 и дополнительный пример) для доказательства синергетического эффекта спорной композиции компания N.V.NUTRICIA обращает внимание на то, что синергизм представляет собой однонаправленное действие двух или более лекарственных средств, обеспечивающее более сильный фармакологический эффект, чем действие каждого лекарственного средства в отдельности, действующее законодательство не содержит специальных требований, как доказывать синергетический эффект, в связи с чем возможно приведение любых убедительных доказательств.

Третье лицо не согласно с утверждением заявителя о том, что избыточный иммунный ответ Th1 может привести к негативным последствиям, отмечая, что согласно описанию спорного патента питательная композиция, содержащая комбинацию 2'-фукозиллактозы и бетагалактоолигосахаридов определенной структуры, охарактеризованной в формуле изобретения, предназначена для усиления Th1 ответа с целью восстановления дисбаланса в ответах Th1/Th2, сохранения этого баланса и соответственно для лечения заболеваний, которые связаны с дисбалансом Th1/Th2, данная композиция предназначена для пациентов со сниженным Th1 ответом по сравнению со здоровыми людьми, в особенности для новорожденных детей, пожилых людей, страдающих "старением" иммунной системы, пациентов, страдающих тяжелыми заболеваниями, вызывающими ослабление иммунитета.

Компания N.V.NUTRICIA считает несостоятельными доводы заявителя, касающиеся несоответствия изобретений по независимым пунктам 1, 6-10, зависимым пунктам 2-5 измененной формулы условию патентоспособности "изобретательский уровень", указывая на то, что в дополнительном примере (как и в примере 1) в качестве бетагалактоолигосахаридов используют продукт торговой марки Vivinal, при том, что в описании спорного патента указано, что одним из источников бетагалактоолигосахаридов, имеющих структуру [галактоза]n-глюкоза; где n равно целому числу от 2 до 60, где бетагалактоолигосахариды имеют более 80% бета-1,4 и бета-1,6 связей, является продукт торговой марки Vivinal GOS.

С точки зрения третьего лица, поскольку продукт торговой марки Vivinal GOS был создан задолго до даты приоритета спорного изобретения (Vivinal был представлен в 2000 году), а его применение раскрыто в спорном патенте, то представленный новый источник, исследующий тот же продукт торговой марки Vivinal GOS, дополнительно подтверждает, что соответствующий раздел описания спорного патента относится к структуре бетагалактоолигосахаридов в составе Vivinal GOS.

По утверждению компании N.V.NUTRICIA, технический результат, достигаемый при реализации предложенной композиции и заключающийся в синергическом эффекте в отношении усиления Th1 ответа, посредством чего достигается восстановление и сохранение баланса Th1/Th2, что позволяет использовать заявленную композицию для лечения и предотвращения развития заболеваний, которые связаны с дисбалансом Thl/Th2, обеспечивается сочетанием 2'-фукозиллактозы в количестве от 0,07 до 1% масс, из расчета на сухую массу композиции и бетагалактоолигосахаридов, имеющих структуру [галактоза]n-глюкоза, где n равно целому числу от 2 до 60, и где бетагалактоолигосахариды имеют более 80% бета-1,4 и бета-1,6 связей.

Третье лицо отмечает, что синергический эффект был продемонстрирован впервые для комбинации 2'-фукозиллактозы и бетагалактоолигосахаридов на модели ответа Th1, такая синергия не была известна ранее и не предполагалась, несмотря на то, что в уровне техники имеется обширная литература по 2-фукозиллактозе и галактоолигосахаридам.

Компания N.V.NUTRICIA считает, что ни один из противопоставленных источников информации не содержит предложенное в пункте 1 измененной формулы сочетание компонентов: 2'-фукозиллактоза в количестве от 0,07 до 1% масс, из расчета на сухую массу композиции и бетагалактоолигосахариды, имеющие структуру [галактоза]n-глюкоза, где n равно целому числу от 2 до 60, где бетагалактоолигосахариды имеют более 80% бета-1,4 и бета-1,6 связей, а также не содержит сведений о синергическом эффекте в отношении усиления Th1 ответа и восстановления баланса Th1/Th2.

Лицами, участвующими в деле, также представлялись письменные пояснения относительно вопросов, подлежащих постановке перед научно-исследовательскими учреждениями и специалистами, кандидатур этих учреждений и специалистов, письменные объяснения и пояснения в отношении ответов научно-исследовательских учреждений на судебные запросы, а также письменные объяснения и пояснения в отношении консультации специалиста Яковлева Р.Ю.

В судебном заседании, состоявшемся 28.03.2023, представители компании Societe des Produits Nestle S.А. поддержали доводы, изложенные в заявлении и письменных пояснениях, представленных по результатам поступивших ответов научно-исследовательских учреждений на судебные запросы и устной консультации специалиста Яковлева Р.Ю.

Представители Роспатента и компании N.V.NUTRICIA возражали против удовлетворения заявленных требований по основаниям, изложенным в отзывах на заявление и письменных пояснениях, представленных по результатам поступивших ответов научно-исследовательских учреждений на судебные запросы и устной консультации специалиста Яковлева Р.Ю.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 2591831 на группу изобретений "Смесь неусваиваемых олигосахаридов для стимулирования иммунной системы" (A23L 1/29 (2006/01), A61K 31/702 (2006/01), A61K 39/39 (2006/01), A61P 11/06 (2006/01), A61P 17/00 (2006/01), A61P 31/00 (2006/01), A61P 37/08 (2006/01), A61P 37/04 (2006/01)) выдан по заявке N 2012105313 с приоритетом от 15.07.2009 на компании имя N.V.NUTRICIA со следующей формулой:

"1. Питательная композиция, которая не является человеческим молоком и содержит фукозиллактозу и бетагалактоолигосахариды, имеющие структуру [галактоза]n-глюкоза; где n равно целому числу от 2 до 60, где бетагалактоолигосахариды имеют более 80% бета-1,4 и бета-1,6 связей.

2. Питательная композиция по п. 1, которая дополнительно содержит фруктоолигосахариды и/или олигосахариды уроновой кислоты.

3. Питательная композиция по п. 1 или 2, которая дополнительно содержит фруктоолигосахариды и олигосахариды уроновой кислоты.

4. Питательная композиция по п. 1 или 2, где фукозиллактоза представляет собой 2'-фукозиллактозу.

5. Питательная композиция по п. 1 или 2, где бетагалактоолигосахариды имеют более 90% бета-1,4 и бета-1,6 связей.

6. Питательная композиция по п. 1 или 2, содержащая белки, усваиваемые углеводы и жиры, где белки предоставляют 5-50%, усваиваемые углеводы предоставляют 15-85%, и жиры предоставляют 5-50% калорий из расчета на общее количество калорий.

7. Питательная композиция по п. 1 или 2, имеющая в сумме от 0,07 до 1 мас.% 2'-фукозиллактозы и/или от 0,25 мас.% до 15 мас.% бетагалактоолигосахаридов, фруктоолигосахаридов и олигосахаридов уроновой кислоты из расчета на сухую массу композиции.

8. Применение питательной композиции по любому из пп. 1-7, в получении композиции для предоставления питания детям.

9. Применение питательной композиции по любому из пп. 1-7, в получении композиции для предоставления питания пожилым, пациентам, болеющим раком, и/или пациентам, зараженным ВИЧ.

10. Применение питательной композиции по любому из пп. 1-7, в получении композиции для лечения и/или предотвращения развития заболевания, которое может быть предотвращено и/или вылечено путем усиления Th1 ответа и/или Th1/Th2 баланса.

11. Применение питательной композиции по любому из пп. 1-7, в получении композиции для стимулирования иммунной системы, предпочтительно выбранного из группы, состоящей из повышения Th1 ответа и повышения Th1/Th2 баланса.

12. Применение питательной композиции по любому из пп. 1-7, в получении композиции для усиления ответа на вакцинацию.

13. Применение питательной композиции по любому из пп. 1-7, в получении композиции для лечения и/или предотвращения развития вирусных инфекций.

14. Применение питательной композиции по любому из пп. 1-7, в получении композиции для лечения и/или предотвращения развития иммунных заболеваний, выбранных из группы, состоящей из астмы, аллергии, атопического дерматита, аллергического конъюнктивита, аллергии на пылевого клеща, крапивницы и аллергического ринита".

Против выдачи данного патента компанией Societe des Produits Nestle S.А. 01.09.2021 было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретений по независимым пунктам 1, 9-14 формулы условию патентоспособности "промышленная применимость", а также несоответствием изобретений по независимым пунктам 1, 8-14 формулы условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень".

К возражению были приложены копии следующих материалов:

- патентный документ US 6576251, дата публикации 10.06.2003 (с переводом релевантных частей) (далее - источник информации 1);

- патентный документ WO 2009/077352, дата публикации 10.06.2003 (с переводом релевантных частей) (далее - источник информации 2);

- патентный документ WO 2009/067000, дата публикации 28.05.2009 (с переводом релевантных частей) (далее - источник информации 3);

- GRAS Notification for Galacto-oligosaccharides (GOS) 18.10.2007 (с переводом релевантных частей) (далее - источник информации 4);

- статья R.G. Crittenden at al., "Production, properties and applicftion of food-grade oligosaccharides", Trends in Food Science&Tecnology, 1996, vol.7 (с переводом релевантных частей) (далее - источник информации 5);

- статья Arjan P.Vos at al., "A specific prebiotic oligosaccharide mixture stimulates delayed-type hypersensitivity in a murine influenza vaccination model", International Immunopharmacology 6 (2006) (с переводом релевантных частей) (далее - источник информации 6).

Патентообладателем при рассмотрении возражения был представлен патентный документ WO 2005039597, дата публикации 06.05.2005 (с переводом релевантных частей) (далее - источник информации 7).

В отношении несоответствия изобретения по независимому пункту 1 формулы условию патентоспособности "промышленная применимость" лицом, подавшим возражение, акцентировалось внимание на том, что реализация назначения "питательная композиция" не может быть осуществлена, поскольку состав композиции представляет собой смесь неусваиваемых олигосахаридов при отсутствии каких либо питательных (усваиваемых) компонентов, т.е. композиция предназначена не для питания, а для стимулирования иммунной системы, тогда как такое назначение в отношении композиции по независимому пункту 1 в формуле отсутствует.

В отношении несоответствия изобретений по независимым пунктам 10-14 формулы спорного патента условию патентоспособности "промышленная применимость" лицом, подавшим возражение, также было отмечено, что реализация назначения, заключающегося в применения питательной композиции по различным медицинским направлениям, за исключением назначения, указанного в независимом пункте 12 формулы, в описании к спорному изобретению не подтверждена.

По мнению подателя возражения, пример 1 в описании к спорному изобретению может расцениваться как направленный на подтверждение применения питательной композиции в получении композиции для усиления переносимости вакцинации (независимый пункт 12 формулы спорного изобретения) и не может подтвердить указанное назначение ввиду его некорректности, поскольку достижение данного назначения не относится к составу композиции, раскрытой в пунктах 1-2 формулы.

В возражении компанией Societe des Produits Nestle S.А. было указано, что в описании к спорному изобретению приведены результаты только для одной композиции из четырех видов сахаридов в конкретном соотношении: "1% масс. бетагалактоолигосахаридов, фруктоолигосахаридов и олигосахарида галактуроновой кислоты (AOS) в соотношении 9:1:1,1 и 1% масс. 2-FL" только для частного случая соотношений, а также отмечено, что данный пример не отвечает требованиям достоверности, так как в нем проводились испытания с участием четырех групп мышей, получавших разные комбинации олигосахаридов, в связи с чем из представленного эксперимента нельзя сделать вывод, верно ли предположение авторов о том, что когда доза олигосахарида удваивается, эффект также удваивается, поскольку не дается никакой информации о взаимосвязи доза-ответ.

По мнению лица, подавшего возражение, на основе сведений, раскрытых в источнике информации 6, можно сделать вывод, что эффект зависит от дозы, однако результаты, полученные с помощью одного маркера, связанного с конкретным эффектом (например, DTH в качестве маркера ответа Th1), могут не коррелировать с другими маркерами, связанными с другими эффектами/применениями (например, пребиотические эффекты).

В отношении несоответствия изобретения по независимому пункту 1 формулы условию патентоспособности "новизна" подателем возражения сделан вывод о том, что признаки, характеризующие питательную композицию по спорному патенту, известны из источников информации 1-3.

В отношении несоответствия изобретения по независимому пункту 1 формулы спорного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" компания Societe des Produits Nestle S.А. указала на то, что подтверждение достижения технического результата, как синергетического эффекта от использования композиции, состоящей из двух компонентов, в описании к спорному изобретению отсутствует, при том, что применение данных компонентов, в том числе и совместное, в пробиотических композициях, применяемых как добавки к пище, известно из источников информации 1-3.

Решением Роспатента от 21.05.2022 возражение компании Societe des Produits Nestle S.А. было удовлетворено, патент Российской Федерации N 2591831 на группу изобретений признан недействительным частично, выдан новый патент на изобретение с формулой, представленной 30.11.2021.

Принимая данное решение, Роспатент исходил из того, что композиция по независимому пункту 1 формулы изобретения по спорному патенту, которая не является человеческим молоком и содержит в своем составе фукозиллактозу и бетагалактоолигосахарид, имеющие определенную в формуле структуру, не может реализовать назначение "питательная композиция", поскольку, состав содержит только смесь неусваиваемых олигосахаридов, следовательно, не предназначен для питания.

Исходя из этого, административный орган в оспариваемом решении пришел к выводу, что реализация назначения композиции по независимому пункту 1 формулы спорного изобретения, заключающаяся в предоставлении организму питания, а именно веществ, обеспечивающих выделение энергии при их парентеральном введении человеку, не достигается, в связи с чем изобретение по независимому пункту 1 формулы не соответствуют условию патентоспособности "промышленная применимость".

Поскольку изобретения по независимым пунктам 8-9 формулы спорного патента направлены на применение композиции для предоставления питания детям, пожилым и болеющим пациентам, Роспатент указал, что они в соответствии с изложенным выше также не соответствуют условию патентоспособности "промышленная применимость".

К аналогичному выводу административный орган пришел и в отношении изобретений по независимым пунктам 10-14 формулы спорного изобретения, так как они также направлены на применение питательной композиции, которая кроме решения задачи, направленной на предоставление питания, должна решать задачи, связанные со стимулированием иммунной системы в целях профилактики или для лечения различных состояний и патологий организма.

Вместе с тем Роспатентом было установлено, что признаки зависимого пункта 6 формулы спорного патента, характеризующие содержание в составе композиции белков, жиров и усваиваемых углеводов, могут привести к достижению реализации назначения, заключающегося в предоставлении питания.

Исходя из этого, патентообладатель ходатайствовал о принятии к рассмотрению приложенной к отзыву на возражение уточненной формулы изобретения путем внесения соответствующих изменений в независимый пункт 1 формулы, включив в него признаки зависимого пункта 6, а также признаки зависимых пунктов 4 и 7 формулы спорного изобретения, уточняющие входящие в состав композиции олигосахариды.

С учетом внесения данных изменений уточненная формула была выражена следующим образом:

1. Питательная композиция, которая не является человеческим молоком и содержит от 0,07 до 1% масс. 2'-фукозиллактозы из расчета на сухую массу композиции и содержит бетагалактоолигосахариды, имеющие структуру [галактоза]n-глюкоза; где n равно целому числу от 2 до 60, где бетагалактоолигосахариды имеют более 80% бета-1,4 и бета-1,6 связей, и где питательная композиция содержит белки, усваиваемые углеводы и жиры, где белки предоставляют 5-50%, усваиваемые углеводы предоставляют 15-85%, и жиры предоставляют 5-50% калорий из расчета на общее количество калорий.

2. Питательная композиция по п. 1, которая дополнительно содержит фруктоолигосахариды 14/или олигосахариды уроновой кислоты.

3. Питательная композиция по п. 1 или 2, которая дополнительно содержит фруктоолигосахариды и олигосахариды уроновой кислоты.

4. Питательная композиция по п. 1 или 2, где бетагалактоолигосахариды имеют более 90% бета-1,4 и бета-1,6 связей.

5. Питательная композиция по п. 2, имеющая в сумме от 0,25% масс, до 15% масс, бетагалактоолигосахаридов, фруктоолигосахаридов и олигосахаридов уроновой кислоты из расчета на сухую массу композиции.

6. Применение питательной композиции по любому из пп. 1-5, в получении композиции для предоставления питания детям.

7. Применение питательной композиции по любому из пп. 1-5, в получении композиции для предоставления питания пожилым, пациентам, болеющим раком, и/или пациентам, зараженным ВИЧ.

8. Применение питательной композиции по любому из пп. 1-5, в получении композиции для лечения и/или предотвращения развития заболевания, которое может быть предотвращено и/или вылечено путем усиления Thl ответа и/или Thl/Th2 баланса.

9. Применение питательной композиции по любому из пп. 1-5 в получении композиции для усиления ответа на вакцинацию.

10. Применение питательной композиции по любому из пп. 1-5, в получении композиции для лечения и/или предотвращения развития иммунных заболеваний, выбранных из группы, состоящей из астмы, аллергии, атопического дерматита, аллергического конъюнктивита, аллергии на пылевого клеща, крапивницы и аллергического ринита.

Проанализировав уточненную формулу изобретения, Роспатент в оспариваемом решении пришел к выводу о том, что доводы возражения от 01.09.2021 о несоответствии группы изобретений условию патентоспособности "промышленная применимость" не нашли своего подтверждения.

Исследовав материалы заявки N 2012105313 на предмет соответствия группы изобретений по уточненной формуле условию патентоспособности "новизна", административный орган установил отсутствие источников информации, в которых раскрыты все признаки заявленных изобретений группы.

По результатам проверки соответствия группы изобретений, охарактеризованной в уточненной формуле спорного изобретения, условию патентоспособности "изобретательский уровень" Роспатент пришел к выводу о том, что наиболее близким аналогом по отношению к изобретениям по независимым пунктам 1, 6, 7 и 10 уточненной формулы является композиция, известная из источника информации 3, однако из данного источника неизвестно, в каком процентном соотношении представлены связи бета-1,3, бета-1,4 и бета-1,6, хотя указанные галактоолигосахариды могут быть представлены продуктом Vivinal.

В связи с этим административный орган в оспариваемом решении установил, что изобретения по независимым пунктам 1, 6, 7 и 10 отличаются от наиболее близкого аналога необходимостью выбора именно 2-фукозиллактозы в качестве дополнительного компонента и количественным содержанием 2-фукозиллактозы.

Вместе с тем, по мнению Роспатента, изложенному в оспариваемом ненормативном правовом акте, ни один из представленных источников информации не раскрывает возможности получения технического результата, заключающегося в синергетическом эффекте в отношении усиления Thl иммунного ответа, что раскрыто в первоначальных документах заявки, исходя из чего нельзя сделать вывод, что из уровня техники следует, что выбор именно 2-фукозиллактозы в определенном количестве привел бы к получению указанного технического результата.

Как установлено административным органом, ближайшим аналогом изобретений по независимым пунктам 8 и 9 уточненной формулы являются углеводные композиции для лечения и/или предотвращения развития заболеваний, ассоциированных с Thl/Th2 дисбалансом, а также в качестве поддержки для стимулирования иммунитета при вакцинации, известные из источника информации 4; известные композиции могут содержать белки, жиры и углеводы, где белки составляют 10-60%, углеводы составляют 15-90%, и жиры составляют 5-50% энергетической ценности композиции; изобретения по независимым пунктам 8 и 9 уточненной формулы также отличаются тем, что в состав используемой композиции включена 2-фукозиллактоза в определенном количестве.

Роспатент в оспариваемом решении отметил, что технический результат, обеспечиваемый рассматриваемой группой изобретений, заключается в синергетическом усилении Thl иммунного ответа, возможность достижения которого показана примерами, представленными в первоначальных документах заявки и в корреспонденции от 24.02.2016 в ответ на запрос дополнительных материалов.

По мнению административного органа, из источника информации 2 известны составы, которые могут быть использованы для получения питательных композиций, где указанные составы включают 2-фукозиллактозу в количестве от 0,1 до 3 г на 100 г состава, т.е. от 0,1 до 3 мас.%, однако ни один из известных документов уровня техники не раскрывает возможности получения технического результата, заключающегося в синергетическом эффекте в отношении усиления Thl иммунного ответа.

С учетом изложенного административный орган пришел к выводу о том, что из уровня техники не следует, что добавление 2-фукозиллактозы в определенном количестве привело бы к получению такого технического результата, в связи с чем группа изобретений по независимым пунктам 8 и 9 уточненной формулы также соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Компания Societe des Produits Nestle S.А., ссылаясь на несоответствие решения Роспатента от 21.05.2022 закону и иным нормативным правовым актам, а также полагая, что этим решением нарушаются ее права и законные интересы, обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, отзывах на него, письменных объяснениях и пояснениях, представленных лицами, участвующими в деле, принимая во внимание ответы научно-исследовательских учреждений на судебные запросы, консультацию специалиста Яковлева Р.Ю., исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющиеся в деле доказательства, заслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для признания оспариваемого ненормативного правового акта частично недействительным в силу следующего.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

В соответствии с частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на подачу заявления о признании недействительным решения Роспатента компанией Societe des Produits Nestle S.А. соблюден, что не оспаривается Роспатентом и третьим лицом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против выдачи патента и принятию по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и не оспариваются заявителем и третьим лицом.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2012105313 (15.07.2009) на выдачу спорного патента и даты подачи возражения против выдачи патента (01.09.2021) законодательство, применимое для оценки его охраноспособности, включает ГК РФ, в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, Административный регламент Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 327 (далее - Административный регламент) и Правила рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденные приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 N 644/261 (далее - Правила N 644/261).

Согласно пункту 1 статьи 1350 ГК РФ изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В силу пункта 4 статьи 1350 ГК РФ изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Пунктом 2 статьи 1350 ГК РФ предусмотрено, что изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 ГК РФ изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.1 Административного регламента при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержавшемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы, действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных (пункт 10.7.4.5 настоящего Регламента), а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

В силу подпункта 4 пункта 24.5.1 Административного регламента в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится.

Подпунктом 4 пункта 24.5.2 Административного регламента установлено, что изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 Административного регламента изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

В силу подпункта 2 пункта 24.5.3 Административного регламента проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению; выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения; анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 24.5.3 Административного регламента изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Как следует из подпункта 1 пункта 26.3 Административного регламента, при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункту 1 пункта 24.6 Административного регламента основанием для запроса дополнительных материалов может являться необходимость решения вопросов, связанных с проверкой патентоспособности заявленного изобретения. При этом заявителю дополнительно сообщается о том, что, в соответствии с пунктом 27 настоящего Административного регламента, информация, представленная в дополнительных материалах, может быть представлена на ознакомление третьим лицам.

Подпунктом 3 пункта 24.7 Административного регламента предусмотрено, что при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

Согласно пункту 40 Правил N 644/261 в рамках рассмотрения спора патентообладатель вправе ходатайствовать с представлением материалов об изменении предоставленного объема правовой охраны изобретения, при условии, если это не повлечет расширения объема правовой охраны.

Указанное ходатайство может быть подано, если испрашиваемые изменения устраняют причины, которые должны повлечь признание предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности недействительным либо в случае если без внесения соответствующих изменений предоставление правовой охраны (патент, свидетельство) должно быть признано недействительным полностью, а при их внесении - частично.

Ходатайство правообладателя об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны рассматривается коллегией с учетом мотивированного мнения лица, подавшего возражение (при наличии).

Роспатентом при рассмотрении возражения компании было установлено, что спорная группа изобретений, исходя из уточненной патентообладателем формулы, соответствует условию патентоспособности "новизна", что не оспаривается компанией Societe des Produits Nestle S.А.

Заявитель также не оспаривает выводы Роспатента относительно соответствия условию патентоспособности "промышленная применимость" изобретений по независимым пунктам 1, 6 и 7.

В связи с этим данные выводы административного органа судебной проверке не подлежат.

В рассматриваемом случае разногласия между заявителем, с одной стороны, и Роспатентом и третьим лицом, с другой стороны, возникли относительно соответствия: независимых пунктов 8-10 уточненной формулы изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость"; независимых пунктов 1, 6-10, зависимых пунктов 2-5 уточненной формулы условию патентоспособности "изобретательский уровень".

При проверке доводов лиц, участвующих в деле, относительно этих вопросов Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о необходимости выяснения профессионального мнения ученых, специалистов и прочих лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу настоящего спора.

В силу части 1.1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации специализированный арбитражный суд в целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения ученых, специалистов и прочих лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого специализированным арбитражным судом спора, может также направлять запросы.

Запросы о даче разъяснений, консультаций и об изложении профессиональных мнений по рассматриваемым специализированным арбитражным судом делам обязательны для всех органов, организаций и лиц, которым они адресованы.

Судом по интеллектуальным правам в соответствии с вышеприведенной нормой были направлены запросы следующим научным и образовательным учреждениям: федеральное государственное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Фундаментальные основы биотехнологии" Российской академии наук (далее - ФИЦ "Фундаментальные основы биотехнологии"); федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова" Российской академии наук (далее - ИБХ РАН); федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи" (далее - ФИЦ питания и биотехнологии); федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - РНИМУ им. Н.И. Пирогова); федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский биотехнологический университет" (далее - РОСБИОТЕХ); федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова" Российской академии наук (далее - ФНЦ пищевых систем); Московский государственный университет пищевых производств (далее - МГУПП); федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет)" (далее - Сеченовский Университет); федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет" (далее - Санкт-Петербургский ГХФУ).

В названных запросах Суд по интеллектуальным правам просил указанные научные учреждения выразить мнение в письменной форме по следующим вопросам:

1. Можно ли, исходя из приведенных в описании группы изобретений по патенту Российской Федерации N 2591831 примеров и дополнительного примера (представленного патентообладателем 24.02.2016 вместе с ответом на запрос экспертизы), утверждать, что использование питательной композиции, раскрытой в независимом пункте 1 измененной формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2591831, приведет к усилению Тh1 ответа, к восстановлению Тh1/Тh2 баланса, а также к лечению и/или предотвращению развития иммунных заболеваний, таких как астма, аллергия, атопический дерматит, аллергический конъюнктивит, аллергия на пылевого клеща, крапивница и аллергический ринит?

2. Является ли приведенная в описании группы изобретений по патенту Российской Федерации N 2591831 биологическая модель гиперчувствительности замедленного типа достаточной для доказательства усиления Th1 ответа, восстановления Тh1/Th2 баланса, а также для доказательства возможности лечения и/или предотвращения астмы, аллергии, атопического дерматита, аллергического конъюнктивита, аллергии на пылевого клеща, крапивницы и аллергического ринита?

3. Являются ли приведенные в описании группы изобретений по патенту Российской Федерации N 2591831 пример 1 и дополнительный пример (представленный патентообладателем 24.02.2016 вместе с ответом на запрос экспертизы), выполненными корректно и достаточными для доказательства наличия у раскрытого в независимом пункте 1 измененной формулы патента Российской Федерации N 259183 изобретения таких фармакологических свойств, как:

а) усиление Th1 ответа;

б) восстановление Тh1/Th2 баланса;

в) усиленный иммунный ответ на вакцинацию;

г) возможность лечения и/или предотвращения астмы, аллергии, атопического дерматита, аллергического конъюнктивита, аллергии на пылевого клеща, крапивницы и аллергического ринита?

4. Исходя из сведений, представленных в описании группы изобретений по патенту Российской Федерации N 2591831, дополнительном примере (представленном патентообладателем 24.02.2016 вместе с ответом на запрос экспертизы), источниках 6 и 7, можно ли утверждать, что питательная композиция, раскрытая в независимом пункте 1 измененной формулы патента Российской Федерации N 2591831, может использоваться для разработки средства для лечения и/или предотвращения следующих заболеваний: астма, аллергия, атопический дерматит, аллергический конъюнктивит, аллергия на пылевого клеща, крапивница и аллергический ринит?

5. Известно ли из противопоставленных источников 2-7 применение 2-фукозиллактозы для получения питательных композиций в количестве от 0,1 до 3 г на 100 г состава, а также синергетический эффект на усиление Тh1 ответа при использовании 2-фукозиллактозы совместно с бетагалактоолигосахаридами?

6. Соответствует ли состав композиции, представленный в примере 1 описания группы изобретений по патенту Российской Федерации N 2591831 и дополнительном примере (представленном патентообладателем 24.02.2016 вместе с ответом на запрос экспертизы), составу композиции, приведенному в первоначальном варианте независимого пункта 1 формулы изобретения и зависимых пунктах 2-7, и в уточненном варианте независимого пункта 1 формулы изобретения и зависимых пунктах 2-5?

Сеченовский Университет, МГУПП, Санкт-Петербургский ГХФУ ответы на судебные запросы не представили, ФИЦ "Фундаментальные основы биотехнологии" и РОСБИОТЕХ в ответ на судебные запросы сообщили об отсутствии специалистов в данной области техники.

ИБХ РАН, ФИЦ питания и биотехнологии, РНИМУ им. Н.И. Пирогова и ФНЦ пищевых систем представили в суд ответы на судебные запросы по существу.

В частности, ИБХ РАН даны следующие ответы на поставленные вопросы.

По вопросу 1: в патенте Российской Федерации N 2591831 приведены доказательства усиления Th1 ответа при использовании противогриппозной вакцины. Схема эксперимента включает введение мышам предлагаемой смеси, позволяющее установить гомеостаз бактерий в кишечнике мышей до и во время иммунизации, что адекватно. Схема эксперимента реакции гиперчувствительности замедленного типа проведена корректно. Результаты убедительные. Не ясно, сколько было мышей в группе, сколько раз повторили эксперимент. В дополнительном эксперименте, представленном 24.02.2016, авторы использовали 8 мышей в группе, этого достаточно. Экспериментальные данные показывают, что такая диета может усиливать эффект вакцинации. Вместе с тем эти данные не показывают, что такая диета может "лечить и/или предотвращать развитие иммунных заболеваний, таких как астма, аллергия, атопический дерматит, аллергический конъюнктивит, аллергия на пылевого клеща, крапивница и аллергический ринит". Для такого вывода требуется более доказательная база.

При ответе на вопрос 2 ИБХ РАН пришел к выводу, что модель адекватна для анализа усиления Th1 ответа при вакцинации только.

При ответе на вопрос 3 ИБХ РАН указал, что:

а) усиление Th1 ответа показано;

б) усиление Th1 не означает "восстановление" баланса Th1/Th2, означает только усиление Th1, Th2 не проверялся, он также мог усиливаться; нельзя сделать заключение о "восстановлении баланса Th1/Th2";

в) показан усиленный ответ на вакцинацию;

г) нельзя сделать вывод "возможность лечения и/или предотвращения астмы, аллергии, атопического дерматита, аллергического конъюнктивита, аллергии на пылевого клеща, крапивницы и аллергического ринита". Для этого требуются другие эксперименты.

Отвечая на вопрос 4, ИБХ РАН отметил, что аллергия является многокомпонентным процессом. При наличии генетической предрасположенности (у родителя/родителей есть аллергия/атопический дерматит) такая композиция при применении у ребенка может способствовать предупреждению возникновения аллергических реакций (экзем). Такое применение может дать эффект, что требует дальнейшей проверки. Ни в каком случае такая пищевая добавка не сможет вылечить и даже ослабить имеющуюся аллергию у взрослых. Но возможно усилить ответ на аллерген-специфическую терапию, поскольку такая терапия является формой вакцинации. В этом случае больному потребуется перейти на ограниченную диету, содержащую в большом количестве предлагаемую смесь. В противном случае эффект с большой вероятностью "пропадет" из-за особенностей гомеостаза кишечника (разная флора), большого объема жирной и сладкой пищи, более плотной слизистой у взрослых.

Проанализировав источники информации, приведенные в вопросе 5, ИБХ РАН пришел к следующим выводам:

- в источнике информации 2 использование 2'-фукозиллактозы (2FL) рекомендовано для включения в питательные смеси для младенцев для профилактики аллергии;

- в источнике информации 3 используют Lactobacillus strain DN-114 001 and/or Bifidobacterium strain DN-173 010 (не перекрывается с данным патентом);

- в источнике информации 4 описано использование лактозы и галактозилаз из грибов Aspergillus oryzae и Kluyveromyces lactis (не перекрывается с данным патентом);

- источник информации 5 представляет собой обзор олигосахаридов, которые могут применяться в питательных смесях (не имеет прямого отношения к данному патенту);

- источник информации 6 - очень близкая работа по методу, выводу, составу смеси к данному патенту; авторы показали, что GOS/FOS смесь усиливает реакцию чувствительности замедленного типа в ответ на вакцинацию против гриппа; данные являются половиной состава данного патента, а именно подтверждают эффект GOS/FOS/AOS (не перекрывается для смеси GOS/FOS/AOS и 2'-FL);

- источник информации 7 является следствием источника информации 6; описывает применение GOS/FOS в той же модели и того же типа вакцинация (Influvac 2002/2003); описывает влияние сочетанного использования различных кислых и нейтральных олигосахаридов для усиления Th1 ответа, в частности использована комбинация галактоолигосахарида (GOS) и фруктоолигосахарида (FOS), то есть GOS/FOS как и в данном патенте; в источнике нет упоминания 2'-фукозиллактозы (2FL), что не перекрывает данный патент.

По вопросу 6 ИБХ РАН отметил, что состав композиции не поменялся, но есть изменения в формулировках и добавлены показания, которых не было в первом варианте.

В заключении ИБХ РАН пришел к выводам о том, что на основе проведенного анализа нет оснований считать данные патента вторичными; имеется большой объем научных исследований эффекта олигосахаридов на иммунный ответ; из источника информации 2 по анализу 2'-фукозиллактозы (2FL) для детского питания и источника информации 7, в котором использованы GOS/FOS и инулин с широким спектром рекомендаций, в том числе для терапии аутоиммунных, опухолевых и аллергических заболеваний; нет работ по сочетанию этих олигосахаридов; авторы источника информации 7, но не источника информации 2 расширенно и бездоказательно включают в формулу изобретения рекомендации по терапии широкого спектра заболеваний; в спорном патенте сделано также; с учетом недоказанного, но возможного терапевтического эффекта такие рекомендации можно оставить.

ФНЦ пищевых систем при ответе на вопрос 1 указал следующее.

В зависимости от особенностей иммунной реактивности человека - носителя определенного генотипа и природы аллергена, реакция гиперчувствительности немедленного типа может развиваться с вовлечением Т-хелперов 1-го (Th2) IgE-опосредованного типа, или Т-хелперов 1-го (Th2) не-IgE-опосредованного типа.

Клетки Th2, располагаясь в тканях, опосредуют реакции гуморального иммунного ответа, связанного с выработкой антител и способствуют нарастанию аллергической реакции, воспаления (увеличение проницаемости микрососудов, отек тканей, нарушение микроциркуляции, увеличение секреции слизи, повреждение клеток и других структур), клетки Thl опосредуют реакции клеточного иммунного ответа за счет активации макрофагов, которые расщепляя аллерген, нивелируют повреждение в тканях.

Переключение с Th2 связанного на Thl цитокиновый тип ответа позволяет увеличить антиген-специфические иммуноглобулины G со снижением аллерген-специфических иммуноглобулинов Е, что снижает степень выраженности аллергических реакций. Таким образом, усиление Thl ответа и восстановление Thl/Th2 баланса может являться лечением и/или предотвращением развития иммунных заболеваний, таких как астма, аллергия, атопический дерматит, аллергический конъюнктивит, аллергия на пылевого клеща, крапивница и аллергический ринит.

Применительно к вопросу 2 ФНЦ пищевых систем отметил, что степень выраженности клеточного ответа традиционно оценивают по степени выраженности реакции гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ) путем измерения величины отека участка тела лабораторных мышей (лапы/уха) после введения разрешающей дозы аллергена сенсибилизированным животным. Величина отека позволяет судить об интенсивности ГЗТ - усилении кожных аллергических реакций, в связи с чем представленная в описании группы изобретений по патенту Российской Федерации N 2591831, биологическая модель позволяет лишь косвенно судить об увеличении клеточного ответа и не достаточна для доказательства усиления Thl ответа и восстановления Thl / Th2 баланса.

Отвечая на вопрос 3, ФНЦ пищевых систем исходил из того, что для доказательства наличия фармакологических свойств, а именно усиление Thl ответа (а), восстановление Thl/ Th2 баланса (б), усиленный иммунный ответ на вакцинацию (в), возможность лечения и/или предотвращению развития иммунных заболеваний, таких как астма, аллергия, атопический дерматит, аллергический конъюнктивит, аллергия на пылевого клеща, крапивница и аллергический ринит (г) необходимо дополнительное предоставление данных о содержании в сыворотке крови мышей иммуноглобулинов и цитокинов.

При ответе на вопрос 4 ФНЦ пищевых систем пришел к выводу, что в соответствии с представленными сведениями, и особенно источником информации 6, в котором представлены данные о концентрации антител в сыворотке крови мышей, можно утверждать, что питательная композиция, раскрытая в независимом пункте 1 измененной формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2591831, а именно "содержит 0,07 до 1 мас.% 2'-фукозиллактозы из расчета на сухую массу композиции и содержит бетагалактоолигосахариды, имеющие структуру [галактоза]n-глюкоза; где n равно целому числу от 2 до 60, где бетагалактоолигосахариды имеют более 80% бета-1,4 и бета-1,6 связей, и где питательная композиция содержит белки, усваиваемые углеводы и жиры, где белки предоставляют 5-50%, усваиваемые углеводы предоставляют 15-85%, и жиры предоставляют 5-50% калорий из расчета на общее количество калорий", может использоваться для разработки средства для лечения и/или предотвращения развития иммунных заболеваний, таких как астма, аллергия, атопический дерматит, аллергический конъюнктивит, аллергия на пылевого клеща, крапивница и аллергический ринит.

По вопросу 5 ФНЦ пищевых систем отметил, что указанные олигосахариды, как индивидуально или совместно, могут оказывать физиологически полезные эффекты, а также проявлять синергизм действия в зависимости от вносимых концентраций в пищевую систему. Представленные источники информации не позволяют сделать заключение о том, что применение 2-фукозиллактозы совместно с бетагалактоолигосахаридами оказывает синергетический эффект на усиление Thl-ответа.

Давая ответ на вопрос 6, ФНЦ пищевых систем исходит из того, что приведенные составы композиций не противоречат друг другу; состав композиции, представленный в примере 1 описания группы изобретений по патенту Российской Федерации N 2591831, дополнительном примере, соответствует составу композиции, приведенному в первоначальном варианте независимого пункта 1 формулы изобретения.

ФИЦ питания и биотехнологии при ответе на вопрос 1 указал, что в источниках информации отсутствуют данные клинических исследований о предотвращении развития и лечения бронхиальной астмы, аллергического ринита, аллергического конъюнктивита, атопического дерматита, крапивницы, аллергии на клещи домашней пыли путем добавления в питательную композицию олигосахаридов (2-FL и/или бетагалактолигосахаридов).

Отвечая на вопрос 2, указанное учреждение отметило, что бронхиальная астма, аллергический ринит, аллергический конъюнктивит, крапивница (аллергическая), аллергия на клещи домашней пыли, атопический дерматит относятся к заболеваниям, в основе которых лежат иммунопатологические реакции гиперчувствительности немедленного (I или IgE) типа. Реакция гиперчувствительности замедленного типа, которая изучалась на модели мышей, описываемая в документе, относится к IV типу иммунопатологических реакций и практически не участвует в механизмах развития вышеперечисленных заболеваний.

По вопросу 3 ФИЦ питания и биотехнологии пришел к выводу, что примеры, приведенные патентообладателем, не достаточны для утверждения об усилении Thl ответа, восстановления, Thl/Th2 баланса, а также предотвращения и/или развития бронхиальной астмы, аллергического ринита, аллергического конъюнктивита, атопического дерматита, крапивницы, аллергии на клещи домашней пыли при использовании питательной композиции, содержащие бетагалактоолигосахариды и 2-FL. Для подтверждения выше высказанной гипотезы необходимы сравнительные контролируемые, проспективные клинические исследования с параллельными группами, в которых бы оценивалось иммуномодулирующее действие смесей с галактоолигосахаридами, обогащенных 2-FL.

Давая ответ на вопрос 4, названное учреждение сослалось на то, что влияние различных компонентов олигосахаридов на иммунные процессы изучено мало; в настоящее время получены данные о целесообразности включения олигосахаридов в состав адаптированных молочных смесей, показана их хорошая переносимость здоровыми детьми, установлено их положительное влияние на формирование и состав кишечной микробиоты у детей первого года жизни.

При ответе на вопрос 5 ФИЦ питания и биотехнологии указал на то, что на данный момент нет клинических исследований, которые подтвердили бы синергетический эффект 2-фукозиллактозы и бетагалактоолиго-сахаридов; состав композиции, представленный в примере 1 описания группы изобретений по патенту Российской Федерации N 259183, и в дополнительном примере (представленном патентообладателем 24.02.2016 вместе с ответом на запрос экспертизы), соответствует составу композиции, приведенному в первоначальном варианте независимого пункта 1 формулы изобретения и зависимых пунктах 2-7, и в уточненном варианте независимого пункта 1 формулы изобретения и зависимых пунктах 2-5.

Отвечая на вопрос 6, ФИЦ питания и биотехнологии отметил, что состав композиции, приведенный в примере 1 и дополнительном примере, соответствует составу композиции, приведенному в первоначальном варианте независимого пункта 1 формулы изобретения и зависимых пунктах 2-7, и в уточненном варианте независимого пункта 1 формулы и зависимых пунктах 2-5.

РНИМУ им. Н.И. Пирогова выразил в ответе на судебный запрос следующие суждения.

Композиция, указанная в независимом пункте 1 уточненной формулы, не фигурирует в примере 1 с вакцинацией мышей и, соответственно, приведенный пример не может иллюстрировать действие данной композиции в отношении усиления Thl ответа и/или сбалансированности Thl/Th2.

По мнению РНИМУ им. Н.И. Пирогова, среди приведенных примеров нет данных для основания считать, что приведенная композиция может быть использована для лечения и/или предотвращения развития аутоиммунных заболеваний (астма, аллергия, атопический дерматит и т.д.).

С точки зрения специалистов РНИМУ им. Н.И. Пирогова, приведенный пример включает в себя вакцинацию против гриппа мышей линии С57Black6, что не может быть адекватной моделью для доказательства возможности лечения и/или предотвращения аутоиммунных заболеваний по пути усиления Thl ответа.

РНИМУ им. Н.И. Пирогова отметил, что у линии мышей С57Black6 доминирует Thl иммунный ответ, тогда как у другой линии BALB/C преобладает Th2-ответ На взгляд специалистов, существуют описанные мышиные модели, например, для изучения астмы, которые могли бы быть использованы для валидации эффективности композиции веществ.

Принимая во внимание, что представленные в суд ответы на судебные запросы в некоторой их части содержат противоречащие друг другу мнения специалистов в данной области техники, Суд по интеллектуальным правам определением от 21.02.2023 привлек к участию в деле в качестве специалиста Яковлева Р.Ю., советника Суда по интеллектуальным правам, кандидата химических наук для дачи консультации.

Специалист Яковлев Р.Ю. в судебном заседании 28.02.2023 дал консультацию по вопросам, поставленным судом, и ответил на вопросы представителей лиц, участвующих в деле.

В частности, данный специалист при ответе на вопрос 1 отметил, что из примера 1 и дополнительного примера можно сделать вывод о том, что наблюдается усиление Thl ответа, однако в этих примерах не приведены данные по балансу Thl/Th2. Полагает, что в рассматриваемом случае корректным было бы определение как Thl, так и Th2. По мнению специалиста, состав композиции в примере 1 является иным, а в дополнительном примере - соответствующим уточненной формуле.

При ответе на вопрос 2 специалист пришел к выводу, что использованная "мышиная" модель является достаточной только для определения Thl ответа, а для доказательства восстановления Thl/Th2 баланса и для лечения таких заболеваний как астма, аллергия, атопический дерматит, аллергический конъюнктивит, аллергия на пылевого клеща, крапивница и аллергический ринит не может быть признана достаточной. При этом, с точки зрения специалиста, в этом случае моделью должны быть не здоровые, а больные животные.

По вопросу 3 специалист указал, что приведенные в примере 1 и дополнительном примере сведения являются достаточными для доказательства наличия у раскрытого в независимом пункте 1 уточненной формулы спорного изобретения таких фармакологических свойств, как усиление Th1 ответа (а) и усиленного иммунного ответа на вакцинацию (в), но не могут быть признаны корректными для подтверждения восстановления Тh1/Th2 баланса (б) и возможности лечения и/или предотвращения астмы, аллергии, атопического дерматита, аллергического конъюнктивита, аллергии на пылевого клеща, крапивницы и аллергического ринита (г).

Отвечая на вопрос 4, специалист отметил, что из представленных примеров и источников информации 6 и 7 не может быть сделан вывод о том, что питательная композиция, раскрытая в независимом пункте 1 измененной формулы спорного изобретения, может использоваться для разработки средства для лечения и/или предотвращения следующих заболеваний: астма, аллергия, атопический дерматит, аллергический конъюнктивит, аллергия на пылевого клеща, крапивница и аллергический ринит, так как какие-либо экспериментальные корректные данные на этот счет отсутствуют.

При ответе на вопрос 5 специалист указал, что ни в одном из противопоставленных источников информации 2-7 не показан синергетический эффект на усиление Тh1 ответа при использовании 2-фукозиллактозы совместно с бетагалактоолигосахаридами.

По вопросу 6 специалист пришел к выводам о том, что приведенная в примере 1 композиция не соответствует по составу композиции, указанной в независимом пункте 1 уточненной формулы, а композиция, приведенная в дополнительном примере, соответствует составу композиции, указанной в независимом пункте 1 уточненной формулы.

Исследовав представленные в материалы дела источники информации, ответы научно-исследовательских учреждений на судебные запросы, ответы специалиста Яковлева Р.Ю. на поставленные им судом и представителями лиц, участвующих в деле, вопросы, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Доводы заявителя о несоответствии группы изобретений по спорному патенту условиям патентоспособности "промышленная применимость" и "изобретательский уровень" в значительной степени построены на том, что дополнительный пример, представленный патентообладателем 24.02.2016 в ответ на запрос экспертизы, не мог быть принят к рассмотрению в части подтверждения реализации назначения и достижения технического результата, поскольку соответствие названным условиям патентоспособности должно подтверждаться на дату приоритета изобретения (дату подачи заявки на выдачу патента).

Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с данным доводом заявителя в силу следующего.

Согласно первоначальным материалам заявки N 2012105313 назначение спорного изобретения - "питательная композиция", т.е. оно предназначено для питания разных возрастных групп и лиц с различным состоянием здоровья.

Как отмечено в подпункте 2 пункта 24.5.1 Административного регламента, следует убедиться в том, что, в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы, действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных (пункт 10.7.4.5 Административного регламента), а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

Роспатент при проведении экспертизы заявки N 2012105313 на выдачу патента на группу изобретений направил в адрес компании N.V.NUTRICIA запрос от 17.04.2015, в котором, в частности, отмечалось, что в материалах заявки примеры осуществления изобретения и реализации назначения касаются только усиления Тh1 ответа при применении заявленных композиций, при этом отсутствуют данные, демонстрирующие лечение и/или предотвращение развития любых вирусных инфекций.

Третьим лицом в составе корреспонденции от 24.02.2016, поступивший в ответ на указанный запрос, был представлен дополнительный пример.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 24.6 Административного регламента запрос дополнительных материалов, в том числе измененной формулы изобретения, направляется заявителю в случае, если без таких материалов невозможно проведение экспертизы заявки по существу.

Основаниями для запроса могут являться, в частности, следующие обстоятельства, если без их разрешения невозможно проведение экспертизы заявки по существу: необходимость решения вопросов, связанных с проверкой патентоспособности заявленного изобретения в соответствии с пунктом 24.5 указанного Административного регламента; необходимость уточнения формулы изобретения по результатам проверки патентоспособности заявленного изобретения.

Подпунктом 5 пункта 24.6 Административного регламента предусмотрено, что в том случае, когда основанием для запроса является необходимость уточнения формулы изобретения по результатам проверки патентоспособности заявленного изобретения и уточнения формулы таковы, что необходима соответствующая корректировка описания и/или чертежей, заявителю предлагается представить уточненное описание и/или чертежи (или заменяющие листы).

При поступлении дополнительных документов их проверка осуществляется в соответствии с положениями пункта 24.7 Административного регламента, в котором содержится ряд условий, при которых дополнительные материалы не могут быть приняты во внимание при рассмотрении заявки полностью или частично.

Вместе с тем ни одно из положений пункта 24.7 Административного регламента не препятствует принятию во внимание дополнительного примера, раскрывающего реализацию назначения изобретения.

Таким образом, действующее законодательство не содержит специальных положений, препятствующих Роспатенту принимать к рассмотрению дополнительные примеры подтверждения реализации назначения и достижения технического результата, направленные лицом, подавшим заявку, после даты приоритета изобретения в ответ на запрос дополнительных материалов.

Кроме того, коллегия судей отмечает, что компания Societe des Produits Nestle S.А. в возражении от 01.09.2021 не заявляла доводов относительно несоответствия спорного патента подпункту 3 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ в связи с наличием в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату (пункт 2 статьи 1378).

Рассмотрев доводы заявителя, касающиеся несоответствия независимых пунктов 8-10 уточненной формулы условию патентоспособности "промышленная применимость", Суд по интеллектуальным правам находит их частично заслуживающими внимания исходя из следующего.

Указанные доводы компании Societe des Produits Nestle S.А. основаны на том, что в спорном патенте реализация такого широкого назначения не подтверждена имеющимися примерами, относится к исследованию свойств композиции, отличной по составу от приведенного как в первоначальной, так и уточненной формуле, и не относится к лечению или профилактике указанных нозологий, а раскрывает сведения о величине иммунного ответа у здоровых мышей, вакцинированных от гриппа, тогда как здоровые мыши не могут являться адекватной моделью для проверки возможности лечения заболеваний, которые могут быть предотвращены и/или вылечены путем усиления Thl ответа и/или Thl/Th2 баланса (любых в контексте изобретения), и иммунных заболеваний.

Со своей стороны Роспатент и обладатель спорного патента полагают, что в отношении композиций, раскрытых в независимых пунктах 8, 9 и 10 уточненной формулы, пример 1 демонстрирует, что композиция, содержащая 2-фукозиллактозу (2-FL) и бетагалактоолигосахариды (GOS), обеспечивает усиление иммунного ответа на вакцинацию, в частности усиление Thl ответа, а дополнительный пример, приведенный в корреспонденции от 24.02.2016, показывает, что реализация назначения возможна и при применении композиции, содержащей только 2-FL и GOS, согласно сведениям, раскрытым в источнике информации 4, нарушение баланса Thl и Th2 иммунного ответа приводит к ряду паталогических состояний и чрезмерный Th2 ответ приводит к аллергии и сопутствующим заболеваниям, включая астму, атопический дерматит, аллергию на пылевого клеща, аллергический ринит и крапивницу.

При этом третье лицо обращает внимание на то, что из источника информации 6 следует, что используемая в обоих примерах модель вакцинации против гриппа у мышей является стандартной моделью для анализа иммуномодулирующих свойств пребиотических олигосахаридов, поскольку модуляция вакцинно-специфических ответов гиперчувствительности замедленного типа (DTH) является маркером для клеток Thl, а также для баланса Th1/Th2, возможность применения указанной композиции для разработки средства для лечения и/или предотвращения заболеваний, которые вызваны ослаблением Thl ответа и нарушением Th1/Th2 баланса (пункт 8 уточненной формулы), и для усиления ответа на вакцинацию (пункт 9 уточненной формулы) очевидна из представленных результатов.

Исследовав ответы научных учреждений на судебные запросы и принимая во внимание консультацию специалиста Яковлева Р.Ю., коллегия судей пришла к выводу о том, что довод заявителя о несоответствии состава приведенной в примерах композиции составу композиции, указанной в измененной формуле, справедлив лишь в отношении примера 1, который содержится в первоначальных материалах заявки, тогда как состав композиции, приведенный в дополнительном примере, следует признать соответствующим составу композиции, содержащемуся в независимых пунктах 1 первоначальной и уточненной формулы.

Судом не принимается ссылка третьего лица на то, что наличие незначительных отличий между составом композиции, приведенным в примере 1, и составом композиции, известным из независимых пунктов 1 первоначальной и измененной формулы изобретения, не может повлиять на полученный результат, поскольку вероятность наличия или отсутствия возможности влияния состава композиции на получение определенного результата относится к области предположений, что недопустимо при оценке экспериментальных данных.

Проанализировав пример 1 и дополнительный пример, суд соглашается с мнениями, изложенными в ответах ИБХ РАН, ФНЦ пищевых систем, ФИЦ питания и биотехнологии, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, и выраженными в консультации специалиста Яковлева Р.Ю., согласно которым пример 1 и дополнительный пример позволяют констатировать только усиление Thl ответа, тогда как данные по балансу Thl/Th2 в этих примерах отсутствуют; использованная "мышиная" модель является достаточной только для определения Thl ответа и для подтверждения усиленного иммунного ответа на вакцинацию, а для доказательства восстановления Thl/Th2 баланса и для лечения таких заболеваний как астма, аллергия, атопический дерматит, аллергический конъюнктивит, аллергия на пылевого клеща, крапивница и аллергический ринит не может быть признана достаточной.

Коллегия судей не может признать обоснованными ссылки Роспатента и третьего лица на то, что несмотря на отсутствие в примере 1 и дополнительном примере конкретных значений параметров, характеризующих Th2 ответ, восстановление баланса Thl/Th2 очевидно для специалиста и не требует специального подтверждения.

Заявляя данный довод, Роспатент и третье лицо указывают на сведения, содержащиеся в источнике информации 6, из которых, по их мнению, следует, что восстановление баланса Thl/Th2 доказано при тестировании предложенной питательной композиции на мышиной модели гиперчувствительности замедленного типа.

Вместе с тем источник информации 6, фигурировавший в вопросе 4, направлялся в адрес научных учреждений, а также был объектом исследования со стороны специалиста Яковлева Р.Ю.

При этом особенно подробно данный источник был исследован в ответе ИБХ РАН, который указал, что содержащиеся в этом источнике данные являются половиной состава спорного патента, а именно подтверждают эффект GOS/FOS/AOS (не перекрывается для смеси GOS/FOS/AOS и 2'-FL). Специалист Яковлев Р.Ю. отметил, что экспериментальные данные из источника информации 6 не могут быть распространены на питательную композицию, приведенную в независимых пунктах 1 первоначальной и уточненной формулах изобретения, в силу наличия отличий между этими композициями.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам полагает, что исходя из отсутствия в примере 1 и дополнительном примере экспериментальных данных, свидетельствующих о возможности применения питательной композиции для разработки средства для лечения и/или предотвращения заболеваний, которые вызваны нарушением Th1/Th2 баланса, а также учитывая, что составы композиций, приведенных в независимых пунктах 1 первоначальной и уточненной формулах изобретения, и в источнике информации 6 отличаются, что не позволяет говорить о корректности распространения результатов, полученных при тестировании композиции по источнику информации 6, на применение питательной композиции, содержащейся в спорном изобретении, вывод об очевидности для специалиста влияния питательной композиции по независимому пункту 1 уточненной формулы изобретения для восстановления баланса Thl/Th2 и, соответственно, для разработки средства для лечения и/или предотвращения развития иммунных заболеваний, таких как астма, аллергия, атопический дерматит, аллергический конъюнктивит, аллергия на пылевого клеща, крапивница и аллергический ринит не может быть сделан.

Суд отмечает, что доводы Роспатента и третьего лица в этой части не соответствуют требованиям, предъявляемым к проверке изобретения на предмет соответствия условию патентоспособности "промышленная применимость", а именно - подпункту 2 пункта 24.5.1 Административного регламента, согласно которому следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы, действительно возможна реализация указанного заявителем назначения; если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных (пункт 10.7.4.5 настоящего Регламента), а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

В соответствии с пунктом 10.7.4.5 Административного регламента в разделе "Осуществление изобретения" показывается, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются.

Для изобретения, сущность которого характеризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, в частности, представленного на уровне функционального обобщения, описываются средство для реализации такого признака или методы его получения либо указывается на известность такого средства или методов его получения.

В данном разделе приводятся также сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения того технического результата, который указан в разделе описания "Раскрытие изобретения". В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относятся заявленное изобретение или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях. При использовании для характеристики изобретения количественных признаков, выраженных в виде интервала значений, показывается возможность получения технического результата во всем этом интервале. Если несколько признаков изобретения выражены в виде альтернативы, показывается возможность получения технического результата при различных сочетаниях характеристик таких признаков.

При этом в подпункте 3 пункта 24.5.1 Административного регламента указано, что при несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

Коллегия судей считает ошибочным довод Роспатента и компании N.V.NUTRICIA о том, что вопрос достаточности представленных патентообладателем экспериментальных данных для подтверждения возможности применения питательной композиции лежит исключительно в правовой плоскости, поскольку разрешение данного вопроса невозможно без применения специальных познаний в конкретной области техники.

При этом суд обращает внимание на то, что абсолютное большинство специалистов в рамках заданных им вопросов заявили о недостаточности использованной в примерах биологической модели для подтверждения возможности восстановления баланса Thl/Th2 и, соответственно, для разработки средства для лечения и/или предотвращения развития иммунных заболеваний, таких как астма, аллергия, атопический дерматит, аллергический конъюнктивит, аллергия на пылевого клеща, крапивница и аллергический ринит.

Ссылка третьего лица на то, что в пунктах 8 и 10 измененной формулы спорного изобретения предложены не способы лечения, а применение питательной композиции в получении композиции для лечения и/или предотвращения развития иммунных заболеваний, что не исключает возможность применения предложенной питательной композиции в составе композиции, содержащей дополнительные терапевтические агенты, применяемые для лечения указанных заболеваний, подлежит отклонению, так как данная формулировка не освобождает от необходимости представлять в составе материалов заявки доказательства того, что применение соответствующей питательной композиции действительно влияет на реализацию конкретного указанного в формуле назначения (в рассматриваемом случае - получении композиции для лечения и/или предотвращения развития заболевания, которое может быть предотвращено и/или вылечено путем усиления Thl ответа и/или Thl/Th2 баланса, а также в получении композиции для лечения и/или предотвращения развития иммунных заболеваний, выбранных из группы, состоящей из астмы, аллергии, атопического дерматита, аллергического конъюнктивита, аллергии на пылевого клеща, крапивницы и аллергического ринита).

При этом суд полагает, что доказанность экспериментальными данными лишь усиления Thl ответа не может быть автоматически и бездоказательно распространена на иные назначения питательной композиции, в отношении которых такие данные не представлены, то есть изобретение в части реализации назначения не может быть основано на неподтвержденных экспериментально предположениях. Иное позволяло бы необоснованно расширять объем правовой охраны изобретений путем основанного на "ожиданиях" декларирования значительного количества назначений в отсутствие экспериментального подтверждения возможности реализации каждого из них.

Кроме того, из материалов заявки не следует, что питательная композиция, охарактеризованная в независимом пункте 1 уточненной формулы изобретения, в составе композиции, содержащей дополнительные терапевтические агенты, будет действовать именно таким образом, как утверждает правообладатель.

Исходя из вышеизложенного, Суд по интеллектуальным правам считает, что вывод Роспатента о соответствии изобретений по независимым пунктам 8 (в части применения питательной композиции по любому из пунктов 1-5, в получении композиции для лечения и/или предотвращения развития заболевания, которое может быть предотвращено и/или вылечено путем усиления Thl/Th2 баланса) и 10 уточненной формулы спорной группы изобретений условию патентоспособности "промышленная применимость" сделан с нарушением пунктов 1 и 4 статьи 1350 ГК РФ, подпункта 2 статьи 24.5.1 Административного регламента.

Вместе с тем, рассмотрев доводы заявителя, касающиеся несоответствия независимых пунктов 1, 6-10, зависимых пунктов 2-5 измененной формулы условию патентоспособности "изобретательский уровень", коллегия судей не может прийти к выводу об их обоснованности в силу следующего.

Как установлено Роспатентом, признаками, отличающими группу изобретений, охарактеризованную в независимых пунктах 1, 6, 7, 10 уточненной формулы от наиболее близкого аналога (источник информации 3), являются необходимость выбора именно 2-фукозиллактозы в качестве дополнительного компонента и количественное содержание 2-фукозиллактозы, а группа изобретений, охарактеризованная в независимых пунктах 8 и 9 уточненной формулы, отличается от наиболее близкого аналога (источник информации 4) также тем, что в состав используемой композиции включена 2-фукозиллактоза в определенном количестве.

При этом административный орган исходил из того, что технический результат, обеспечиваемый рассматриваемой группой изобретений, заключается в синергетическом усилении Thl иммунного ответа, возможность достижения которого показана примерами, представленными в первоначальных документах заявки и в корреспонденции от 24.02.2016 в ответ на запрос дополнительных материалов.

Исследовав входящие в уровень техники источники информации, Роспатент пришел к выводам о том, что из источника информации 2 известны составы, которые могут быть использованы для получения питательных композиций, где указанные составы включают 2'- фукозиллактозу в количестве от 0,1 до 3 г на 100 г состава, т.е. от 0,1 до 3 мас.%, однако ни один из известных источников не раскрывает возможности получения технического результата, заключающегося в синергетическом эффекте в отношении усиления Thl иммунного ответа.

Не соглашаясь с данными выводами Роспатента, компания Societe des Produits Nestle S.А. ссылается на то, что достижение технического результата спорного изобретения, заключающегося в синергетическом эффекте в отношении усиления Th1 иммунного ответа, не подтверждается материалами заявки, так как единственный пример, приведенный в первоначальных материалах заявки, касается композиции, где использованы четыре компонента: фукозиллактоза, бетагалактоолигосахариды, фруктоолигосахариды и олигосахариды уроновой кислоты, т.е. он относится к композиции иного состава, не раскрытой ни в первоначальном варианте формулы, ни в измененном, а дополнительный пример также не относится к питательной композиции, охарактеризованной в независимом пункте 1 измененной формулы.

Между тем ранее суд пришел к выводам о допустимости использования дополнительного примера для подтверждения реализации назначения и достижения технического результата и о том, что состав композиции, приведенный в дополнительном примере, следует признать соответствующим составу композиции, содержащемуся в независимых пунктах 1 первоначальной и уточненной формулы.

Кроме того, из ответов научных учреждений на судебные запросы и из консультации, данной специалистом Яковлевым Р.Ю., следует, что ни в одном из источников информации, входящих в уровень техники, не раскрыт синергетический эффект на усиление Thl ответа при применении определенного в формуле количества 2-фукозиллактозы совместно с бетагалактоолигосахаридами.

При таких обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам полагает правомерными изложенные в оспариваемом решении выводы Роспатента о соответствии условию патентоспособности "изобретательский уровень" группы изобретений по независимым пунктам 1, 6, 7, 8 (частично) и 9, зависимых пунктам 2-5 уточненной формулы.

В пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" изложена правовая позиция, согласно которой основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Исходя из этого, для признания недействительным ненормативного правового акта необходимо установление одновременно двух указанных оснований.

Как разъяснено в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

Отменяя решение Роспатента, суд также вправе в случае признания установленными фактических обстоятельств, требующихся для вынесения соответствующего решения, обязать Роспатент выдать патент, предоставить правовую охрану товарному знаку, наименованию места происхождения товара или предоставить исключительное право на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, восстановить или аннулировать патент, восстановить или прекратить правовую охрану товарного знака, наименования места происхождения товара, аннулировать запись в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации (далее - Государственный реестр наименований) и все свидетельства об исключительном праве на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.

Коллегия судей пришла к выводу о том, что оспариваемое решение Роспатента в части признания изобретений по пунктам 8 и 10 соответствующими условию патентоспособности "промышленная применимость" принято с нарушением норм материального права и нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем подлежит признанию в этой части недействительным.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что в рассматриваемом случае фактические обстоятельства, требующиеся для вынесения соответствующего решения, установлены, в связи с чем повторного рассмотрения Роспатентом возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2591831 не требуется.

Принимая во внимание, что Роспатентом на основании решения от 21.05.2022 выдан новый патент на группу изобретений (патент Российской Федерации N 2773674 на изобретение "Смесь неусваиваемых олигосахаридов для стимулирования иммунной системы") с уточненной формулой, а также учитывая, что изобретения по независимому пункту 8 (в части применения питательной композиции по любому из пунктов 1-5, в получении композиции для лечения и/или предотвращения развития заболевания, которое может быть предотвращено и/или вылечено путем усиления Thl/Th2 баланса) и независимому пункту 10 полностью признаны судом не соответствующими условию патентоспособности "промышленная применимость", коллегия судей считает возможным устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в этой части путем обязания административного органа аннулировать патент Российской Федерации N 2773674 и выдать новый патент с исключением из формулы в независимом пункте 8 слов "и/или Тh1/Th2 баланса" и с исключением независимого пункта 10 полностью.

При этом суд полагает, что выдача нового патента с исключением из него части изобретений, относящихся к применению композиции по определенному назначению, не порочит правовой охраны остальной части изобретений, относящихся к продукту и его применению по определенному назначению.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отнесены на Роспатент.

Внесенные третьим лицом на депозитный счет Суда по интеллектуальным правам денежные средства в счет оплаты стоимости судебной экспертизы подлежат возврату этому лицу.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

заявление иностранного лица Societe des Produits Nestle S.А. удовлетворить частично.

Признать недействительным в части решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.05.2022, принятое по результатам рассмотрения возражения от 01.09.2021, о признании патента Российской Федерации на изобретение N 2591831 недействительным частично и о выдаче нового патента на изобретение, как не соответствующее пунктам 1 и 4 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности аннулировать выданный на основании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.05.2022 патент Российской Федерации N 2773674 на изобретение "Смесь неусваиваемых олигосахаридов для стимулирования иммунной системы" и выдать новый патент с исключением из формулы в независимом пункте 8 слов "и/или Тh1/Th2 баланса" и с исключением независимого пункта 10 полностью.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) в пользу иностранного лица Societe des Produits Nestle S.А. (Avenue Nestle, 55 1800 Vevey, Switzeland) 3 000 (Три тысячи) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Возвратить иностранному лицу N.V.NUTRICIA (Eerste Stationsstraat 186, 2712 НM Zoetermeer, The Netherland (в лице общества с ограниченной ответственностью "Юридическая форма Городисский и Партнеры")) с депозитного счета Суда по интеллектуальным правам денежные средства в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, перечисленные платежным поручением от 19.10.2022 N 3455 на оплату стоимости судебной экспертизы.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

С.П. Рогожин

Судья

Е.Н. Чеснокова