Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 марта 2023 г. по делу N СИП-1058/2022 Суд отказал в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку ответчик подтвердил факт использования им спорного товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 марта 2023 г. по делу N СИП-1058/2022

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 21 марта 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 27 марта 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Погадаева Н.Н.,

судей Борисовой Ю.В., Пашковой Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Аджиевой Х.И.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Формат" (644527, Омская обл., Омский р-н, пос. Ростовка, 23, ОГРН: 1055515020880) к индивидуальному предпринимателю Шаталову Александру Михайловичу (ОГРНИП 304482235800135) о досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 410173 вследствие его неиспользования,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Формат" - Волошин С.В. (по доверенности 13.07.2022);

от индивидуального предпринимателя Шаталова Александра Михайловича - Герсонский А.С. (по доверенности от 19.11.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Формат" (далее - общество "Формат") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Шаталову Александру Михайловичу (далее - ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 410173 в отношении услуг "сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; управление недвижимостью" 36-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Обращаясь с заявленными требованиями, истец указал на то, что является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны спорного знака обслуживания, так как имеет намерение зарегистрировать свое словесное обозначение "Победа" в качестве товарного знака в отношении названных услуг 36-го класса МКТУ, а также тем, что в Арбитражном суде Омской области рассматривается исковое заявление ответчика о взыскании с общества "Формат" компенсации за нарушение исключительных прав на спорный знак обслуживания (дело N А46-12604/2022).

Истец обратил внимание на то, что при размещении объявления о сдачи помещений в аренду в сети "Интернет" он использует свой товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 494398 в словосочетании с неохраняемыми элементами ("Торговая группа").

Ссылаясь на то, что спорный знак обслуживания фактически ответчиком не используется в отношении тех услуг, для которых он зарегистрирован, а представленные в рамках дела документы соответствующий факт не подтверждают, общество полагает, что предъявление ответчиком исковых требований о взыскании компенсаций за его незаконное использование свидетельствует о злоупотреблении последним своим правом.

С учетом изложенных доводов, общество просит прекратить правовую охрану спорного товарного знака в отношении услуг "сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; управление недвижимостью" 36-го класса МКТУ.

Роспатентом представлен отзыв, в котором указано на то, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования относится к компетенции суда и каких-либо иных пояснений по существу требований ведомство представить не может, в связи с чем, просит рассмотреть дело в отсутствие его представителя с последующим направлением копии судебного акта.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик настаивает на активном использовании спорного товарного знака в отношении услуг, для которых он зарегистрирован, в том числе, в трёхлетний период, что следует из совокупности представленных в материалы дела доказательств.

В частности, ответчик указывает на то, что использование товарного знака осуществляется путем размещения вывески "Победа" на принадлежащих ответчику нежилых помещениях, расположенных в здании по адресу: Липецкая область, г. Липецк, пл. Победы, д. 5А, которое в открытом доступе в сети "Интернет" прямо индивидуализировано как торговый центр "Победа"; данное использование осуществляется с его согласия для предоставления услуг по аренде имущества в указанном здании, а также путем заключения лицензионных договоров и договоров аренды имущества.

С учетом изложенного, ответчик просит отказать в удовлетворении настоящих исковых требований.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковое заявление, пояснил свою позицию по существу спора.

Представитель ответчика в судебном заседании против удовлетворения искового заявления возражал, пояснил свою правовую позицию по существу спора.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие его представителя.

Судом по интеллектуальным правам установлено, что знак обслуживания "" по свидетельству Российской Федерации N 410173 зарегистрирован 02.06.2010 по заявке N 2008733970 с датой приоритета от 24.10.2008, установленной по дате подачи заявки на имя Шаталова Александра Михайловича.

Правовая охрана названному знаку обслуживания предоставлена в отношении следующих услуг 36-го класса МКТУ: "агентства кредитные; агентства по взыскиванию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; агентства таможенные; анализ финансовый; аренда ферм и сельхозов; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; ликвидация торгово-промышленной деятельности; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через Интернет; операции факторные; организация денежных сборов и подписей; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в аренду; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги актуариев; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; учреждение взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая".

Ссылаясь на свою заинтересованность и полагая, что вышеуказанный знак обслуживания в отношении услуг "сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; управление недвижимостью" 36-го класса МКТУ ответчиком не используется, истец обратился в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 410173 в отношении названных услуг 36-го класса МКТУ.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнение представителя истца, судебная коллегия пришла к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Судом установлено, что истец предлагал ответчику в установленном законом порядке обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 410173 в отношении перечисленных услуг, либо заключить договор об отчуждении исключительного права на указанный товарный знак, для чего ответчику 23.08.2022 было направлено предложение заинтересованного лица по его адресу места регистрации (жительства), который соответствует адресу, указанному в выписке из Государственного реестра на товарный знак.

Также указанное заявление было направлено 23.08.2022 по адресу для переписки, указанному в выписке на спорный товарный знак из Государственного реестра товарных знаков.

Поскольку указанное предложение было оставлено без удовлетворения, истец 23.11.2022 обратился в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым иском.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор)), а на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора).

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункта 165 и 166 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Вместе с тем в пункте 165 Постановления N 10 разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Как следует из представленной выписки из единого государственного реестра юридических лиц, в качестве одного из видов дополнительной деятельности истца является "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом" (код ОКВЭД 68.20.2).

В подтверждение своей заинтересованности истцом в материалы дела представлены копии: свидетельства Российской Федерации N 494399 на товарный знак "" с датой приоритета от 07.09.2011 в отношении товаров 16-го класса МКТУ и выписка из Государственного реестра на названный товарный знак; заказ поиска по базам данных "Зарегистрированных товарных знаков Российской Федерации и поданных заявок на регистрацию товарных знаков в Российской Федерации" и акт от 31.08.2022 N 555 о выполнении услуг по данному заказу; скриншот страницы сайта в сети интернет https://pobeda-market.ru/partnership/tenants; определение Арбитражного суда Омской области по делу N А46-12604/2022 о принятии искового заявления ответчика о взыскании компенсации к производству суда по делу N А46-12604/2022, а также копии документов представленных ответчиком в рамках данного дела (возражений Шаталова А.М. на отзыв общества, лицензионного договора Шаталова А.М. с обществом ограниченной ответственностью "Липецкий дизайн" (далее - общество "Липецкий дизайн")).

Как следует из дела А46-12604/2022, Шаталов А.Н. обратился в Арбитражный суд Омской области к обществу "Формат" с исковым заявлением о защите исключительного права на спорный знак обслуживания и взыскании компенсации в размере 1 200 000 рублей, которое принято к производству суда определением от 26.07.2022.

Из представленных истцом в материалы дела доказательств усматривается, что он осуществляет деятельность, в том числе, связанную с оказанием услуг по сдаче в аренду недвижимого имущества и нежилых помещений, которые относятся к 36-му классу МКТУ и являются однородными услугам, в отношении которых зарегистрирован спорный знак обслуживания.

Как следует из правовой позиции, изложенной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2016 по делу N СИП-435/2015 обращение ответчика с исковым заявлением к истцу о взыскании компенсации за незаконное использование спорных товарных знаков подтверждает наличие заинтересованности истца в предъявлении иска о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков ответчика с целью дальнейшего беспрепятственного использования спорных обозначений.

Таким образом, подача Шаталовым А.М. в Арбитражный суд Омской области искового заявления к обществу "Формат" о взыскании компенсации в размере 1 200 000 рублей, в рамках которого Шаталов А.М. ссылается на незаконное использование обществом для индивидуализации услуг, входящих в 36-й класс МКТУ с использованием словесного обозначения "победа", сходного до степени смешения со спорным товарным знаком истца, также подтверждает заинтересованность истца.

С учетом изложенного, по результатам оценки представленных доказательств, коллегия судей приходит к выводу о том, что истец осуществляет деятельность, связанную с использованием обозначения "Победа", сходного до степени смешения со спорным знаком обслуживания, а ситуация, когда правообладатель препятствует его использованию, что подтверждается предъявлением к обществу "Формат" иска о защите исключительного права на товарный знак, свидетельствует о его заинтересованности в устранении препятствий для осуществления своей деятельности, в том числе путем прекращения правовой охраны оспариваемых товарных знаков.

Таким образом, суд полагает, что истцом доказано наличие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного знака обслуживания в отношении заявленных услуг 36-го класса МКТУ.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В пункте 163 постановления N 10 разъяснено, что в силу статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

С учетом даты направления истцом ответчику предложения заинтересованного лица (23.08.2022) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, исчисляется с 23.08.2019 по 22.08.2022 включительно.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

По смыслу приведенных правовых норм статей 1484 и 1486 ГК РФ и закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

При этом учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, непосредственно связанных с введением товаров, услуг в гражданский оборот.

Из чего следует, что необходимо установить обстоятельства, связанные как с размещением товарного знака (знака обслуживания), так и связанные с введением товаров (услуг) в гражданский оборот, то есть с доведением их до потребителя (услугополучателя).

Таким образом, для разрешения вопроса об использовании или неиспользовании товарного знака его правообладателем следует установить наличие или отсутствие следующих фактов:

использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении тех позиций МКТУ, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ;

обстоятельства введения в гражданский оборот и доведения до потребителя товаров, маркированных товарным знаком правообладателя.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Возражая против удовлетворения заявленных требований, ответчик настаивает на том, что доводы истца о неиспользовании товарного знака не соответствуют действительности.

В связи с этим, в опровержение позиции истца, в обоснование довода об использовании спорного знака обслуживания, ответчик представил в материалы дела, и как следствие, ссылается на следующие доказательства: выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; выписку из единого государственного реестра недвижимости; скриншоты картографических справочников в сети "Интернет" с вывеской "Победа" с размещением объявления об аренде; согласие правообладателя на использование знака обслуживания обществом "Липецкий дизайн" от 01.03.2020 и Товариществом собственников недвижимости "ТК Победа" (далее - товарищество) от 15.02.2019; лицензионный договор от 15.03.2021, заключенный между ответчиком и обществом "Липецкий дизайн"; договоры аренды нежилых помещений; договоры от 01.03.2019, 05.09.2019, 12.12.2019 на управление недвижимым имуществом; скриншоты сайтов в сети "Интернет" с опубликованными объявлениями о сдаче помещений в торговом центре "Победа"; договоры аренды нежилых помещений; переписку между ответчиком и третьими лицами (арендаторами); публичную переписку между ТСН "ТК Победа" и органами публичной власти.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вышеперечисленные доказательства, судебная коллегия пришла к выводу о том, что ответчиком доказано использование спорного знака обслуживания спорный период в отношении услуг 36-го класса МТКУ "сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; управление недвижимостью", что следует из представленных в материалы дела документов, относимых к периоду доказывания.

Как следует из представленных в материалы дела документов, использование спорного знака обслуживания осуществляется самим правообладателем, а также третьими лицами с согласия правообладателя.

В качестве доказательств самостоятельного использования знака обслуживания в отношении спорных позиций 36-го класса МКТУ, ответчиком в материалы дела представлены, в том числе:

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на 17.02.2023, согласно которой основным видом деятельности ответчика зарегистрированного в качестве предпринимателя с 28.06.2001, является "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом" (код ОКВЭД 68.20.2).

Согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости ответчику на праве собственности принадлежит нежилое помещение площадью 496,6 кв.м., расположенное на цокольном этаже здания по адресу г. Липецк, площадь Победы, д. 5А, пом. 1, с кадастровым номером 48:20:00454007:676 (в ходе судебного заседания представитель ответчика пояснил, что данное нежилое помещение и по настоящее время находится в собственности Шаталова А.М.).

Принимая во внимание названные документы, судебная коллегия приходит к выводу о том, что в период с 23.08.2019 по 22.08.2022 ответчик являлся предпринимателем и имел в собственности недвижимое имущество (нежилое помещение), расположенное по адресу: г. Липецк, площадь Победы, д. 5А, пом. 1 на цокольном этаже, следовательно, обладал возможностью оказывать услуги по сдаче в аренду недвижимого имущества.

Из представленного в материалы дела договора аренды от 29.12.2020 следует, что ответчик (арендодатель) принял на себя обязательства по предоставлению индивидуальному предпринимателю Махмадову Мирзоджону Арифходжаевичу (арендатор) во временное владение и пользование нежилое помещение N 1 с кадастровым номером 48:20:00454007:676 (помещения N 7, 13-18, 20-24, 27, 28, 30) общей площадью 408,2 кв.м., расположенного в торговом комплексе "Победа" по адресу: г. Липецк, площадь Победы, д. 5А, пом. 1. Условиями данного договора стороны оговорили, что ответчик гарантирует наличие у него права сдавать в аренду поименованные нежилые помещения.

Актом приема-передачи складских помещений, который является приложением N 2 к названному договору, подтверждается факт передачи нежилого помещения N 1 с кадастровым номером 48:20:00454007:676 (помещения N 7, 13-18, 20-24, 27, 28, 30) общей площадью 408,2 кв.м., расположенного в торговом комплексе "Победа" по адресу: г. Липецк, площадь Победы, д. 5А, пом. 1.

Также в материалы дела представлен договор субаренды нежилых помещений от 01.08.2018 N АР-013.18 подписанный между ответчиком и акционерным обществом "Мегафон Ритейл" о предоставлении во временное владение и пользование нежилого помещения общей площадью 14.4 кв.м., расположенного по адресу: г. Липецк, площадь Победы, д. 5А, пом. 1.

К названному договору между его сторонами заключены дополнительные соглашения, в том числе, от 01.04.2020 N 2/1, от 01.10.2020 N 3, от 01.03.2021 N 4, согласно последнему стороны возобновили и продлили срок действия данного договора до 01.05.2021.

Оценив вышеназванные документы в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия пришла к выводу о том, что данными документами подтверждается факт использования самим ответчиком спорного знака обслуживания в отношении заявленных истцом позиций.

В подтверждение обстоятельств использования спорного знака обслуживания в трехлетний период в материалы дела представлены копии согласия ответчика на использование обществом с ограниченной ответственностью "Липецкий дизайн" (далее - общество "Липецкий дизайн") знака обслуживания "Победа" по свидетельству Российской Федерации N 410173 в отношении услуг по сдаче в аренду и управлению недвижимым имуществом в торговом центре "Победа" по адресу: г. Липецк, площадь Победы, д. 5А, пом. 1, включая индивидуализацию данных услуг как услуг указанного торгового комплекса.

Согласно лицензионному договору от 15.03.2021 (зарегистрирован в Роспатенте 11.05.2022 за номером РД0396417) о предоставлении права на использование товарного знака, ответчик предоставил обществу "Липецкий дизайн" неисключительное право на использование спорного знака обслуживания в отношении всех товаров и услуг, для которых зарегистрирован этот товарный знак.

Условиями данного договора определено, что общество "Липецкий дизайн" имеет право использовать знак обслуживания путем его размещения на вывеске (фасаде) торгового центра по адресу г. Липецк, площадь Победы, д. 5А, пом. 1, а также путем размещения данного знака на сайте в сети Интернет и в рекламных объявлениях; к приобретателю переходит право на использование знака обслуживания в отношении таких услуг 36-го класса МКТУ, как "сдача в аренду недвижимого имущества, сдача в аренду нежилых помещений, взыскание арендной платы, управление недвижимостью".

Представленными в материалы дела копиями договоров аренды нежилого помещения от 15.02.2022 и актом приема-передачи помещения по нему, аренды от 01.10.2020 N 1020 и актом приема-передачи прилегающей территории в аренду, заключенных между обществом "Липецкий дизайн" и арендаторами, подтверждается оказание услуги по предоставлению в аренду недвижимого имущества иными лицами в торговом комплексе или близ торгового комплекса "Победа".

Принимая во внимание вышеуказанные доказательства, судебная коллегия приходит к выводу о том, что ответчиком доказано использование спорного знака обслуживания в необходимый период в отношении услуг 36-го класса МТКУ "сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений".

Также согласно представленному в материалы дела согласию от 15.02.2019, ответчик предоставил свое согласие товариществу на право использования спорного знака обслуживания в отношении услуг по управлению недвижимым имуществом в здании по адресу г. Липецк, площадь Победы, д. 5А, пом. 1, включая право на использование знака обслуживания в фирменном наименовании.

Фактическое оказание услуг по управлению недвижимым имуществом в здании по адресу г. Липецк, площадь Победы, д. 5А, пом. 1 подтверждается договорами от 05.09.2019, от 12.12.2019 заключенным между товариществом (Управляющая компания ТСН "ТК Победа") и собственниками помещений N 36, N 49, согласно которым стороны заключили указанные договора с целью эффективного управления зданием, направленного на обеспечение благоприятных условий его функционирования, содержания и текущего ремонта общего имущества, инженерных систем и оборудования, мест общего пользования и территории здания, решение вопросов, связанных с порядком и условиями пользования собственниками и общим имуществом и с предоставлением коммунальных услуг.

Исполнение товариществом своих обязанностей по управлению недвижимым имуществом и прилегающей к ней территории следует из представленных ответчиком переписки товарищества с государственными органами в спорный период, в том числе, с федеральным бюджетным учреждением здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области" (письмо от 24.01.2020); с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области (письмо от 06.08.2020) и другими письмами, датированными 30.11.2020, 17.11.2020, 18.05.2021, от 07.06.2022, от 30.05.2022. В названных письмах содержатся ссылки и указания на торговый комплекс "Победа".

Также в материалы дела представлены письма товарищества, попадающие под спорный период, в которых оно предпринимает меры по управлению торговым комплексом "Победа".

Оценив и исследовав перечисленные доказательства, судебная коллегия признает доказанным факт использования с согласия ответчика спорного знака обслуживания в отношении услуги "управление недвижимостью" 36-го класса МКТУ.

Истец настаивает на том, что представленные в материалы дела договоры аренды и лицензионный договор не подтверждают использования спорного знака обслуживания в отношении оспариваемых позиций 36-го класса МКТУ.

Однако данный довод не может быть принят во внимание судебной коллегией с учетом правовой позиции, изложенной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2018 по делу N СИП-379/2017, согласно которой ГК РФ не требует, чтобы для признания товарного знака используемым в смысле пункта 2 статьи 1486 ГК РФ он размещался непосредственно на товаре, вводимом в гражданский оборот (тем более, что размещение товарного знака непосредственно на оказываемых услугах невозможно).

В смысле пункта 2 статьи 1486 ГК РФ при доказывании факта использования товарного знака (знака обслуживания) в отношении услуг, для которых он зарегистрирован, должны быть представлены доказательства индивидуализации этим знаком фактически оказываемых услуг.

В данном случае, использование товарного знака осуществлялось ответчиком путем оказания услуг по сдаче в аренду недвижимого имущества (нежилых помещений) непосредственно в месте фактического оказания услуг, что следует из представленных в материалы дела копий договоров аренды, содержащих указание на торговый комплекс "Победа".

Изложенное, по мнению судебной коллегии, свидетельствует об использовании ответчиком знака обслуживания для спорных позиций 36-го класса МКТУ.

Принимая во внимание трехлетний период в течении которого ответчику необходимо доказать факт использования спорного знака обслуживания, судебная коллегия обращает внимание на то, что копии договоров: аренды недвижимого имущества от 01.07.2013, субаренды нежилого помещения от 01.09.2006 и акта приема-передачи от 01.09.2006; аренды недвижимого имущества от 01.04.2015; аренды недвижимого имущества от 01.01.2015 и акта приема-передачи от 01.01.2015; договора аренда нежилого помещения от 01.09.2013 и акта приема передачи от 01.09.2013, соглашения от 31.05.2014 о расторжении договора аренды от 01.09.2013, договора аренды нежилого помещения от 01.06.2014 и акт приема-передачи от 01.06.2014, заключенные между ответчиком и иными лицами о предоставлении в пользование нежилого помещения, расположенных в торговом центре "Победа" свидетельствует об активном оказании ответчиком услуг по аренде недвижимости и нежилых помещений в торговом центре "Победа".

Между тем судебная коллегия не может принять во внимание данные документы, поскольку они выпадают за пределы периода (23.08.2019 по 22.08.2022) в течение которого правообладателем должно быть доказано использование спорного знака обслуживания.

По аналогичным основаниям не могут быть приняты во внимание представленные в материалы дела скриншоты, датированные 17.02.2023, 16.09.2022, 11.11.2022 и свидетельствующие о размещении словесного элемента "Победа" на здании торгового комплекса, с наличием под данным словесным элементом баннера "Аренда" и подтверждающие оказание услуг по аренде в данном здании, в том числе, путем размещения предложений в сети Интернет.

Также не может быть учтена судом представленная ответчиком переписка между ним и его арендаторами, поскольку часть писем не содержит дат, другая часть писем датирована 2006 г., 2007 г., следовательно, не попадает в пределы трехлетнего периода.

В связи с изложенным, вопреки позиции истца об обратном, оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные ответчиком доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о том, что они подтверждают использование ответчиком в спорный период товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 410173 в отношении услуг "сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; управление недвижимостью" 36-го класса МКТУ.

С учетом вышеизложенных обстоятельств и результатами оценки в совокупности, представленных в материалы дела доказательств, подлежат отклонению доводы истца о злоупотреблении ответчиком своим правом (со ссылкой на положения статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883) ввиду подачи исковых требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на спорный знак обслуживания и наличием доказательств его использования ответчиком в отношении спорных категорий услуг для которых он зарегистрирован.

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что исковые требования не подлежат удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

в удовлетворении искового заявления общества с ограниченной ответственностью "Формат" (ОГРН 1055515020880) к индивидуальному предпринимателю Шаталову Александру Михайловичу (ОГРНИП 304482235800135) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 410173 вследствие его неиспользования отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Е.Ю. Пашкова