Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 апреля 2023 г. N С01-2085/2021 по делу N А40-36777/2021 Суд оставил без изменения судебные решения по делу о защите исключительных прав на товарный знак и на фирменное наименование, поскольку вывод судов первой и апелляционной инстанций сделан был верно, об отсутствии достаточных оснований для признания действий истца по регистрации спорного товарного знака и его использованию злоупотреблением правом

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 апреля 2023 г. N С01-2085/2021 по делу N А40-36777/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 11 апреля 2023 г.

Полный текст постановления изготовлен 12 апреля 2023 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Лапшиной И.В., Чесноковой Е.Н.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "НТ-МДТ" (Сосновая аллея, д. 10, стр. 1, эт./помещ. 2/I, ком. 41, г. Зеленоград, МО Савелки вн. тер. Москва, 124482, ОГРН 1197746417098) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.02.2023 по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "НТ-МДТ" (4922 проезд, д. 4, стр. 3, ком. 21А, г. Зеленоград, Москва, 124460, ОГРН 1137746410790) к обществу с ограниченной ответственностью "НТ-МДТ" о защите исключительных прав на товарный знак и на фирменное наименование,

при участии в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского" (ул. Астраханская, д. 83, г. Саратов, 410012, ОГРН 1026402674935) и закрытого акционерного общества "Нанотехнология МДТ" (д. 100, г. Зеленоград, Москва, 124482, ОГРН 1027700153337).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "НТ-МДТ" (ОГРН 1197746417098) - Есина Л.С. (по доверенности от 20.11.2021);

от общества с ограниченной ответственностью "НТ-МДТ" (ОГРН 1137746410790) - Турковский С.А. (по доверенности от 14.12.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "НТ-МДТ" (далее - общество "НТ-МДТ" (ОГРН 1137746410790)) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "НТ-МДТ" (далее - общество "НТ-МДТ" (ОГРН 1197746417098)) о запрете использования обозначений "NT-MDT" и "НТ-МДТ", сходных с товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 742538, в принадлежащем последнему доменном имени ntmdt-russia.com; при продаже и предложении к продаже в пользу третьих лиц товаров "атомно-силовые микроскопы"; "сканирующие зондовые микроскопы", "микроскопы", в том числе на выставках; в документации и печати ответчика в документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в сети Интернет; в фирменном наименовании и о взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 12 728 400 рублей (с учетом принятого судом первой инстанции уточнения предмета исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского" (далее - ФГБОУ ВО "СГУ им. Н.Г. Чернышевского") и закрытое акционерное общество "Нанотехнология МДТ" (далее - общество "Нанотехнология МДТ").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.07.2021 исковое заявление удовлетворено частично: ответчику запрещено использовать обозначения "NT-MDT" и "НТ-МДТ", сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 742538, в принадлежащем последнему доменном имени "ntmdt-russia.com"; при продаже и предложении к продаже в пользу третьих лиц товаров "атомно-силовые микроскопы"; "сканирующие зондовые микроскопы", "микроскопы", в том числе на выставках; в документации и печати ответчика в документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в сети Интернет; с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 12 728 400 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины по иску в размере 92 642 рублей. Производство по делу в части требования о запрете использования фирменного наименования прекращено.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.10.2021 решение Арбитражного суда города Москвы от 23.07.2021 оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2021 постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.10.2021 отменены в части удовлетворения исковых требований, дело в указанной части направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы, в остальной части решение Арбитражного суда города Москвы от 23.07.2021 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.10.2021 оставлено без изменения.

В ходе повторного рассмотрения спора по существу в суде первой инстанции, истец с учетом правовой позиции изложенной в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2021 заявил ходатайство об уточнении исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в котором исключил требования в отношении спорного домена и изложил требования в следующей редакции: запретить обществу "НТ-МДТ" (ОГРН 1197746417098) использовать обозначения "NT-MDT" и "НТ-МДТ", сходных с товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 742538 при продаже и предложении к продаже в пользу третьих лиц товаров "атомно-силовые микроскопы"; "сканирующие зондовые микроскопы", "микроскопы", в том числе на выставках; в документации и печати общества "НТ-МДТ" (ОГРН 1197746417098) в документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 742538 в размере 12 728 400 рублей.

Ходатайство об уточнении исковых требований судом первой инстанции было удовлетворено, требования приняты к рассмотрению в уточненной редакции.

По результатам нового рассмотрения дела постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.02.2023, ответчику запрещено использовать обозначения "NT-MDT" и "НТ-МДТ", сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 742538, при продаже и предложении к продаже в пользу третьих лиц товаров "атомно-силовые микроскопы"; "сканирующие зондовые микроскопы", "микроскопы", в том числе на выставках; в документации и печати ответчика в документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот. С ответчика в пользу истца взыскана компенсация за использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 742538 в размере 12 728 400 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 92 642 рублей.

Ответчик, не согласившись с вышеназванными судебными актами, обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, на несоответствие выводов судов обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить постановление суда апелляционной инстанции, и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Общество "НТ-МДТ" (ОГРН 1197746417098) отмечает, что на оборудовании, поставленном ответчиком в рамках исполнения контракта от 08.09.2020 N 044К/20 в ФГБОУ ВО "СГУ им. Н.Г. Чернышевского", имеется лишь указание товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 188978 без каких-либо буквенных элементов.

Ответчик утверждает, что в акте осмотра оборудования от 27.12.2021 наглядно указано нанесение лишь графического товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 188978 без словесных элементов.

Общество "НТ-МДТ" (ОГРН 1197746417098) указывает, что на руководстве пользователя и паспорте поставляемого оборудования по вышеуказанному контракту размешено фирменное наименование ответчика, являющегося разработчиком "сканирующей зондовой лаборатории", ОКВЭД 72.19.: научные исследования и разработки, кроме того, на указанных документах имеются указание на ИНН, ОГРН и юридический адрес ответчика, что свидетельствует о том, что при указании полных данных юридического лица потребителю (заказчику) невозможно его спутать с иной организацией.

По мнению заявителя кассационной жалобы, обозначение "НТ-МДТ" ("NT-MDT") было введено в оборот закрытым акционерным обществом "НТ-МДТ" (зарегистрировано в качестве юридического лица 25.07.1995) и использовалось им в целях индивидуализации предприятия и получило широкую известность задолго до регистрации знака.

Ответчик в кассационной жалобе утверждает, что суд первой инстанции должен был снизить размер взыскиваемой компенсации, поскольку словесный элемент "NT-MDT" нанесен только на "шильд" (табличку), которая находится на обратной стороне модуля цифровых контроллеров, а следовательно, данный "шильд" не виден при использовании оборудования, а также указывает то, что на иное оборудование, поставленное в рамках контракта N 044К/20, товарные знаки не были нанесены.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы утверждает, что себестоимость оборудования, с учетом налогов, выплат заработной платы и иное, составляет всего 502 012 рублей 99 копеек, в связи с чем расчет компенсации должен был производиться исходя из этой стоимости.

Ответчик настаивает на том, что о регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 742538 ему стало известно лишь после получения претензии от истца 28.01.2021, а ввиду неиспользования этого товарного знака самим истцом (или третьими лицами) ответчик о регистрации данного товарного знака узнать не мог.

Общество "НТ-МДТ" (ОГРН 1197746417098) также заявляет о злоупотреблении истцом правом, отмечая, что его доводы в этой части не были оценены судами должным образом.

Обществом "НТ-МДТ" (ОГРН 1137746410790) представлен отзыв на кассационную жалобу, в котором оно просит отказать в удовлетворении кассационной жалобы.

Иные лица, участвующие в деле, отзывы на кассационную жалобу не представили.

В судебном заседании, состоявшемся 11.04.2023, представитель общества "НТ-МДТ" (ОГРН 1197746417098) поддержал доводы кассационной жалобы.

Представитель общества "НТ-МДТ" (ОГРН 1137746410790) возражал против удовлетворения кассационной жалобы по мотивам, изложенным в отзыве на нее.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание суда кассационной инстанции не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исходя из доводов, изложенных в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установили суды первой и апелляционной инстанций, общество "НТ-МДТ" (ОГРН 1137746410790) является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 742538, зарегистрированного 17.01.2020 по заявке N 2019718684 с приоритетом от 19.04.2019 в отношении товаров 9, 10-го классов и услуг 35, 37, 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Общество "НТ-МДТ" (ОГРН 1137746410790) выявило, что на сайте https://ntmdt-russia.com осуществляется предложение к продаже и реализация в пользу третьих лиц товаров 9-го класса МКТУ "атомно-силовые микроскопы; сканирующие зондовые микроскопы, не предназначенные для медицинских целей", под обозначением "".

Согласно письму общества с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" (далее - общество "РЕГ.РУ") от 21.09.2020 N 11610 администратором домена "ntmdt-russia.com" является общество "НТ-МДТ" (ОГРН 1197746417098).

Кроме того, обществу "НТ-МДТ" (ОГРН 1137746410790) стало известно, что общество "НТ-МДТ" (ОГРН 1197746417098) выиграло торги, в результате которых заключило с ФГБОУ ВО "СГУ им. Н.Г. Чернышевского" контракт от 05.12.2019 N 044К/20 на поставку "комплекса для измерения поверхностей методами атомно-силовой микроскопии, прыжковой атомно-силовой микроскопии и микроскопии комбинационного рассеяния для модернизации имеющегося оборудования "Сканирующая зондовая нанолаборатория" (далее - контракт N 044К/20).

Ссылаясь на отсутствие у общества "НТ-МДТ" (ОГРН 1197746417098) разрешения на использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 742538 и соответствующего обозначения в произвольной части фирменного наименования при предложении к продаже и при реализации товаров 9-го класса МКТУ, в том числе с помощью интернет-сайта, в доменном имени этого сайта, в фирменном наименовании, а также на то, что названные действия нарушают исключительное права на данный товарный знак и на фирменное наименование, общество "НТ-МДТ" (ОГРН 1137746410790) направило 13.01.2021 в адрес первого претензию.

Поскольку общество "НТ-МДТ" (ОГРН 1197746417098) ответ на направленную в его адрес претензию не представило, нарушение добровольно не устранило, общество "НТ-МДТ" (ОГРН 1137746410790) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением по настоящему делу.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции исходил из доказанности принадлежности истцу исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 742538 и нарушения ответчиком этого права путем использования обозначения, сходного с этим товарным знаком, при реализации товаров и оказании услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак.

При этом на основании пункта 2 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции прекратил производство по делу в части требования о запрете использовать произвольную часть фирменного наименования "НТ-МДТ" ввиду рассмотрения данного требования в рамках дела N А40-54256/2020.

Определяя размер компенсации, суд первой инстанции исходил из того, что компенсация рассчитана истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в размере двукратной стоимости товара, и с учетом реализации ответчиком по контракту N 044К/20 товара стоимостью 6 364 200 рублей признал обоснованным требование о взыскании компенсации в размере 12 728 400 рублей.

Суд первой инстанции также удовлетворил требование о запрете использования обозначений "NT-MDT" и "НТ-МДТ", сходных с товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 742538, в принадлежащем последнему доменном имени "ntmdt-russia.com"; при продаже и предложении к продаже в пользу третьих лиц товаров "атомно-силовые микроскопы"; "сканирующие зондовые микроскопы", "микроскопы", в том числе на выставках; в документации и печати ответчика в документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в сети Интернет.

Суд апелляционной инстанции признал выводы суда первой инстанции законными и обоснованными, отметив, что изложенные в апелляционной жалобе общества "НТ-МДТ" (ОГРН 1197746417098) доводы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу.

Отменяя указанные постановление суда апелляционной инстанции в части удовлетворения исковых требований и направляя дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в указанной части, суд кассационной инстанции исходил из того, что удовлетворяя исковые требования в части запрета использовать сходные с товарными знаками обозначения в доменном имени и на соответствующем сайте, суд первой инстанции исходил из того, что именно общество "НТ-МДТ" (ОГРН 1197746417098) является администратором спорного домена.

Вместе с тем, как отметил суд кассационной инстанции, в суде первой инстанции, а также при обращении с апелляционной жалобой общество "НТ-МДТ" (ОГРН 1197746417098) указало на то, что на даты обращения с настоящим исковым заявлением и принятия судом первой инстанции решения, а именно с 21.09.2020 администратором домена "ntmdt-russia.com" является иностранное лицо - LCC "NT-MDT" (335, Netherlands, Hoenderparkweg 96B, GX Apeldoorn (далее - компания "NT-MDT"), однако суды не дали никакой оценки данному обстоятельству, фактически рассмотрев требование о запрете использования спорного обозначения в доменном имени, заявленное не к администратору домена, то есть к лицу, не имеющему возможность исполнить решение суда в соответствующей части.

Суд кассационной инстанции в постановлении также указал, что из содержания обжалуемых судебных актов не усматривается оценка доводов ответчика о наличии в действиях истца по приобретению и использованию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 742538 признаков злоупотребления правом.

В ходе нового рассмотрения спора по существу в суде первой инстанции истец с учетом правовой позиции, изложенной в постановлении суда кассационной инстанции от 15.12.2021, заявил ходатайство об уточнении исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в котором исключил требования в отношении спорного домена и изложил требования в следующей редакции: запретить обществу "НТ-МДТ" (ОГРН 1197746417098) использовать обозначения "NT-MDT" и "НТ-МДТ", сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 742538, при продаже и предложении к продаже в пользу третьих лиц товаров "атомно-силовые микроскопы"; "сканирующие зондовые микроскопы", "микроскопы", в том числе на выставках; в документации и печати общества "НТ-МДТ" (ОГРН 1197746417098) в документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 742538 в размере 12 728 400 рублей.

Уточнение предмета исковых требований было принято судом первой инстанции.

Суд первой инстанции, удовлетворяя уточненные исковые требования, исходил из того, что спорное обозначение, используемое ответчиком при продаже и предложении к продаже в пользу третьих лиц товаров "атомно-силовые микроскопы"; "сканирующие зондовые микроскопы", "микроскопы", в том числе на выставках; в документации и печати общества "НТ-МДТ" (ОГРН 1197746417098), в документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, полностью совпадает с принадлежащими истцу товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 742538.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что факт продажи ответчиком оборудования со спорной маркировкой третьему лицу по контракту N 044К/20 подтвержден представленными в материалы дела доказательствами.

Суд первой инстанции в обжалуемом решении отметил, что ответчик знал о регистрации спорного товарного знака с момента получения обществом с ограниченной ответственностью "ЭМТИОН" претензионного письма в рамках дела N А40-158850/2020.

Суд первой инстанции, выполняя указания суда кассационной инстанции в отношении необходимости проверки доводов ответчика о наличии в действиях истца злоупотребления правом, установил, что ответчиком не представлено каких-либо доказательств в обоснование указанного довода.

Суд первой инстанции также учел, что обстоятельства, на которые ссылается ответчик, исследовались в рамках дел N СИП-695/2021 и N А40-158850/20 и ни в одном из вышеуказанных дел не было доказано существование коммерческого обозначения "NT-MDT", а также не был установлен факт злоупотребления истцом права при регистрации товарного знака.

Суд первой инстанции, исследовав сведения по факту поставки оборудования, представленные в материалы дела, признал доказанным факт того, что запечатленный на фотографии товар относится к поставленному по контракту N 044К/20 оборудованию.

Суд апелляционной инстанции признал вышеуказанные выводы суда первой инстанции законными и обоснованными.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, заслушав представителей сторон, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, соблюдение норм процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании наименования места происхождения товара либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено данным Кодексом.

Как следует из обжалуемых судебных актов, суды первой и апелляционной инстанций установили факт принадлежности обществу "НТ-МДТ" (ОГРН 1137746410790) исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 742538, в защиту которого оно обратилось с настоящим иском. Данные выводы судов ответчиком не оспариваются.

Ссылка заявителя кассационной жалобы на то, что на оборудовании, поставленном им в рамках исполнения контракта N 044К/20 имеется лишь указание товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 188978 без каких либо буквенных элементов, противоречит материалам дела, поскольку из фотографии данного оборудования усматривается, что помимо изобразительного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 188978, на оборудовании размещен и буквенный элемент "NT-MDT".

Довод ответчика о том, что в акте осмотра оборудования от 27.12.2021, наглядно указано на размещение лишь графического товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 188978, без словесных элементов также противоречит материалам дела, поскольку данное оборудование снято издалека и на фотографии невозможно рассмотреть, какие именно словесные элементы нанесены.

Суд кассационной инстанции отмечает, что истцом предоставлен ответ ФГБОУ ВО "СГУ им. Н.Г. Чернышевского" на адвокатский, к которому приложены фотографии оборудования, поставленного ответчиком в рамках контракта N 044К/20, на которых в увеличенном виде заснята маркировка оборудования "" с нанесением словесного элемента "NT-MDT".

Вопреки доводам заявителя кассационной жалобы, вывод судов о том, что факт продажи ответчиком на основании контракта N 044К/20 оборудования со спорной маркировкой подтвержден представленными в материалы дела доказательствами, является правомерным и соответствует материалам дела.

Довод ответчика о том, что обозначение "НТ-МДТ" ("NT-MDT") было введено закрытым акционерным обществом "НТ-МДТ" и использовалось им в целях индивидуализации предприятия и получило широкую известность задолго до регистрации спорного товарного знака, подлежит отклонению, поскольку ни ответчик, ни его учредители не имеют отношения ни к закрытому акционерному обществу "НТ-МДТ", ни к его кредиторам по делу о банкротстве.

Доводы ответчика о наличии основания для установления судами иной стоимости контрафактного товара подлежат отклонению, так как в предмете контракта указано "передать заказчику комплекс для измерения поверхностей....", указана единая цена контракта - 6 364 200 рублей, без какой-либо разбивки (разделения) на суммы за отдельные комплектующие.

Спецификация, в которой перечислен состав (перечень) объекта поставки, также содержит единую цену, без какой-либо разбивки или указания, что, например, контроллер для реализации прыжковой АСМ-цена, или основной контроллер для методик атомно-силовой микроскопии (АСМ) имеют иную цена.

В паспорте, приложенном ответчиком к контракту N 044К/20, и в руководстве по эксплуатации также указано об использовании комплекса в целом, а не его раздельных составных частей.

Исходя из указанных документов, поставка для третьего лица осуществлялась единым комплексом, а не его отдельными составляющими, а, следовательно, цена при назначении компенсации за нарушение товарного знака должна учитываться в целом, но никак не за отдельные элементы.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Таким образом, суд обоснованно взыскал с ответчика компенсацию за нарушение исключительного права в размере 12 728 400 рублей.

В своей кассационной жалобе ответчик утверждает, что документы, которые приложил истец к письменным пояснениям от 03.03.2022 и на которые ссылался суд первой инстанции, отсутствуют в материалах дела.

Вместе с тем указанный довод не соответствует материалам дела, поскольку вышеуказанные документы имеются в материалах дела и судами первой и апелляционной инстанций эти доказательства исследованы и им была дана правовая оценка.

Довод ответчика о том, что ему было неизвестно до 28.01.2021 о регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 742538 также не может быть признан обоснованным, поскольку, как верно указал суд первой инстанции, представители ответчика по настоящему делу Есина Л.С. и Нечипоренко П.А. были представителями ответчика и третьего лица в деле N А40-158850/2020. Следовательно, о регистрации спорного товарного знака ответчику было известно с момента предъявления исковых требований о нарушении прав на товарный знак по делу N А40-158850/2020.

Доводам ответчика о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом дана надлежащая правовая оценка со стороны судов первой и апелляционной инстанций.

Коллегия судей соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что ответчиком не приведено ни одного доказательства в обоснование того, что действия истца отличаются от поведения, которое в подобной ситуации ожидалось бы от любого субъекта, преследующего свой имущественный интерес, но не выходящего за пределы осуществления гражданских прав и честной деловой практики.

Пунктом 1 статьи 10 ГК РФ установлен запрет на осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 10 ГК РФ установлено, что в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 этой же статьи Кодекса, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены ГК РФ.

По смыслу приведенных норм для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

Таким образом, исходя из указанных положений гражданского законодательства, злоупотреблением правом признается действие по осуществлению права, хотя формально законное, но имеющее противоправную цель; из указанного следует, что установления факта осведомленности правообладателя об использовании другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака самого по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно и имело нечестную цель.

В рассматриваемой ситуации суд кассационной инстанции соглашается с выводом судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии достаточных оснований для признания действий истца по регистрации спорного товарного знака и его использованию злоупотреблением правом.

Содержащиеся в кассационной жалобе общества "НТ-МДТ" (ОГРН 1197746417098) доводы в основном сводятся к несогласию с осуществленной судами оценкой представленных доказательств, не свидетельствуют о неправильном применении или толковании судами норм материального и процессуального права, по существу направлены на переоценку доказательств и фактических обстоятельств дела, установленных судами, и заявлены без учета определенных законом пределов рассмотрения дела судом кассационной инстанции, а также повторяют доводы, изложенные в апелляционной жалобе, которым дана надлежащая оценка.

Нарушений норм процессуального права, которые в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут являться основанием для отмены судебных актов судов первой и апелляционной инстанций в любом случае, судом кассационной инстанции не установлено.

Таким образом, обжалуемые судебные акты являются законными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы относятся на заявителя этой жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.02.2023 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "НТ-МДТ" (ОГРН 1197746417098) - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Е.Н. Чеснокова