Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 февраля 2023 г. N 09АП-86825/22 по делу N А40-36777/2021

г. Москва

16 февраля 2023 г.

Дело N А40-36777/21

Резолютивная часть постановления объявлена 15 февраля 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 февраля 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.А. Птанской,

судей Ю.Н. Кухаренко, О.Н. Лаптевой

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Портновой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "НТ-МДТ" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 13 октября 2022 года по делу N А40-36777/21, принятое судьей Ведерниковым М.А., по иску Общества с ограниченной ответственностью "НТ-МДТ" (ОГРН: 1137746410790) к Обществу с ограниченной ответственностью "НТ-МДТ" (ОГРН: 1197746417098) третьи лица: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО" (ОГРН: 1026402674935); 2. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАНОТЕХНОЛОГИЯ МДТ" (ОГРН: 1027700153337, ИНН: 7735071498). о защите прав на товарный знак и фирменное наименование

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Турковский С.А. по доверенности от 14.12.2022

от ответчика: Есина Л.С. по доверенности от 20.11.2021, Нечипоренко П.А. по доверенности от 20.11.2021

от третьих лиц: от ФГБОУ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО" - извещен, представитель не явился, от ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАНОТЕХНОЛОГИЯ МДТ" - извещен, представитель не явился

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "НТ-МДТ" (ОГРН: 1137746410790) (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к ООО НТ-МДТ" (ОГРН: 1197746417098) в котором просит суд запретить ООО "НТ-МДТ" (ИНН 7735184244) использовать обозначения " NT-MDT" и "НТ-МДТ", сходные до степени смешения с товарным знаком РФ N 742538 при продаже и предложении к продаже в пользу третьих лиц товаров "атомносиловые микроскопы"; "сканирующие зондовые микроскопы", "микроскопы", в том числе на выставках; в документации и печати ООО "НТ-МДТ" (ИНН: 7735184244) в документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; Взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак N 742538 в размере 12 728 400 рублей (с учетом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23 июля 2021 года, оставленным без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 октября 2021 года, суд запретил ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТ-МДТ" (ОГРН: 1197746417098) использовать обозначения "NT-MDT" и "НТ-МДТ", сходные до степени смешения с товарным знаком РФ N 742538 в принадлежащем последнему доменном имени https://ntmdt-russia.com/; при продаже и предложении к продаже в пользу третьих лиц товаров "атомно-силовые микроскопы"; "сканирующие зондовые микроскопы", "микроскопы", в том числе на выставках; в документации и печати ответчика в документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в сети Интернет.

Взыскал с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТ-МДТ" (ОГРН: 1197746417098) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТ-МДТ" (ОГРН: 1137746410790) компенсацию в размере 12 728 400 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины по иску в размере 92 642 рублей.

Производство по делу в части требования о запрете использования фирменного наименования прекратил.

Не согласившись с принятыми судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции судебными актами, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, просил обжалуемые судебные акты отменить, как принятые при неправильном применении норм материального и процессуального права и несоответствии выводов судов фактическим обстоятельствам дела.

Суд по интеллектуальным правам постановлением от 15 декабря 2021 года решение Арбитражного суда города Москвы от 23.07.2021 по делу N А40-36777/2021 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.10.2021 по тому же делу в части удовлетворения исковых требований отменил. Дело в указанной части направил на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. В остальной части решение Арбитражного суда города Москвы от 23.07.2021 по делу N А40-36777/2021 и постановление Девятого 21 арбитражного апелляционного суда от 13.10.2021 по тому же делу оставил без изменения.

В своем постановлении от 15 декабря 2021 года, суд кассационной инстанции указал, что удовлетворяя исковые требования в части запрета использовать сходные с товарными знаками обозначения в доменном имени и на соответствующем сайте, суд первой инстанции исходил из того, что именно общество "НТ-МДТ" (ОГРН 1197746417098) является администратором спорного домена. Вместе с тем в суде первой инстанции, а также при обращении с апелляционной жалобой общество "НТ-МДТ" (ОГРН 1197746417098) указало на то, что на даты обращения с настоящим исковым заявлением и принятия судом первой инстанции решения, а именно с 21.09.2020 администратором домена "ntmdt-russia.com" является иностранное лицо LCC "NT-MDT" (335, Netherlands, Hoenderparkweg 96B, GX Apeldoorn (далее - компания "NT-MDT"; т. 2 л.д. 80-81). Однако суды не дали никакой оценки данному обстоятельству, фактически рассмотрев требование о запрете использования спорного обозначения в доменном имени, заявленное не к администратору домена, то есть к лицу, не имеющему возможность исполнить решение суда в соответствующей части.

Также, суд кассационной инстанции в своем постановлении от 15 декабря 2021 года указал, что из содержания обжалуемых судебных актов не усматривается оценка доводов ответчика о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом по приобретению и использованию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 742538. При этом соответствующие доводы ответчик заявлял с самого начала рассмотрения дела по существу.

В ходе повторного рассмотрения спора по существу в суде первой инстанции, истец с учетом правовой позиции изложенной в Постановлении СИП от 15 декабря 2021 года заявил ходатайство об уточнении исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ, в котором исключил требования в отношении спорного домена и изложил требования в следующей редакции: запретить ООО "НТ-МДТ" (ИНН 7735184244) использовать обозначения "NT-MDT" и "НТ-МДТ", сходные до степени смешения с товарным знаком РФ N 742538 при продаже и предложении к продаже в пользу третьих лиц товаров "атомносиловые микроскопы"; "сканирующие зондовые микроскопы", "микроскопы", в том числе на выставках; в документации и печати ООО "НТ-МДТ" (ИНН 7735184244) в документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак N 742538 в размере 12 728 400 рублей.

Ходатайство об уточнении исковых требований судом удовлетворено, требования приняты к рассмотрению в уточненной редакции.

Решением арбитражного суда первой инстанции от 17.11.2022 исковые требования удовлетворены.

Ответчик не согласился с принятым решением и обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил обжалуемый судебный акт отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование доводов жалобы, заявитель ссылается на несоответствие выводов суда первой инстанции обстоятельствам, имеющим значение для дела.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

В заседании суда апелляционной инстанции 17.11.2022 представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал.

Представитель истца возражал против удовлетворения жалобы ответчика.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителя истца, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 08.07.2016 на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, истец, Общество с ограниченной ответственностью "НТ-МДТ", ИНН: 7735593896 (124460, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4922, д. 4 стр. 3, комната 25) является Правообладателем товарного знака N 742538 ("TNT-MDT"), дата приоритета: 19.04.2019 г., зарегистрированного на имя ООО "НТ-МДТ", ИНН: 7735593896, 124460, Москва, г. Зеленоград, проезд 4922, д. 4, стр. 3, комн. 21 А) в отношении товаров и услуг 09, 10, 35, 37, 42 классов МКТУ, включая нижеследующие:

9 - приборы и инструменты научные, исследовательские, фотографические, оптические; атомно-силовые микроскопы; сканирующие зондовые микроскопы, не предназначенные для медицинских целей; микроскопы;

10 - приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; сканирующие зондовые микроскопы диагностические; атомно-силовые микроскопы для проведения медицинских исследований; аппараты диагностические для медицинских целей.

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в сфере бизнеса; служба офисная; продажа товаров оптовая, в том числе указанных в 09, 10 классах; продажа товаров розничная, в том числе указанных в 09, 10 классах.

37 - установка, техническое обслуживание, ремонт товаров, в том числе указанных в 09, 10 классах; информация по вопросам установки, технического обслуживания, ремонта товаров, в том числе указанных в 09, 10 классах.

42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки, в том числе товаров, указанных в 09, 10 классах; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения; исследования, разработка, испытания, технический контроль и экспертиза товаров, в том числе указанных в 09, 10 классах.

Исключительное право на товарный знак по свидетельству N 742538 ("TNT-MDT"), зарегистрировано Роспатентом 17.01.2020.

Указанные обстоятельства подтверждаются общедоступными сведениями, опубликованными на официальном сайте Федерального института промышленной собственности.

Истцом выявлены факты неправомерного использования Ответчиком обозначения "NT-MDT", сходного до степени смешения с товарным знаком N 742538 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ - "атомно-силовые микроскопы; сканирующие зондовые микроскопы, не предназначенные для медицинских целей", 37 и 42 классов МКТУ.

Правообладатель товарного знака N 742538 не предоставлял компании ООО "НТ-МДТ" (ИНН 7735184244) согласия на использование вышеуказанных обозначений, тождественных с зарегистрированными на его имя товарными знаками

Неправомерные действия ответчика выражаются в том, что в рамках Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ ответчик выиграл торги, в результате которых был заключен Контракт N 044К/20 от 05.12.2019 на поставку "комплекса для измерения поверхностей методами атомно-силовой микроскопии, прыжковой атомно-силовой микроскопии и микроскопии комбинационного рассеяния для модернизации имеющегося оборудования "Сканирующая зондовая нанолаборатория".

Заказчиком по данному договору являлось Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского", ИНН 6452022089; ОГРН 1026402674935 (далее - СГУ). Цена Договора составила 6 364 200 рублей.

Для маркировки поставленного оборудования ответчиком использовано обозначение "ntmdt", которое является сходным до степени смешения с товарным знаком истца N 742538.

Сходство обозначения использованного на поставленном оборудовании "ntmdt" и товарного знака истца N 742538 устанавливается на основании п. 41-44 Правил регистрации товарных знаков 1 и оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам".

1) Фонетически товарный знак истца и используемое ответчиком обозначение "ntmdt" тождественны, поскольку состоят из одних и тех же букв латинского алфавита, образуя вместе идентичное звучание.

2) Графически товарный знак истца и обозначение "ntmdt", сходны до степени смешения, поскольку создают общее зрительное впечатление, используют идентичный латинский алфавит, на котором написаны сравниваемые обозначения.

3) По семантическому критерию сопоставление производить нецелесообразно, поскольку смыслового обозначения в сравниваемых обозначениях отсутствует.

Товарный знак истца N 742538 имеет более раннюю дату приоритета -19.04.2019 г. В то время как юридическое лицо ответчика - ООО "НТ-МДТ" (ИНН 7735184244) зарегистрировано 01.07.2019 г.

При определении компенсации за допущенные нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству N 742538 истец руководствуется, в том числе, информацией из Единой информационной системы в сфере закупок, размещённой на сайте http://zakupki.gov.ru по следующему адресу: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0360100007620000038.

В рамках Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ ответчик выиграл торги, в результате которых был заключен Контракт N 044К/20 от 05.12.2019 г. на поставку "комплекса для измерения поверхностей методами атомно-силовой микроскопии, прыжковой атомно-силовой микроскопии и микроскопии комбинационного рассеяния для модернизации имеющегося оборудования "Сканирующая зондовая нанолаборатория".

Заказчиком по данному Договору являлось Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского", ИНН 6452022089; ОГРН 1026402674935 (далее - СГУ). Цена Договора составила 6 364 200 (шесть миллионов триста шестьдесят четыре тысячи двести) рублей 00 копеек.

Единственным поставщиком являлось - ООО "НТ-МДТ" (ответчик), на основании протокола N 2 подведения итогов аукциона в электронной форме от "26" августа 2020 г., в лице генерального директора Яковлевой Анастасии Александровны (подтверждающие скриншоты из сайта закупок - в Приложении).

Закупка N : 0360100007620000038 от 26.08.2020.

Заказчик: ФГБОУ ВО "Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского". ИНН: 6452022089, КПП: 645201001, РЕКТОР: Чумаченко Алексей Николаевич.

Контакт: N 044К/20 от 08.09.2020 г.

Цена контракта: 6 364 200 рублей.

Поставщик: ООО "НТ-МДТ", ОГРН: 1197746417098, ИНН: 7735184244, КПП: 773501001, в лице генерального директора Яковлевой А.А.

Согласно п. 4 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ, "в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации".

Вышеуказанные действия являются нарушением прав ООО "НТ-МДТ" (ИНН 7735593896) на товарный знак N 742538, причиняют ООО "НТ-МДТ" (ИНН 7735593896) финансовые убытки.

Согласно имеющемуся в открытом доступе Контракту N 044К/20 от 05.12.2019 общая стоимость поставки оборудования "комплекса для измерения поверхностей методами атомно-силовой микроскопии, прыжковой атомно-силовой микроскопии и микроскопии комбинационного рассеяния для модернизации имеющегося оборудования "Сканирующая зондовая нанолаборатория" составляет 6 364 200 рублей. Двукратный размер стоимости реализованного ответчиком оборудования составляет 12 728 400 рублей.

Письмом от 13.01.2021 истец направил ответчику претензию с требованием прекратить незаконное использование товарного знака и выплатить компенсацию в вышеуказанном размере, что подтверждается копией почтовой квитанции от 13.01.2021 и описью вложения. Согласно открытым сведениям почте России претензионное письмо, трек-номер 12306052043190 было вручено адресату 28.01.2021.

На основании вышеизложенного, истец обратился в суд с настоящим иском.

Суд, в связи с наличием факта незаконного использования исключительных прав ответчиком, удовлетворяет требование истца о взыскании компенсации за нарушение исключительного права в размере 12 728 400 рублей.

Доводы апелляционной жалобы заявителя подлежат отклонению исходя из следующего.

Заявитель ссылается на то, что на оборудовании, поставленном "ответчиком в рамках исполнения контракта N 044К/20 от 08 сентября 2020года в ФГБОЦ ВР "Саратовский национальный исследовательский государственный университет им.Чернышевского" на котором имеется лишь указание товарного знака N 188978 изображение оборудования (том N 1 л.д. 31-32)", а также что вышеуказанному контракту им поставлено оборудование, на котором "размещено лишь изображение.

Однако данное утверждение противоречит материалам дела, поскольку на данном оборудовании, помимо товарного знака N 188978, изображение оборудования (том N1 л.д.31-32), указан и буквенный элемент "NT-MDT".

Довод ответчика о том, что в Акте осмотра оборудования от 27 декабря 2021 года, наглядно указано нанесение лишь графического товарного знака N 188978, без словесных элементов, так же противоречит материалам дела, поскольку данное оборудование снято издалека, и следовательно невозможно рассмотреть, какие именно словесные элементы нанесены.

В то же время истцом по делу в судебное заседание предоставлен ответ адвокатский запрос от третьего лица, ФГБОУ ВО "Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского", среди документов, приобщенных к ответу на запрос присутствуют фотографии оборудования, поставленного ответчиком в рамках договора N 044К/20 от 08 сентября 2020 года, на которых в увеличенном виде заснята маркировка оборудования графическим знаком N 88978 и с нанесением словесного элемента.

Выводы суда о том, что "факт продажи ответчиком оборудования со спорной маркировкой третьему лицу по контракту поставки N 044К/20 от 08 сентября 2020 года подтвержден представленными в материалы дела доказательствами" является правомерным и соответствует материалам дела.

Ответчик указывает на то, что себестоимость оборудования, с учетом налогов, составляет всего 502 012 рублей 99 копеек.

Паспорт, приложенный ответчиком, содержит весь комплекс, следовательно, разделять данные комплекс на конкретные виды оборудования неверно, поскольку использование комплекса происходит в целом. Более того, цена в контракте указана единая, без каких либо выделений отдельных сумм за отдельное оборудование.

Также ст. 1515 ГК РФ (п. 4) говорит о том, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Без каких либо указаний на то, что из стоимости товара необходимо вычесть такие расходы лица совершившего нарушение, как оплата налогов, выплата заработной платы и т.д.

Таким образом, суд обоснованно взыскал с ответчика компенсацию за нарушение исключительного права в размере 12 728 400 рублей.

Довод ответчика о том, что истец не использует в своей деятельности товарный знак N 742538, является несостоятельным и полностью опровергается материалами дела.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения Арбитражного суда.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 АПК РФ, в связи с чем госпошлина относится на заявителя апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 13 октября 2022 года по делу N А40-36777/21 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.А. Птанская

Судьи

Ю.Н. Кухаренко О.Н. Лаптева