Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 апреля 2023 г. N С01-302/2023 по делу N А75-21028/2021 Суд направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции дело о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, поскольку суды не установили стоимость права использования спорного товарного знака, соответствующую цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 апреля 2023 г. N С01-302/2023 по делу N А75-21028/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 4 апреля 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 5 апреля 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Чесноковой Е.Н., Четвертаковой Е.С.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Беляевой А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу Сидиковой Гулнозы Бекназаровны (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) на постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 29.11.2022 по тому же делу,

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Клюкина Вячеслава Владимировича (г. Челябинск, ОГРНИП 304744829600153) к Сидиковой Гулнозе Бекназаровне о взыскании компенсации в размере 10 000 000 рублей за незаконное использование товарного знака,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, индивидуального предпринимателя Глушаковой Виктории Викторовны (г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ОГРНИП 319861700095439) и общества с ограниченной ответственностью "Бремор Сибирь" (ул. Северная, д. 39/12, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628617, ОГРН 1118603015321).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Сидиковой Гулнозы Бекназаровны - Федяков С.С. (по доверенности от 16.01.2023 N 86 АА 3430937);

от индивидуального предпринимателя Клюкина Вячеслава Владимировича - Керцман И.Б. (по доверенности от 08.09.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Клюкин Вячеслав Владимирович (далее - предприниматель Клюкин В.В.) обратился в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с иском к индивидуальному предпринимателю Сидиковой Гулнозе Бекназаровне о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 318659 в размере 10 000 000 рублей.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены индивидуальный предприниматель Глушакова Виктория Викторовна (далее - предприниматель Глушакова В.В.) и общество с ограниченной ответственностью "Бремор Сибирь" (далее - общество "Бремор Сибирь").

постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 29.11.2022, исковые требования удовлетворены в полном объеме: с Сидиковой Г.Б. в пользу предпринимателя Клюкина В.В. взыскана компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 318659 в размере 10 000 000 рублей, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 73 000 рублей.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, Сидикова Г.Б., ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, на несоответствие их выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить обжалуемые судебные акты, принять новый судебный акт, которым оставить исковое заявление без рассмотрения либо направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы Сидикова Г.Б. обращает внимание на то, что истцом не исполнен предусмотренный законом обязательный претензионный порядок.

В частности, заявитель кассационной жалобы отмечает, что приложенная к исковому заявлению претензия подписана неким представителем Набиевым Е.М., однако копия доверенности на указанного представителя к претензии не прилагалась.

При этом заявитель кассационной жалобы утверждает, что претензия истцом ответчику не направлялась по надлежащему адресу ответчика. Так, Сидикова Г.Б. указывает, что в почтовой квитанции, подтверждающей направление претензии, адрес получателя не указан и к исковому заявлению опись вложения не была приложена, в связи с чем судам надлежало установить действительный адрес ответчика.

Сидикова Г.Б. считает, что поддельность сливочного масла, приобретенного 28.07.2021 представителем истца в магазине "Азбука Вкуса", не доказана, следовательно, не доказан и довод истца о том, что фольгированная упаковка масла сливочного является поддельной, поскольку истец неоднократно менял изображение на упаковке своего масла, что подтверждается общедоступными сведениями из сети Интернет.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы отмечает, что судами первой и апелляционной инстанций не исследовалось обстоятельство реализации истцом в г. Нижневартовске изготовленного им сливочного масла со спорным товарным знаком и со сроком хранения 35 суток.

Сидикова Г.Б. обращает внимание, что на кассовом чеке от 28.07.2021 указано общество с ограниченной ответственностью "АШАБ", что изначально свидетельствовало о неотносимости данного доказательства к предмету спора, однако суд первой инстанции данному доказательству оценки в решении не дал и данное противоречие не устранил.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что истец произвольно определил размер компенсации, поскольку представленный приказ и образец лицензионного договора изготовлены самим истцом, в то время как истец не может подтверждать размер компенсации самостоятельно изготовленными доказательствами.

Ответчик ссылается на короткий срок осуществления им предпринимательской деятельности и на отсутствие финансовой прибыли от предпринимательской деятельности, а также указывает, что взысканный судом размер компенсации является явно завышенным.

Предприниматель Глушакова В.В. представила отзыв на кассационную жалобу, в котором просит обжалуемые судебные акты отменить.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 07.03.2023 судебное разбирательство по рассмотрению кассационной жалобы было отложено на 04.04.2023 в связи с необходимостью предоставления сторонам времени для урегулирования спора во внесудебном порядке.

Предприниматель Клюкин В.В. представил письменные возражения на кассационную жалобу, в которых сообщил о невозможности урегулировать спор в досудебном порядке, просил оставить обжалуемые судебные акты без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Сидикова Г.Б. представила дополнения к кассационной жалобе, в которых указала, что суды первой и апелляционной инстанций не учли, что истцом в дело не предоставлено ни одного доказательства, подтверждающего стоимость права использования его товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 318659.

Также Сидикова Г.Б. отметила, что суды первой и апелляционной инстанций не мотивировали, по какой причине в основу судебных актов положено юридически порочное доказательство в виде неподписанного лицензионного договора, указала на отсутствие мотивированных выводов об обоснованности компенсации в размере 10 000 000 рублей.

Общество "Бремор Сибирь" отзыв на кассационную жалобу не представило.

В судебном заседании, состоявшемся 04.04.2023, отказано в приобщении дополнительных доказательств, приложенных к кассационной жалобе ответчика, поскольку приобщение и оценка доказательств, установление фактических обстоятельств дела не входят в полномочия суда кассационной инстанции (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Представитель Сидиковой Г.Б. в судебном заседании выступил по существу изложенных в кассационной жалобе доводов и дополнениях к ней, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель предпринимателя Клюкина В.В. возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства по рассмотрению кассационной жалобы, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, дополнении к ней, отзыве и возражениях на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, предприниматель Клюкин В.В. является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 318659 (приоритет от 01.11.2005), зарегистрированного в отношении товаров 29-го и услуг 35, 39-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Истцу стало известно, что Сидиковой Г.Б. 28.07.2021 по адресу: ул. Мусы Джалиля, д. 25 в магазине "Азбука вкуса", г. Нижневартовск, на территории молодежного квартала произведена реализация (продажа) сливочного масла в фольгированной упаковке, массой 180 г., на которую полиграфическим путем нанесено изображение защищенного товарного знака "СЛИВОЧНЫЙ КРАЙ" масло сливочное крестьянское из Башкирии.

Факт приобретения масла сливочного, размещенные на упаковке которого обозначения сходны с вышеназванным товарным знаком, подтверждается кассовым чеком от 28.07.2021, видеозаписью процесса приобретения товара, произведенной в целях самозащиты гражданских прав, на основании статей 12 и 14 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Полагая, что действия ответчика по использованию обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 318659, нарушают его исключительное право, Клюкин В.В. обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования, исходил из сходства используемого ответчиком на упаковке реализованного обозначения и товарного знака истца, идентичности контрафактного товара и товара, для индивидуализации которого зарегистрирован товарный знак истца, а также отсутствия согласия правообладателя товарного знака на его использование ответчиком.

При определении размера компенсации суд первой инстанции принял во внимание характер допущенного нарушения, срок незаконного использования товарного знака, степень вины нарушителя, неисполнение претензионных требований о прекращении нарушения исключительного права на товарный знак истца, вероятные убытки правообладателя, учел представленные истцом доказательства стоимости права использования товарного знака, принял во внимание отсутствие доводов ответчика о снижении размера компенсации, в связи с чем признал разумной и обоснованной компенсацию в заявленном размере.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и отметил, что при рассмотрении настоящего дела ответчик о снижении компенсации не ходатайствовал, каких-либо доводов и доказательств относительно ее несоразмерности не привел.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав мнение представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Как определено в пункте 3 статьи 1252 ГК РФ, в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом выбран способ определения размера компенсации в соответствии с положениями подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ - в размере 10 000 000 рублей (двукратная стоимость права использования товарного знака).

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 Постановления N 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования. При определении размера компенсации подлежат учету вышеназванные критерии.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о вероятности смешения в гражданском обороте используемого ответчиком обозначения с принадлежащим истцу товарным знаком. При этом Сидикова Г.Б. в кассационной жалобе не привела доводов, опровергающих данный вывод судов.

Таким образом, поскольку Сидиковой Г.Б. в материалы дела не было представлено доказательств наличия разрешения правообладателя на использование товарного знака, суд кассационной инстанции соглашается с выводом судов первой и апелляционной инстанций о нарушении ответчиком исключительного права на товарный знак истца.

При этом суд кассационной инстанции отмечает, что доводы заявителя кассационной жалобы и предпринимателя Глушаковой В.В. о том, что спорный товар был фактически произведен по заказу правообладателя товарного знака (Клюкина В.В.) и не является контрафактным, основаны на предположениях и не подтверждены документально. При рассмотрении дела в суде первой инстанции указанные лица об этих обстоятельствах не заявляли, а предприниматель Глушакова В.В. вообще отрицала факт поставки данного товара Сидиковой Г.Б.

Вместе с тем, коллегия судей отмечает, что Сидикова Г.Б. в случае, если указанные обстоятельства, не были и не могли быть известны ей на момент рассмотрения дела в суде первой инстанции, не лишена возможности обратиться с заявлением в порядке статей 311-312 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Аналогичным образом Сидиковой Г.Б. при рассмотрении дела в суде первой инстанции не приводился довод о том, что кассовый чек от 28.07.2021 выдан не ей, а другим лицом.

Ссылаясь на несоблюдение истцом претензионного порядка урегулирования спора, заявитель кассационной жалобы указанный довод при рассмотрении дела в судах первой и апелляционной инстанций также не заявлял.

При этом коллегия судей отмечает, что в соответствии с разъяснениями, данными в пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.06.2021 N 18 "О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства", суд первой инстанции или суд апелляционной инстанции, рассматривающий дело по правилам суда первой инстанции, удовлетворяет ходатайство ответчика об оставлении иска без рассмотрения в связи с несоблюдением истцом досудебного порядка урегулирования спора, если оно подано не позднее дня представления ответчиком первого заявления по существу спора и ответчик выразил намерение его урегулировать, а также если на момент подачи данного ходатайства не истек установленный законом или договором срок досудебного урегулирования и отсутствует ответ на обращение либо иной документ, подтверждающий соблюдение такого урегулирования.

Если ответчик своевременно не заявил указанное ходатайство, то его довод о несоблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора не может являться основанием для отмены судебных актов в суде апелляционной или кассационной инстанции, поскольку иное противоречило бы целям досудебного урегулирования споров (статьи 268-270, 286-288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Вместе с тем, Суд по интеллектуальным правам считает заслуживающим внимания довод заявителя кассационной жалобы о том, что размер взысканной судом первой инстанции компенсации определен не на основе цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Как указывалось ранее, истцом при обращении с настоящим иском избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Обосновывая размер предъявленной к взысканию компенсации, истец представил приказ от 03.02.2020 N 7, которым им была установлена стоимость лицензионного вознаграждения за использование товарного знака "СЛИВОЧНЫЙ КРАЙ" в случае заключения лицензионного договора - в размере единовременного паушального платежа 5 000 000 рублей.

При этом истцом не представлено доказательств заключения им с иными лицами лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 318659, в которых была бы установлена указанная в вышеназванном приказе стоимость права использования товарного знака.

Суд первой инстанции, принимая во внимание, что ответчик не оспаривал приведенную истцом стоимость права использования товарного знака, исходил из того, что данная стоимость при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, в связи с чем размер компенсации составил 10 000 000 рублей (5 000 000 рублей х 2).

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 59 Постановления N 10 суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Вместе с тем в пункте 61 Постановления N 10 содержится правовая позиция, согласно которой, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Для подтверждения расчета и стоимости нарушенного права допускается представление данных о стоимости исключительного права, в том числе и из зарубежных источников. Организации по управлению правами в качестве одного из доказательств вправе привести ссылки на утвержденные ими ставки и тарифы в обоснование расчета взыскиваемой компенсации. Названные доказательства оцениваются судом по правилам об оценке доказательств и не имеют преимущества перед другими доказательствами.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

При определении стоимости права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования.

Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Определение судом компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации,

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Коллегия судей отмечает, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, однако обязан проверить представленные истцом расчет и обоснование взыскиваемой суммы компенсации, а также дать оценку документам, подтверждающим стоимость права использования товарного знака.

Цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно учитывается за правомерное использование объекта интеллектуальных прав, может определяться в том числе с учетом ранее заключенных правообладателем лицензионных договоров на предоставление права использования того же результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (статья 1489 ГК РФ).

Могут также учитываться сублицензионный договор (статья 1238 ГК РФ), договор коммерческой концессии (статья 1027 ГК РФ), договор коммерческой субконцессии (статья 1029 ГК РФ), предусматривающие использование объекта интеллектуальных прав как части комплекса исключительных прав.

Представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм статей 1301, 1311, 1406.1, пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель.

Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

Само по себе отличие обстоятельств допущенного нарушения от условий лицензионного договора не является основанием для признания указанного договора неотносимым доказательством.

Суд может определить другую стоимость права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Ввиду того что расчет компенсации должен осуществляться исходя из цены, которая обычно взимается при сравнимых обстоятельствах, отсутствие доказательств исполнения (оплаты стоимости предоставленного права) лицензионного договора исключает возможность его учета в качестве доказательства, подтверждающего реальную стоимость права, если ответчик привел соответствующий довод.

В качестве надлежащего доказательства реальной стоимости права не может быть признан предварительный лицензионный договор, не связанный с реальным использованием объекта интеллектуальных прав (даже в случае согласования в нем условия о стоимости предоставления права использования на условиях простой (неисключительной) лицензии).

Принимая во внимание то, что ни из действующего законодательства, ни из разъяснений высшей судебной инстанции не следует, что компенсация в размере двукратной стоимости права использования объекта интеллектуальных прав может быть рассчитана только на основании лицензионного договора, в качестве доказательства стоимости такого права может быть представлено заключение независимого оценщика - как истцом (в обоснование своих требований), так и ответчиком (в обоснование своих возражений).

Определение размера подлежащей взысканию компенсации на основании определенной оценщиком рыночной стоимости права использования объектов интеллектуальных прав не противоречит положениям статей 1301, 1311, 1406.1, пункта 4 статьи 1515 ГК РФ и главы 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом вышеизложенного Суд по интеллектуальным правам полагает, что стоимость права использования спорного товарного знака, определенная самим правообладателем в приказе и не подтвержденная фактическим заключением им с неаффилированным лицом лицензионного договора, содержащего условие о соответствующем размере лицензионного вознаграждения, и исполненного сторонами, не может рассматриваться в качестве цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, поскольку такая стоимость не является рыночной стоимостью использования товарного знака.

Тот факт, что правообладатель (истец) не смог заключить лицензионный договор, предусматривающий размер лицензионного вознаграждения, установленный им в приказе, свидетельствует о том, что данная стоимость не является ценой, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Применительно к обстоятельствам данного дела расчет размера компенсации, представленный истцом, должен был быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения.

В рассматриваемом случае (при непредставлении истцом относимых доказательств цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака) суд первой инстанции должен был предложить сторонам представить такие доказательства либо предложить сторонам представить заключение независимого оценщика на предмет установления рыночной стоимости права использования или ходатайствовать о назначении судебной экспертизы для определения такой стоимости.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам соглашается с доводом заявителя кассационной жалобы о том, что суды первой и апелляционной инстанций при принятии обжалуемых судебных актов не установили стоимость права использования спорного товарного знака, соответствующую цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При названных обстоятельствах решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции нельзя признать принятыми на основе правильного применения норм материального права, а выводы судов - соответствующими фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам.

Учитывая, что допущенные судами существенные нарушения норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам привели к принятию неверных решения и постановления, они не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исходя из того, что для принятия законного и обоснованного решения требуются исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе определить размер компенсации исходя из доказательств, позволяющих установить стоимость права использования спорного товарного знака, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное его использование.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что настоящее постановление суда кассационной инстанции не предопределяет выводы суда первой инстанции, которые будут сделаны при новом рассмотрении дела, а лишь указывает на необходимость мотивировать выводы суда на основании полноценного рассмотрения доводов лиц, участвующих в деле, и имеющихся в материалах дела доказательств.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 29.11.2022 по тому же делу отменить.

Дело N А75-21028/2021 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

Е.Н. Чеснокова

Судья

Е.С. Четвертакова