Новизна изобретения в Европейском патентном праве (Д.Д. Дорофеев, "Законодательство", N 1, январь 2003 г.)

Новизна изобретения
в Европейском патентном праве

Европейской патентной конвенцией*(1) (далее - ЕПК), принятой 5 октября 1973 г., учреждена система норм, регулирующих выдачу европейских патентов. В целях реализации правовых положений ЕПК в соответствии с ее ст.4 создана Европейская патентная организация. Ее органами являются Европейское патентное ведомство и Административный совет. В пункте 3 ст.4 ЕПК указывается, что выдачу европейских патентов непосредственно осуществляет Европейское патентное ведомство.

Одним из структурных подразделений Европейского патентного ведомства являются палаты жалоб. На основании п.1 ст.21 ЕПК к компетенции палат жалоб, помимо прочего, отнесены вопросы рассмотрения споров в связи с обжалованием решений отделов экспертизы. Основная функция отделов экспертизы в соответствии со ст.18 и 96 ЕПК состоит в оценке качеств патентоспособности у заявленных изобретений. Исходя из своих полномочий, предусмотренных ст.111 ЕПК, палаты жалоб выносят окончательное (в рамках производства по выдаче европейского патента Европейского патентного ведомства) решение о наличии или отсутствии у изобретения признаков патентоспособности. При возвращении дела на повторное рассмотрение отделам экспертизы они на основании п.2 ст.111 ЕПК обязаны принять во внимание заключение палат жалоб по оспоренным обстоятельствам.

Таким образом, практика палат жалоб, состоящая из решений по делам о признании за заявленными изобретениями качеств патентоспособности, является необходимым дополнением к раскрытому в ст.54 ЕПК признаку новизны.

ЕПК не ограничивает круг лиц, имеющих право на подачу европейской патентной заявки, на основании принадлежности к гражданству определенных государств. Российские изобретатели и юристы могут быть заинтересованы в получении патентной формы охраны изобретений в виде европейского патента, что предполагает изучение фундаментального института патентоспособности в европейском патентном праве. Общее нормативное регулирование понятия патентоспособности в ЕПК применяется исходя из сложившейся практики палат жалоб. Российским изобретателям и правоведам при использовании европейской системы патентной защиты, предусмотренной ЕПК, следует принимать во внимание особенности трактовки понятия патентоспособности Европейским патентным ведомством и, в частности, палатами жалоб.

Патентоспособность представляет собой совокупность качеств, перечисленных в ст.52 ЕПК и достаточных для признания результата творческой деятельности изобретением и придания ему патентной формы защиты. Так, новизна изобретения является одним из необходимых условий его патентоспособности.

Статья 54 ЕПК устанавливает, что изобретение считается новым, если оно не относится к уровню техники. Далее, в п.2, раскрывается содержание этого понятия: уровень техники включает все, что стало общедоступным в результате письменного или устного описания, использования или другим способом. Общедоступность предполагает теоретическую возможность доступа к информации. В решении по делам Т729/91*(2) и Т381/87 палата жалоб Европейского патентного ведомства указала, что документ, находящийся в библиотеке, потенциально доступен любому лицу, которое пожелает ознакомиться с ним. Реальное ознакомление с документом не имеет значения для определения доступности информации. Согласно практике палат жалоб, факт доступности неопределенному кругу лиц признается в случае, если хотя бы один член общества имеет теоретическую возможность получить информацию и не связан обязательством сохранять тайну. В решении по делу Т482/89 подчеркнуто, что продажа одного экземпляра газеты делает статью, содержащую патентную информацию, общедоступной, так как покупатель не обязан хранить тайну.

Следствием доступа к информации является использование ее тем или иным способом, которое происходит вне сферы правовых отношений, регулируемых европейским патентным правом. Таким образом, ненадлежащее раскрытие информации неопределенному кругу лиц исключает предоставление ей режима правовой охраны в соответствии с ЕПК.

Из положений ст.54 ЕПК и практики палат жалоб следует, что, говоря о новизне изобретения, подразумевают абсолютную новизну*(3), которая предполагает признание изобретения новым неограниченным кругом лиц. Обеспечить возможность третьим лицам сделать вывод о наличии новизны изобретения или об отсутствии таковой можно лишь путем раскрытия соответствующих сведений способом, делающим их общедоступными. Один из путей - публикация заявки на европейский патент.

В статьях 90-92 ЕПК и правилах 39-47 Инструкции к ЕПК, касающихся производства на стадиях приема и поиска по заявкам на патенты, отсутствует упоминание о действиях по определению новизны. Руководство по производству в Европейской патентной организации*(4) (далее - Руководство) запрещает проводить оценку новизны изобретения (п.3 гл.8 разд.Б) и изобретательского уровня на стадиях, предшествующих публикации заявки на европейский патент. Согласно Руководству (п.13.3 гл.10 разд.Б), именно после публикации отчета о поиске отдел экспертизы исследует заявку на предмет оценки новизны и изобретательского уровня, исходя из состояния уровня техники, представленного в отчете о поиске.

Публикация заявки на европейский патент влечет признание за заявителем прав, вытекающих из европейского патента (ст.64 ЕПК). Следует рассмотреть основания, которые делают возможным распространение патентной формы защиты на изобретение, в отношении которого не была произведена оценка новизны и изобретательского уровня. Безусловно, концепция условной защиты имеет неоспоримый довод в пользу придания опубликованной патентной заявке правовой охраны в объеме, соответствующем действующему европейскому патенту. Раскрытие патентной информации при публикации без распространения на нее правового режима охраны европейского патента ведет к отнесению таковой к уровню техники с последующим использованием третьими лицами. Экономическая целесообразность обеспечения охраны заявленного изобретения в целях избежания нанесения ущерба правообладателю до момента получения им патента очевидна. Наряду с сугубо экономическими доводами полагается возможным на основе анализа ЕПК, Руководства, практики палат жалоб сделать вывод о наличии понятия, по своим существенным характеристикам непосредственно соотносимого с категорией новизны.

В пункте 1 гл.8 ч.С Руководства прямо отрицается необходимость поиска по определенным предметам патентных заявок и, как прямое следствие, составления уведомления (декларации) об отсутствии патентоспособности у заявленного изобретения на основании п.1, 2 ст.52 ЕПК. В подп.4 п.2 ст.52 ЕПК упомянуто о простом представлении информации как основании для признания изобретения непатентоспособным. Для нас важно, как соотносятся понятия простого представления информации и новизны. Практика применения норм п.1, 2, 3 ст.52 ЕПК палатами жалоб Европейской патентной организации содержит квалифицированное толкование этих понятий, играющих важную роль при определении патентоспособности заявленных изобретений.

В решении от 13 октября 1995 г. по делу N 0077/92-322 подчеркивается: при рассмотрении вопроса об отнесении предмета заявки на патент к предусмотренным п.2, 3 ст.52 ЕПК сферам творческой деятельности, предметы которых непатентоспособны, следует иметь в виду, что указанные вопросы должны решаться отдельно от оценки новизны, изобретательского уровня предметов заявленных изобретений. При соотнесении предмета заявки с простым представлением информации следует использовать критерий "технического вклада в уровень техники".

Изобретение не исключается из числа патентоспособных, если предмет заявленного изобретения, который оценивается в целом, обеспечивает вклад в уровень техники. В решении N T603/89*(5) по делу о применении положения п.2, 4 ст.52 о предоставлении информации как таковой говорится, что если предмет поданной заявки полностью состоит из множества известных технических и нетехнических элементов и последние взаимодействуют с известными, производя технический эффект, то заявленное изобретение не исключается из числа патентоспособных. Технический эффект представляется возможным охарактеризовать как что-либо отличное от известных технических элементов, составляющих уровень техники.

Прежде всего необходимо учитывать, что технический эффект является понятием, содержание которого формируется на основе соотнесения технических и нетехнических характеристик понятия представления информации. В решении по делу N Т1494/97 представление информации рассматривается с позиции соответствия исключению из патентоспособности, предусмотренному п.2, 4 ст.52 ЕПК, и наличия определенных необходимых условий для признания за ней качества патентоспособности. Представление информации определяется как "доведение до восприятия кого-либо, до сведения лиц". По мнению палат жалоб, прямая и непосредственная передача информации человеку составляет существенный признак представления. Подтверждение этой позиции находим в решениях N Т599/93, Т603/89. Наряду с простым представлением выделяется опосредованное представление информации, характеризуемое с помощью признака "использования представления в качестве символа".

Значимым для определения опосредованного представления информации явилось решение N Т163/85*(6). Здесь палатой жалоб предложен критерий для отнесения информации к разряду технической (решением N Т1494/97 он распространен на представление информации) и дано следующее разъяснение: "ТВ-сигнал может содержать больше, чем представление информации как таковой. В данном случае в соответствии с формулой изобретения ТВ-сигнал заключает в себе технические характеристики ТВ-системы, посредством которой он используется, и, если считается, что он представляет информацию, тогда он представляет ее посредством той части информации, которая обнаруживает технические характеристики ТВ-системы". Далее приводится мнение палаты о необходимости различать два вида информации. К первому относится информация как таковая (изображение, полученное в соответствии со стандартным ТВ-сигналом), которая попадает под исключение из патентоспособности. Второй вид информации имеет структуру, состоящую из технических характеристик, используемых для передачи основной информации. В пункте 3.3 решения указывается на различия между информацией, состоящей из "познавательного содержания" и относимой к первому виду, и функциональной информацией, обладающей признаками второго вида.

Палаты жалоб выработали определенный подход к интерпретации исключений из патентоспособности, предусмотренных подп. а, б, в п.2 ст.52 ЕПК. К открытиям, научным теориям, математическим методам, эстетическим творениям, планам, правилам и методам интеллектуальной деятельности, играм и деловой деятельности возможно применение понятия акта мышления. В соответствии с решением N Т0038/86 (п.12 мотивировочной части) использование технических средств для разработки методов представления актов мысли, осуществляемых полностью или частично без участия человека, относится к разряду изобретений (п.1 ст.52 ЕПК). В данном случае осуществление предполагает наличие обособленного технического средства, что делает его непосредственно соотносимым с понятием опосредованного представления, применяемого в отношении указанной в заявленном изобретении информации. Упомянутые ранее решения из практики палат жалоб содержат требование (или ссылки на решения, включающие такое требование) наличия у опосредованного представления качеств новизны и изобретательского уровня. Однако, как мы выяснили, оценка абсолютной новизны и изобретательского уровня производится после публикации заявки на Европейский патент и всех сопутствующих документов.

Следовательно, с момента подачи заявки и до ее опубликования можно говорить лишь о необходимых качествах изобретения, объединяемых в практике палат жалоб в понятие технического эффекта. Необходимо иметь в виду, что ими используется понятие технического вклада, которое по своему содержанию совпадает с понятием технического эффекта.

Изложенное позволяет сделать некоторые промежуточные выводы. Во-первых, передача информации предполагает возможность лица воспринять ее содержание с помощью общедоступных технических средств. Сама структура передачи и принимающих ее средств должна, как показано в решении N Т1194/97, составлять априорное знание. Таким образом, не используя понятие уровня техники, практика палат жалоб распространила признак общедоступности на понятие представления информации. Во-вторых, наличие признаков опосредованного представления информации находится в прямой зависимости от факта использования при передаче познавательного содержания технических характеристик носителя записи и системы воспроизводства, которые не являются общедоступными.

На примере использования понятий простого и опосредованного представления информации мы установили, что до публикации заявки и отчета о поиске Европейское патентное ведомство производит оценку заявленного изобретения на предмет наличия у него вклада в уровень техники. Сравнение предмета изобретения с уровнем техники при оценке новизны представляется процедурой соотнесения однородных понятий. Общим для них признаком является технический характер.

В большинстве решений палат жалоб, связанных с применением п.2 ст.52 ЕПК, представлена интерпретация признаков новизны и изобретательского уровня. В процессе исследования изобретения на предмет наличия у него технической характеристики используются аргументы в пользу присутствия изобретательского уровня, новизны, постановки проблемы и ее решения. Это объединение характеристик различных понятий можно объяснить нечетким разграничением последних; также необходимо иметь в виду, что производству по обжалованию и возражениям хронологически предшествует выдача патента или отклонение заявки. Параллельно принимается решение о соответствии заявленного изобретения новизне и изобретательскому уровню.

Относительно возможности объективного определения изобретения следует согласиться с мнением А.А. Пиленко, полагающим, что "неправильно искать всеспасения в логических абстрактных формулировках... практика может и должна развиваться из сил, в ней самой заложенных, а не из импульсов, получаемых извне"*(7). Практика палат жалоб идет по этому пути, постепенно формируя общий подход и устанавливая необходимые признаки изобретения. Однако использование формального подхода требует определения необходимых характеристик изобретения, достаточных для публикации заявки о выдаче европейского патента и распространения на нее патентного режима охраны. Применяя понятие технического вклада в уровень техники к предмету изобретения, палаты жалоб соотносят его с новизной и изобретательским уровнем. Само наличие технической характеристики у предмета изобретения включается в понятие технического эффекта, который предполагает отличие от известного. На основе п.6 гл.8 и п.8.2.3 гл.10 части Б Руководства можно сделать вывод об отсутствии возможности проведения полноценного поиска или возможности остановки поиска при совпадении с известными, отнесенными к уровню техники предметами.

Процедуры производства в Европейском патентном ведомстве на стадиях до публикации заявки указывают, что оценка новизны и изобретательского уровня не производится отделами названного ведомства. Прямым доказательством тому являются положения п.1 ст.93 ЕПК, правила 45 Инструкции к ЕПК и п.1.1 гл.3, п.13.3 гл.10 ч.Б Руководства, которые подтверждают возможность публикации заявки на европейский патент в случае, если она не отозвана заявителем. В пункте 1 ст.93 ЕПК предусмотрено, что любая заявка на патент публикуется по возможности после 18 месяцев со дня ее подачи или, если испрошен приоритет, с даты установления приоритета. В формулировке условным содержанием является определение срока, а сам факт публикации обязателен. Правило 45 Инструкции к ЕПК обеспечивает реализацию обязательной публикации, предоставляя возможность использования декларации о невозможности проведения поиска и неполного отчета о поиске вместо отчета о европейском поиске. Признаки заявленной патентной документации, в отношении которой применяется понятие неполноценного поиска, определены в п.6 гл.8 ч.Б Руководства.

Приведенная практика палат жалоб, положения ЕПК, Инструкции к ЕПК и Руководства свидетельствуют о наличии фактора субъективной оценки новизны на стадиях производства в Европейском патентном ведомстве, предшествующих публикации заявки. Неопровержимым доказательством тому является п.2.8 гл.4 ч.Б Руководства. В нем эксперту отдела поиска предоставлено право прекратить поиск, если найденные им составляющие уровня техники прямо указывают на отсутствие новизны у заявленного изобретения. Общим случаем такой ситуации может быть обнаружение составляющего уровень техники предмета, который идентичен предмету заявленного изобретения или отличается по явно несущественным параметрам. В этом случае субъективная оценка эксперта не влечет правовых последствий для определения новизны изобретения. Он составляет отчет о европейском поиске, который в дальнейшем, если заявитель не отзывает заявку по собственной воле, публикуется вместе с заявкой на патент. В отношении опубликованной заявки нельзя признать относительную новизну, так как субъективная оценка новизны экспертом не имеет правовых последствий в определении патентоспособности изобретения. Не его суждение о присутствии или отсутствии новизны влечет публикацию заявки на европейский патент, а прямое указание ЕПК (ст.93) на обязанность опубликования любой заявки на европейский патент.

Однако упомянутая субъективная оценка имеет большое значение для определения возможности проведения поиска и объема уровня техники, представленного в отчете о поиске. Именно с точки зрения понятия субъективной оценки эксперта следует рассматривать п.1.1 гл.3 ч.Б Руководства, позволяющий экспертам отдела поиска давать предварительную оценку новизны и изобретательского уровня.

Следовательно, эффект состоит в "определительном избытке"*(8), в объекте, чьи характеристики отличаются от существующих и известных по уровню техники. Отношение предмета, раскрытого в формуле изобретения, к проблеме, приведенной в описании изобретения, отвечает признаку отношения видового понятия к родовому. Поставленная проблема, принцип ее решения, сопоставление знаний, составляющих уровень техники, в целях нахождения конкретного решения проблемы, неизвестные условия, составляющие суть творческой деятельности, образуют понятие, имеющее существенно больший объем, чем результат их взаимодействия. Патентное право ЕС ставит в зависимость наличие обособленного, достаточно объективированного предмета изобретения от соблюдения формальных требований. Решение, составляющее предмет изобретения, должно быть четко и недвусмысленно сформулировано (п."а" правила 29 Инструкции к ЕПК), оно обязано содержать "отличительную часть, предшествуемую выражениями "характеризуемый в" или "характеризуемый тем, что" с изложением технических признаков, для которых испрашивается охрана" (п."б" правила 29 Инструкции к ЕПК).

С формальной точки зрения признаки изобретения, которые являются необходимыми и достаточными для публикации заявки на изобретение и распространения на нее патентной формы защиты, представляются следующими. Предмет изобретения: а) должен быть четко и недвусмысленно раскрыт, б) должен отвечать техническому признаку, в) должен быть соотнесен с уровнем техники, и это соотнесение следует представить в отчете о европейском поиске или документах, рассматривающихся в качестве отчета в соответствии с правилом 45 Инструкции к ЕПК. Перечисленные признаки объединяются в понятие технического эффекта.

Представленная концепция позволит в дальнейшем детально определить признаки новизны, изобретательского уровня, промышленной применимости изобретения.

В отношении новизны изобретения можно провести различие между характеристиками количества, качества и новизной "технического учения". Количество новизны совпадает в общих чертах с представленным в понятии технического эффекта определенным избытком, увеличением технических объектов, знаний. Эти признаки получаются за счет объективизации сформулированных отличительных технических признаков. На качество новизны влияет то, что до момента выдачи европейского патента в оценке новизны принимают участие только отделы Европейской патентной организации, следовательно, она имеет субъективный характер. С момента выдачи третьи лица получают возможность в соответствии с п.1 ст.99, п."а" ст.100, п.1 ст.106 ЕПК принимать участие в исследовании новизны в рамках производства по возражению и обжалованию. Участие неограниченного круга лиц позволяет дополнять уровень техники за счет имеющихся в их распоряжении сведений об отнесенных к уровню техники предметах. Приведенное право третьих лиц обеспечивает возможность вывода о соответствии предмета изобретения качеству абсолютной новизны.

Практика палат жалоб отличает общее, определенное родовыми признаками раскрытие изобретения от раскрытия самого предмета изобретения. Раскрытие изобретения до момента подачи заявки уничтожает признак новизны, если изобретение раскрыто как таковое. В решении N Т405/86 палата жалоб постановила, что вывод об отсутствии новизны считается безосновательным до тех пор, пока не установлено безусловное раскрытие характеристик, составляющих предмет изобретения. В решении N Т290/86 палата жалоб пришла к заключению о том, что объем раскрытой информации, доступной обществу посредством примеров, содержащихся в документе, не сводится к деталям этих примеров, но зависит от общего технического учения, которое стало доступным специалисту в данной сфере техники. Первый способ раскрытия относится к предмету изобретения, его видовым характеристикам, а именно техническому признаку, чертам, которые делают его обособленным от уровня техники. Второй способ предполагает раскрытие характеристик, связанных с постановкой проблемы, применением принципов решения, содержанием творческой деятельности как таковой, процесс осуществления которой и приводит к нахождению решения и построению предмета изобретения.

Приведенная классификация имеет ряд практических преимуществ. Отнесение раскрытия к разряду общего предопределяет вывод об отсутствии признака новизны в случае, если существует возможность реализации технического учения только в одном конкретном предмете изобретения. При возможности альтернативной реализации (как представлено в решении N Т651/91) противопоставляемый довод о наличии общего раскрытия не противоречит признанию качества новизны за любыми конкретными примерами использования общего технического учения. Следовательно, в этом случае признаки общего раскрытия отсутствуют.

Определение формальных признаков технического эффекта необходимо не только для объяснения возможности распространения на опубликованную заявку патентной формы защиты. Понятие технического эффекта позволяет выявить отличие правового режима регулирования результата творческой деятельности, заключенного в предмете изобретения, и самой творческой деятельности, объективированной в постановке проблемы, поиске решений, применении различных методов и принципов.

Опубликование заявки на патент предоставляет возможность неограниченному кругу лиц ознакомиться с изобретением, сравнить его с уровнем техники, воспринять суть изобретения, оценить возможные варианты его применения, ход мысли автора, различные аспекты творческой деятельности.

Использование этих знаний в целях инновационной деятельности находится вне сферы регулирования европейского патентного права. Такие сведения могут быть предметом общего пользования с учетом правил научной этики, соответствующие вопросы быть урегулированы в рамках авторского права.

После определения правовой судьбы изобретения, выбора патентной формы охраны результата творческой деятельности посредством подачи заявки автор в соответствии с п.2, 3 ст.52 ЕПК имеет право на раскрытие изобретения перед третьими лицами.

Понятие технического эффекта как количественной характеристики относительной новизны позволяет в дальнейшем, с момента участия неограниченного круга лиц в процессе оценки новизны, сделать вывод об абсолютном качестве новизны и наличии определенного количества новизны.

Д.Д. Дорофеев

"Законодательство", N 1, январь 2003 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Европейская патентная конвенция. М., 1999.

*(2) Представленные в статье решения палат жалоб см.: http://leagal.european-patent-office.org/dg3 /search_dg3.htm.

*(3) Пиленко А.А. Право изобретателя. М., 2001. С.282.

*(4) Текст Руководства см.: http://www.european-patentoffice.org/leagal/gui_lines/e/index.htm.

*(5) OJ EPO. 1992. 230. point 2.5.

*(6) OJ EPO. 1990. 379.

*(7) Пиленко А.А. Указ. соч. С.257.

*(8) Понятия определительного избытка и количества новизны см.: Там же. С.241.