Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 апреля 2023 г. N С01-561/2023 по делу N СИП-43/2020 Суд оставил без изменения судебное решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку правообладатель не использует спорный товарный знак в том виде, в котором он зарегистрирован

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 апреля 2023 г. N С01-561/2023 по делу N СИП-43/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 24 апреля 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 апреля 2023 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Рассомагиной Н.Л., Сидорской Ю.М., Четвертаковой Е.С. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Компания Афиша" (Варшавское ш., д. 9, стр. 1, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, Москва, 117105, ОГРН 1107746038410) на решение Суда по интеллектуальным правам от 13.01.2023 по делу N СИП-43/2020

по исковому заявлению общества ограниченной ответственностью "Яндекс" (ул. Льва Толстого, д. 16, Москва, 119021, ОГРН 1027700229193) к обществу с ограниченной ответственностью "Компания Афиша" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 361580.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Яндекс" - Тиллинг Е.М. и Лапшина А.С. (по доверенности от 13.10.2022);

от общества с ограниченной ответственностью "Компания Афиша" - Семкина С.А. (по доверенности от 10.11.2021 N 21/АФИША).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Яндекс" (далее - общество "Яндекс") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Компания Афиша" (далее - общество "Компания Афиша") о досрочном прекращении вследствие неиспользования правовой охраны нижеуказанных словесных товарных знаков и об обязании Роспатента внести соответствующие записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации:

"" по свидетельству Российской Федерации N 206077 в отношении товаров 9-го класса "приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и ЭВМ; огнетушители", товаров 16-го класса "бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); игральные карты; шрифты; клише типографские" и услуг 35-го класса "менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба", услуг 38-го класса "связь", услуг 39-го класса "транспорт [перевозки]; упаковка и хранение товаров; организация путешествий", услуг 41-го класса "воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения", услуг 42-го класса "обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование; реализация товаров" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ);

"" по свидетельству Российской Федерации N 263830 в отношении товаров 9-го класса МКТУ "приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня", товаров 16-го класса МКТУ "материалы для переплётных работ; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские" и услуг 35-го класса МКТУ "реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба", услуг 38-го класса МКТУ "телекоммуникации", услуг 39-го класса МКТУ "транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий", услуг 41-го класса МКТУ "воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий", услуг 42-го класса МКТУ "научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; юридическая служба";

"" по свидетельству Российской Федерации N 361580 в отношении товаров 16-го класса МКТУ "авторучки; альбомы; атласы; афиши, плакаты; билеты; бланки; блокноты; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; газеты; закладки для книг; издания печатные; изделия картонные; изображения графические; календари; карандаши; карандаши автоматические; картинки; карты географические; каталоги; книги; книги записей; конверты; коробки картонные или бумажные; материалы графические печатные; материалы для обучения [за исключением приборов]; обложки; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; пакеты бумажные; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; папки для документов; периодика; продукция печатная; проспекты; расписания печатные; флаги [бумажные]; фотографии; шрифты типографские; щиты для афиш бумажные или картонные" и услуг 35-го класса МКТУ "агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; макетирование рекламы; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных", услуг 38-го класса МКТУ "вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; обеспечение дискуссионными формами в Интернете; обеспечение доступа к базам данных; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; телеконференции [Интернет]", услуг 41-го класса МКТУ "издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы культурно-просветительные и развлекательные; мюзик-холлы; обеспечение интерактивными электронными публикациями" [незагружаемыми]; организация выставок с культурно-просветительной целью" организация досугов; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; организация спортивных состязаний; передачи развлекательные телевизионные; представления театральные; производство видеофильмов; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; развлечения; шоу-программы", услуг 42-го класса МКТУ "размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров";

"" по свидетельству Российской Федерации N 361579 в отношении товаров 16-го класса МКТУ "авторучки; альбомы; атласы; бланки; блокноты; газеты; закладки для книг; издания печатные; изделия картонные; изображения графические; календари; карандаши; карандаши автоматические; картинки; карты географические; каталоги; книги; книги записей; конверты; коробки картонные или бумажные; материалы графические печатные; материалы для обучения [за исключением приборов]; обложки; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; пакеты бумажные; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; папки для документов; периодика; проспекты; расписания печатные; флаги [бумажные]; фотографии; шрифты типографские; щиты для афиш бумажные или картонные" и услуг 35-го класса МКТУ "агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; макетирование рекламы; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных", услуг 38-го класса МКТУ "вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; обеспечение дискуссионными формами в Интернете; обеспечение доступа к базам данных; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; телеконференции [Интернет]", услуг 41-го класса МКТУ "издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; клубы культурно-просветительные и развлекательные; мюзик-холлы; обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми]; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; организация спортивных состязаний; передачи развлекательные телевизионные; представления театральные; производство видеофильмов; публикация интерактивная книг и периодики; шоу-программы", услуг 42-го класса МКТУ "размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров".

Определением от 17.01.2020 по делу N СИП-1083/2019 указанное исковое заявление принято к производству Суда по интеллектуальным правам. К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Тем же определением требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 361580 выделено в отдельное производство (делу присвоен номер СИП-43/2020).

Таким образом, в настоящем деле рассмотрено требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 361580 вследствие его неиспользования.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 24.03.2022 принят частичный отказ общества "Яндекс" от требований, как следствие суд первой инстанции рассматривал требования общества "Яндекс" к обществу "Компания Афиша" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 361580 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "агентства рекламные; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети" и 42-го класса МКТУ "размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров".

Решением Суда по интеллектуальным правам от 13.01.2023 исковое заявление общества "Яндекс" удовлетворено. Досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 361580 в отношении указанных услуг 35-го и 42-го классов МКТУ вследствие его неиспользования.

Не согласившись с принятым по делу решением, общество "Компания Афиша" обратилось в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просило отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение.

Общество "Яндекс" представило отзыв на кассационную жалобу, в котором не согласилось с изложенными в ней доводами, просило оставить кассационную жалобу без удовлетворения.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явились представители общества "Компания Афиша" и общества "Яндекс".

Роспатент, надлежащим образом извещенный об арбитражном процессе по делу, о месте и времени судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Представитель общества "Компания Афиша" настаивал на удовлетворении кассационной жалобы по изложенным в ней доводам.

Представители общества "Яндекс" возражали против удовлетворения кассационной жалобы, просили оставить обжалуемый судебный акт без изменения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, общество "Компания Афиша" являлось правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 361580 (дата приоритета - 25.03.2008), зарегистрированного 09.10.2008 в отношении широкого перечня товаров и услуг, в том числе услуг 35-го класса МКТУ "агентства рекламные; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети" и 42-го класса МКТУ "размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров".

Полагая, что в трехлетний период, предшествующий направлению предложения заинтересованного лица, ответчик не использовал спорный товарный знак, а направленное предложение заинтересованного лица не привело к положительному результату, общество "Яндекс" обратилось с исковым требованием о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении широкого перечня товаров и услуг. С учетом принятого судом первой инстанции частичного отказа от заявленных требований общество "Яндекс" настаивало на прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении упомянутых услуг 35-го, 42-го классов МКТУ.

Проанализировав представленные доказательства, суд первой инстанции признал соблюденным обязательный досудебный порядок урегулирования спора, а истца счел заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении перечисленных выше услуг 35-го и 42-го классов МКТУ.

При этом суд первой инстанции констатировал необоснованность аргументов ответчика о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом и отклонил заявление о применении статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в качестве правового основания для отказа в иске.

Исходя из даты направления обществом "Яндекс" предложения заинтересованного лица (25.07.2019) суд первой инстанции отметил, что период времени, в отношении которого правообладатель должен доказать использование спорного товарного знака, исчисляется с 25.10.2016 по 24.10.2019 включительно.

Суд первой инстанции проанализировал значительный объем доказательств, представленных обществом "Компания Афиша" в подтверждение использования спорного товарного знака, в частности:

агентский договор от 01.01.2015 N Index20-14182-2015-Ch, подписанный между ответчиком и обществом с ограниченной ответственностью "Рекламное Агентство "Индекс 20" (далее - общество "РА "Индекс 20"), доказательства исполнения (акты, отчеты, платежные документы, скриншоты (скан-копии) страниц рекламы) этого договора;

договор от 13.11.2016 N ИНДЕКС_Д_2016/1825, подписанный между обществом "РА "Индекс 20" и обществом с ограниченной ответственностью "Майндшер", доказательства исполнения (платежные документы, скриншоты (скан-копии) страниц рекламы) этого договора;

договор возмездного оказания услуг от 01.02.2017 N ИНДЕКС_Д_2017/108, подписанный между обществом "РА "Индекс 20" и обществом с ограниченной ответственностью "ОМД Эвиденс", доказательства исполнения (платежные документы, скриншоты (скан-копии) страниц рекламы) этого договора;

договор возмездного оказания услуг от 21.02.2017 N ИНДЕКС_Д_2017/473, подписанный между обществом "РА "Индекс 20" и Московским филиалом закрытого акционерного общества "Оптимум Медиа Байинг Лимитед", доказательства исполнения (платежные документы, скриншоты (скан-копии) страниц рекламы) этого договора;

договор возмездного оказания услуг от 13.03.2017 N ИНДЕКС_Д_2017/656, подписанный между обществом "РА "Индекс 20" и обществом с ограниченной ответственностью "РСГ-Бизнес Сервис", доказательства исполнения (платежные документы, скриншоты (скан-копии) страниц рекламы) этого договора;

договор возмездного оказания услуг от 01.03.2017 N ИНДЕКС_Д_2017/1072, подписанный между обществом "РА "Индекс 20" и обществом с ограниченной ответственностью "СНС", доказательства исполнения (акты, платежные документы, скриншоты (скан-копии) страниц рекламы) этого договора;

договор возмездного оказания услуг от 25.04.2017 N ИНДЕКС_Д_2017/1240, подписанный между обществом "РА "Индекс 20" и обществом с ограниченной ответственностью "Прогрешен", доказательства исполнения (акты, платежные документы, скриншоты (скан-копии) страниц рекламы) этого договора;

договор возмездного оказания услуг от 04.07.2017 N ИНДЕКС_Д_2017/2072, подписанный между обществом "РА "Индекс 20" и обществом с ограниченной ответственностью "Бест", доказательства исполнения (акты, платежные документы, скриншоты (скан-копии) страниц рекламы) этого договора;

договор возмездного оказания услуг от 01.12.2017 N ИНДЕКС_Д_2017/4177, подписанный между обществом "РА "Индекс 20" и обществом с ограниченной ответственностью "Медиа Трейд", доказательства исполнения (акты, платежные документы, скриншоты (скан-копии) страниц рекламы) этого договора;

договор возмездного оказания услуг от 15.05.2018 N ИНДЕКС_Д_2018/1087, подписанный между обществом "РА "Индекс 20" и обществом с ограниченной ответственностью "4П ГРУПП", доказательства исполнения (акты, платежные документы, скриншоты (скан-копии) страниц рекламы) этого договора;

договор возмездного оказания услуг от 14.09.2018 N ИНДЕКС_Д_2018/2549, подписанный между обществом "РА "Индекс 20" и обществом с ограниченной ответственностью "ИДС Боржоми", доказательства исполнения (акты, платежные документы, скриншоты (скан-копии) страниц рекламы) этого договора;

договор возмездного оказания услуг от 01.03.2015 N Index20-14011-2015-СП, подписанный между обществом "РА "Индекс 20" и обществом с ограниченной ответственностью "Денцу Эйджис Диджитал", доказательства исполнения (акты, платежные документы, скриншоты (скан-копии) страниц рекламы) этого договора;

договор от 30.06.2015 N Index20-14560-2015-Ch, подписанный между обществом "РА "Индекс 20" и закрытым акционерным обществом "Код оф Трейд", доказательства исполнения (акты, платежные документы, скриншоты (скан-копии) страниц рекламы) этого договора;

договор от 24.06.2016 N Index20-15100-2015-КД-5, подписанный между обществом "РА "Индекс 20" и обществом с ограниченной ответственностью "МедиаКом", доказательства исполнения (акты, платежные документы, скриншоты (скан-копии) страниц рекламы) этого договора;

договор возмездного оказания услуг от 01.11.2015 N Index20-15504-2015-КД-5, подписанный между обществом "РА "Индекс 20" и обществом с ограниченной ответственностью "Адверт.Ру", доказательства исполнения (акты, платежные документы, скриншоты (скан-копии) страниц рекламы) этого договора;

договор возмездного оказания услуг от 02.02.2016 N Index20-15915-2016-КД-5, подписанный между обществом "РА "Индекс 20" и Московским филиалом компании Оптимум Медиа Лимитед, приложение к договору от 01.05.2018 N 1, доказательства исполнения (акты, платежные документы, скриншоты (скан-копии) страниц рекламы) этого договора;

договор от 01.03.2016 N Index20-16407-2016-КД-5, подписанный между обществом "РА "Индекс 20" и обществом с ограниченной ответственностью "Паблисиз Групп Медиа Евразия", приложения к договору от 01.02.2018 N 96, от 01.08.2019 N 251, доказательства исполнения (акты, соглашение о зачете требований, платежные документы, скриншоты (скан-копии) страниц рекламы) этого договора;

договор возмездного оказания услуг от 01.07.2015 N Index20-14785-2015-КД-5, подписанный между обществом "РА "Индекс 20" и обществом "Компания Афиша", 26 приложений к данному договору и доказательства его исполнения (акты, платежные документы);

лицензионный договор на использование товарного знака от 27.03.2018 N АФИША_Д_2018/821, подписанный между ответчиком и обществом с ограниченной ответственностью "ДЖОЙ ВОРКС" (лицензиат), дополнительное соглашение к договору от 01.01.2019 N 1 и доказательства его исполнения (акт от 31.12.2019).

Суд первой инстанции принял во внимание довод общества "Компания Афиша", согласно которому спорный товарный знак используется при оказании вышеперечисленных услуг в мобильном приложении, а также на сайте ответчика www.afisha.ru, включая домены третьего уровня.

Проанализировав названные доказательства, суд первой инстанции определил, что они свидетельствуют об оказании услуг 35-го класса МКТУ "агентства рекламные; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети", в отношении которых истец также заявил исковые требования.

Вместе с тем суд первой инстанции констатировал, что при оказании соответствующих услуг использовалось не обозначение "", а обозначения "", "афиша", "www.afisha.ru", а также иные обозначения, являющиеся доменами третьего уровня и включающие обозначение "afisha.ru", например, "volvo.afisha.ru", "zombie.afisha.ru", "j7frutz.afisha.ru", "dyson.afisha.ru", "paulig.afisha.ru" и другие.

Суд первой инстанции отметил, что обозначения "афиша" и "афиша.ru" являются самостоятельными товарными знаками, иск о досрочном прекращении которых рассмотрен Судом по интеллектуальным правам в делах N СИП-1083/2019 и N СИП-42/2020.

Данное обстоятельство, по мнению суда первой инстанции, само по себе свидетельствует о том, что использование спорного товарного знака, обладающего самостоятельной правовой охраной, не подтверждает использование другого.

По аналогичному основанию (использование ответчиком иного обозначения, а не спорного товарного знака) суд первой инстанции отклонил доказательства общества "Компания Афиша", представленные в подтверждение использования спорного товарного знака в отношении услуги 42-го класса МКТУ "размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров" им самим или под его контролем, в том числе на условиях лицензионного договора.

Так, суд первой инстанции констатировал, что из доводов и доказательств общества "Компания Афиша" следует, что оно имеет отношение к информационным технологиям, поскольку это общество осуществляет свою деятельность посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в частности на сайте www.afisha.ru и посредством мобильного приложения, в том числе предоставляя доступ к указанным ресурсам (к отдельным блокам) рекламодателям и лицам, осуществляющим реализацию билетов на различные мероприятия.

С точки зрения суда первой инстанции, документы ответчика подтверждают предоставление им контрагентам услуги доступа к своим сайту, программе, приложению и т.п., а не услуги по созданию, адаптации, модернизации и т.п. компьютерных программ и веб-сайтов (суть - массив связанных данных (веб-страниц), имеющий уникальный адрес и воспринимаемый пользователями как единое целое), результатом оказания которых является созданная для заказчика программа и/или веб-сайт как самостоятельный продукт (результат) такой деятельности.

На основании изложенного суд первой инстанции счел, что ответчик не доказал осуществление деятельности по размещению и обслуживанию веб-сайтов третьих лиц, а разработка и сопровождение им своего мобильного приложения и сайта в сети Интернет не является обстоятельством, свидетельствующем об оказании услуг 42-го класса МКТУ неопределенно широкому кругу пользователей подобных информационных ресурсов.

Суд первой инстанции проанализировал договоры общества "РА "Индекс 20" (состоящего с ответчиком в договорных отношениях и являющегося аффилированным с ним лицом), с контрагентами, в рамках которых названное аффилированное общество осуществляло создание, программирование, верстку и размещение промо-страниц на сайте www.afisha.ru.

В силу вышеприведенных выводов об использовании иного обозначения, а не спорного товарного знака с изменениями, не влияющими на его существо, суд первой инстанции определил, что упомянутые доказательства не могут свидетельствовать об использовании обществом "РА "Индекс 20" спорного товарного знака ответчика.

Ссылку общества "Компания Афиша" на дело N СИП-591/2020, в рамках которого, по мнению правообладателя спорного товарного знака, Суд по интеллектуальным правам установил известность разработанного данной компанией программного обеспечения для компьютеров и для мобильных устройств, суд первой инстанции отклонил, поскольку не усмотрел ни из судебных актов по этому делу, ни из материалов настоящего дела факт оказания данным обществом третьим лицам услуги 42-го класса МКТУ "разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров".

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу о заинтересованности общества "Яндекс" в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении вышеперечисленных услуг 35-го и 42-го классов МКТУ и о недоказанности обществом "Компания Афиша" использования названного товарного знака в установленный трехлетний период для индивидуализации упомянутых услуг, в связи с чем удовлетворил иск в полном объеме.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам, согласно части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 данного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, приведенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о применимом законодательстве, о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора, о заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, об отсутствии в действиях общества "Яндекс" признаков злоупотребления правом и о периоде, в течение которого необходимо доказать использование спорного товарного знака.

Общество "Компания Афиша" также не опровергает выводы суда первой инстанции о том, что представленные доказательства использования спорного товарного знака не содержат обозначения в том виде, как он зарегистрирован.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в необжалованной части президиум Суда по интеллектуальным правам не проверяет.

Доводы заявителя кассационной жалобы по существу сводятся к несогласию с выводом суда первой инстанции о том, что представленные доказательства касаются использования иных обозначений, применение которых не может быть квалифицировано в качестве использования спорного товарного знака с изменениями, не меняющими его существа.

Наряду с этим, ссылаясь на пункт 21 Справки по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 N СП-23/20, общество "Компания Афиша" отмечает, что правообладатель должен доказать использование спорного товарного знака в отношении каждой услуги, для индивидуализации которой он зарегистрирован.

Вывод суда первой инстанции о том, что правообладатель использовал не спорный товарный знак "", а товарный знак "" является недостаточно мотивированным и противоречивым, поскольку на основании исследования материалов дела было установлено, что представленные договоры и документы подтверждают факт размещения рекламных объявлений на сайте ответчика, что может свидетельствовать об оказании в установленный трехлетний период спорных услуг 35-го класса МКТУ.

Противоречие выводов суда первой инстанции, с точки зрения заявителя кассационной жалобы, заключается в том, что, указав со ссылкой на дела N СИП-1083/2019, N СИП-42/2020 об использовании ответчиком обозначений, являющихся товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 206077 (""), N 263830 ("") и обладающими самостоятельной правовой охраной, суд первой инстанции не принял во внимание то, что в рассматриваемом случае исследованию подлежит не использование товарного знака само по себе, а его использование применительно к конкретной услуге.

Общество "Компания Афиша" отмечает, что в деле N СИП-1083/2019 Суд по интеллектуальным правам не исследовал вопрос об использовании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 206077 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "агентства рекламные; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети", а в деле N СИП-42/2020 - вопрос об использовании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 263830 в отношении тех же услуг, за исключением услуги "реклама".

Поскольку представленные договоры доказывают не только размещение рекламы на сайте ответчика, но и ее производство, в том числе в виде программирования доменов третьего уровня и страниц сайта с доменным именем "afisha.ru", а также мобильной версии сайта, общество "Компания Афиша" считает, что суд первой инстанции необоснованно проигнорировал данный факт при принятии обжалуемого решения.

Заявитель кассационной жалобы утверждает, что суд первой инстанции неправомерно не учел факт известности сайта в сети Интернет и мобильного приложения ответчика, установленный решением Суда по интеллектуальным правам от 30.10.2020 по делу N СИП-591/2020, тогда как размещение и распространение рекламных материалов осуществлялось на соответствующих промо-страницах сайта и в его мобильной версии.

Общество "Компания Афиша" не согласно с выводом суда первой инстанции о недоказанности оказания услуг 42-го класса МКТУ "размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров", так как в обжалуемом решении не указаны доказательства, положенные в основу этого вывода.

Учитывая, что размещение рекламы на сайте в сети Интернет включает в себя создание, программирование промо-страницы, заявитель кассационной жалобы полагает подтвержденным осуществление ответчиком деятельности по созданию программ для ЭВМ с помощью языков программирования и, как следствие, оказание услуг 42-го класса МКТУ.

Изучив доводы, приведенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

В силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 данного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При этом исходя из положений пункта 2 статьи 1484 ГК РФ основной целью осуществления исключительного права на товарный знак является индивидуализация товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

На основании пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 38 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Согласно правовой позиции, содержащейся в пункте 166 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Символическое использование товарного знака с единственной целью сохранить права на этот товарный знак не может являться основанием для признания использования такого средства индивидуализации для целей пункта 2 статьи 1486 ГК РФ.

При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

Таким образом, для подтверждения использования товарного знака должны соблюдаться следующие условия:

1. Использование связано с фактическим введением товаров или услуг, в отношении которых зарегистрирован соответствующий товарный знак, в гражданский оборот;

2. Использование товарного знака осуществляется в том виде, в котором он зарегистрирован, либо с изменениями, не меняющими его существа.

3. Использование товарного знака осуществляется правообладателем, или представлены доказательства использования под контролем правообладателя.

Следовательно, в рамках настоящего спора ответчик должен был доказать использование спорного товарного знака в исследуемый период в том виде, как он зарегистрирован (либо с изменениями, не меняющими существа) в отношении услуг 35-го класса МКТУ "агентства рекламные; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети" и 42-го класса МКТУ "размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров".

Прежде всего президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что, как установил суд первой инстанции и заявитель кассационной жалобы не оспаривает, доказательства использования спорного товарного знака в том виде, в котором он зарегистрирован, отсутствуют в материалах дела.

В таком случае правообладатель должен был подтвердить, что спорный товарный знак использовался с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим предоставленную ему охрану.

Суд первой инстанции установил, что при оказании соответствующих услуг общество "Компания Афиша" использовало обозначения "", "афиша", "www.afisha.ru", а также иные обозначения (являющиеся именами доменов третьего уровня), включающие обозначение домена второго уровня "afisha.ru", например, "adidasbase.afisha.ru", "zombie.afisha.ru", "j7frutz.afisha.ru", "dyson.afisha.ru", "daily.afisha.ru" и др.

Как неоднократно указывал президиум Суда по интеллектуальным правам, индивидуализация товаров (услуг) обозначением, являющимся транслитерацией зарегистрированных товарных знаков, не подтверждает факт использования таких знаков применительно к статье 1486 ГК РФ, поскольку написание данного обозначения буквами другого алфавита существенно меняет его восприятие.

Так, положения пункта 2 статьи 1486 ГК РФ допускают существование незначительных различий между формой, в которой знак зарегистрирован, и формой, в которой он применяется, а также отличий от той формы, в которой знак был впервые зарегистрирован. При этом обязательным условием сохранения правовой охраны товарного знака является допущение его использования только с такими отличиями, которые не изменяют характерные черты товарного знака.

Анализ названного положения позволяет сделать вывод о том, что использование товарного знака в значительно измененном виде (вид алфавита, словесного элемента, наличие, добавление или изменение изобразительных и неохраняемых элементов), т.е. в виде, который меняет его существо, не является использованием товарного знака в смысле статьи 1486 ГК РФ.

В подпункте 2 пункта C статьи 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 отмечено, что применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.

Данное положение допускает существование незначительных различий между формой, в которой знак зарегистрирован, и формой, в которой он применяется, а также отличий от той формы, в которой знак был впервые зарегистрирован.

Вместе с тем использование обозначения на ином языке меняет существо товарного знака.

Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу N СИП-335/2017, от 06.12.2021 по делу N СИП-880/2020, от 14.02.2022 по делу N СИП-745/2021.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам считает законным и обоснованным вывод суда первой инстанции о недоказанности ответчиком использования спорного товарного знака для индивидуализации упомянутых выше услуг 35-го и 42-го классов МКТУ и констатирует, что использование сходных с товарным знаком обозначений не подтверждает факт использования зарегистрированного средства индивидуализации применительно к пункту 2 статьи 1486 ГК РФ.

По аналогичным основаниям (использование обозначения с изменением его отдельных элементов, меняющим существо товарного знака) суд первой инстанции правомерно отклонил доказательства использования слова "афиша" при оказании правообладателем соответствующих услуг.

То обстоятельство, что в деле N СИП-1083/2019 не оспаривался факт использования товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 206077 для услуги 35-го класса МКТУ "реклама", не является доказательством использования спорного товарного знака для упомянутых услуг в рамках настоящего дела, так как обстоятельства использования или неиспользования иного товарного знака не входят в предмет рассмотрения по настоящему делу.

В части довода заявителя кассационной жалобы о том, что "судом первой инстанции не принято во внимание, что исследованию подлежит не использование товарного знака само по себе, а его использование применительно к конкретному товару или услуге", президиум Суда по интеллектуальным правам указывает на логическое противоречие названного довода.

Прежде чем установить факт использования средства индивидуализации применительно к какому-либо товару или услуге, необходимо установить, используется оно или нет как таковое, и лишь после положительного ответа на данный вопрос, установить в отношении каких товаров и/или услуг это обозначение используется.

Следовательно, то обстоятельство, что спорный товарный знак не используется в том виде, как он зарегистрирован, либо используется иное обозначение с подобными отличиями, которые изменяют характерные черты товарного знака, является достаточным основанием для вывода о неиспользовании того же средства индивидуализации, поскольку оно не используется как таковое, безотносительно к тем или иным товарам и/или услугам.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также отклоняет довод общества "Компания Афиша" об оказании им услуг веб-программирования как разновидности услуг по разработке и усовершенствованию технического и программного обеспечения.

Суд первой инстанции обоснованно определил, что ответчик оказывал услуги по веб-программированию не с целью получения программного продукта как конечного результата, а исключительно в рамках оказания рекламных услуг. По сути, ответчик сам указывает на данное обстоятельство на странице 5 в своей кассационной жалобе: "Ответчиком осуществлялось не только размещение рекламы на сайте afisha.ru и его доменах третьего уровня, но и ее производство, в т.ч. в виде веб-программирования доменов третьего уровня и страниц сайта и с доменным имением afisha.ru. Таким образом, Ответчик оказывал как услуги рекламопроизводителя (п. 6 ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе"), так и услуги рекламораспространителя (п. 6 ст. 3 названного Закона).".

Данный подход суда первой инстанции согласуется с выводами, отраженными в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2022 по делу N СИП-1083/2019 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 16.03.2023 N 300-ЭС23-3039 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации), обратившим внимание на ошибочность позиции общества "Компания Афиша", заключающейся в том, что в случае оказания третьим лицам услуг по размещению рекламы тем же лицам оказываются услуги по программированию.

При изложенных обстоятельствах суд первой инстанции обоснованно определил, что спорный товарный знак правообладатель не использует в том виде, как он зарегистрирован, и указанное суд учел при принятии оспариваемого решения.

Доводы об обратном, приведенные в кассационной жалобе, являлись предметом рассмотрения суда первой инстанции, и им дана надлежащая оценка.

Всем доказательствам, представленным сторонами, суд первой инстанции дал надлежащую и мотивированную оценку.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции установлены положениями статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно части 3 которой при рассмотрении дела арбитражный суд кассационной инстанции проверяет, соответствуют ли выводы арбитражного суда первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Арбитражный суд кассационной инстанции не наделен полномочиями по оценке и исследованию фактических обстоятельств дела, выявленных в ходе его рассмотрения по существу.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, т.е. иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 того же Кодекса), не допускается.

Доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, не свидетельствуют о неправильном применении судом первой инстанции норм материального и процессуального права либо о наличии выводов, не соответствующих обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав явившихся в судебное заседание представителей сторон спора, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы относятся на ее заявителя согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 13.01.2023 по делу N СИП-43/2020 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Компания Афиша" (ОГРН 1107746038410) - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Н.Л. Рассомагина

Ю.М. Сидорская

Е.С. Четвертакова