Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 апреля 2023 г. N С01-370/2023 по делу N А45-23090/2022 Суд оставил без изменения судебные решения по делу о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, поскольку судами верно определен размер компенсации в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 апреля 2023 г. N С01-370/2023 по делу N А45-23090/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 19 апреля 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 20 апреля 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей - Снегура А.А., Голофаева В.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Игнашевым М.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "СибстройСервис" (ул. Инская, д. 53, оф. 3, г. Новосибирск, 630102, ОГРН 1145476093124) на постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 27.12.2022 по делу N А45-23090/2022, по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Жеребцовой Алины Игоревны (ИНН 540961219190) к обществу с ограниченной ответственностью "СибстройСервис" о взыскании компенсации за неправомерное использование товарного знака за период с 26.05.2021 по 09.08.2021 в размере 844 516 рублей 12 копеек.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Жеребцова Алина Игоревна (далее - предприниматель, истец) обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "СибстройСервис" (далее - общество, ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 632017 в размере 844 516 рублей 12 копеек.

постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 27.12.2022, исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество обратилось в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить постановление суда апелляционной инстанции, принять новый судебный акт.

Определением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 07.02.2023 кассационная жалоба передана в Суд по интеллектуальным правам по подсудности.

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие.

В обоснование кассационной жалобы общество ссылается на то, что истцом в материалы дела не представлено доказательств использования товарного знака ответчиком в отношении иных товаров, кроме одного товара, относящегося к 6-му классу Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) (конструкции и сооружения передвижные металлические).

При этом общество указывает, что оно использовало товарный знак только одним способом путем его размещения на сайте fensgai.ru; судом первой инстанции неверно определен период использования товарного знака; ответчик не заявлял ходатайства о снижении размера компенсации за неправомерное использование товарного знака "TOPFENCE", а просил суд определить другую стоимость права использования товарного знака, с учетом способа и объема, в котором его использовал ответчик.

Истец в отзыве на кассационную жалобу указал на несостоятельность доводов общества, а также на законность и обоснованность постановления суда апелляционной инстанции.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемого судебного акта, суд кассационной инстанции пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака, в том числе на товарах, на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ними, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ), способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как отмечено в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановления N 10), в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных ГК РФ, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 59 - 62, 154, 162 Постановления N 10, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, истец является правообладателем товарного знака "TOPFENCE" по свидетельству Российской Федерации N 632017 с приоритетом от 28.11.2016, который зарегистрирован для товаров и услуг: 06, 19, 35, 37-го классов МКТУ.

Между предпринимателем и обществом в период с 16.03.2018 по 25.05.2021 действовал лицензионный договор от 16.03.2018 на использование спорного товарного знака.

Ответчик использовал указанный товарный знак, в том числе на своем сайте fensgar.ru.

При проведении мониторинга открытых источников информации и сети Интернет после прекращения действия лицензионного договора от 16.03.2018 правообладателем были выявлены факты незаконного использования товарного знака на страницах сайта fensgar.ru в период с 26.05.2021 по 09.08.2021. Данные обстоятельства подтверждены распечатками с сайта fensgar.ru, а также протоколами нотариального осмотра указанного сайта.

Право использовать спорный товарный знак после прекращения действия лицензионного договора на сайте fensgar.ru предпринимателем ответчику не предоставлялось.

Между тем на сайте fensgar.ru обществом в спорный период обществом предлагались к продаже товары и оказывались услуги, относящиеся к тем же классам товаров/услуг, в отношении которых был зарегистрирован товарный знак, а именно "материалы металлические строительные; конструкции и сооружения передвижные металлические; тросы и проволока металлические" (6-й класс МКТУ); "материалы строительные неметаллические; конструкции и сооружения передвижные неметаллические" (19-й класс МКТУ); "услуги, связанные с управлением бизнесом, эксплуатацией, организацией и администрированием коммерческих или промышленных предприятий, а также рекламу, услуги маркетинга и продвижения, в том числе: подготовка платежных документов"; "предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; управление процессами обработки заказов товаров" (35-й класс МКТУ); "услуги строительные; услуги по установке и ремонту" (37-й класс МКТУ).

Согласно условиям лицензионного договора от 16.03.2018, лицензионное вознаграждение составляет 170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей. Оплата производится ежемесячно. В случае неполного месяца использования товарного знака, лицензиат оплачивает лицензионное вознаграждение пропорционального количеству дней (п. 4.1 лицензионного договора).

Расчет компенсации был определен истцом в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, исходя из двукратного размера стоимости права в сумме 844 516 рублей 12 копеек.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия от 30.05.2022 о выплате компенсации.

Ответным письмом N 25/280622 от 28.06.2022 общество сообщило о готовности выплатить компенсацию за использование товарного знака за период с 06.07.2021 по 09.08.2021 в размере 133 257 рублей.

Неисполнение ответчиком претензионных требований явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя требования, суды первой и апелляционной инстанций исходил из того, что после прекращения действия лицензионного договора от 16.03.2018 правообладателем были выявлены факты незаконного использования товарного знака на страницах сайта fensgar.ru в период с 26.05.2021 по 09.08.2021.

Из обстоятельств, установленных при рассмотрении дела N А45-16197/2021, имеющих преюдициальное значение для настоящего дела, установлено, что нарушителем права на спорный товарный знак является общество.

Кроме того, предпринимателем в материалы дела представлены распечатки с сайта fensgar.ru, из которых следует, что в период с 26.05.2021 года по 09.08.2021, после прекращения действия лицензионного договора, ответчик продолжал использовать спорный товарный знак на своем сайте, что подтверждено представленными в материалы дела доказательствами.

Доводам общества о том, что истцом в материалы дела не представлено доказательств использования товарного знака ответчиком в отношении иных товаров, кроме одного товара, относящегося к 6-му классу МКТУ, дана надлежащая правовая оценка судом первой инстанции.

При осмотре сайта судом было установлено, что товарный знак "TOPFENCE" использовался ответчиком для идентификации не отдельных товаров/услуг, а для всех классов товаров/услуг, в отношении которых был зарегистрирован спорный товарный знак.

Более того, судами установлено, что использование товарного знака носило не разовый, а длительный характер, поскольку спорный товарный знак "TOPFENCE" после прекращения действия лицензионного договора использовался на сайте ответчика на протяжении нескольких месяцев.

Принимая во внимание, что условия лицензионного договора от 16.03.2018 предусматривали возможность использования товарного знака для четырех классов МКТУ и помесячную оплату, которые совпадают с неправомерным способом использования товарного знака ответчиком, суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу о том, что товарный знак использовался ответчиком в отношении всех товаров и услуг, относящихся к товарам 6, 19-го и услуг 35, 37-го классам МКТУ, в связи с чем компенсация за его неправомерное использование должна рассчитываться исходя из стоимости использования данного товарного знака, предусмотренной лицензионным договором, действовавшим между истцом и ответчиком до 25.05.2021, за испрашиваемый истцом период времени.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции отмечает, что установление размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, ниже установленных законом пределов (в том числе двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях и при мотивированном заявлении ответчика, с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и правовой позиции, изложенной в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П и 24.07.2020 N 40-П (пункт 31 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2021), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.06.2021).

Никаких доказательств в опровержение расчета истца либо в обоснование иной стоимости права использования охраняемого объекта ответчиком в материалы дела не представлено, обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже заявленного истцом, судами не установлено.

Таким образом, нарушений судами норм материального права при установлении размера компенсации судом кассационной инстанции не установлено, поскольку размер компенсации был определен судами по правилам, установленным подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В связи с изложенным, рассмотрев кассационную жалобу в пределах изложенных в ней доводов, судебная коллегия полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Как разъяснено в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", при проверке соответствия выводов арбитражных судов первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам (часть 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) необходимо исходить из того, что суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании исследования имеющихся в деле доказательств, с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права, у суда кассационной инстанции отсутствуют предусмотренные статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены обжалуемых судебных актов.

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 27.12.2022 по делу N А45-23090/2022 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "СибстройСервис" (ОГРН 1145476093124) - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

А.А. Снегур