Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 мая 2023 г. по делу N СИП-1075/2022 Суд частично удовлетворил требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку истцом подтверждена заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении части товаров, для которых он зарегистрирован, а ответчиком не доказано его использование в отношении указанной части товаров

Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 мая 2023 г. по делу N СИП-1075/2022

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 27 апреля 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 5 мая 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Чесноковой Е.Н.;

судей Голофаева В.В., Снегура А.А.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лукашовой К.Р. -

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "КРОВЛЯ СЕРВИС" (ул. Чернышевского, д. 181, оф. 501, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, 360004, ОГРН 1140726000865) к обществу с ограниченной ответственностью "НИКА" (ул. Заводская, влд. 16, стр. 1, эт. 1, пом. III, комн. 5-17, Краснопахорское поселение, с. Красная Пахра, Москва, 108828, ОГРН 1065074035179) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 506441 и N 720614 вследствие их неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "КРОВЛЯ СЕРВИС" - Атласкирова И.О. (по доверенности от 01.08.2022);

от общества с ограниченной ответственностью "НИКА" - Козловцев К.Н. (по доверенности от 30.01.2023), Кошецян А.Г. (по доверенности от 09.01.2023 N 007).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "КРОВЛЯ СЕРВИС" (далее - общество "КРОВЛЯ СЕРВИС") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "НИКА" (далее - общество "НИКА") о досрочном прекращении правовой охраны вследствие неиспользования следующих товарных знаков:

по свидетельству Российской Федерации N 506441 в отношении товаров 6-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "металлические трубы; воронки металлические немеханические; дюбели металлические; желоба водосточные металлические; задвижки плоские; зажимы металлические [скобы]; затычки металлические; защелки металлические; звенья натяжные соединительные; звенья соединительные для цепей металлические]; колена для труб металлические; коллекторы для трубопроводов металлические; конструкции металлические; конструкции стальные; муфты соединительные для труб металлические; ответвления для трубопроводов металлические; приспособления зажимные для труб металлические; соединения для труб металлические; трубопроводы металлические; трубопроводы напорные металлические; трубы водопроводные металлические; трубы водосточные металлические; трубы для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха металлические; трубы дренажные металлические; трубы дымовые металлические; трубы металлические для систем центрального отопления; трубы стальные; уголки металлические";

по свидетельству Российской Федерации N 720614 в отношении товаров 6-го класса МКТУ "желоба водосточные металлические; желоба водосточные уличные металлические; заглушки металлические; затычки металлические; колена для труб металлические; коллекторы для трубопроводов металлические; кольца предохранительные металлические; кольца уплотнительные металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; конструкции стальные; ограничители металлические; ответвления для трубопроводов металлические; отводы для труб металлические; приспособления зажимные для труб металлические; соединения для труб металлические; трубопроводы металлические; трубопроводы напорные металлические; трубы водопроводные металлические; трубы водосточные металлические; трубы металлические; трубы металлические для систем центрального отопления; трубы стальные; уголки металлические" (с учетом принятого судом уточнения исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков общество "КРОВЛЯ СЕРВИС" приводит следующие аргументы:

общество "КРОВЛЯ СЕРВИС" является производителем товаров 6-го класса МКТУ - строительных металлических конструкций, изделий и их частей;

под брендом "NIKA" истец производит водосточные системы, включая все составляющие их элементы, снегозадержатели, конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором;

общество "КРОВЛЯ СЕРВИС" в целях индивидуализации своей деятельности 27.08.2022 подало в Роспатент заявку N 2021754517 на регистрацию обозначения "" в качестве товарного знака в отношении широкого перечня товаров 2, 6, 7, 11, 20-го и услуг 35-го, 37-го классов МКТУ, которому, в частности, был противопоставлен товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 720614.

В возражении на исковое заявление и пояснениях по делу ответчик возражает против требований истца и полагает его доводы не обоснованными, указывает на то, что непрерывно использует спорные товарные знаки в отношении заявленных товаров, а также настаивает на широкой известности спорных товарных знаков в отношении этих товаров.

В подтверждение данных доводов общество "НИКА" ссылается на следующее:

общество "НИКА" изготавливает товары 6-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы спорные товарные знаки, реализует их через крупные торговые сети ("Леруа Мерлен", "Петрович" и другие), а также в страны Содружества Независимых Государств;

общество "НИКА" использует спорные товарные знаки на принадлежащих ему сайтах pknika.ru и tdnika.ru, в рекламных каталогах, при участии на выставках, организации бизнес-форумов.

От общества "КРОВЛЯ СЕРВИС" поступили письменные комментарии в отношении доказательств, представленных ответчиком, в которых оно отметило, что доказательств использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 506441 не представлено; под товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 720614 в спорный период времени ответчик реализовал 14 полотенцесушителей, которые не относятся к спорным товарам 6-го класса МКТУ; сведений о реализации других спорных товаров 6-го класса МКТУ под товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 720614 не представлено; доказательства широкой известности спорных товарных знаков и доказательства использования товарных знаков в том виде, в котором они зарегистрированы, не представлены.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв на исковое заявление, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может. Одновременно Роспатент заявил ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

В состоявшемся 27.04.2023 судебном заседании приняли участие представители истца и ответчика.

Представитель истца принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Роспатент, надлежащим образом извещенный о месте и времени судебного заседания, в том числе путем направления почтовой корреспонденции, публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в судебное заседание не направил.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных требований.

Дело рассмотрено в порядке статей 121 - 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя Роспатента.

Как следует из материалов дела и установлено судом, общество "НИКА" является правообладателем следующих товарных знаков:

"" по свидетельству Российской Федерации N 506441 с приоритетом от 19.09.2012, зарегистрированного 14.02.2014 в отношении широкого перечня товаров 6-го, 11-го классов и услуг 35-го класса МКТУ;

"" по свидетельству Российской Федерации N 720614 с приоритетом от 30.08.2018, зарегистрированного 18.07.2019 в отношении широкого перечня товаров 6-го, 11-го классов и услуг 35-го класса МКТУ.

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны указанных товарных знаков в части перечисленных выше товаров 6-го класса МКТУ, для индивидуализации которых они зарегистрированы, неиспользование правообладателем этих товарных знаков, истец направил 14.09.2022 в адрес ответчика предложение о добровольном отказе от исключительного права на спорные товарные знаки или о заключении договора об отчуждении исключительного права на эти товарные знаки.

Не получив ответ на досудебное предложение, истец по истечении двухмесячного срока, установленного частью 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением по настоящему делу.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, возражении на него, письменных пояснениях сторон, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что соответствует положениям абзаца четвертого пункта 1 статьи 1486 ГК РФ и подтверждается представленным в материалы дела предложением заинтересованного лица с доказательствами его направления 14.09.2022 ответчику и получения им этой корреспонденции, а также истцом соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения и тридцатидневный срок на подачу искового заявления.

Факт соблюдения истцом досудебного порядка урегулирования спора участвующими в деле лицами не оспаривается.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12, 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков истец представил в материалы дела следующие документы: выписку из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 24.11.2022; сертификат соответствия N 0492510 на водосточную систему "NIKA", снегозадержатель "NIKA", в котором истец указан в качестве изготовителя; сертификат соответствия N 0072113, выданный истцу как изготовителю на соответствие выпускаемой им продукции (водосточная система, металлические снегозадержатели) требованиям нормативных документов; технические свидетельства от 01.04.2022 N 6535-22 и N 6534-22 на конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором "NIKA", в которых истец указан в качестве заявителя и разработчика; сертификат о владении доменом kszavod.ru; нотариальный протокол осмотра доказательств от 24.01.2023 - сайта истца kszavod.ru на дату 05.08.2021, согласно которому на сайте предлагались к продаже строительные материалы, в том числе снегозадержатели, водосточная система "NIKA" и ее комплектующие; скриншоты с сайта истца kszavod.ru, на котором представлена продукция истца, в том числе водосточные системы их комплектующие (желоба, трубы, воронки, держатели желобов, держатели труб, углы желобов, заглушки желобов, соединители желобов, колена труб) под обозначением "NIKA"; договор поставки от 13.07.2022 N 496 между истцом (поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЛЕВЕЛ" (покупатель) на поставку кровельных, фасадных материалов, крепежных изделий, водосточных систем "NIKA"; договор поставки от 11.08.2022 N 664 истцом (поставщик) и индивидуальным предпринимателем Зозуленко В.А. (покупатель) на поставку кровельных, фасадных материалов, крепежных изделий, водосточных систем "NIKA"; договор поставки от 27.04.2022 N 243 между истцом (поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью "Прогресс" (покупатель) на поставку кровельных, фасадных материалов, крепежных изделий, водосточной системы "NIKA"; универсальный передаточный документ (далее - УПД) от 30.09.2022 N 2330 на поставку истцом, в частности, желобов, труб водосточных, углов желоба, воронок, колен и держателей труб; договор поставки от 09.01.2020 N 09/01/20-К между истцом (поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью "Регеника" (покупатель) на поставку кровельных, фасадных материалов, крепежных изделий, водосточных систем "NIKA"; УПД от 03.08.2021 N 1721 на поставку истцом, в частности, снегозадержателей, держателей желоба, воронок, колен труб, соединителей желоба, желобов водосточных, труб водосточных "НИКА", держателей труб, углов желоба; контракт купли-продажи от 09.01.2017 N 1-2017 между истцом (покупатель) и компанией "Marcing Oy" (продавец) на поставку оборудования для производства элементов круглого водостока (с приложениями и документами, подтверждающими его исполнение); договор поставки оборудования N 279 от 10.02.2021 года между истцом (покупатель) и обществом с ограниченной ответственностью "Шаталов" (поставщик) на поставку автоматизированной линии для производства трубы овальной 20*40 с фальцевым замком.

Оценив перечисленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимной связи, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об осуществлении истцом деятельности по производству и продаже кровельных, фасадных материалов, крепежных изделий, снегозадержателей, водосточных систем, их комплектующих (желоба, трубы, воронки, держатели желобов, держатели труб, углы желобов, заглушки желобов, соединители желобов, колена труб). Для индивидуализации водосточных систем и их комплектующих использует обозначение "NIKA/НИКА".

При этом истец предпринял меры, направленные на получение права на использование названного обозначения путем подачи заявки N 2021754517 на регистрацию обозначения "" в качестве товарного знака в отношении широкого перечня товаров 2, 6, 7, 11, 20-го и услуг 35-го, 37-го классов МКТУ.

Суд учитывает, что в ходе делопроизводства по указанной заявке предложенному обозначению согласно уведомлению Роспатента от 13.10.2022 о результатах проверки соответствия обозначения требованиям законодательства был противопоставлен товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 720614, зарегистрированный для однородных товаров 6-го класса и услуг 35-го класса МКТУ.

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу о наличии у общества "КРОВЛЯ СЕРВИС" реального намерения осуществлять деятельность по продаже товаров 6-го класса МКТУ под заявленным обозначением, поскольку указанным лицом осуществляется продажа упомянутых товаров, произведена закупка оборудования для производства соответствующей продукции, а также осуществлены подготовительные действия к использованию данного обозначения путем подачи заявки на его регистрацию в Роспатент.

При установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство спорного товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В пунктах 42-44 Правил N 482 изложены критерии определения сходства обозначений.

Сравнив заявленное на регистрацию обозначение истца и спорные товарные знаки ответчика, суд пришел к выводу о том, что они обладают высокой степенью сходства за счет фонетически и семантически тождественного словесного элемента и ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Данные обстоятельства сторонами не оспариваются.

Как следует из пункта 45 Правил N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 162 Постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Проанализировав представленные истцом в материалы дела доказательства, судебная коллегия приходит к выводу о том, вводимая истцом в гражданский оборот продукция идентична либо однородна вышеперечисленным товарам 6-го класса МКТУ, в отношении которых заявлены требования о досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков, поскольку относится к одному роду (виду) товаров, имеет сходное назначение, изготовлена из одних и тех же материалов, имеет одинаковые условия сбыта, круг потребителей, что сторонами не оспаривается.

Коллегия судей также учитывает, что в отношении спорных товаров 6-го класса МКТУ истец подал заявку на регистрацию упомянутого выше обозначения.

Учитывая сходство сравниваемых обозначений и высокую степень однородности товаров суд полагает вероятность смешения потребителями этих обозначений в гражданском обороте является весьма высокой.

Принимая во внимание изложенное, коллегия судей признает истца заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков в отношении испрашиваемых товаров 6-го класса МКТУ.

В силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ для целей данной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Из пункта 166 Постановления N 10 следует, что для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

При установлении обстоятельств использования оспариваемого товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается, если не доказана широкая известность этого знака. Если товарный знак используется для индивидуализации конкретных товаров и в отношении этих товаров он является широко известным, то правовая охрана подлежит оставлению в силе в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых товарный знак используется и широко известен.

В пункте 163 Постановления N 10 содержится разъяснение, согласно которому в силу статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Исходя из даты направления истцом предложения ответчику (14.09.2022), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 14.09.2019 по 13.09.2022 включительно.

В подтверждение использования спорных товарных знаков в период с 14.09.2019 по 13.09.2022 ответчик представил ряд документов, исследовав и оценив которые, суд отмечает следующие обстоятельства.

Из каталогов продукции за 2019, 2020 годы с предложением к продаже продукции, о чем свидетельствует указание на прием заказов со ссылкой на сайты ответчика, усматривается, что ответчик предлагает к продаже полотенцесушители.

На данных каталогах размещен товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 720614, выполненный в белом цвете. Вместе с тем суд полагает, что данное отличие не меняет существа товарного знака и не ограничивает охрану, предоставленную товарному знаку.

Принадлежность ответчику сайтов, указанных на данных каталогах, истцом не оспаривается (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд также полагает возможным принять во внимание в совокупности и взаимной связи с упомянутыми каталогами УПД от 29.01.2021 N 110 и от 18.03.2022 N 416, из которых усматривается реализация обществом "НИКА" полотенцесушителей под обозначением "NIKA".

При этом суд отмечает, что статьей 1486 ГК РФ не установлено, что для сохранения правовой охраны товарного знака в отношении конкретных, непосредственно указанных в свидетельстве товаров или услуг, которые могут быть разделены на подвиды, требуется доказывать использование товарного знака в отношении абсолютно всех подвидов. Доказыванию подлежит использование товарного знака в отношении каждого товара или услуги в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Таким образом, в отношении каждой позиции товаров подлежит установлению факт использования товарного знака в отношении хотя бы одного подвида товаров, охватываемых соответствующей позицией.

Аналогичная позиция содержится в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2018 по делу N СИП-421/2017, от 23.07.2021 по делу N СИП-1078/2020.

Исходя из приведенных правовых позиций, учитывая характеристики полотенцесушителей (их устройство (например, они могут состоять из вертикальных и горизонтальных труб, секций, соединенных между собой), материал изготовления (сталь, различные металлы)) и конструкций металлических и стальных (конструкции из металлов, сплавов, используемые в различных областях деятельности человека), суд пришел к выводу о том, полотенцесушители являются видовым понятием по отношению к родовому - конструкции металлические и конструкции стальные.

При этом довод истца о том, что полотенцесушитель является прибором для сушки полотенец, отопления и сушки помещения ванной комнаты, не опровергает того, что он также представляет собой упомянутые конструкции.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что ответчик в трехлетний период доказывания использовал товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 720614 в отношении таких товаров 6-го класса МКТУ, как "конструкции металлические; конструкции стальные", осуществляя деятельность по реализации полотенцесушителей.

При этом суд не усматривает оснований для отнесения реализуемых ответчиком полотенцесушителей к конструкциям передвижным металлическим, поскольку из имеющихся каталогов усматривается, что они крепятся к системе водоснабжения или к стене, в связи с чем не могут быть свободно передвинуты.

Ответчик также представил в материалы дела УПД от 20.12.2021 N 2065, от 29.11.2021 N 1937, от 17.01.2022 N 34, от 15.02.2022 N 209, от 26.04.2022 N 631, от 04.10.2021 N 1599, относящиеся к трехлетнему периоду доказывания и содержащие обозначение "NIKA/НИКА" в отношении следующих товаров "отражатель разъемный, отражатель с эксцентриком, крепеж с кольцом 1 телескопический, сгон, вварная гайка с бортиком, соединение прямое, соединитель угловой, комплект для полотенцесушителей типа "Лесенка", бочонок, вентиль с круглой ручкой к полотенцесушителю, вентиль угловой, вентиль прямой, вентиль угловой с отражателем, уголок со сгоном, вентиль с круглой ручкой к полотенцесушителю, труба".

В отношении перечисленных товаров суд отмечает, что они отсутствуют в каталогах за 2019 и 2020 годы, а названные УПД содержат только словесный элемент "NIKA/НИКА". В связи с этим суд пришел к выводу, что сами по себе эти УПД не подтверждают использование спорных товарных знаков в том виде, в котором они зарегистрированы.

В силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ для целей этой статьи Кодекса использованием товарного знака признается его использование с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Согласно подпункту "с" пункта 2 статьи 5 Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (Парижская конвенция) применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.

Данное положение допускает существование незначительных различий между формой, в которой знак зарегистрирован, и формой, в которой он применяется, а также отличий от той формы, в которой знак был впервые зарегистрирован. При этом обязательным условием правовой охраны товарного знака является допущение использования только таких отличий, которые не изменяют характерных черт товарного знака.

При сравнении обозначений, используемых правообладателем для индивидуализации товаров и услуг, и обозначения, которому предоставлена правовая охрана, суд обязан учитывать, что вывод об использовании обозначения с незначительными изменениями должен быть основан на восприятии не отдельных элементов, а товарного знака в целом (общем впечатлении).

Данная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.10.2018 по делу N СИП-154/2018, от 31.07.2019 по делу N СИП-311/2018.

В пункте 164 Постановления N 10 разъяснено, что использованием товарного знака для целей статьи 1486 ГК РФ признается в числе прочего использование такого знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При использовании обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с изменением отдельных элементов судом должна быть проведена оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения именно как того же товарного знака, а также влияния изменений на существо товарного знака вследствие такого использования.

Вопрос о том, повлияли ли внесенные правообладателем изменения на существо спорного товарного знака - остался ли он узнаваемым (отличаемым) для обычных потребителей соответствующего товара, - является вопросом факта, который устанавливается судом по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначения.

Спорные товарные знаки "" и "" являются комбинированными, включаются в себя словесные элементы "НИКА" и "NIKA" соответственно, а также ромб. Графические элементы в виде ромба в обоих товарных знаках занимают значительную площадь.

Так в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 506441 словесный элемент вписан в ромб, а также в горизонтальный овал с разрывом по середине. Центральную часть обозначения занимает графический элемент в виде изогнутых линий, образующих стилизованную букву "Н". По краям ромба проходит орнамент, состоящий из повторяющихся сегментов, напоминающих букву "г". В свою очередь словесный элемент "НИКА" выполнен буквами кириллического алфавита и для прочтения требует определенной концентрации внимания на нем. Учитывая данные обстоятельства, суд полагает очевидным, что изобразительные элементы в данном товарном знаке имеют значительное влияние на формирование общего впечатления у потребителей от восприятия товарного знака.

В товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 720614 ромб выполнен жирными линиями черного цвета и расположен в начале товарного знака, то есть с него начинается осмотр товарного знака, и при "беглом" взгляде на товарный знак ромб акцентирует на себе внимание. При этом ромб по сравнению с буквами словесного элемента "NIKA", выполненного буквами латинского алфавита, имеет большие размеры в высоту и ширину. Кроме того, суд отмечает, что фигура ромба, выполненная простыми черными линиями, хорошо знакома среднему потребителю и легко запоминается. При таких обстоятельствах, изобразительный элемент данного товарного знака в виде ромба играет равнозначную роль со словесным элементом и в силу этого оказывает определенную степень влияния на формирование общего впечатления у потребителей от восприятия товарного знака.

Как указано выше, в УПД от 20.12.2021 N 2065, от 29.11.2021 N 1937, от 17.01.2022 N 34, от 15.02.2022 N 209, от 26.04.2022 N 631, от 04.10.2021 N 1599 использованы словесные обозначения "NIKA/НИКА", изобразительные элементы в данных УПД отсутствуют.

Учитывая изложенные обстоятельства, роль изобразительных элементов спорных товарных знаков, суд полагает, что использование одного лишь словесного элемента не может являться подтверждением использования спорных товарных знаков, поскольку в таком случае изменяется существо этих товарных знаков.

Аналогичная позиция выражена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2020 по делу N СИП-251/2019.

При этом использование обозначения на ином языке меняет существо знака (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу N СИП-335/2017).

Восприятия потребителями используемого обозначения "NIKA/НИКА" именно как тех же спорных товарных знаков ответчик не доказал.

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу о том, что указанные УПД не подтверждают использование спорных товарных знаков в отношении упомянутых в них товарах.

Исследовав и оценив иные представленные в материалы дела доказательства, суд отмечает, что налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и налоговые декларации по налогу на прибыль организации; номенклатура о продаже продукции за период с января 2020 года по декабрь 2022 года; договор от 15.09.2021 N 38, заключенный между ответчиком (продавец) и обществом с ограниченной ответственностью "Кореи де Аква" (покупатель); все остальные УПД, кроме перечисленных выше; договор поставки от 21.10.2019 N ОС-1610 на условиях отсрочки платежа, заключенным между ответчиком (поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью "СТД "Петрович" (покупатель) не содержат в себе какого-либо упоминания спорных товарных знаков.

Исследованная судом в судебном заседании 27.04.2023 видеозапись по ссылке https://disk.yandex.ru/i/f8V1-aeCDY7Axw, каталог за 2023 год, нотариальный протокол осмотра доказательств от 30.03.2023 - сайта petrovich.ru не относятся к трехлетнему периоду доказывания использования спорных товарных знаков, а скриншоты с сайтов pknika.ru и tdnika.ru не имеют дат, что не позволяет соотнести их с этим периодом.

Накладная на передачу готовой продукции от 09.07.2020 N 107, карточка счета за июль 2020 года N 43, требование-накладная от 10.07.2020 N 115 не содержат спорных товарных знаков, а также свидетельствуют только о внутреннем перемещении товаров и не подтверждают доведение товаров до потребителя (пункт 38 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015).

С учетом приведенной оценки представленных доказательств и установленных по делу обстоятельств суд также отклоняет довод ответчика о широкой известности спорных товарных знаков. Отчеты о посещаемости сайтов pknika.ru и tdnika.com в период 01.01.2020 - 26.01.2023 сами по себе не могут подтверждать широкую известность спорных товарных знаков, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, позволяющие установить содержание размещенной на них информации в указанный период времени, включая спорные товарные знаки в том виде, в котором они зарегистрированы либо с незначительными изменениями. Иных доказательств, объективно свидетельствующих о широкой известности спорных товарных знаков, материалы дела не содержат.

На то, что спорные товарные знаки не использовались ответчиком в трехлетний период по независящим от него обстоятельствам, ответчик не ссылался.

При таких обстоятельствах суд пришел к следующим выводам:

доказательства использования товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 506441 в отношении всех спорных товаров 6-го класса МКТУ в материалы дела не представлены;

в отношении товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 720614 представлены доказательства использования в трехлетний период, предшествовавший направлению предложения заинтересованного лица, для индивидуализации товаров 6-го класса МКТУ "конструкции металлические; конструкции стальные".

Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 1486 ГК РФ являются основанием для удовлетворения требований и досрочного прекращения правовой охраны вследствие неиспользования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 506441 в отношении всех спорных товаров 6-го класса МКТУ, а товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 720614 в отношении следующих товаров 6-го класса МКТУ: "желоба водосточные металлические; желоба водосточные уличные металлические; заглушки металлические; затычки металлические; колена для труб металлические; коллекторы для трубопроводов металлические; кольца предохранительные металлические; кольца уплотнительные металлические; конструкции передвижные металлические; ограничители металлические; ответвления для трубопроводов металлические; отводы для труб металлические; приспособления зажимные для труб металлические; соединения для труб металлические; трубопроводы металлические; трубопроводы напорные металлические; трубы водопроводные металлические; трубы водосточные металлические; трубы металлические; трубы металлические для систем центрального отопления; трубы стальные; уголки металлические".

Судебные расходы с учетом принятого решения в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Принятые определением Суда по интеллектуальным правам от 16.03.2023 обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту принимать решение по заявке N 2021754517 до вступления в законную силу решения Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-1075/2022 подлежат отмене.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197 - 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "КРОВЛЯ СЕРВИС" о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам N 506441 и N 720614 вследствие их неиспользования удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 506441 в отношении товаров 6-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "металлические трубы; воронки металлические немеханические; дюбели металлические; желоба водосточные металлические; задвижки плоские; зажимы металлические [скобы]; затычки металлические; защелки металлические; звенья натяжные соединительные; звенья соединительные для цепей металлические]; колена для труб металлические; коллекторы для трубопроводов металлические; конструкции металлические; конструкции стальные; муфты соединительные для труб металлические; ответвления для трубопроводов металлические; приспособления зажимные для труб металлические; соединения для труб металлические; трубопроводы металлические; трубопроводы напорные металлические; трубы водопроводные металлические; трубы водосточные металлические; трубы для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха металлические; трубы дренажные металлические; трубы дымовые металлические; трубы металлические для систем центрального отопления; трубы стальные; уголки металлические" вследствие его неиспользования.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 720614 в отношении товаров 6-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "желоба водосточные металлические; желоба водосточные уличные металлические; заглушки металлические; затычки металлические; колена для труб металлические; коллекторы для трубопроводов металлические; кольца предохранительные металлические; кольца уплотнительные металлические; конструкции передвижные металлические; ограничители металлические; ответвления для трубопроводов металлические; отводы для труб металлические; приспособления зажимные для труб металлические; соединения для труб металлические; трубопроводы металлические; трубопроводы напорные металлические; трубы водопроводные металлические; трубы водосточные металлические; трубы металлические; трубы металлические для систем центрального отопления; трубы стальные; уголки металлические" вследствие его неиспользования.

В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "НИКА" (ОГРН 1065074035179) в пользу общества с ограниченной ответственностью "КРОВЛЯ СЕРВИС" (ОГРН 1140726000865) в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления 12 000 (двенадцать тысяч) рублей.

Отменить обеспечительные меры, принятые определением Суда по интеллектуальным правам от 16.03.2023, в виде запрета Федеральной службе по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) принимать решение по заявке N 2021754517 до вступления в законную силу решения Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-1075/2022.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Н. Чеснокова

Судья

В.В. Голофаев

Судья

А.А. Снегур